Woord- en of beeldmerk  

Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem,  3 juni 2008, Ferdinand zandbergen B.V. tegen Jan zandbergen B.V.,

Merkenrecht, handelsnaamrecht. Depot te kwader trouw wegens strijd met addendum ontvlechtingovereenkomst, waarin is overeengekomen dat ook Ferdinand zandbergen de handelsnaam Zandbergen in de toekomst mocht blijven gebruiken, zolang deze maar onderscheidend was van de door Jan Zandbergen gebruikte handelsnamen, waaronder de naam Jan zandbergen. Liquidatietarief: werkelijke kosten slechts onderbouwd met kopieën van enkele (niet nader toegelichte) facturen.

 “4.3 Van dit laatste is in het onderhavige geval sprake. Op basis van het addendum moet worden aangenomen dat Ferdinand zandbergen de handelsnaam 'Zandbergen' (zonder meer) niet zou mogen voeren, hetgeen zij in deze procedure ook niet heeft betwist. Dat zij zich vervolgens - ondanks die afspraak en ondanks het gegeven dat partijen expliciet zijn overeengekomen dat het recht op de (bestaande) handelsnaam 'Jan Zandbergen' aan Jan Zandbergen toekwam - wel het woordmerk 'Zandbergen' (zonder meer) zou kunnen toe eigenen door dat als eerste te deponeren, kan niet worden aanvaard.

In de eerste plaats doorkruist Ferdinand Zandbergen daarmee de in het addendum vastgelegde regeling dat zij haar handelsnaam zal moeten kiezen door aan 'zandbergen' iets onderscheidends toe te voegen om het onderscheidend te maken van (onder meer) de handelsnaam Jan Zandbergen. Het depot van het merk 'Zandbergen' (waarmee Ferdinand Zandbergen immers de aan een woordmerk verbonden rechten verwerft) beperkt Jan Zandbergen in de mogelijke uitoefening van de aan haar handelsnaam verbonden rechten, en ontneemt haar aldus een deel van de haar in het addendum toebedeelde rechten.

Daarnaast moet worden aangenomen dat het merk 'zandbergen' overeenstemmend is met de - voorgebruikte handelsnaam 'Jan Zandbergen' nu het kenmerkende deel van die beide aanduidingen - de geslachtsnaam Zandbergen - identiek is, zodat ook zonder de regeling van artikel 1 lid 4 van het addendum moet worden aangenomen dat het (oudere) recht van Jan Zandbergen op haar handelsnaam in de weg staat aan de mogelijkheid van Ferdinand Zandbergen om die naam als merk te deponeren.

 Ten slotte moet worden opgemerkt dat beide partijen zich bezighouden met dezelfde activiteiten (kort gezegd: de groothandel in vleesproducten) en dat zij daarin ook rechtstreeks concurreren. Aldus is het gevaar gecreëerd dat verwarring ontstaat, nu Ferdinand Zandbergen ervoor gekozen heeft juist (en uitsluitend) dat deel van de door partijen gebruikte namen te deponeren dat volledig met elkaar overeenstemt, en dat dus onduidelijk laat of het publiek te maken heeft met onder neming van Ferdinand zandbergen of Jan Zandbergen. Een en ander impliceert dat ook het hof tot het oordeel komt dat het depot te kwader trouw is verricht en dat de eerste grief van Ferdinand Zandbergen derhalve moet worden verworpen. Dat partijen in het addendum geen expliciete afspraak gemaakt hebben over het - op dat moment ook nog niet gedeponeerde - merk 'Zandbergen' leidt niet tot een ander oordeel; de stelling dat ook Jan Zandbergen zich - in strijd met het addendum - als rechthebbende op het woordmerk en/of de domeinnaam 'Zandbergen' beschouwt evenmin, reeds omdat die aanspraken van Jan zandbergen in dit geding niet ter beoordeling staan.”

Lees het vonnis hier (IEPT-versie), .EU arbitrage hier.

Rechtbank Arnhem, 21 augustus 2008, KG ZA 08-360, EBW Installatietechnieken B.V. tegen EBW Elektrotechniek

Handelsnaamrecht: “1.1. (…)De handelsnamen van eiseres en gedaagde wijken volgens de voorzieningenrechter slechts in geringe mate van elkaar af. Het meest opvallende bestanddeel ‘EBW’ is in beide handelsnamen identiek en de toevoegingen ‘Installatietechnieken’ enerzijds en ‘Elektrotechniek’ anderzijds zijn beschrijvende aanduidingen en daardoor niet of nauwelijks te monopoliseren. Voldoende aannemelijk is dat tussen de economische bedrijvigheid van de beide bedrijven op zijn minst enkele overlappingen bestaan. De door eiseres overgelegde voorbeelden van de reeds ontstane verwarring tussen de beide ondernemingen tonen naar het oordeel van de voorzieningenrechter daarnaast aan dat de handelsnaam van eiseres al enige beschermingswaardige bekendheid genoot in het geografische gebied waar gedaagde actief is en dat de handelsnaam van eiseres al bekend was bij de toeleveranciers of instanties die hun stukken per ongeluk naar eiseres in plaats van naar gedaagde hebben verzonden. Ten slotte heeft de voorzieningenrechter daarbij in aanmerking genomen dat niet alleen (potentiële) afnemers, maar ook leveranciers en andere bedrijven en instellingen waarmee de beide ondernemingen in aanraking komen, als het relevante publiek moeten worden beschouwd en dat het oordeel van het op normale wijze – dus niet goed – oplettende publiek als maatstaf dient te gelden.

Merkenrecht: “1.2. Daarnaast maakt gedaagde door het voeren van de handelsnaam EBW Elektrotechniek naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter inbreuk op het door eiseres geregistreerde beeldmerk EBW. (…) Eiseres en gedaagde verlenen beiden diensten op het gebied van elektrotechnische installatie en beveiliging. Gedaagde gebruikt haar handelsnaam dus voor soortgelijke diensten. In het onderhavige geval stemt naar het oordeel van de voorzieningenrechter, in het licht van het dominerende bestanddeel ‘EBW’ van het beeldmerk van eiseres, de totaalindruk van het beeldmerk van eiseres zodanig overeen met de totaalindruk van het logo en de handelsnaam van gedaagde, dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Er is sprake van een auditieve en visuele gelijkenis tussen de beide tekens. De verschillen in het gebruik van strepen in het beeldmerk van eiseres enerzijds en het in de handelsnaam van gedaagde anderzijds, doen aan het voorgaande onvoldoende af, omdat uitgegaan moet worden van de vluchtige indruk van het gemiddeld publiek bij snelle waarneming, dus het niet goed oplettende publiek, zoals hierboven ook al ten aanzien van het handelsnaamrecht is overwogen. Eiseres kan zich dus ook op grond van haar beeldmerk verzetten tegen de in geding zijnde handelsnaam van gedaagde. Het verweer van gedaagde dat zij vanwege haar oude handelsnaam Elektrotechnisch Bureau Wille een geldige reden heeft voor het gebruik van de afkorting EBW kan haar niet baten, nu voldaan is aan de criteria voor merkinbreuk ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b, waarin een eventuele geldige reden voor gebruik – wat daarvan ook zij – geen rol speelt.

Domeinnaam: “4.7. “(…) www.ebw.nu overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Deze vorderingen zijn alleen toewijsbaar op grond van de HNW als het gebruik van deze domeinnaam kan worden aangeduid als handelsnaamgebruik in de zin van artikel 1 HNW en niet slechts als digitaal internet ‘adres’. In het onderhavige geval kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter worden gesproken van handelsnaamgebruik, omdat gedaagde haar onderneming en haar bedrijfsactiviteiten op de inhoud van de website onder de domeinnaam www.ebw.nu aan het publiek presenteert en deze domeinnaam het meest kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam van EBW Elektrotechniek bevat.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 augustus 2008, KG ZA 08-630, Alpex CVA tegen Pet-Towel

Auteursrecht op logo. Handdoeken voor huisdieren. Gedaagde importeert en verhandelt merkproducten van eiser, deponeert het logo van eiser als beeldmerk in de Benelux en gebruikt dat vervolgens ook voor producten van derden.

Eiser maakt succesvol bezwaar op grond van het auteursrecht. Gesteld noch gebleken is dat het auteursrecht bij akte is geleverd aan gedaagde. En van een onbeperkt gebruiksrecht is naar voorlopig oordeel evenmin sprake.

De merkinschrijving heft  niet de beperkingen op die de wet stelt aan de verveelvoudiging en openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde werken. Hoewel het logo een merk betreft is er i.c. een specifiek auteursrechtelijk belang. De verhandelde artikelen maken als zodanig geen inbreuk maken op het auteursrecht en hoeven niet te worden vernietigd te worden. Het logo mag door gedaagde nog wel worden gebruikt voor producten van eiser.

“4.6. Het verweer dat Alpex mevrouw Nihot een onbeperkt gebruiksrecht zou hebben gegeven, is naar voorlopig oordeel evenmin gegrond. In dit verband stelt de voorzieningenrechter voorop dat, zoals ter zitting is aangevoerd van de zijde van mevrouw Nihot, tussen partijen juist niets is afgesproken over het gebruik van het logo. Mevrouw Nihot erkent daarmee dat zij geen uitdrukkelijke toestemming voor het onbeperkt verveelvoudigen en openbaar maken van het logo heeft gekregen.

4.7. Ook van impliciete toestemming voor een onbeperkt gebruik van het logo is naar voorlopig oordeel geen sprake. Tussen partijen staat namelijk vast dat Alpex het ontwerp van het logo heeft verstrekt in het kader van de import door de onderneming van Nihot van artikelen die door Alpex zijn geproduceerd. Gelet daarop moet voorshands met Alpex worden aangenomen dat die toestemming beperkt was tot het gebruik van het logo door de onderneming van Nihot ten behoeve van de handel in de artikelen van Alpex. In ieder geval mocht mevrouw Nihot niet gerechtvaardigd verwachten dat Alpex ook instemde met verveelvoudigingen en openbaarmakingen van het logo ten behoeve van de verhandeling van producten die niet van Alpex afkomstig zijn, waaronder huisdierenhanddoeken afkomstig van concurrenten van Alpex. (…).

4.8. Dat mevrouw Nihot in 1996 een beeldmerk heeft ingeschreven bestaande uit een met het logo overeenstemmend teken (zie hiervoor 2.4), kan niet leiden tot een andere conclusie. Voor zover die inschrijving niet nietig is op grond van artikel 2.4 sub f van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen en modellen) vanwege kwade trouw van mevrouw Nihot, zoals Alpex betoogt, heft die merkinschrijving naar voorlopig oordeel in ieder geval niet de beperkingen op die de wet stelt aan de verveelvoudiging en openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde werken. Met andere woorden, de enkele inschrijving van het logo als merk brengt niet mee dat de auteursrechtelijke aanspraken van Alpex met betrekking tot het logo teniet gaan.

4.9. Tenslotte verwerpt de voorzieningenrechter het verweer dat Alpex geen auteursrechtelijk belang zou nastreven, maar slechts belangen die het merkenrecht beschermt. Hoewel mevrouw Nihot moet worden nagegeven dat Alpex in haar processtukken met name merkenrechtelijke belangen naar voren heeft gebracht, heeft Alpex tevens gewezen op de inspanningen die het ontwerpen van een logo meebrengt en heeft zij betoogd dat mevrouw Nihot een eigen logo moet ontwerpen en dat zij zich niet het logo van Alpex kan toe-eigenen. Daarmee heeft Alpex een specifiek auteursrechtelijk belang aangevoerd dat naar voorlopig oordeel het beroep op het auteursrecht in dit geval kan dragen.

De voorzieningenrechter beveelt gedaagde  om binnen 30 dagen (zodat zij haar huisstijl kan aanpassen) na betekening inbreuk op het auteursrecht van Alpex met betrekking tot het logo te staken en gestaakt te houden, maar wijst erop dat het verbod uitsluitend betrekking heeft op het logo. Niet in geschil is dat het gedaagden vrij staat het woord PET TOWEL te verveelvoudigen en openbaar te maken en dat woord te gebruiken als merk en
handelsnaam.

De gevorderde vernietiging van “inbreukmakende artikelen” wordt afgewezen aangezien de verhandelde artikelen als zodanig geen inbreuk maken. Verveelvoudiging en openbaarmaking van het logo via stickers op producten van Alpex die nog voorradig zijn (of weer door eiser geleverd krijgt) maakt geen inbreuk op het auteursrecht van Alpex. Werkelijke proceskosten:  € 6.879,88.

Lees het vonnis hier. 

De Telegraaf bericht: “Binnen de steenrijke familie Brenninkmeijer, eigenaar van het wereldwijde winkelconcern C&A, is afgelopen jaren een slepende vete uitgevochten over het gebruik van de namen van hun grondleggers. Modeondernemer Alexander Brenninkmeijer (40), die sinds 2004 een eigen exclusieve kledinglijn voert onder de naam van zijn voorvaders ’Clemens en August’, wordt door het C&A-imperium al jarenlang belaagd.

Dit onthult het zakenblad Quote morgen in een reportage over een reeks geheimgehouden rechtszaken in Duitsland, Zwitserland en Engeland, aangespannen tegen haar eigen succesvolle familielid. Het modeimperium blijkt alle mogelijke middelen te hebben gebruikt om Alexander Brenninkmeijer een kopje kleiner te maken. Tot grote schrik van het modeconcern blijkt dat C&A namelijk nimmer de namen van de voorvaders Clemens en August in het merkenregister heeft vastgelegd, zodat Alexander daarmee vrij spel heeft”

Lees hier meer.