DOSSIERS
Alle dossiers

Woord- en of beeldmerk  

IEF 5911

Evenmin een inschatting

Vzr. Rechtbank Dordrecht, 27 maart 2008, LJN: BC8058, Eiser h.o.d.n. RDK Products, tevens h.o.d.n. Ecolumen tegen Gedaagde.

Samenvatting Rechtspraak.nl: RDK en Lips hebben beoogd samen te werken op het gebied van LED verlichting onder de naam “Ecolumen”. RDK heeft daartoe een handelsnaam en twee domeinnamen (.nl en .eu) geregistreerd, Lips heeft het woord- en beeldmerk bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd.

In dit kort geding vordert – kort gezegd- RDK in conventie overdracht van het merk aan hem. Lips vordert in reconventie overdracht van de handelsnaam en de domeinnamen aan hem. Dat sprake is van een depot te kwader trouw is niet aannemelijk geworden. Voor het overige zijn de stellingen ten aanzien van het bestaan van een op het intellectuele eigendomsrecht gebaseerde aanspraak op overdracht van het merk enerzijds en de handelsnaam en de domeinnamen anderzijds niet nader onderbouwd, zodat dit niet kan dienen als grondslag voor toewijzing van de vorderingen.

Voorshands is niet duidelijk aan welke partij de registraties op grond van het verbintenissenrecht behoren toe te komen. Nu evenmin een inschatting kan worden gemaakt van de op dat punt te nemen beslissing in de bodemprocedure strekken de gevraagde voorzieningen te ver om in kort geding te worden toegewezen.

De vordering van RDK tot het staken van het gebruik van de naam Ecolumen door Lips wordt eveneens afgewezen nu niet is gebleken dat Lips van die naam gebruik heeft gemaakt na het deponeren van het merk. Lips vordert ten slotte nog een bedrag als voorschot op de schade. Het spoedeisend belang daarbij is niet gesteld en ook overigens niet gebleken. De schade zal met name bestaan uit gederfde winst. Het bestaan van de vordering is onvoldoende aannemelijk geworden nu er geen sprake is geweest van handel met derden.

Lees het vonnis hier.

IEF 5899

Eerst even voor jezelf lezen

lcot.gifGerechtshof ’s-Gravenhage, 20 maart  2008, Vitra Collection AG c.s. tegen Classic Design International SRL(met dank aan Benjamin van Kessel, Baker & McKenzie).

Hoger beroep in stoelenzaak, auteursrecht, merkenrecht, BTMW modellenrecht.

“9. (…) Het Lexington-arrest is gewezen onder vigeur van de Merkenwet 1 893 en lang voordat het internet bestond. Reeds daarom is het criterium uit het Lexington-arrest niet zonder meer toepasselijk voor de beoordeling of het aanbieden van artikelen op internet als onrechtmatig in een bepaald land moet worden aangemerkt. Het hof acht bij zijn beoordeling mede van belang HW 18 februari 2005, NJ 2005, 404; daarin speelde de vraag of een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde kansspelaanbieder door het (zonder vergunning) aanbieden van deelname aan kansspelen via internet door middel van een mede op Nederland gerichte website handelde in strijd met artikel 1 sub a van de Wet op de Kansspelen (…) 

Gelet op een en ander is het hof van oordeel dat Classic Design c.s. eerst dan onrechtmatig handelen in de Benelux dan wel in Nederland indien zij via internet door middel van blijkens hun inrichting mede op de Benelux dan wel Nederland gerichte websites inbreukmakende stoelen aanbieden. Of daarvan sprake is hangt af van de omstandigheden, zoals het top-level domain van de internetadressen (een organisatorisch of een geografisch domein), de taal waarin de websites zijn gesteld dan wel de taalkeuzemogelijkheden die de websites bieden en (andere) verwijzingen op de websites naar (een) bepaald(e) land(en). Aan de hand van voormeld criterium zal hel hof beoordelen of Classic Design c.s. in de Benelux dan wel in Nederland onrechtmatig handelen.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 maart 2008, KG ZA 08-95, Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen B.V. tegen Carbonell.

Executiegeschil (zie IEF 5791), handelsnaamrecht,  procesrecht. “4.6. Het recht op het gebruik van een handelsnaam is een vermogensrecht. Zonder meer is niet in te zien waarom voor de overdracht van dit recht niet zou moeten gelden dat dit geleverd dient te worden door een daartoe bestemde akte. Van Veldhuijsen heeft terecht opgemerkt dat het recht op een handelsnaam zonder veel formaliteiten ontstaat, maar dit is geen aanleiding te veronderstellen dat de geldige levering daarvan ook zonder formaliteit kan geschieden. Een overdracht met terzijdestelling van het aktevereiste volgt, anders dan Van Veldhuisen c.s. stelt, ook niet uit de systematiek van artikel 2 Hnw. Uit genoemde artikel volgt immers dat de handelsnaam vatbaar is voor overdracht, doch slechts in verbinding met de onderneming. Overdracht van een onderneming geschiedt juist door levering van de activa waaronder eventueel ook rechten zoals het recht op de handelsnaam. Van een klaarblijkelijke juridische misslag is dan ook geen sprake.”

 Lees het vonnis hier.   

IEF 5864

Hoge druk

hoge_druk_cleaner_doos.gifRechtbank ‘s-Gravenhage, 19 maart 2008, KG RK 08/0489, Scrwefix Direct Ltd tegen BAX ICT (met dank aan Klos Morel Vos & Schaap).

Ex Parte beschikking in zaak over hoge druk reinigers. Verzoek toegewezen, pan-Europees verbod op inbreukmakende handelingen m.b.t. Gemeenschapsmerken ERBAUER en SCREWFIX.

De hoge druk reinigers zijn geproduceerd door voormalig producent van eiser Scrwefix, maar zonder toestemming van Screwfix op de markt gebracht. Onduidelijkheid over identiteit eigenaar inbreukmakende producten: veelheid van gedaagden, omdat betrokkenheid aannemelijk is.

Spoedeisend belang o.a. omdat “zelfs een kort geding procedure in het algemeen al te lang duurt om dit soort –als piraterij aan te merken- inbreuk effectief te bestrijden; het risico blijft daarbij bestaan dat de inbreukmakende producten, hetzij zullen verdwijnen, hetzij alsnog verder in het economisch verkeer worden verspreid.”

Lees de beschikking hier.

IEF 5857

Eerst even voor jezelf elzen

Rechtbank Arnhem, 5 maart 2008, LJN: BC7211, Eiser, handelende onder de naam Café Plus Nederland tegen Cafe + Co International Holding GmbH.

“4.11 (…) De combinatie van ‘café’ en ‘plus’ heeft dus slechts weinig onderscheidend vermogen en is als merk zwak. Daarom kunnen de andere elementen, te weten: aan de zijde van Café Plus het visuele logo (een stilistische kop en schotel) en aan de zijde van Café+co de verbale en begripsmatige toevoeging ‘CO’, niet als van zo ondergeschikte aard worden beschouwd dat deze zijn te verwaarlozen.

4.12.  Vanwege deze sterk afwijkende bijkomende elementen binnen beider merken en gelet op het zwak onderscheidend vermogen van de gelijkluidende woorden, komt de rechtbank tot de slotsom dat de beide merken onvoldoende met elkaar overeenstemmen om de op het BVIE gebaseerde vorderingen van Café Plus tot nietigverklaring en staking van het gebruik van het merk van café+co te kunnen dragen. De algemene onrechtmatige daad grondslag is niet afzonderlijke onderbouwd en faalt daarom evenzeer.
De vorderingen worden dus afgewezen.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Middelburg, 18 oktober 2007, LJN: BC7142, Eiser tegen VOF Boekscout. 

“Deze passages zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter, jegens eiser erg onvriendelijk en oncollegiaal. Dit is echter onvoldoende om de passages ook onrechtmatig te doen zijn. Voor de beoordeling van de vraag van de (on)rechtmatigheid is het van belang dat het boek van gedaagde 1 een autobiografie is. Hij heeft zijn persoonlijke herinneringen aan een levenlang werken en zijn mening over de mensen met wie hij heeft gewerkt, opgeschreven. Daarbij heeft hij als auteur een grote mate van vrijheid. Dat betekent dat hij als herinnering of mening in zijn boek passages mag opnemen die onplezierig kunnen zijn voor sommige mensen zoals in dit geval eiser. Die vrijheid van de auteur is niet onbeperkt maar de hiervoor aangehaalde passages overschrijden de grenzen van hetgeen nog geoorloofd is niet, mede omdat duidelijk is dat het om een persoonlijke mening gaat.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage,  19 maart 2008,  KG ZA 08-174,  Dr. Fisher Farma B.V tegen Z-Index B.V.

Parallelle distributie van geneesmiddelen. “De voorzieningenrechter beveelt Z-Index alle door Fisher Farma parallel gedistribueerde producten waarvoor een communautaire vergunning door EMEA is verleend op grond van Verordening (EG) Nr. 726/2004 in de door haar gepubliceerde G-standaard op te nemen, voor zover Fisher Farma aan EMEA op de daartoe geëigende wijze melding heeft gedaan dat deze producten parallel zullen worden gedistribueerd, zonder daaraan de voorwaarde te stellen van overlegging van een "PD Notice" van EMEA.”

Lees het vonnis hier.

IEF 5853

Hobbyvoertuigen

bggy.gifRechtbank ’s-Gravenhage, 11 maart, 2008, KG RK 08/0428 & 0429. MFB Diffusion tegen Asian Gear B.V.

Ex Parte beschikkingen. Modellenrecht, auteursrecht en merkenrecht. Verzoek toegestaan op grond van Gemeenschapsmodelrecht. Paneuropees verbod en conservatoir bewijsbeslag op hobbyvoertuigen (buggy’s), zodat deze voor eventuele nadere bewijslevering beschikbaar blijven en op kopieën van diverse documenten (waaronder e-mails)

Spoedeisend belang omdat de inbreuk voortduurt en er gegronde vrees bestaat dat er binnenkort (meer) inbreukmakende buggy’s zullen worden ingevoerd en uitgeleverd.

Lees de beschikkingen hier en  hier. (Bij KG RK 08/0429 staat als datum 11 februari, maar gezien de inhoud zal ook hier 11 maart bedoeld zijn).

IEF 5852

Herinnert u zich deze nog?

Sweet_(thesixteens1).jpgRechtbank 's-Gravenhage, 18 maart 2008, KG ZA 08-0215, Andrew David Scott tegen Galaxy Music B.V.

Merkenrechtelijk vonnis dat nieuwsgierig maakt naar de procesdossiers en achtergrond van de zaak. Voormalig gitarist van The Sweet, Scott, probeert tevergeefs met een beroep op het merkenrecht te voorkomen dat Galaxy een verzamelcd uitbrengt met daarop nummers van The Sweet. Geen volledige proceskostenvergoeding, want (desgevraagd) niet gevorderd.

Voor de niet-popliefhebbers: The Sweet was een van de bekendere Britse 'glamrock' bands uit de jaren 70/80, met maarliefst 18 top20 hits. Gitarist van de band, eiser Scott, is sinds 2005 houder van gemeenschapsmerk THE SWEET. Galaxy Music brengt een CD-box op de markt onder de titel 'Remember the 70's', met daarop 3 nummers van The Sweet.

Klaarblijkelijk heeft Galaxy hier auteursrechtelijke toestemming voor, want Scott beroep zich, zoals de rechter ook opmerkt, niet op enig auteursrecht. Op het artwork van de CD-box komen verschillende verwijzingen naar en naamsvermeldingen van The Sweet voor. De rechter oordeelt dat dit gebruik van het teken niet aan te merken is als merkgebruik in de zin van art. 9 GMvO en is toegestaan:

"4.5 Voorshands merkt de voorzieningenrechter dit veelvuldig gebruik van het teken Sweet of The Sweet en van andere tekens niet aan als merkgebruik in de zin van artikel 9 GmerkVo. De CD-box wordt immers niet onder deze tekens aangeboden. Het gebruik van deze tekens – op de beschreven wijze – kan dan niet op grond van artikel 9 GmerkVo door Scott als houder van het merk THE SWEET worden verboden.

4.6. Het gebruik van de tekens Sweet of The Sweet – als dat gebruik op de beschreven wijze toch als merkgebruik zou worden aangemerkt – is voorts op te vatten als een aanduiding van drie in de compilatie opgenomen werken. Dit gebruik – en ook de verwijzing naar 45 andere auteursrechtelijk beschermde weken - valt onder de in artikel 12 GmerkVo bedoelde beperkingen van de aan het Gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen.

4.7. De voorzieningenrechter wijst er op dat een andere opvatting is strijd zou komen met het in artikel 25 lid 1 Auteurswet voorziene recht van de maker van het werk op naamsvermelding.

Ook een beroep op het portretrecht en onrechtmatige daad wordt afgewezen, voornamelijk omdat deze vorderingen niet voldoende onderbouwd zijn:

4.10 (...) De summierlijk door Scott aangevoerde gronden doen echter vermoeden dat het hem er met name om gaat om langs de weg van het portretrecht te bereiken wat hij ook met een beroep op het merkenrecht heeft willen bereiken."

Lees het vonnis hier. Muziek van The Sweet hier.

IEF 5848

Geen duidelijk ander vorm

wst.gifVzr. Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, 12 maart 2008, LJN: BC6830. Van Nelle Tabak Nederland B.V. tegen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gebruik merk voor tabaksproducten op niet-tabaksproducten (artikel 5a, tweede lid, van de Tabakswet). Rechtbank is het met de inspecteurs eens dat het logo op de niet-tabaksproducten (filterhulzen en hulzen vulmachines ) weliswaar afwijkt van het logo dat wordt gebruik ten aanzien van de tabaksproducten van West, maar dat die afwijking niet zodanig groot en onderscheidend is dat geconcludeerd dient te worden dat deze producten in een duidelijk andere vorm worden gepresenteerd dan de tabaksproducten.

Niet in geschil is dat het gebruik van een identieke naam is toegestaan zolang het betreffende merk maar in een duidelijk andere vorm wordt gepresenteerd. Het gaat daarbij ook om de algemene indruk van de totale presentatie van de merknaam. Ook is niet in geschil dat moet worden geabstraheerd van de merknaam (het woord) zelf, nu dezelfde merknaam mag worden gebruikt als de vormgeving maar voldoende afwijkt.

De voorzieningenrechter acht het i.c. van belang dat de letters wel verschillend zijn, maar de totaalindruk niet een duidelijk andere is. Met verweerder is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vormgeving van het beeldmerk te veel overeenkomsten vertoont om sprake te doen zijn van een duidelijk ander vorm.

Lees het vonnis hier.

IEF 5846

Commercieel gezien zelfmoord

upc.gifGerechtshof Amsterdam, 6 maart 2008, LJN: BC6546, V/Consyst Participaties B.V. c.s. tegen  Liberty Global Europe N.V.

Wel gemeld nog niet besproken. Hof bekrachtigt vonnissen rechtbank. Niet-gebruik van merk UPC door appellant wegens de slechte reputatie van het merk UPC van wederpartij is geen geldige reden. Advisering en verkoop van soft- en hardware respectievelijk (tele)communicatie-diensten  zijn niet soortgelijk. Kwade trouw stuit af op niet-soortgelijke waren of diensten.

Appelanten V/Consyst  en Vadain (meerderheidsaandeelhoudster in V/Consyst) zijn houdster resp. licentiehoudster van het Benelux-woordmerk “UPC”, ingeschreven in 1990 voor, kort gezegd, advisering en verkoop van soft- en hardware. Het depot werd verricht door de V.O.F. UPC Unique Personal Consultancy. Deze V.O.F. is inmiddels overgenomen, gekocht, door Vadain.

V/Consyst c.s. vorderen in deze zaak de nietigverklaring en doorhaling van tien merkdepots van geïntimeerde UPC (het kabelbedrijf), alsmede veroordeling, op straffe van een dwangsom, tot staking van ieder gebruik van een merk en/of handelsnaam waarvan de aanduiding “UPC” deel uitmaakt. In reconventie vordert UPC vervallenverklaring en doorhaling van het merk van appelant wegens niet-gebruik.

Omdat zij normaal gebruik van haar merk niet had aangetoond, heeft de rechtbank in eerste instantie de vorderingen van V/Consyst c.s. afgewezen en de vordering in reconventie van UPC toegewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Normaal gebruik is niet aangetoond en de genoemde reden is op zijn minst aardig gevonden maar kan niet worden aangemerkt als een geldige reden voor non usus, zeker nu de waren en diensten niet soortgelijk zijn.

“4.8. Met grief III bestrijden V/Consyst c.s. de verwerping door de rechtbank van hun (subsidiaire) stellingname dat zij een geldige reden hebben gehad voor het niet-gebruik van hun merk. In dat verband hebben V/Consyst c.s. aangevoerd dat rond en vanaf het moment dat zij hun merkgebruik (“tijdelijk”) hebben beperkt er sprake was van een stroom aan negatieve berichtgeving en klachten over UPC en dat het daarom, gelet op de grote naamsbekendheid van UPC en haar merken, commercieel gezien “zelfmoord” zou zijn als V/Consyst c.s. het gebruik van het merk “UPC” hadden voortgezet.

4.9. Een geldige reden voor het niet-gebruiken van een merk als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub a BMW (thans artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE) doet zich voor bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen (vgl. HvJ EG 14 juni 2007, nr. C-246/05; HR 11 januari 2008, LJN BB5077). Met het woord “onredelijk” wordt hier bedoeld dat de belemmeringen zodanig zijn dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verlangd het merk te gebruiken. Een zodanige geldige reden doet zich in het onderhavige geval niet voor.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de door V/Consyst c.s. onderscheidenlijk door UPC aangeboden diensten – advisering en verkoop van soft- en hardware respectievelijk (tele)communicatie-diensten – niet soortgelijk zijn, nu zij naar hun aard gericht zijn op verschillende en wel te onderscheiden segmenten van de markt. Bovendien is niet dan wel onvoldoende bestreden dat voor zover UPC computerdiensten (internet en ondersteuning daarvoor) levert, deze aan het publiek worden aangeboden niet onder de naam “UPC” maar onder de naam “Chello”. Onder deze omstandigheden acht het hof de bedoelde negatieve berichtgeving over UPC, wat daar verder van zij, voor V/Consyst c.s. niet zodanig zwaarwegend dat om die reden in redelijkheid niet van haar kon worden verlangd dat zij gebruik bleef maken van haar merk “UPC”. Grief III faalt derhalve. Of de bedoelde negatieve publiciteit zich medio 1999 al voordeed, zoals V/Consyst c.s. te bewijzen hebben aangeboden, doet dan ook niet ter zake.”

Ook van kwade trouw is geen sprake, de niet-soortgelijke waren of diensten van partijen sluiten dit uit.

“4.10. Met grief I bestrijden V/Consyst c.s. de verwerping door de rechtbank van hun stelling, dat de merkdepots van UPC te kwader trouw zijn verricht als bedoeld in artikel 4 lid 6 sub a BMW (thans artikel 2.4 sub f BVIE). Deze grief stuit reeds af op de omstandigheid dat, zoals uit het vooroverwogene volgt, niet kan worden aangenomen dat V/Consyst c.s. hun merk “UPC” voor soortgelijke waren of diensten hebben gebruikt zoals de wet hier vereist.

Het hof bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep. Omdat de appeldagvaarding is uitgebracht vóór 29 april 2006, de implementatiedatum van handhavingsrichtlijn, begroot het hof de kosten volgens het liquidatietarief.

Lees het arrest hier.

IEF 5827

Go Diego Go

gdg.gifRechtbank ’s-Gravenhage 10 maart, KG ZA 08-28, Viacom International Inc. tegen H+L Creations B.V. c.s.

Charactermerchandising Spongebob, Dora en Diego. MTV exploiteert televisiezender Nickelodeon, waarop voornamelijk tekenfilms uit worden gezonden, waaronder die met de zogenoemde "characters" Spongebob (Squarepants), Dora (The explorer) en (Go) Diego (Go). MTV is rechthebbende op Gemeenschaps- en Beneluxmerken die betrekking hebben op genoemde characters Spongebob, Dora en Diego (namen en logo's). MTV en H + L zijn niet-exclusieve merchandiseovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan met betrekking tot de characters, in twee overeenkomsten en een deal memo.

MTV stelt zich op het standpunt dat de merchandiseovereenkomsten met betrekking tot Spongebob en Dora zijn verstreken en de "gedoogverhouding" op basis van de deal memo met betrekking tot Diego is geëindigd. Vadobag beschouwt de verhoudingen eenzijdig als met een jaar verlengd en gaat door c.q. dreigt door te gaan met het (doen) produceren en aanbieden van merchandisingproducten voorzien van genoemde drie characters. 

MTV vordert in conventie een aantal merkenrechtelijke en auteursrechtelijke inbreukverboden met nevenvorderingen op straffe van dwangsommen. Vadobag stelt in reconventie dat sprake is van wanprestatie zijdens MTV, op grond waarvan zij schade lijdt. Deze schade wenst zij vergoed te zien in andere vorm dan geld en wel in de vorm van verlenging van een jaar van de drie ten processe centraal staande licentieverhoudingen. Vadobag vordert in reconventie een bevel om deze drie overeenkomsten nog een jaar na expiratie te doen continueren.

De Voorzieningenrechter acht zichzelf bevoegd met betrekking tot de merk- en auteursrechtelijke vorderingen in conventie (r.o. 4.1) en de vordering in reconventie (r.o. 4.2).

MTV wordt als rechthebbende op de betreffende tekenfilmseries beschouwd op grond van artikel 45d Auteurswet (r.o. 4.3)

De stelling dat MTV geen merkenrechthebbende zou zijn met betrekking tot tassen en stationary, met name omdat geen Spongebobmerkinschrijvingen voorhanden zouden zijn voor waren in klasse 18 wordt verworpen (r.o. 4.4). “De Niceclassificatie vormt geen maatstaf voor de beoordeling of sprake is van (soort)gelijkheid van waren. Naar MTV voldoende aannemelijk heeft gemaakt, zijn de betreffende characters aan te merken als bekende merken (…) Bovendien zijn de tassen en stationary die Vadobag op de markt brengt naar voorlopig oordeel minstgenomen aan te merken als soortgelijke waren als waarvoor de verschillende depots van MTV – ook voor het Spongebob-character – zijn verricht (althans van de waren en diensten die in de weergave van de merken in paragraaf 2 tussen haakjes zijn vermeld) en is gelet op de identiciteit van de verschillende merken en door Vadobag gehanteerde tekens sprake van verwarringsgevaar (…)”.

“4.5. De door het recht van de staat New York beheerste merchandiseovereenkomsten – die niet voorzagen in een (stilzwijgende) mogelijkheid tot verlenging – zijn van rechtswege beëindigd. Volgens de door MTV overgelegde legal opinion van een Amerikaanse advocaat toegelaten tot de New Yorkse balie zijn deze overeenkomsten geëxpireerd en kunnen deze niet eenzijdig door Vadobag op grond van door Vadobag gestelde (maar door MTV gemotiveerd betwiste) wanprestatie onder deze overeenkomsten met een jaar worden verlengd. Inhoudelijk heeft Vadobag deze opinion op zichzelf niet bestreden en zij heeft daar geen betoog naar het recht van de staat New York tegenover gezet – en daar al helemaal geen legal opinion van een terzake kundige jurist aan ten grondslag gelegd. Na de contractueel voorziene uitverkoopperiode van 90 dagen (inmiddels in beide gevallen verstreken) bestaat er mitsdien met betrekking tot Spongebob en Dora geen licentieverhouding meer tussen partijen.”

Met betrekking tot de deal memo, die evenmin voorziet in een (stilzwijgende) verleningingsmogelijkheid, geldt eveneens dat een eenzijdige verlenging is in beginsel niet mogelijk naar Nederlands recht, behoudens bijzondere omstandigheden (r.o. 4.6).

“4.8. Vadobag beroept zich nog op de in art. 98 lid 1 GMVo genoemde "speciale redenen" (…) om geen inbreukverbod op te leggen in dit geval. Zij ziet als redenen daarvoor de in haar ogen structurele tegenwerking/wanprestatie onder de licentieverhoudingen, beweerdelijk nadat zij zou hebben geweigerd schriftelijk toe te zeggen aan MTV dat ze niet langer "passief" in Frankrijk zou verkopen (hetgeen door MTV wordt betwist en overigens door Vadobag onvoldoende steekhoudend is substantieerd).

4.9. Dat wordt verworpen, alleen al omdat bedoelde tegenwerking/wanprestatie in dit
kort geding niet voldoende aannemelijk is gemaakt om een zo vergaande uitzondering als
het achterwege laten van een merkinbreukverbod te rechtvaardigen.”

Over de vordering in reconventie oordeelt de Voorzieningenrechter dat mogelijk sprake is (geweest) van wanprestatie van MTV (naar New Yorks recht voor wat betreft de Spongebob en Dora-overeenkomsten, naar Nederlands recht voor wat betreft Diego), maar dit vergt onder meer een onderzoek naar de mededingingsrechtelijke merites van de zaak die de perken van een kort geding als het onderhavige (ver) te buiten gaat. Ook de gestelde "vertragingstactiek" van MTV, zoals Vadobag dat noemt, bij de vereiste goedkeuring van merchandiseartikelen, is naar voorlopig oordeel onvoldoende hard gemaakt (r.o. 4.10).

De vordering in reconventie leent zich (ook) niet voor toewijzing in kort geding, omdat Vadobag in feite een verkapte verklaring voor recht in kort geding vordert dat zij vanwege de door haar gestelde wanprestatie gerechtigd is aanspraak te maken op eenzijdige verlenging van een jaar van de betreffende overeenkomsten. Zij stelt dat zij door deze wanprestatie schade heeft geleden die (alleen) passend geredresseerd kan worden anders dan in de vorm van geld (r.o. 4.11). Dat gaat volgens de Voorzieningenrechter veel te ver, alleen al omdat dit vanwege de aangevoerde grondslag in feite een (integrale) schadevergoeding in kort geding behelst. Spoedeisend belang daarbij is onvoldoende steekhoudend gesteld en door MTV terecht betwist. Bovendien is op grond van hetgeen thans is aangevoerd niet uit te maken of een schadevergoeding anders dan in geld wel passend is. Materieel is dit een kwestie die in een bodemprocedure thuishoort. Daar behoort niet in kort geding dit door Vadobag beoogde voorschot op genomen te worden – te meer daar de bodemprocedure voor wat de merchandiseovereenkomsten met betrekking tot Spongebob en Dora betreft conform de door partijen gemaakte forumkeuze gevoerd dient te worden voor de gerechten van de staat New York (r.o. 4.12).

De merk- en auteursrechtinbreukverboden worden toegewezen. Nu op grond van de eigen stellingen van Vadobag aannemelijk is dat zij merchandisingproducten met de characters verhandelt elders in Europa, bestaat naast het in beginsel pan-Europese Gemeenschapsmerkinbreukverbod en Beneluxwijd Beneluxmerkinbreukverbod voldoende grond voor een grensoverschrijdend auteursrechtinbreukverbod (Lincoln/Interlas).
Voorshands is voldoende aannemelijk te achten dat MTV ook naar het recht van de andere landen van de Europese Unie als auteursrechtexploitatiegerechtigde kan worden beschouwd, gelet op artt. 2 sub d, 3 lid 2 sub c jo. 4 van Ri 2001/29/EG (Auteursrechtrichtlijn), waarvan de implementatietermijn verstreek op 22 december 2002. Dat verbod zal worden beperkt tot de landen van de Europese Unie, nu MTV geen verderstrekkend verbod heeft beoogd.

Lees het vonnis hier.