Woord- en of beeldmerk  

1- Vzr. Rechtbank Utrecht, 12 maart 2008, LJN: BC6518, Unilever Nederland Foods Factories B.V. tegen Inproba B.V.

Samenvatting rechtspraak.nl: “Tegen de achtergrond van dit kort geding speelt een merkenrechtelijk geschil over het gebruik van de kleur geel op de bestaande verpakkingen van Inproba voor haar oosterse producten. In onderhavig kort geding is de vraag aan de orde of Inproba haar buiten rechte gedane toezegging, inhoudende dat zij de kleur geel op de verpakkingen Bami Goreng en Nasi Goreng zal wijzigen, correct is nagekomen.”

Lees het vonnis hier.

2- Gerechtshof Amsterdam, 6 maart 2008, LJN: BC6546, V/Consyst Participaties B.V. c.s. tegen  Liberty Global Europe N.V.

Samenvatting rechtspraak.nl: “Bekrachtiging vonnis rechtbank. Vervallenverklaring merk UPC van appellante wegens niet (normaal) gebruik sedert 1999. Geen geldige reden. Geen soortgelijke waren of diensten. Depots van geïntimeerde niet te kwader trouw. Appeldagvaarding uitgebracht voor implementatiedatum Handhavingsrichtlijn.”

Lees het arrest hier. 

3- Vzr. Rechtbank Haarlem, 6 maart 2008, LJN: BC6684, Vnu Media B.V. tegen Eventex B.V.

 “De voorzieningenrechter verbiedt Eventex zonder toestemming van VNU gebruik te maken van de concepten, merken, domeinnamen, website en (andere) intellectuele eigendomsrechten samenhangende met Digital Marketing Event, of zich op enigerlei (andere) wijze te presenteren als solo-organisator van dit evenemen.”

Lees het vonnis hier.

4- Vzr. Rechtbank Dordrecht, 21 februari 2008, LJN: BC4978, Top Finish B.V. c.s. tegen  [C] Beheer B.V. c.s.

Top Finish en (C) richten Top Finisch International op. Het komt de voorzieningenrechter het meest waarschijnlijk voor dat in een eventuele bodemprocedure tot vaststelling van de verdeling van de gemeenschap de handelsnaam Top Finish International (B.V. i.o.) zal worden toebedeeld aan Top Finish.

Lees het vonnis hier.

GvEA, 12 maart 2008, zaak T-341/06, Compagnie générale de diététique tegen OHIM (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Weigering inschrijving als Gemeenschapswoordmerk van het teken GARUM voor klassen 5 en 29 (vis, visconserven). Garum, een Romeinse vissaus ('de ketchup van het Romeinse rijk')  is volgens het Gerecht niet  beschrijvend voor visproducten.

“39. Premièrement, ainsi que le reconnaît l’OHMI lui-même, il convient de considérer que le consommateur moyen ne comprend pas le latin et est d’autant moins familiarisé avec des termes latins très spécialisés, tels que « garum », dont l’usage est révolu. D’ailleurs, à cet égard, ainsi que le fait valoir la requérante, l’absence de mention du terme « garum » dans les dictionnaires de langues contemporains, y compris dans ceux comprenant les termes d’origine latine, constitue un indice important qui tend à démontrer l’absence de connaissance de ce terme par le consommateur moyen.

GvEA, 12 maart 2008, zaak T-332/04, Sebirán tegen OHIM / El Coto de Rioja (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Oppositie op grond van Spaanse nationale merken, internationale registraties en  Gemeenschapswoordmerken "COTO DE IMAZ" en "EL COTO" (o.a. 32 en 33, kort gezegd wijn) tegen aanvraag beeldmerk "COTO D'ARCIS”

Oppositie toegewezen voor klassen 32 en 33 . De oudere merken hebben in Spanje een sterk onderscheidend vermogen en de verschillen tussen de merken doen daar niet aan af. Courante termen als ‘coto’ kunnen heel goed onderscheidend zijn.

“50- D’ailleurs, la chambre de recours a pris en compte la connaissance sur le marché de la marque antérieure EL COTO et elle a fait une correcte application de la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus en constatant le caractère distinctif élevé de la marque antérieure EL COTO en raison de sa connaissance sur le marché espagnol, au vu des éléments suivants : le certificat délivré par le secrétaire général du Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada « Rioja » (Conseil régulateur de l’appellation d’origine contrôlée « rioja »), attestant que l’intervenante commercialise ses vins notamment sous les marques EL COTO et COTO DE IMAZ depuis 1977 et que ces marques « jouissent d’une notoriété significative » en Espagne ; plusieurs décisions de l’OEPM reconnaissant que la marque EL COTO de l’intervenante « jouit de notoriété en Espagne » ; le document relatif à l’évolution des ventes de l’intervenante, précisant que 339 852, 379 847, 435 857 et 464 080 caisses de douze bouteilles de vins avaient été vendues sous la marque EL COTO respectivement en 1995, en 1996, en 1997 et en 1998.

51- Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que le terme « coto » est courant en espagnol. En effet, le fait qu’un terme soit courant dans une langue de la Communauté n’implique pas, en principe, qu’il soit dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il ne désigne pas les produits ou une des caractéristiques des produits pour lesquels il est enregistré. Or, en l’espèce, comme le souligne à juste titre l’OHMI, aucune des significations du terme « coto » en espagnol ne sert à désigner les produits en cause ou leurs caractéristiques.

GvEA, 12 maart 2008, zaak T-128/07, Suez tegen OHIM (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Weigering tot inschrijving van de slogan “Delivering the essentials of life” als Gemeenschapswoordmerk. De aanvrager (“The Suez Group aims to answer essential needs in electricity, natural gas, energy services, water and waste management”) stelt dat, anders dan de kamer van beroep van het OHIM in de bestreden beslissing heeft vastgesteld, het teken, geen louter lovende connotatie heeft en geen kenmerk of eigenschap beschrijft van de waren of diensten die het beoogt aan te duiden.

Het Gerecht verwerp het beroep. Het betreft niet meer dan een klassiek slogan die geen bestanddelen bevat die het relevante publiek in staat zouden kunnen stellen om de woordcombinatie gemakkelijk en onmiddellijk te memoriseren als voor de aangeduide diensten onderscheidend merk, buiten de duidelijke verkoopbevorderende betekenis ervan.

HvJ EG, 13 maart 2008, zaak C-488/06 P, conclusie A-G Sharpston, L & D tegen OHIM / Sämann.

Oppositie op grond van diverse boompjes-beeldmerken. tegen  het beeldteken met het woordmerk "aire limpio" (bovenste boompje). Onderscheidend vermogen van de vorm van een boom, verkregen door het gebruik als onderdeel van een ander merk.

Voor de uitspraak van het Gerecht wordt verwezen naar IEF 2581. A-G Sharpston concludeert dat er nogal wat schort aan de rechtsopvattingen van het Gerecht. Waar het kort gezegd op neer komt is dat het Gerecht de fouten van de Kamer van Beroep van het OHIM had moeten corrigeren en niet had moeten proberen om ze door krompraten recht te breien. Haar ergernis blijkt bijvoorbeeld uit de volgende overwegingen:

“110 Ik meen dan ook dat de kamer van beroep de precieze redenering die haar tot de conclusie bracht dat het silhouet-merk een bijzonder onderscheidend vermogen had wegens de omzet, het reclamebudget en de duur van de inschrijving van een of meer andere merken, niet volledig en duidelijk heeft uiteengezet en dat het Gerecht dat verzuim heeft gecompenseerd door bepaalde veronderstellingen over de gedachtenketen te formuleren op gronden die onduidelijk zijn.

“111. (…)  de gevolgde benadering – in wezen het onderscheidend vermogen van het ene merk ook toekennen aan een ander merk – is ongebruikelijk en lijkt op het eerste gezicht onnodig. Gesteld dat het silhouet-merk inderdaad zodanig overeenstemt met het merk of de merken waarvan het onderscheidend vermogen was aangetoond, dat dit onderscheidend vermogen aan het silhouet-merk kan worden toegeschreven, dan had dit laatste rechtstreeks kunnen worden vergeleken met het merk Aire Limpio voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.”

De slotconclusie van de A-G luidt dan ook dat zowel het bestreden arrest als de beslissing van de kamer van beroep moet worden vernietigd:

HvJ EG, 13 maart 2008, zaak C-285/06, prejudiciële vragen in de Duitse procedure Heinrich Stefan Schneider tegen Land Rheinland-Pfalz.

Vragen over het gebruik van de aanduidingen „Réserve”, „Grande Réserve”, „Reserve” en „Privat-Reserve” bij het in de handel brengen van wijn. Omschrijving, aanduiding, aanbiedingsvorm en bescherming van bepaalde wijnbouwproducten. Bescherming van traditionele aanduidingen.Vertaling in andere taal. Gebruik voor wijnen afkomstig uit andere producerende lidstaat.

Bij een controle is komen vast te staan dat Schneider acht soorten wijn produceerde waarvan de etiketten de naam van zijn wijngoed vermeldden alsook de aanduidingen „Grande Réserve” voor twee wijnen in de hoogste prijsklasse, „Réserve” voor vier wijnen in de middenprijsklasse en „Terroir” of „Terroir Palatinat” voor twee wijnen in de laagste prijsklasse. Bij beschikking heeft de Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier Schneider verboden de betrokken wijn in de handel te brengen met de Franse aanduidingen „réserve” en „grande réserve”.  Het bezwaar van Schneider, waarin deze zich bereid verklaarde om in plaats van voornoemde aanduidingen, de Duitse aanduidingen „Reserve” of „Privat-Reserve” te gebruiken, is eveneens verworpen. 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage d.d. 5 maart 2008, KG ZA 08-4, Consejo Regulador Del Tequila A.C. en Tequilas del señor s.a. de C.V. (TDS) tegen Toorank B.V. c.s .

Wel gemeld, nog niet samengevat. Merkgebruik na beëindiging van handelsrelatie. Geen impliciete toestemming.

In 1993 geeft eiser TDS toestemming aan gedaagde Toorank om het product Tequila Sombrero Negro op de Duitse en de Beneluxmarkt te brengen. TDS en Toorank hebben op 1 juni 1995 een zogenaamde "co-responsability overeenkomst" gesloten, waarin de afspraken nader zijn vastgelegd. Op grond van artikel 3 van die Overeenkomst is het Toorank toegestaan om de door TDS in vaten aangeleverde Tequila te bottelen en op de markt te brengen. Bovendien is Toorank gedurende de overeenkomst gerechtigd om de oorsprongsbenaming Tequila te gebruiken en is Toorank gehouden om de betreffende Tequila onder de het merk SOMBRERO NEGRO op de markt te brengen.

Op 1 maart 2000 is de Overeenkomst door TDS beëindigd. Daarbij heeft TDS Toorank er op gewezen dat het Toorank niet langer is toegestaan om de naam Tequilas del Señor, het merk SOMBRERO NEGRO en/of de NOM-code NOM-1124 te gebruiken (een soort Mexicaanse productcertificaat, uitsluitend na registratie van het NOM registratienummer is het een producent daadwerkelijk toegestaan om Tequila te produceren, te bottelen en te verhandelen).. TDS heeft vanaf die datum geen Tequila meer aan Toorank geleverd.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 januari 2008, Red Bull Gmbh tegen Winters B.V. & Smart Drinks Ltd. (met dank aan Klos Morel Vos & Schaap).

Wel gemeld, nog niet samengevat. Hof vernietigt kort gedingvonnis van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch van  26 september 2006 (IEF 2659). Afvullen van (reeds met tekens bedrukte) frisdrankblikjes die voor verhandeling buiten Benelux bestemd zijn is wel merkgebruik: er wordt weliswaar geen teken op de verpakking aangebracht, maar door afvullen van verpakkingen waarop het teken reeds eerder is aangebracht worden de waar en de verpakking voorzien van het teken samengevoegd en wordt de waar aldus van het teken voorzien. Het Hof oordeelt, met verwijzing naar HvJ EG 11 September 2007 inz. Celine, tegen de achtergrond van wezenlijke functie van het merk.

Inbreuk vorderingen gebaseerd op de RED BULL merken worden toegewezen m.b.t. de producten BULLFIGHTER en PITBULL  en Live Wire beeldmerk (begripsmatige overeenstemming; andere vormgeving van het op Live Wire afgebeelde “rund” doet daaraan niet af) worden toegewezen. Vordering m.b.t. Long Horn wordt afgewezen (aanwezigheid kleurvlakken onvoldoende; de ‘statisch ogende kop van een neushoorn’ uit het kort geding in eerste aanleg komt in hoger beroep helaas niet meer ter sprake). Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar neemt het Hof – nu de producten niet voor verhandeling in de Benelux bestemd zijn – de gemiddelde Benelux consument “ in abstract zin “ tot uitgangspunt.

Gedaagde Winters is een onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het zogenoemde afvullen van blikjes met door haarzelf of door derden geproduceerde (fris-) dranken. Energy-drinkproducent Red Bull is klant geweest bij Winters. Een andere klant van Winters is Smart Drinks. In opdracht van Smart Drinks heeft Winters blikjes gevuld met energy-drinks van de merken Bullfighter, Pitbull, Red Horn (later gewijzigd in Long Horn) en Live Wire.

Het gaat i.c. vooral om de vraag of het afvullen van de blikjes door Winters moet worden aangemerkt als gebruik van de daarop door (toedoen van) Smart Drinks aangebrachte tekens en om de betekenis die aan dit begrip moet worden toegekend. Het hof concludeert dat afvullen wel degelijk merkgebruik is.

“6.11 Bij deze werkwijze kan niet worden gezegd dat Winters de tekens op de blikjes aanbrengt. Deze zijn daarop immers reeds aangebracht voordat Winters er de beschikking over krijgt. Van aanbrengen van het teken op de verpakking van de waren door Winters is derhalve geen sprake.

6.12 Dit betekent evenwel nog niet dat niet gezegd kan worden dat Winters de tekens op de waren aanbrengt. Bij de soort van waren waar het hier om gaat, (fris)drank, kan een merk of teken niet anders worden aangebracht dan door de drank te combineren met een verpakking die voorafgaand aan het vullen reeds van dat merk of teken is voorzien of na het vullen daarvan wordt voorzien. In dit geval combineert Winters de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproduct, de blikjes met inhoud en met tekens en teksten. Dat betekent dat door het handelen van Winters de waren van het teken worden voorzien. Enig ander moment is daarvoor ook niet aan te wijzen: voorafgaand aan de werkzaamheden van Winters zijn er nog geen blikjes met gemerkte waren, daarna en daardoor zijn die er wel. Het handelen van Winters is dan ook aan te merken als het aanbrengen van de gewraakte tekens op de waren zodat sprake is van gebruik in de zin van artikel 2:20 lid 1 aanhef en onder b. en c. BVIE.”

Bij de beoordeling van de overeenstemming van de merken van Red Bull en de tekens Pitbull, Bullfighter, Live Wire en Red Horn (later Long Horn)  gaat het hof er, met de voorzieningenrechter, van uit dat Red Bull wereldwijd een grote naamsbekendheid heeft bij een breed publiek en de onderscheidende kracht van de merken van red Bull als zeer sterk moet worden beoordeeld.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 maart 2008, KG ZA 07-1141, SEB S.A.S. tegen Koninklijke Philips Electronics N.V.

“4.1. De vorderingen dienen te worden afgewezen, reeds omdat Philips geen andere economische activiteiten uitoefent dan het houden van aandelen en aldus geen inbreuk maakt of dreigt te maken op de Gemeenschapsmodelrechten van SEB. (...)

4.2. Ten overvloede en op uitdrukkelijk verzoek van beide partijen, mede met het oog op het wellicht voorkomen van verdere procedures, die SEB, zoals zij ter zitting heeft aangegeven, nadrukkelijk in beraad houdt, zal toch bij wege van obiter dictum tot een voorlopige beoordeling van de inbreukvraag worden overgegaan.  4.3. Voorshands wordt geoordeeld dat het Philips apparaat geen inbreuk maakt op ingeroepen Gemeenschapsmodel van SEB.”

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 06 maart 2008, zaaknr. 106007260/01, Diego Ribas Da Cunha tegen Nike European OperationsNetherlands B.V.(met dank aan Paul Kreijger, Freshfields).

Hoger beroep geding inzake sponsorcontract Nike met profvoetballer (zie IEF 4559). Hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. 

“Dit een en ander zou immers betekenen dat Da Cunha op basis van een op zeventien of achttienjarige leeftijd, nog vóór de start van zijn internationale voetbalcarrière door c.q. namens hem ondertekend contract (met daarin opgenomen een contractuele bepaling waarvan de strekking op zijn minst, zoals hiervoor is overwogen, niet evident is) gedurende een zeer belangrijk deel van zijn voetbalcarriere aan éen sponsor gebonden zou ‘zijn, hetgeen zijn onderhandelingspositie verzwakt met alle mogelijke  minder gunstige financiële consequenties vandien.

Of dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door Nike in de gegeven omstandigheden destijds van Da Cunha mocht worden verwacht en thans mag worden mag worden verlangd, vergt nader feitelijk onderzoek (…) Dat een dergelijk onderzoek positief voor Nike zal uitvallen is vooralsnog niet reeds in die mate aannemelijk dat daarop in het kader van dit kort geding door toewijzing van het door Nike gevorderde vooruit kan worden gelopen."

Lees het arrest hier.

Conclusie AG Ruiz-Jarabo Colomer, zaak C-102/07. Adidas AG en Adidas Benelux B.V. tegen Marca Mode C.V., C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. en Vendex KBB Nederland B.V.

Wel gemeld, nog niet besproken. Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing.

De Hoge Raad stelt de vraag of bij de afbakening van de rechten van de merkhouder rekening moet worden gehouden met de Freihaltebedürfnis. En in hoeverre hiermee tevens rekening moet worden gehouden, wanneer een van huis uit niet-onderscheidend teken, door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. Hiertoe heeft de Hoge Raad een drietal prejudiciële vragen gesteld (zie eerder bericht hier).

Ruiz-Colomer concludeert als volgt (ro. 85): “Bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, maar door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en is ingeschreven, moet rekening worden gehouden met het algemene belang, dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die soortgelijke waren of diensten aanbieden. Wanneer ditzelfde teken daarentegen geen intrinsiek onderscheidend vermogen bezit, maar later onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, kunnen de rechten van de merkhouder niet aan de vrijhoudingsbehoefte worden getoetst.”

Lees de conclusie hier.