Woord- en of beeldmerk  

73. Reeds op basis van de aldus vastgestelde overeenstemming tussen de betrokken merken kan het publiek een verband leggen tussen deze merken, zoals is vereist voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Daarbij dient eraan te worden herinnerd dat verwarringsgevaar daartoe niet is vereist. Bijgevolg is het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat de betrokken merken onvoldoende overeenstemden om een verband als vereist voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te kunnen leggen.

74. Derhalve heeft de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geschonden door te oordelen dat de betrokken merken niet overeenstemden. Reeds op deze grond kan het onderhavige beroep worden toegewezen. Gelet op de wens die partijen ter terechtzitting hebben geformuleerd, is het Gerecht evenwel van mening dat het passend is, ten overvloede het derde onderdeel van het middel te onderzoeken.”

En:

“83. In deze omstandigheden is het Gerecht van oordeel dat het zeer waarschijnlijk is dat het gebruik van het aangevraagde merk CITI door douaneagentschappen, en dus voor activiteiten als financieel gemachtigde bij het beheer van geldsommen en van onroerende goederen voor klanten, zal leiden tot het meeliften op de bekendheid van het merk, met andere woorden dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk CITIBANK en uit de aanzienlijke investeringen die verzoeksters doen om deze reputatie te verkrijgen. Dit gebruik van het aangevraagde merk CITI kan tevens leiden tot de opvatting dat interveniënte banden heeft met of deel uitmaakt van verzoeksters, zodat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten gemakkelijker kunnen worden verhandeld. Aangezien verzoeksters houder zijn van verschillende merken die het element „citi” bevatten, is dit risico nog groter.

84. Ten slotte is het Gerecht van oordeel dat interveniënte niet het bewijs heeft geleverd dat er voor het gebruik van het aangevraagde merk geldige redenen voorhanden waren.

85. Het gebruik van het merk CITI in Spanje door interveniënte kan geen geldige rechtvaardigingsgrond vormen, aangezien de omvang van de geografische bescherming van het Spaanse merk niet overeenkomt met het grondgebied waarop het aangevraagde merk wordt beschermd, en voorts omdat de rechtsgeldigheid van de inschrijving van het Spaanse merk wordt betwist voor de nationale rechterlijke instanties. In dezelfde context is het irrelevant dat interveniënte houder is van de domeinnaam „citi.es”.

Lees het arrest hier.

Op de eerste plaats oordeelt de voorzieningenrechter dat het voeren van de naam 'Ziekenhuis Rotterdam' kan leiden tot verwarring met de handelsnamen Havenziekenhuis Rotterdam en Oogziekenhuis Rotterdam bij niet-professionele dienstverleners, voornamelijk bestaande uit patiënten en hun bezoekers, zoals familieleden:

4.4.4 (...) Bij hen ligt, nu alle drie de ziekenhuizen de namen “Ziekenhuis” en “Rotterdam” in hun handelsnaam (zullen) gebruiken, bepaald voor de hand dat zij zullen menen dat deze ziekenhuizen op enigerlei wijze met elkaar gelieerd zijn of zelfs gelijk zijn als aan Ziekenhuis Rotterdam geen enkel ander woord is toegevoegd. Dat de woorden “Haven” en “Oog” kenmerkende bestanddelen vormen van de handelsnamen van respectievelijk het Havenziekenhuis Rotterdam en het Oogziekenhuis Rotterdam, doet hier niet aan af; dergelijke woorden laten zich immers heel wel verklaren door het bestaan van diverse specialisaties binnen een ziekenhuis. Hierbij is meegewogen dat een aanzienlijk deel van dit publiek eenmalig of voor de eerste maal van de diensten van voornoemde ziekenhuizen gebruik maakt. Bovendien is tussen partijen in confesso dat bezoekers/ patiënten van ziekenhuizen vaak gespannen zullen zijn, terwijl voorts een deel vanwege herkomst of leeftijd, minder dan optimaal oplettend zal zijn. Dit effect hangt samen met de normale samenstelling en gesteldheid van ziekenhuispubliek en moet dus, voor het verwarringsgevaar, worden meegewogen.

Het feit dat het gaat om handelsnamen in de zorgsector is een factor van belang:

4.4.4. (...) Hierbij is meegewogen dat verwarring tussen ziekenhuizen verstrekkender gevolgen met zich mee kan brengen dan verwarring tussen andersoortige ondernemingen.

Eisers hadden voorts gesteld dat het voeren van de betreffende handelsnaam misleiding van het publiek in de zin van art. 5b Hnw oplevert. De Voorzieningenrechter is het hier niet mee eens:

4.6 Met de naam “Ziekenhuis Rotterdam” wordt het publiek geen onjuiste voorstelling gegeven over de aard van de onder die naam gedreven onderneming, omdat het inderdaad een ziekenhuis gevestigd te Rotterdam betreft. Dat is op zichzelf niet doorslaggevend. De benaming Ziekenhuis Rotterdam zou onder omstandigheden de indruk kunnen wekken dat zij het enige, althans het overkoepelende ziekenhuis in Rotterdam is. Dat er sprake is van zulke omstandigheden is echter thans onvoldoende aannemelijk. Daarbij is enerzijds gelet op de algemeen bekende omstandigheid dat Rotterdam meer dan één ziekenhuis telt, waaronder de drie eiseressen, die alle een reeds jaren gevestigde reputatie hebben, ten dele ook internationaal. Anderzijds is in aanmerking genomen het door MCRZ geuite, niet betwiste voornemen de naam vooral te gebruiken in combinatie met verwijzingen naar de Zorgboulevard. In die situatie kan thans niet worden gezegd dat misleiding van het publiek als bedoeld in artikel 5b van de Hnw te duchten is.

Tot slot wordt geoordeeld gebruik van het woord/beeldmerk ZIEKENHUIS ROTTERDAM ongeoorloofd is, nu in het merk de naam een zeer prominent onderdeel vormt:

4.8 Ter terechtzitting is door MCRZ verklaard dat zij dit beeldmerk als dienstmerk gaat gebruiken. Gelet op de aard van de onderneming - een ziekenhuis - valt redelijkerwijs te verwachten dat het publiek geen onderscheid zal maken tussen het gebruik van de handelsnaam ter aanduiding van de onderneming en het gebruik van het merk - waarvan de handelsnaam het meest in het oog springende deel is - ter aanduiding van de diensten van de onderneming. Dat betekent dat het gebruik van het dienstmerk en dat van de handelsnaam samenvallen of elkaar ten minste overlappen, zodat het verbod op het voeren van de handelsnaam voorshands ook het verbod op het gebruik van het merk meebrengt. Voortgezet gebruik van het dienstmerk na staking van het gebruik van de handelsnaam Ziekenhuis Rotterdam zou immers het verwarringsgevaar waarop in overweging 4.4.4 is gedoeld in stand houden en wellicht nog vergroten.

Lees vonnis hier.

Adidas heeft een procedure aangespannen bij de rechter in Nederland en betoogd dat zij het recht heeft om iedere derde te verbieden gebruik te maken van een gelijk of overeenstemmend teken waardoor verwarring zou kunnen ontstaan. Marca Mode e.a. stellen daarentegen dat het hun vrijstaat om twee strepen als versiering op sport- en vrijetijdskleding te gebruiken. Zij beroepen zich op de vrijhoudingsbehoefte (strepen en eenvoudige streepmotieven zijn tekens die voor allen beschikbaar moeten blijven) om zonder de toestemming van adidas het tweestrepenmotief te gebruiken.

De Hoge Raad der Nederlanden, waar de zaak uiteindelijk is beland, vraagt zich af wat de beschermingsomvang van het betrokken merk is. Hij wil van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen weten of de vrijhoudingsbehoefte een beoordelingscriterium is om de omvang van het uitsluitende recht van de merkhouder af te bakenen.

In zijn arrest van vandaag stelt het Hof om te beginnen vast dat de behoefte aan vrijhouding van bepaalde tekens geen van de relevante omstandigheden is waarmee rekening wordt gehouden om te beoordelen of er sprake is van een verwarringsgevaar. Het antwoord op de vraag of een dergelijk gevaar bestaat, moet namelijk worden gebaseerd op de perceptie door het publiek van de waren waarop het merk van de merkhouder betrekking heeft en van de waren waarop het door de derde gebruikte teken betrekking heeft. De nationale rechter moet nagaan of de gemiddelde consument zich kan vergissen over de herkomst van sport- en vrijetijdskleding die is voorzien van streepmotieven die op dezelfde plaatsen zijn aangebracht en dezelfde kenmerken vertonen als het streepmotief van adidas, met het enige verschil dat zij uit twee en niet uit drie strepen bestaan.

Vervolgens staat het Hof stil bij de specifieke bescherming die bekende merken genieten. Het merkt op dat voor die bescherming niet het bestaan van een gevaar voor verwarring tussen het teken en het merk is vereist. Het volstaat reeds dat het betrokken publiek een verband daartussen legt. Aangezien de vrijhoudingsbehoefte losstaat zowel van de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken als van het verband dat het betrokken publiek tussen dat merk en dat teken zou kunnen leggen, is zij geen relevante factor om na te gaan of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk.

Ten slotte preciseert het Hof dat, ook al mag de houder van een merk derden niet verbieden om eerlijk gebruik te maken van beschrijvende aanduidingen, de vrijhoudingsbehoefte hoe dan ook geen autonome beperking vormt van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen. Een derde kan zich alleen op de in de merkenrichtlijn neergelegde beperkingen van de aan een merk verbonden rechtsgevolgen beroepen en zich alleen op de vrijhoudingsbehoefte baseren, wanneer de door hem gebruikte aanduiding verband houdt met een van de kenmerken van de waar. Het zuiver decoratieve karakter van het tweestrepenteken, waarop de betrokken ondernemingen zich beroepen, geeft geen enkele aanduiding inzake een van de kenmerken van de waar.

Lees het persbericht hier. Lees het arrest hier.

“16. Ten aanzien van het gebruik, respectievelijk het concurrerende, dan wel complementaire karakter van de aangeboden diensten is het hof voorshands van oordeel dat enerzijds de diensten eerder als complementair , dan als concurrerend kunnen worden aangemerkt: waar Gemnet informatie-uitwisseling bevordert op allerlei gebied, beperkt Stimular zich tot het verstrekken van informatie op het gebied van milieubeleid. Anderzijds valt, waar de sites, voor zover het om milieubeleid gaat, een gedeeltelijk overlappende doelgroep hebben en – naar Gemnet heeft gesteld en Stimular niet heeft weersproken – beide informatie op het gebied van milieubeleid bieden, een zekere concurrentie niet uit te sluiten.

17. Het hof komt op grond van het van het bovenstaande, anders dan de Voorzieningenrechter, tot het oordeel dat er enige mate van overeenstemming bestaat tussen de beide categorieën aangeboden diensten. (…)”

(…) 19. Ten aanzien van het relevante publiek, zoals hiervoor in r.o. 15 omschreven, acht het hof voorshands enerzijds aannemelijk dat een deel daarvan weliswaar doelgericht gebruik maakt van de ene of de andere site.  Anderzijds is, naar ’s hofs voorlopig oordeel gelet op de grote mate van auditieve en visuele gelijkenis tussen Gemnet en Gimnet en het feit dat beide tekens gebruikt worden voor een website die in de overheidssfeer een netwerk van informatie biedt, gevaar voor verwarring te duchten.”

Het Hof vernietigt het vonnis van de Voorzieningenrechter en veroordeelt Stimular om ieder gebruik van 'Gimnet' of 'gimnet', in het bijzonder het gebruik van de domeinnaam www.gimnet.nl te staken.

Lees het arrest hier. Vonnis Rechtbank Rotterdam hier.

“4.6. Het recht op het gebruik van een handelsnaam is een vermogensrecht. Zonder meer is niet in te zien waarom voor de overdracht van dit recht niet zou moeten gelden dat dit geleverd dient te worden door een daartoe bestemde akte. Van Veldhuisen heeft terecht opgemerkt dat het recht op een handelsnaam zonder veel formaliteiten ontstaat, maar dit is geen aanleiding te veronderstellen dat de geldige levering daarvan ook zonder formaliteit kan geschieden. Een overdracht met terzijdestelling van het akte-vereiste volgt, anders dan Van Veldhuisen c.s. stelt, ook niet uit de systematiek van artikel 2 Hnw. Uit genoemde artikel volgt immers dat de handelsnaam vatbaar is voor overdracht, doch slechts in verbinding met de onderneming. Overdracht van een onderneming geschiedt juist door levering van de activa waaronder eventueel ook rechten zoals het recht op de handelsnaam. Van een klaarblijkelijke juridische misslag is dan ook geen sprake.”

Van Veldhuizen stelt voorts dat er sprake is van een feitelijke misslag omdat er wel degelijk aktes aanwijsbaar zijn waaruit de levering van de handelsnaam zou blijken. De Voorzieningenrechter geeft een schot voor de boeg en zegt dat deze aktes naar voorlopig oordeel zouden kunnen dienen als leveringsaktes, maar overweegt voorts dat het verzuim om deze aktes te overleggen in hoger beroep kan worden hersteld, maar niet in een executiegeschil.

Van Veldhuizen wijst in dit kader op de uitspraak van de Vzr. Rb Den haag van 11 juni 2007, IEF 4148. In deze zaak schorste de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van het eerdere vonnis op grond van pas tijdens het executiegeschil ingebrachte stukken. Volgens de voorzieningenrechter bestond daartoe in dat geval grond, omdat de bodemrechter in die zaak door de betreffende partij tot een feitelijke misslag was gebracht, aldus de voorzieningenrechter. In casu bestaat deze grond er niet en de voorzieningenrechter ziet derhalve geen aanleiding om de executie te schorsen.

Het eerdere kort geding zag op handhaving van IE rechten. Dit executiegeschil ziet volgens de voorzieningenrechter opnieuw op de handhaving van IE-rechten, zodat ook nu veroordeling in de volledige proceskosten aan de orde is.

Lees het vonnis hier.

Bevoegdheid. De voorzieningenrechter verklaarde zich in eerste aanleg onbevoegd ten aanzien van de gevorderde grensoverschrijdende verboden (buiten de Benelux voor merkinbreuk en buiten Nederland voor onrechtmatig handelen en volgens het Hof was dat terecht. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter is i.c. gebaseerd op artikel 5 lid 3 EEX-Verordening, verbintenissen uit onrechtmatige daad, en de rechter is daarom enkel bevoegd kennis te nemen van de geschillen betreffende de in Nederland geleden schade (HvJEG 7 maart 1995, C-68/93,Shevill). Dit geldt ook voor de bevoegdheidsbepaling van artikel 4.6 lid 1 BVIE

Aanbieden. Vitra’s tweede grief richt zich tegen de overweging van de voorzieningenrechter dat, kort gezegd, van het via en website  inbreukmakend aanbieden in de Benelux althans in Nederland slechts sprake is als het gaat om een website die door woord en inhoud onmiskenbaar mede is gericht op het publiek van de Benelux. Vitra is van mening dat de voorwaarde die de rechter stelt in het licht van het beroemde Lexington-arrest te ver gaat en het Hof geeft Vitra daarin gelijk: “Het Lexington-arrest is gewezen onder vigeur van de Merkenwet 1893 en lang voordat het internet bestond. Reeds daarom is het criterium uit het Lexington-arrest niet zonder meer toepasselijk voor de beoordeling of het aanbieden van artikelen op internet als onrechtmatig in een bepaald land moet worden aangemerkt.”

Het Hof geeft liever de voorkeur aan het Ladbrokes-arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad achtte het in deze  online-kansspelzaak van belang dat de website blijkens haar inrichting mede is gericht op potentiële deelnemers in Nederland. Classic Design c.s. handelen derhalve onrechtmatig in de Benelux danwel Nederland, als zij via internet door middel van blijkens hun inrichting mede op de Benelux dan wel Nederland gerichte websites, inbreukmakende stoelen aanbieden. Of daarvan sprake is hangt af van de omstandigheden, zoals het top-level domain van de internetadressen, de taal waarin de websites zijn gesteld dan wel de taalkeuzemogelijkheden die de websites bieden en (andere) verwijzingen op de websites naar (een) bepaalde land(en).

Het Hof toetst aan de hand van de hiervoor geïntroduceerde maatstaven:

“10. (…) Op de eerste webpagina bevinden zich afbeeldingen van vlaggen van verschillende landen, waaronder de Nederlandse en de Belgische vlag met de vermelding ‘dutch €’ respectievelijk ‘belgium €’. Indien men de Nederlandse vlag aanklikt, komt men op een (grotendeels) in het Nederlands gestelde webpagina, als men de Belgische vlag aanklikt komt men op een grotendeels in het Frans gestelde webpagina. Hieruit volgt naar het oordeel van het Hof dat de website van Classic Design blijkens haar inrichting op Nederland en België is gericht”.

Inbreuk. De beantwoording van de vraag of er ook daadwerkelijk sprake is van inbreuk, is, gezien de leeftijd, de Amerikaanse nationaliteit van de stoel en het reciprociteitbeginsel van de Berner Conventie niet eenvoudig. Het Hof Den Haag gaat bij de uitleg van artikel 2 lid 7 BC (wat moet worden verstaan onder de aan tekeningen en modellen verleende ‘bijzondere bescherming’ als bedoeld in de tweede volzin van die bepaling?) in tegen een eerder oordeel van Hof Amsterdam  in een andere Lounge Chair-zaak, waarbij dat hof concludeerde dat aan de Lounge Chair geen auteursrechtelijke bescherming toekwam, omdat, kort gezegd, de bescherming Lounge Chair op grond van de BC beperkt was tot modellenbescherming, wat voor de pré-BTMW Benelux neerkwam op bescherming op grond van slaafse nabootsing. Het Hof Den Haag concludeert:

“18. (…) Hoewel op het relevante tijdstip op 1 maart 1989 wel bijzondere bescherming bestond voor modellen, namelijk de BTMW, bood die wet geen bescherming aan ‘oude’ modellen, dat wil zeggen modellen die vóór 1januari 1975 in de Benelux op de markt waren. Artikel 25 BTMW voorzag — de BTMW is inmiddels vervangen door het Beneluxverdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE); artikel 25 BTMW keert daarin niet terug — weliswaar in een regeling voor ‘oude modellen’, maar die regeling kan naar het oordeel van het hof niet worden aangemerkt als een bijzondere bescherming voor tekeningen en modellen. Artikel 25 BTMW hield immers in dat de bescherming die de nationale wetgeving vóór 1 januari 1975 aan tekeningen en modellen bood, werd verlengd. Deze bescherming bestond overigens niet alleen op grond van het leerstuk van de onrechtmatige daad, maar ook op grond van auteursrecht en merkenrecht, mits aan de gestelde eisen voor bescherming was voldaan. In het licht hiervan is het hof van oordeel dat aan de Lounge Chair toentertijd geen bijzondere bescherming als model toekwam, zodat op grond van het laatste zinsdeel van de tweede volzin van artikel 2 lid 7 BC de Lounge Chair wordt beschermd als werk van kunst. Dit brengt mee dat Vitra aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming, mits de Lounge Chair met Ottoman een werk is in de zin van de Auteurswet 1912”

En dat is zo volgens het hof:  “Het gaat om een revolutionair ontwerp, afwijkend van het tot dan toe gangbare type ‘fauteuil’. Het leidt geen twijfel dat de Lounge Chair met Ottoman een werk is waaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt.”

Nu de afbeeldingen van Classic Design exacte kopieën tonen van de stoel, is het Hof van oordeel dat Classic Design door het aldus te koop aanbieden van de zitmeubelen inbreuk maakt op het auteursrecht van Vitra. Classic Design maakt zich naar mening van het Hof tevens schuldig aan merkinbreuk, nu Classic Design op haar website tekens gebruikt die gelijk zijn aan het woordmerk EAMES en het vormmerk van Vitra suggereert Classic Design dat het om de originele van Vitra afkomstige Lounge Chair en Ottoman gaat.

Op basis van de geconstateerde inbreuk op auteurs- en merkrechten, oordeelt het Hof dat het bevel om de website van Classic Design ontoegankelijk te maken voor bezoekers uit Nederland dan wel de Benelux passend en toewijsbaar is, voorzover deze website inbreuk maakt op de auteurs- en merkrechten van Vitra. Het gevorderde inbreukverbod beperkt het Hof tot de levering in Nederland van modellen die inbreuk maken op het auteursrecht op de Lounge Chair en Ottoman.

Lees het arrest hier.