Woord- en of beeldmerk  

Het beroep op “Heilung” door Hevea c.s. met betrekking tot (outdoor)schoenen, wordt door het Hof verworpen, omdat volgens het Hof het daartoe overgelegde bewijsmateriaal onvoldoende is om te concluderen dat het merk is gebruikt voor (sport)schoenen. (De zin “Hevea c.s. hebben een schoen ter griffie gedeponeerd.” verdient het om geciteerd te worden).

Het hof overweegt, met verwijzing naar HR Sidoste/Bonnie Doon, dat er wel sprake is van merkhandhavend normaal gebruik van een ander Noors merk (het Noorse 98 merk) voor schoenen, maar dat er geen stukken zijn overgelegd waaruit valt af te leiden dat er schoenen zijn verkocht onder het Noorse 83 merk. Hevea c.s. wordt, na de eerdere bewijsopdracht met betrekking tot het Noorse 83 merk voor schoenen, nu nogmaals toegelaten te bewijzen dat het Noorse 83 merk ook voor (andere) schoenen is gebruikt. De vraag of het Noorse 83 merk nietig is, heeft het Hof al in het eerste tussenarrest behandeld en ontkennend beantwoord.

Met betrekking tot de inbreukvraag overweegt het Hof dat eerst dient vast te staan waarvoor Hevea c.s. hun merken in de Benelux hebben gebruikt. Het Hof gaat ervan uit dat, hoewel niet vaststaat dat het Noorse 83 merk is gebruikt, Hevea c.s. wel een van hun Vikingmerken, althans het woord Viking in de Benelux hebben gebruikt voor zowel laarzen als schoenen. Bovendien zijn er schoenen onder het Noorse 98 merk verkocht.

Hevea c.s. heeft aangegeven dat zij haar plannen om de merken/aanduidingen Viking in de Benelux te gaan gebruiken voor kleding en hoofddeksels niet heeft doorgezet. De schaatsenfabriek heeft deze stelling niet gemotiveerd betwist. De stelling dat er sprake is van een dreiging van gebruik kan het Hof, zonder nadere toelichting, niet volgen. Aangezien het Hof reeds in een tussenarrest heeft overwogen dat er geen sprake is van soortgelijkheid tussen schaatsen en schoenen, is er geen inbreuk op grond van sub b. Over de sub c grond heeft het Hof partijen in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten over de bekendheid van de VIKING-merken.

Het beroep van Hevea c.s. op rechtsverwerking wegens gedogen van het gebruik van het Noorse 83 merk (in ieder geval voor laarzen) slaagt, hetgeen het Hof baseert op de omstandigheden van het geval, waaronder een sommatiebrief uit 1991 van de gemachtigde van de schaatsenfabriek.

Het hof stelt de schaatsenfabriek nog in de gelegenheid zich uit te laten over de stelling van Hevea c.s. dat er sprake is van misbruik van recht door zich te verzetten tegen het gebruik van het woord Viking. Voor wat betreft het overige (waaronder de nevenvorderingen), wordt de beslissing van het Hof aangehouden.

Met betrekking tot d gevorderde winstafdracht stelt het hof dat zij daar zo nodig in een later stadium op zal ingaan. “Nu de Hoge Raad onlangs in zijn arrest van 27 oktober 2006 vragen heeft gesteld aan het Benelux-Gerechtshof over “gebruik te kwader trouw”{ als bedoeld in artikel 13A lid 5 BMW (winstafdracht), zal het hof zijn eventuele beslissing op dat punt in ieder geval aanhouden tot dat daarover door het Benelux-Gerechtshof zal zijn beslist.”

Lees het arrest hier.

De Grote Kamer stelt daartoe dat:

“72.  In the light of the aforementioned decisions, the Grand Chamber agrees with the Chamber's conclusion that Article 1 of Protocol No. 1 is applicable to intellectual property as such. It must now examine whether this conclusion also applies to mere applications for the registration of a trade mark..

76. (…)With this in mind, the Court takes due note of the bundle of financial rights and interests that arise upon an application for the registration of a trade mark. It agrees with the Chamber that such applications may give rise to a variety of legal transactions, such as a sale or licence agreement for consideration, and possess – or are capable of possessing – a substantial financial value. With regard to the Government's submission that dealings in respect of applications for the registration of a mark are of negligible or symbolic value only, it is noted that in a market economy, value depends on a number of factors and it is impossible to assert at the outset that the assignment of an application for the registration of a trade mark will have no financial value. In the instant case, as the applicant company was not slow to point out, the mark in question possessed a definite financial value on account of its international renown.

78.  (…) These elements taken as a whole suggest that the applicant company's legal position as an applicant for the registration of a trade mark came within Article 1 of Protocol No. 1, as it gave rise to interests of a proprietary nature. It is true that the registration of the mark – and the greater protection it afforded – would only become final if the mark did not infringe legitimate third-party rights, so that, in that sense, the rights attached to an application for registration were conditional. Nevertheless, when it filed its application for registration, the applicant company was entitled to expect that it would be examined under the applicable legislation if it satisfied the other relevant substantive and procedural conditions. The applicant company therefore owned a set of proprietary rights – linked to its application for the registration of a trade mark – that were recognised under Portuguese law, even though they could be revoked under certain conditions. This suffices to make Article 1 of Protocol No 1 applicable in the instant case and to make it unnecessary for the Court to examine whether the applicant company could claim to have had a “legitimate expectation”.”

Voor Anheuser-Busch maakt dat in dit geval echter niet zoveel uit. “In the light of the foregoing, the Court therefore concludes that the Supreme Court's (Portugal) judgment in the instant case did not constitute interference with the applicant company's right to the peaceful enjoyment of its possessions. There has, therefore, been no violation of Article 1 of Protocol No. 1.”

Lees de uitspraak hier. Eerder bericht hier.

Eisers hebben terecht een beroep gedaan op artikel 2.20 lid 1.b. BVIE, aangezien sprake is van verwarringsgevaar doordat gedaagden gebruik maken van het in het geding zijnde etiket. “Bij de visuele gelijkenis komt het allereerst aan op het beeld van het merk en wat van dat beeld in het geheugen blijft hangen.” In het onderhavige geval zijn dat de woorden Van Dijk's zoals die voorkomen op het door eisers geproduceerde en op de markt gebrachte roggebrood.

Doordat ook op het door [de gedaagde broer & echtgenote] geproduceerde en door gedaagden, althans Eurobanket, op de markt gebrachte roggebrood de vermelding Van Dijk voorkomt, bestaat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter enig verwarringsgevaar. Sommige consumenten zullen waarschijnlijk wel kijken of de naam Van Dijk op het door hen te kopen pakje roggebrood voorkomt. Nu dit tevens het geval is bij het door gedaagden geproduceerde en op de markt gebrachte roggebrood, bestaat dus enig gevaar van associatie met het merk van eisers. Het gebruik van de kleur geel met zwarte letters speelt echter nauwelijks of geen rol. Die kleurencombinatie is zeer gebruikelijk bij verpakkingen van roggebrood van allerlei merken.

‘De Hnw bevat verboden, het BVIE geeft rechten.’ Op grond van de combinatie van beide wettelijke bepalingen kan het gebruik worden verboden van een handelsnaam die met een merk overeenstemt. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan in het onderhavige geval sprake, nu het roggebrood geproduceerd en op de markt gebracht door gedaagden als naam van de producent vermeld "[gedaagde broer], De Brea Bakker".

Deze naamsaanduiding is - anders dan Eurobanket heeft betoogd - aan te merken als een handelsnaam. Dit gebruik kan enige verwarring opleveren bij het publiek. Gelet op het feit dat de eisende broer het familiebedrijf heeft voortgezet en het merk Van Dijk’s roggebrood al vele jaren op de markt wordt gebracht, acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat door het handelen van de gedaagde broer afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen dan wel de reputatie van het merk.

Derhalve is er eveneens sprake van het plegen van inbreuk op het merkenrecht van [de eisende broer] als bedoeld in artikel 2.20.1.d BVIE.

Voor zover eisers hebben betoogd dat gedaagden een verbod moet worden opgelegd op grond van de Handelsnaamwet, overweegt de voorzieningenrechter dat voor een dergelijk verbod de verzoekschriftprocedure ex artikel 6 Hnw de geëigende weg is, zodat deze overtreding niet kan dienen als grondslag voor de vordering.

Het verweer van Eurobanket dat er geen sprake is van een bekend merk zal worden gepasseerd nu er sprake is van een gedeponeerd merk dat bescherming geniet op grond van het BVIE.

Met betrekking tot het gebruik van de eigen naam stelt de rechter dat artikel 2.23. lid 1.a BVIE (art. 13A lid 7.a BMW oud) weliswaar het recht beperkt van de merkhouder in die zin dat hij niet kan optreden tegen gebruik in het economisch verkeer van naam en adres van een derde voor zover er sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel.

Niet toegelaten is echter de vermelding van de eigennaam op een zo opvallende wijze, dat het als gebruik van handelsnaam of merk heeft te gelden. De wijze waarop de woorden "Gebakken door [de gedaagde broer], De Brea Bakker" op het in het geding zijnde etiket zijn vermeld, is zo opvallend dat het als handelsnaam of merk heeft te gelden. De gewraakte tekst is in grote letters op het etiket vermeld en bovendien in een kader geplaatst, waardoor deze duidelijk opvalt. Het door gedaagden gedane beroep op voormelde uitzonderingsbepaling kan dan ook niet slagen.

De Rechtbak verbiedt vervolgens “iedere inbreuk op het merkrechten van [de eisende broer] en ieder onrechtmatig gedrag bestaande uit het op ongeoorloofde wijze aanhaken bij de naamsbekendheid van het merk Van Dijk en het afbreuk doen aan de reputatie van [de eisende broer & echtgenote naam] Vof, te staken en gestaakt te houden, waartoe, althans voor zover het roggebrood betreft dat niet door [de eisende broer & echtgenote naam] Vof is geproduceerd, eveneens behoort een verbod op het gebruik van de naam [Van Dijk] in combinatie met Fries roggebrood, althans roggebrood of een al dan niet Friese vertaling daarvan, op productaanduidingen in of op enig medium gericht op Nederland, waaronder ook Internet (…)]

De proceskostenveroordeling is een beetje onduidelijk. Hoewel de gedaagde broer iedere verdere inbreuk wordt verboden concludeert de Rechtbank toch “Nu alle partijen deels in het (on)gelijk zullen worden gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd als na te melden. (…) compenseert de proceskosten, in die zin dat ieder de eigen kosten draagt.“

Lees het vonnis hier.

De hiervoor opgesomde elementen (de vormgeving van de gulp; de vormgeving van het kruis; het stiksel aan de voor/zijkant van de broek op heuphoogte; de vormgeving van de broekzakken en het kleingeldzakje aan de voorzijde van de GAGE broek; de vormgeving van de achterzakken en de dubbele stiksellijn in het midden daarvan; de vorm van de hogere tailleband aan de achterzijde van de broek; het bleekleren label op de achterzijde van de broek – IEF) die volgens Tommy Hilfiger tezamen het eigen, oorspronkelijk karakter aan de GAGE spijkerbroek geven leveren niet een kenmerkende en/of opvallend creatieve combinatie op, zodat de spijkerbroek naar het voorlopig oordeel van het hof niet is aan te merken als een werk dat oorspronkelijk is en het persoonlijk stempel van de maker draagt.”

Van (onrechtmatige) nabootsing is ook geen sprake. The Sting heeft met de met de Hallinger spijkerbroek voldoende afstand genomen van de GAGE spijkerbroek. De totaalindrukken verschillen. “Het mag zo zijn dat eerder naar de overeenkomsten tussen beide broeken dan naar de verschillen moet worden gekeken, het zijn evenwel met name elementen van de Hallinger spijkerbroek als de drie parallelle stiksels aan de binnenzijde van de pijpen, de ‘washing’ aan de onderzijde van de pijpen, de drie parallelle stiksels met daarin een ‘H’ op de achterzakken en de riemlussen aan de achterzijde in de vorm van een H, die niet voorkomen in de GAGE spijkerbroek en die meebrengen dat de totaalindruk van de Hallinger spijker-broek afwijkt van die van de GAGE spijkerbroek.”

Het beroep op modellenrecht wordt afgewezen, omdat het de broek, om de eerder genoemde redenen, niet nieuw is en geen eigen karakter bezit.

Ook van merkinbreuk is geen sprake. De door The Sting gebruikt tekens - Hallinger, al dan niet in combinatie met een kapitale H, Hallinger Denim en HLGR leiden niet tot verwarring. Met betrekking het teken HLGR merkt het hof nog op dat “het voorshands niet aannemelijk acht geworden dat het in aanmerking komende publiek kan menen dat van dit teken voorziene kledingstukken van Tommy Hilfiger afkomstig zijn; indien van de door Tommy Hilfiger gebruikte merken de klinkers worden weggelaten verkrijgt men andere combinaties van medeklinkers.”

Opmerkelijk is wellicht het oordeel van het hof over de bescherming van bekende kledingmerken: “Dat zich niet licht gevaar van verwarring met dit teken, noch met de andere door The Sting gebruikte tekens zal voordoen geldt te meer nu algemeen bekend is dat kopers van kledingstukken die ‘gevoelig’ zijn voor merknamen, in het algemeen meer dan gemiddeld geïnformeerd zijn over de gebruikte tekens van de diverse merken, met name die van de bekendere merken (zoals bij Tommy Hilfiger het bekende smalle rood-wit embleempje). De consumenten die hiervoor niet, althans minder, gevoelig zijn zullen zich bij de aanschaf van een spijkerbroek eerder laten leiden door het model, de (kleur van) stof, de op het moment van aankoop in de mode zijnde kenmerken, alsmede de prijs.”

De gebruikte tekens stemmen bovendien niet op verwarringwekkende wijze overeen en het hof volgt daarin de motivering van de voorzieningenrechter, net als bij het afwijzen van het beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE.

De incidentele grief van The Sting dat het Amsterdamse Hof niet bevoegd is faalt. De Voorzieningenrechter in Den Haag is slechts bij uitsluiting bevoegd om (voorlopige en beschermende) maatregelen te bevelen indien het gaat om maatregelen die van kracht zijn op het grondgebied van elke Lid-Staat. Hieraan doet het bepaalde in art. 3 van de Uitvoeringswet E.G. Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, waarop The Sting zich beroept, niet af, nu, indien laatstgenoemd artikel al in strijd mocht zijn met art. 99 lid 1, respectievelijk 2, van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, die Verordening rechtstreekse werking heeft en daarmee strijdige nationale wetgeving buiten toepassing moet blijven.

Lees het arrest hier.

Voor het overige oordeelt de Voorzieningenrechter dat onvoldoende overeenstemming is om van merkinbreuk te spreken. De verschillen zijn meer bepalend dan de overeenkomsten, en er is geen verwarring bij het publiek te duchten.

Ook heeft Bison bezwaren geuit tegen een reclamespotje van Henkel dat betrekking heeft op montagekit. Aangezien in dit spotje op geen enkele wijze wordt verwezen naar Bison, kan niet worden ingezien waarom deze als vergelijkende reclame onrechtmatig zou zijn. Ook is geen sprake van misleidende reclame. Naast het feit dat de consument zich van enige overdrijving wel bewust zal zijn, zal de consument de reclame uiting ook wel enigszins sceptisch of met humor beoordelen.

Hierbij houdt het nog niet op. Bison maakt verder bezwaar tegen de tekst op de verpakking van de secondelijm van Henkel. Hierop staat onder meer “the strongest ever”, “vijftig procent krachtiger dan voorheen” en “weerstaat mechanische trekkracht tot 270 kg/cm2”. Henkel heeft ter staving van deze claims een testrapport overgelegd. Bison slaagt er niet in om Henkel’s beweringen voldoende te betwisten. Deze claims zijn dan ook niet onjuist of misleidend. Ten aanzien van de superioriteitsclaim “the strongest ever” voegt de Voorzieningenrechter nog toe dat bovendien moet worden bedacht dat het gebruik van dergelijke superlatieven in de reclame zodanig is uitgehold, dat het publiek niet snel meer geneigd is deze mededeling als een superioriteitsclaim op te vatten.

Als laatste buigt de Voorzieningenrechter zich over proceskostenvordering. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen het merkengeschil en de vergelijkende / misleidende reclame vorderingen. Aangezien het door Henkel overgelegde kostenoverzicht hier geen onderscheid in maakt, gaat de Rechtbank met Bison mee in het betoog dat ongeveer 40 % van de kosten in deze procedure betrekking heeft op het merkengeschil. De Voorzieningenrechter beschouwt een bedrag van 20.000 EUR door Henkel als voldoende onderbouwd en veroordeelt Bison in de kosten van het geschil, begroot op 21.064 EUR.

Lees het vonnis hier.

De facturen hebben betrekking op de levering van meer dan duizend paar schoenen en naar  het oordeel van de rechtbank heeft Axara hiermee voldoende aangetoond dat er sprake is van een normaal gebruik dat tot ‘Heilung’ kan leiden.

De vraag in hoeverre kleding en schoeisel soortgelijk zijn te achten behoeft volgens de rechtbank geen bespreking, aangezien de waren waarvoor met merk van Axara onder meer is ingeschreven, schoeisel, en de waren waarvoor Verton haar teken heeft gedeponeerd in ieder geval dezelfde zijn.

Bij de vergelijking van de merken zelf stelt de rechtbank dat er naast auditieve overeenstemming ook sprake is van visuele overeenstemming, nu in het teken het woord Xarah dat er drie keer in voorkomt waarvan één keer relatief groot geschreven, zonder meer als het dominante bestanddeel beschouwd dient te worden, waarbij hetgeen zich daaromheen bevindt een versiering van ondergeschikte betekenis geacht moet worden. Dit dominante bestanddeel heeft meer overeenkomsten dan verschillen met het merk Axara, terwijl het globaal gezien een vergelijkbare indruk achterlaat.

De vorderingen van Axara zijn derhalve in beginsel voor toewijzing vatbaar zijn.

Lees het vonnis hier.

"De tot voor kort op de website www.inter-flora.nl gehanteerde tekens Inter (-) Flora en Fleurop zijn (vrijwel) identiek aan in ieder geval de woordmerken, althans overeenstemmend. Zo dit gebruik al niet als verwarringwekkend dienstmerkgebruik voor bloemen(diensten) heeft te gelden, dan wordt daarmee zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputaties van de oudere bekende Fleurop- en Interfloramerken. Voor zover sprake is van gebruik van de tekens Inter (-) Flora als handelsnaam of, los daarvan, in de url van de website, is zodoende voor wat het Beneluxmerk en de internationale merken met gelding in de Benelux betreft sprake van handelen in strijd met het in art. 2.20 lid 1 sub d BVIE bepaalde. Dat is op zichzelf inhoudelijk ook niet bestreden door de wel verschenen gedaagde Interieur Flora.
 
Met betrekking tot het merkinbreukverbod en overdrachtsbevel aan Interieur Flora, oordeelt de rechter dat de vorderingen, hoewel gebaseerd op in het zeer recente verleden plaats gehad hebbende merkinbreuk en dreiging van herhaling daarvan mideels de website www.inter-flora.nl, eveneens toewijsbaar zijn aangezien er andere belastende omstandigheden bijkomen. Onder deze omstandigheden vallen bijvoorbeeld de maximale onduidelijkheid die Interieur Flora liet bestaan omtrent haar bemoeienis met de website en de relatie tussen Inter Flora BV en Interieur Flora, het exterieur van haar winkel alwaar eveneens het teken Inter Flora aanwezig waren. De rechter ziet voldoende grond tot toewijzing van de gevorderde in de plaatsstelling ex art. 3:300 BW, een en ander als geformuleerd in het dictum.
 
Het bezwaar van Interieur Flora tegen de gevorderde Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling wordt toegewezen. Interieur Flora voerde aan: "dat de procedure had kunnen worden voorkomen bij het tijdig inschakelen van haar raadsman, van wiens betrokkenheid Interflora c.s. op de hoogte was, maar die desniettegenstaande geen kopie van de sommaties is verstuurd en niet om verhinderdata is gevraagd. Volgens mr. De Boorder is hij pas vrijdag 8 december 2006 op de hoogte gebracht van de mondelinge behandeling op de dinsdag erna, aangezien Interieur Flora er naar haar zeggen van uit ging dat haar advocaat vanwege diens eerdere betrokkenheid bekend was met dit kort geding. Mr. De Boorder, die dit als een overvaltactiek kenschetst, heeft op die grond toepassing van het liquidatietarief bepleit. Aangezien zijdens Interflora c.s. geen enkele steekhoudende verklaring is verschaft voor dit passeren van de hen bekende raadsman van Interieur Flora, waardoor plausibel wordt geacht dat veel onnodige kosten zijn gemaakt, wordt aanleiding gezien de kostenveroordeling van
gedaagden op gronden van redelijkheid te beperken tot het liquidatietarief."

Lees hier het vonnis.