Woord- en of beeldmerk  

In haar antwoord op de vier prejudiciële vragen bevestigt het HvJ  het standpunt van Nokia.

- Het feit alleen dat het risico van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk niet duidelijk aanwezig is of anderszins beperkt is, vormt voor een rechtbank voor het gemeenschapsmerk geen speciale reden om de gedaagde voortzetting van deze handelingen niet te verbieden.

- De omstandigheid dat het nationale recht voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancties op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid, is voor een rechtbank voor het gemeenschapsmerk geen speciale reden vormt om de gedaagde voortzetting van deze handelingen niet te verbieden.

De rechtbank moet, zodra zij voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk heeft verboden, van de in de wettelijke regeling van deze lidstaat voorziene maatregelen nemen welke ervoor zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

- Een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die de gedaagde voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft verboden, is verplicht om overeenkomstig het nationale recht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, zelfs indien dat recht voorziet in een algemeen verbod van inbreuk op de gemeenschapsmerken en in de mogelijkheid om strafsancties op te leggen in geval van voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk, met opzet of uit grove nalatigheid.

Door de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk een algemene verplichting op te leggen om dergelijke maatregelen te nemen wanneer zij voortzetting van inbreuk of dreigende inbreuk verbieden, heeft de gemeenschapswetgever evenwel uitgesloten dat volgens het nationale recht van een lidstaat dergelijke maatregelen slechts kunnen worden genomen indien is voldaan aan bijkomende voorwaarden.

- Een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die de gedaagde voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft verboden, is verplicht om van de in het nationale recht voorziene maatregelen die te nemen welke ervoor zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, zelfs wanneer deze maatregelen krachtens dat recht niet kunnen worden genomen bij een overeenkomstige inbreuk op een nationaal merk.

Lees het arrest hier.

Grief 1 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de aanduiding BATAVUS WHEELY SYSTEM kan worden aangemerkt als normaal gebruik van het merk. Gelet op de verschillen kan niet worden gesproken van een slechts op onderdelen afwijkend gebruik . "De grief heeft geen succes. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het woord WHEELY in het gedeponeerde beeldmerk het onderscheidende kenmerk vormt, in aanmerking genomen dat het naast de - sterk beschrijvende - woorden BIKE SYSTEMS grafisch op de voorgrond treedt en in zijn schrijfwijze er door gekenmerkt wordt dat de tweede letter E in het woord hoger geplaatst is dan de eerste letter E zodat de vorm van de E's min of meer doet denken aan de wielen van een fiets, waarvan het voorwiel door een fietslift omhoog worden gebracht. [...] Dezelfde overheersende kenmerken zijn terug te vinden in de schrijfwijze van het woord WHEELY in het teken BATAVUS WHEELY SYSTEM."

Zowel het gebruik op de website als het gebruik bezien in samenhang met het gebruik in de vorm van BATAVUS WHEELY SYSTEMS wettigt volgens het hof de conclusie dat sprake is van een normaal gebruik van het merk als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub a BMW.

Met grief drie verdedigt Euretco het door de rechtbank verworpen standpunt dat Encon het merk WHEELY BIKE SYSTEMS niet heeft gebruikt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Het hof stelt dat er in de BMW, noch in het Uitvoeringsreglement aanknopingspunten zijn te vinden voor het kennelijk door Euretco verdedigde standpunt dat het begrip 'de waren waarvoor het merk is gedeponeerd'  een zodanig scherpe begrenzing vindt in de gekozen (in elk geval geregistreerde) klasse, dat aan deze geregistreerde klasse doorslaggevende betekenis toekomt bij de beantwoording van de vraag of er sprake is geweest van instandhoudend gebruik van het merk. Het hof stelt dat niet kan worden geoordeeld dat sprake is van een zodanige onnauwkeurige, in ieder geval vage en/of ruime aanduiding van de waren, dat het gebruik van het omstreden merk voor een fietsopbergsysteem niet kan worden aangemerkt als gebruik van het merk voor de waren waarvan opgave is gedaan.

De rechtbank heeft volgens het hof terecht de reconventionele vordering van Encon ten aanzien van inbreuk op het merkrecht afgewezen, aangezien Encon als licentiehouder als bedoeld in artikel 11D BMW niet de bevoegdheid kan ontlenen tot het instellen van een verbods- of gebodsvordering. Onterecht afgewezen zijn de vorderingen tot het verkrijgen van schadevergoeding en of het afdragen van ten gevolge van het inbreukmakende gebruik genoten winst (welk recht de licentiehouder wel toekomt).

Grief 2 in het incidenteel appèl klaagt erover dat de rechtbank de vordering tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat, niet meteen heeft toegewezen. Het debat over de omvang van de schade zal pas kunnen plaatsvinden na de vaststelling dat (enig) oorzakelijk verband bestaat tussen de merkinbreuk en de onrechtmatige dreiging met rechtsmaatregelen enerzijds en de door Encon gestelde schade anderszijds.

Lees het arrest hier.

Bij de beoordeling van de hier conflicterende grondrechten (van godsdienstvrijheid onderscheidenlijk van Vrije meningsuiting), gaat het om het antwoord op de vraag of Agni krachtens het Nederlandse grondwettelijke recht op vrijheid van godsdienst terecht aanspraak maakt op de gevorderde veroordelingen van SE c.s. en of dat antwoord recht doet aan de grenzen van de beleidsvrijheid bij de toepassing van de bepalingen van het EVRM.

Bij de beantwoording van die vragen stelt het hof vast dat er niet voldoende feiten of omstandigheden zijn gesteld of gebleken waaruit voortvloeit dat het gebruik door SE cs, van de naam 'Shiva (Entertaimnent)' voor haar handelsactiviteiten een feitelijke beperking betekent of naar haar aard een feitelijke beperking kan betekenen van de vrijheid voor Hindoes om hun geloof aan te hangen en uit te oefenen op de door hen gewenste wijze. Dat dat gebruik, naar door Agni voldoende aannemelijk is gemaakt, door Hindoes als kwetsend wordt ervaren, maakt dat niet anders

Het gaat bij de beantwoording van de vragen, anders gezegd, aldus om de beoordeling of het gebruik van de naam 'Shiva (Entertainment)' door SE cs. in meer beperkte zin, dat wil zeggen in het licht van dat kwetsende karakter, de toewijzing van de vorderingen van Agni op grond van het recht van godsdienstvrijheid rechtvaardigt.
 
In dit verband komt betekenis toe aan het feit dat SE c.s, de naam 'Shiva (Entertainment)' gebruikt zonder dat dat gebruik en de desbetreffende beelddragers of de verpakking daarvan andere gegevens (woorden, symbolen of tekens) bevatten die op directe of indirecte wij ze als een verwijzing naar een aan het hindoeïsme ontleend begrip kunnen worden opgevat. Voorts komt hier betekenis toe aan het feit dat 'Shiva' een met zekere regelmaat voorkomende meisjesnaam is, terwijl niet is gesteld of gebleken dat aan de keuze voor en/of het gebruik van die meisjesnaam (in relevante mate) aan het hindoeïstische geloof ontleende motieven ten grondslag liggen.

Ook is hier van belang dat 'Shiva' een naam is die in het handelsverkeer als bedrijfsnaam wordt gebezigd voor diverse, onderling uiteenlopende, niet religieuze bedrijfsactiviteiten. Ten slotte is hier van belang dat (de door SE c.s. verhandelde) pornografie in Nederland legale handelswaar vormt en dat er daarom in zoverre tegen de handelsactiviteiten van SE c.s, geen bezwaar bestaat.

Al deze feiten en omstandigheden in onderling verband wegend en beoordelend komt het hof tot het oordeel dat hier niet sprake is van een zodanige inbreuk door SE c.s. op de beleving en uiting van hun geloof door Hindoes, dat de vrijheid van SE c.s. om haar handelsactiviteiten onder de gewraakte naamvoering te ontplooien, daarvoor zou moeten wijken uit hoofde van de krachtens de Nederlandse grondwet of het EVRM aan Hindoes toekomende vrijheid van godsdienst.

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat aan een en ander niet afdoet dat hier van de vorenomschreven kwetsing van Hindoes sprake kan zijn, dat pornografie geen moraalvrije kwestie is en dat sommige ondernemingen op verzoek van Agni vrijwillig het gebruik van aan het hindoeïsme ontleende namen of symbolen voor hun producten hebben gestaakt.

Ook indien de keuze voor en het behoud van haar naamvoering door SE c.s. in verband met die kwetsing en die moraliteitsvraag als onkies moet worden gekenmerkt, brengt dat onder de vorenomschreven omstandigheden immers nog niet mee dat Agni aan die naamvoering, met een beroep op hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, met succes een einde kan maken.

Daarbij weegt ten voordele van SE c.s. dat zij zich - naar zij stelt en door Agni niet voldoende is weersproken bij de keuze voor de naam Shiva voor haar handelsactiviteiten heeft laten leiden door het neutrale gebruik van die naam als meisjesnaam.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Lees het arrest hier.

Phonenames stelt dat van normaal gebruik geen sprake is, 1-800-Flowers stelt dat dat wel het geval is.

De Rechtbank overweegt ten aanzien hiervan als volgt:

"Of sprake is van normaal gebruik van de merken [van 1-800-Flowers, IEF] in de Benelux dient te worden getoetst aan de hand van het criterium dat het merk overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul-Ajax). De rechtbank ziet aanleiding gebruik te maken van de door artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE gegeven bevoegdheid 1-800-Flowers met het bewijs van het gebruik te belasten omdat zij, indien de merken inderdaad de afgelopen vijf jaar zijn gebruikt, dat bewijs relatief eenvoudig moet kunnen bewijzen."

Over het gestelde gebruik overweegt de rechtbank als volgt. Gebruik van de merken op haar website kan volgens de Rechtbank niet als gebruik in de Benelux gelden, gelet op de Engelse taal waarin de website is gesteld en de opgegeven prijzen in dollars, de 'occasions' waarvoor de bloemen kunnen worden besteld (een in Nederland voor de verkoop van bloemen belangrijke dag als moederdag ontbreekt bijvoorbeeld) en vermelding van slechts een Amerikaans telefoonnummer voor het opgeven van bestellingen, wordt met de website, en dus ook met de merken op die site, kennelijk niet getracht afzet in de Benelux te vinden of te behouden. De 'international delivery page' geeft slechts de mogelijkheid van bezorging in de betreffende landen aan. Daaruit volgt niet, zoals 1-800-Flowers stelt, dat de pagina gericht is op de consument in de Benelux.

De enkele mogelijkheid de website vanuit de Benelux te bereiken betekent volgens de Rechtbank niet dat de website is gericht op het vinden of behouden van afzet in de Benelux. Ook is niet van belang dat bestellingen in de Benelux bezorgd kunnen worden nu die bezorging, zoals Phonenames onweersproken en gesubstantieerd heeft gesteld, feitelijk wordt uitgevoerd door andere bedrijven en daarbij de merken niet worden gebruikt.

1-800-Flowers heeft nog een lijst overgelegd van deelnemers aan haar 'affiliate marketing 'program', maar geen enkel voorbeeld overgelegd van een op de Benelux gerichte website waarop haar banner daadwerkelijk is geplaatst. Dat zij op deze wijze haar merken in de Benelux gebruikt, kan daarom niet worden aangenomen. De 'Fresh Flowers from Holland' -campagne was, zoals 1-800-Flowers zelf stelt en ook blijkt uit de door haar overgelegde producties, gericht op het afzetten van Nederlandse bloemen en planten op de Amerikaanse markt. Indien de merken in dat verband zijn gebruikt was dat gebruik dus niet gericht op het vinden of behouden van afzet in de Benelux. De campagne dateert bovendien van vóór de relevante periode.

Over het vermeende gebruik als merk in de handelsnaam of domeinnaam is de Rechtbank kort. "Dat standpunt is onjuist, daargelaten dat een dergelijk gebruik nog niet betekent dat het merkgebruik in de Benelux heeft plaatsgevonden."

1-800-Flowers slaagt er dus niet in aan te tonen dat zij de afgelopen vijf jaar normaal gebruik van de merken in de Benelux heeft gemaakt. Op het aanbod tot nadere bewijslevering gaat de rechtbank niet in.

De conclusie van de Rechtbank is dat door het verval van recht op de merken het verbod wegens merkinbreuk door Phonenames niet kan worden toegewezen. De aanvragen van Gemeenschapsmerken bieden evenmin basis voor toewijzing omdat nog geen inschrijving heeft plaatsgevonden in verband met de hangende oppositieprocedure. De rest van de stellingen doet de Rechtbank af als onvoldoende gemotiveerd.

De Rechtbank verklaart de (Benelux) merkrechten vervallen en beveelt de doorhaling van de inschrijvingen in het Benelux Merkenregister. 1-800-Flowers wordt veroordeeld in de (forfaitaire) proceskosten.

Lees het vonnis hier.

Wat het eerste verweer betreft, oordeelt de rechter dat het "visuele kenmerk van het ingeschreven beeldmerk niet zodanig bepalend voor dat merk, dat daaraan doorslaggevende betekenis zou moeten worden toegekend. Het begripsmatige element, het woord Bentley, is, mede gelet op de aard van de aangeboden diensten, dusdanig kenmerkend, dat het geschreven merk ook beschermt tegen oneigenlijk gebruik van het woordmerk Bentley."
 
Vervolgens gaat de rechter voor elk van de feitelijke uitingen van Van den Akker na, of zij bij het publiek de indruk wekken dat er een commerciële of bijzondere band bestaat tussen Bentley en Van den Akker.
  
4.5 "Bovenbedoelde indruk heeft Van den Akker naar het oordeel van de rechter zonder meer gewekt bij de personen die de uitnodiging (prod. 17 zijdens Bentley c.s.) voor de opening van de nieuwe showroom hebben ontvangen. In die uitnodiging staat onder meer "Vanuit dit moderne onderkomen zullen wij naast onze exclusieve Audi's voortaan in het verlengde hiervan ook het merk Bentley vertegenwoordigen." De term "vertegenwoordigen" wekt op zijn minst de indruk van een officieel dealerschap, althans van het bestaan van een commerciële of bijzondere band tussen Bentley en Van den Akker. Daarin heeft Bentley derhalve een gegronde reden zich tegen het in die uitnodiging gemaakte gebruik van haar merk te verzetten.(...)
 
4.6     Voorts is de rechter van oordeel dat het gebruik van de aanduiding "Vd Akker Audi & Bentley" tevens moet worden opgevat als het gebruik van een handelsnaam die dient ter onderscheiding van diensten en waren, namelijk de gespecialiseerde wederverkoop en reparatie van auto's van het merk Bentley. Dat sprake is van een handelsnaam volgt ook uit de tekst in genoemde uitnodiging voor de opening van de showroom, waarin Van den Akker schrijft: "Audi vd Akker heet voortaan: vd Akker Audi & Bentley" Die nieuwe naam wordt ook als zodanig onderaan de website van Van den Akker gebruikt met daaronder het adres van de showroom in Best alsmede op de (inmiddels weggenomen) aankondiging naast de A2 waarmee de komst van de nieuwe showroom werd aangekondigd. Dergelijk gebruik van een handelsnaam wekt de suggestie dat Van den Akker een officiële dealer is van Bentley (en Audi).

Van den Akker legt in die handelsnaam naar het oordeel van de rechter te veel nadruk op het merk Bentley en te weinig op haar eigen onderneming, te weten het gespecialiseerd zijn in het onderhouden en repareren van auto's van het merk Bentley en het verkopen van "gebruikte" Bentleys door bijvoorbeeld aan de handelsnaam de term "specialist" of iets dergelijks toe te voegen of deze vergezeld te doen gaan van een aanduiding die het niet beperkt zijn tot één merk accentueert. Op goede gronden verzetten Bentley c.s. zich tegen dergelijk gebruik van hun merk en naam als onderdeel van een handelsnaam van Van den Akker c.s.. Onderdeel 2 van de vordering is in die zin toewijsbaar.
 
4.7     Het vorenstaande doet zich tevens gelden ten aanzien van het gebruik door Van den Akker van de naam VD AKKER (in grote rode letters) met daaronder (in kleinere witte letters) AUDI & BENTLEY in een logo of daarop gelijkend beeld, zoals die bijvoorbeeld bovenaan haar website  en op genoemde uitnodiging ter opening van de showroom is gebruikt. Het "weven" van de naam Bentley in een eigen logo is ook een vorm van gebruik als handelsnaam die officieel dealerschap suggereert. Daaraan doet niet af het feit dat de naam VD AKKER, door een groter lettertype en het gebruik van een "signaalkleur", in eerste instantie wellicht meer in het oog springt dan de woorden AUDI & BENTLEY.
 
4.8     Dat alles geldt naar het oordeel van de rechter niet voor de presentatie op de gevel van de showroom van Van den Akker naast de A2 in Best. Daarop staat uiterst rechts op de voorgevel in grote rode letters "VD AKKER" en op aanzienlijke afstand daarvan in veel kleinere witte letters uiterst links, "AUDI & BENTLEY". Daarmee is van een vorm van handelsnaam of logo geen sprake. Van omstandigheden die naast het gebruik van het woordmerk Bentley zouden kunnen duiden  op een commerciële of bijzondere band tussen Van den Akker en Bentley, is niet gebleken. In dat licht constateert de rechter met name dat evenmin bedient van een voor officiële merkendealers gebruikelijk "merkenzuil" (zoals in de Porsche-zaak, Rechtbank 's Gravenhage 31 mei 2006, HA ZA 04-2610) of andere uitingen die in het bijzonder door dergelijke dealers plegen te worden gebruikt om zich te onderscheiden van andere autobedrijven die niet officieel merkendealer zijn."

De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis het gebruik van het woord “Bentley” als onderdeel van haar of hun handelsnaam te staken en gestaakt te houden met dien verstande dat deze veroordeling niet geldt indien bij dergelijk gebruik duidelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat gedaagden geen commerciële of bijzondere band met eisers hebben;

Lees het vonnis hier.

Met betrekking tot het in aanmerking te nemen publiek overweegt het GvEA:

"the likelihood of confusion must be assessed globally by reference to the perception which the relevant public has of the signs and the goods and services in question, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case, in particular the interdependence between the similarity of the signs and that of the goods or services designated"

Het in dit geval in aanmerking te nemen publiek zijn de Deense en Finse consumenten. Deze consumenten begrijpen over het algemeen ook de engelse taal.

Met betrekking tot de soortgelijkheid van de goederen overweegt het GvEA dat deze identiek zijn.

Het GvEA geeft aan dat het woord "BROTHERS" het dominerende bestanddeel vormt van beide merken. Met betrekking tot het gedeelte "by CAMPER" overweegt het GvEA:

That assessment cannot be called into question from a semantic point of view by the applicant’s argument that the Board of Appeal wrongly held that the words ‘by CAMPER’ do not refer to the commercial origin of the goods. That argument has no factual basis and does not correspond to the content of the contested decision. Thus, in paragraph 22 of the contested decision, the Board of Appeal merely stated the following:

‘[T]he element “by CAMPER” will be perceived as subsidiary, also due to the fact that the relevant public will perceive it as a mere indication of the undertaking producing the goods in question. Thus, the relevant consumer will focus [his] attention on the word “BROTHERS”, which does not refer to the name of the producer.’

Het GvEA geeft dat er sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en concludeert dat er verwarringsgevaar aanwezig is.

"The Court considers that that assessment is not vitiated by error. The addition of the words ‘by CAMPER’ in the mark applied for (two words and three syllables) to the word ‘BROTHERS’ of the earlier mark is only secondary in relation to the latter because, as the Board of Appeal states, it is likely that those two words will not be pronounced by the relevant consumers. A mark which includes several words will generally be abbreviated orally to something easier to pronounce. The mark BROTHERS by CAMPER will therefore easily be mentioned orally as BROTHERS, which gives rise to an obvious likelihood of confusion with the earlier mark."

Camper's argument dat haar merk CAMPER een bekend merk is en dat dit het verwarringsgevaar zou wegnemen wordt door het GvEA afgewezen. Associatiegevaar door consumenten wordt niet weggenomen door de bekendheid van het merk CAMPER.

Lees het arrest hier.