Woord- en of beeldmerk  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 17 juli 2012, zaaknr. 418934/KG ZA 12-482 (AviaVox B.V. tegen YAP B.V.)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE Advocatuur.

Merkenrecht. Software.

AviaVox houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van geautomatiseerde omroepsystemen voor luchthavens. Eén van de klanten van AviaVox is Schiphol. AviaVox is houdster van het Gemeenschapswoordmerk AIRLINE-GATE-CLIENT. Daarnaast brengt AviaVox producten op de markt onder de beschrijvingen Zone Visualizer en Vox-out-of-a-box. YAP B.V. is een concurrent van AviaVox. Op de website van YAP staat onder meer een promotiefilm waarop beelden worden getoond die zijn opgenomen op de luchthaven Schiphol en teksten waarin de beschrijving Zone Visualizer en Out of the box solution worden genoemd. AviaVox vordert onder meer verbod op inbreuk op haar Gemeenschapswoordmerk en productbeschrijvingen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van merkinbreuk door YAP op het Gemeenschapsmerk. Het merk van AviaVox heeft volgens de voorzieningenrechter onderscheidend vermogen verkregen voor software met betrekking tot omroepsystemen. YAP heeft het teken gebruikt in combinatie met een productomschrijving die vrijwel letterlijk is gekopieerd van die van AviaVox, maar ook het gebruik van het teken los van de productomschrijving is inbreukmakend. De voorzieningenrechter merkt hierbij op dat de inbreuk niet geldt voor het teken 'YAP Gate Client', omdat de toevoeging van het element YAP zorgt dat het teken niet meer overeenstemt met het merk van AviaVox. Met betrekking tot de productomschrijvingen oordeelt de voorzieningenrechter dat YAP inbreuk pleegt op de uit de Auteurswet voortvloeiende bescherming van geschriften. Alle andere vorderingen van AviaVox met betrekking tot de website en het promotiefilmpje worden afgewezen.

De voorzieningenrechter veroordeelt YAP tot het staken en gestaakt houden van de inbreuk op het merk en productbeschrijvingen van AviaVox onder last van een dwangsom, voor het overige zijn de vorderingen afgewezen dus worden de proceskosten gecompenseerd.

4.6 Naar voorlopig oordeel heeft YAP door gebruik van het teken 'Gate Client' in het kader van de in 2.8 geciteerde tekst inbreuk gemaakt op het Gemeenschapsmerk. Het verweer van YAP dat zij het teken daar niet heeft gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Gelet op het feit dat het teken wordt gebruikt als kop van een alinea waarin door YAP aangeboden software wordt omschreven, moet voorshands worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek zou kunnen menen dat YAP die software aanbiedt onder het teken 'Gate Client' en dat het teken dus (op zijn minst mede) dient ter onderscheiding van die software.

4.7 Tevens is naar voorlopig oordeel sprake van een met het Gemeenschapsmerk overeenstemmend teken, gelet op het feit dat het teken bestaat uit twee van de drie elementen van het Gemeenschapsmerk. Door de weglating van het eerste element en de streepjes is de overeenstemming weliswaar beperkt, maar gelet op de overige omstandigheden van het geval is voorshands voldoende aannemelijk dat door het genoemde gebruik van het teken verwarring kan ontstaan bij het publiek in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Daarbij staat voorop dat het teken wordt gebruikt voor diensten die identiek zijn aan de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven. Daar komt bij dat tussen partijen vast staat dat AviaVox het Gemeenschapsmerk jarenlang intensief en wijdverspreid heeft gebruikt voor precies het product waarvoor YAP het teken ook gebruikt, te weten een computerprogramma dat de berichten die de verschillende vliegtuigmaatschappijen laten horen tijdens het aan boord gaan van het vliegtuig, ondersteunt en verspreidt. Dat brengt mee dat voorshands moet worden aangenomen dat het Gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor juist die software. Ten slotte is naar voorlopig oordeel van belang dat YAP het teken heeft gebruikt in combinatie met een productomschrijving die vrijwel letterlijk is gekopieerd van de productomschrijving die AviaVox hanteert (zie ook hierna r.o. 4.9). Die omstandigheid versterkt het gevaar van verwarring, maar ook het gebruik van het teken los van die productomschrijving is naar voorlopig oordeel inbreukmakend.

4.8 Het voorgaande geldt niet voor het teken 'YAP Gate Client'. Naar voorlopig oordeel leidt de toevoeging van het onderscheidende element 'YAP' aan het teken 'Gate Client' ertoe dat niet meer gesproken kan worden van een met een Gemeenschapsmerk overeenstemmend teken in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

4.9 Naar voorlopig oordeel moet het gebruik door YAP van de onder 2.8 bedoelde omschrijving van de producten Zone Visualizer en Gate Client worden aangemerkt als een eenvoudige herhaling van de onder 2.3 en 2.4 geciteerde omschrijvingen van de producten van AviaVox. De verschillen tussen die teksten zijn minimaal. Aangezien YAP niet heeft bestreden dat zij de productomschrijvingen heeft ontleend aan die teksten van AviaVox moet voorshands worden geconcludeerd dat YAP met het gebruik van de betreffende teksten op haar website inbreuk heeft gemaakt op de uit de Auteurswet voortvloeiende bescherming van geschriften. Voor de toepassing van die geschriftenbescherming is niet relevant of de productomschrijvingen van AviaVox een oorspronkelijk karakter hebben. Daarom kan het verweer van YAP dat de productomschrijvingen niet oorspronkelijk zijn, worden gepasseerd. YAP heeft niet aangevoerd dat de auteursrechtrichtlijn zich verzet tegen de bescherming van niet-oorspronkelijke geschriften. Daarom moet die kwestie hier buiten beschouwing blijven.

Gerecht EU 13 juli 2012, zaak T-255/09 (Caixa Geral de Depósitos tegen OHIM/Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ('la Caixa'))

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement la Caixa bevat (klasse 9, 16, 36, 38 en 45) de houder van de verschillende Portugese woordmerken en beeldmerk die het voorvoegsel 'caixa' bevatten (allen klasse 9, 16 en 36) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, het beroep wordt toegewezen en de litigieuze beslissing wordt vernietigd. Middel: schending van artikel 7 en 8 Verordening (EG) 207/2009.

De term Caixa is een woord dat in de financiële sector wordt gebruikt, wat 'doos' of 'geld' betekent. Het Gerecht EU oordeelt dat het oudere woordmerk Caixa zwak onderscheidend vermogen bezit. Verzoekster heeft niet kunnen aantonen dat het merk onderscheidend vermogen heeft verworven door de mate van gebruik. Het Gerecht EU stelt vast dat de tekens visueel verschillen, maar fonetisch en begripsmatig overeenstemmen door het gemeenschappelijke element 'Caixa'. Het Gerecht EU bevestigt het oordeel van de Kamer van Beroep dat er geen verwarringsgevaar is. De gemiddeld oplettende en goed geïnformeerde consument weet dat de term wordt gebruikt door diverse banken en financiële organisaties, er is geen associatiegevaar te duchten. Het Gerecht EU oordeelt dat de Kamer van Beroep niet heeft voldaan aan zijn motiveringsplicht met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de term Caixa in verband met 'papier, karton en hieruit vervaardigde producten' van het oudere merk.

Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de Kamer van Beroep voor zover deze betrekking heeft op het aangevraagde merk in de klasse 16. Voor het overige wordt de klacht afgewezen.

Onderscheidend vermogen Caixa
32 À cet égard, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’observer que, en portugais, le terme « caixa » signifie « boîte » ou « caisse », et est compris ainsi par le public portugais. Dans un contexte économique et commercial, le terme « caixa » est aussi compris comme « caisse », dans le sens d’une banque ou d’un institut de crédit. Ainsi, « caixa económica » signifie caisse d’épargne et « caixa de depósitos » signifie banque de dépôts. De cette façon, dans le cadre des services relevant de la classe 36, notamment les services financiers et monétaires, ainsi que dans le cadre des produits relevant des classes 9, à savoir les « cartes de crédit magnétiques et cartes magnétiques pour des opérations bancaires », et 16, à savoir les « formulaires utilisés dans les transactions bancaires », en relation avec ces services, le terme « caixa » est un mot d’usage commun dans le secteur des établissements financiers, bancaires et de crédit.

33 Ainsi, en l’espèce, le consommateur ne percevra pas le terme « caixa » comme une indication spécifique de l’origine commerciale précise des services bancaires ou des produits en relation avec ces derniers, étant donné que ledit terme indique seulement qu’il s’agit là d’un certain type d’institut financier, faisant référence notamment à une caisse d’épargne.

34 Le caractère distinctif faible du terme « caixa » ressort aussi de la liste des établissements de crédit et des sociétés financières enregistrés auprès de la Banque centrale du Portugal, à laquelle la décision attaquée fait référence (point 31 de la décision attaquée). En effet, cette liste contient plusieurs entités comportant le terme « caixa » dans leur dénomination. Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel ce terme ne serait pas courant dans le secteur des banques doit être rejeté, dès lors qu’il est notoire que, au contraire, ce terme est couramment utilisé pour les dénominations d’instituts financiers au Portugal et a donc un caractère générique dans le secteur financier et bancaire.

35 En outre, afin d’étayer, dans la décision attaquée, ce caractère générique du terme « caixa », la chambre de recours a invoqué le cadre légal des établissements de crédit et des sociétés financières en droit portugais, selon lequel les banques, les « caixas económicas » (banques d’épargne) la « Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo » (banque centrale de crédit agricole mutuel) et les « caixas de crédito agrícola mútuo » (banques de crédit agricole mutuel) seraient des établissements de crédit (points 29 et 30 de la décision attaquée). Ainsi, les « caixas económicas » (banques d’épargne) sont désignés en tant que telles dans la législation portugaise. Le Tribunal estime que ceci constitue une preuve additionnelle du caractère générique du terme « caixa » dans le secteur des banques et des services financiers et monétaires. Les arguments contraires de la requérante ne sauraient prospérer.

36 En effet, un signe d’usage commun dans un secteur donné et ayant un caractère générique et descriptif ne permet pas au public pertinent de distinguer l’origine commerciale des produits. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le terme « caixa » est d’usage commun pour les services relevant de la classe 36 et les produits relevant des classes 9 et 16 couverts par la marque antérieure en relation avec ces services, dans le cas d’espèce. Il en résulte que ce terme n’est que très faiblement distinctif pour ces produits et services couverts par la marque antérieure.

41 Il appartenait, en principe, à la chambre de recours de motiver son analyse du caractère distinctif du terme « caixa » composant la marque antérieure pour chaque produit et service en cause, ou du moins pour chaque catégorie ou groupe de produits ou de services. Or, les explications de la chambre de recours, dans la décision attaquée, concernant le caractère distinctif du terme « caixa » ne s’appliquent pas pour autant aux produits de la marque antérieure sans relation avec le secteur financier et bancaire, à savoir les produits de catégorie générale tels que les « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 16. Des constatations générales pour une certaine catégorie de produits et services de la part de la chambre de recours ne suffisent pas pour justifier l’existence d’un caractère distinctif faible pour l’ensemble des produits et des services en cause. En effet, il n’est pas évident que le caractère distinctif faible du terme « caixa » résultant de son caractère descriptif et générique pour les services relevant de la classe 36 ou des produits en relation directe avec le secteur financier et bancaire, soit transposable à ces produits en l’absence d’une telle relation et d’une telle connexité avec le secteur financier et bancaire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mai 2011, CheapFlights International/OHMI – Cheapflights (Cheapflights), T‑460/09, non publié au Recueil, points 38 à 46].

42 Partant, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas satisfait à son obligation de motivation quant au caractère distinctif du terme « caixa » par rapport aux produits « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 16 de la marque antérieure.

Overeenstemming
67 Le Tribunal estime que, conceptuellement, les signes en conflit partagent l’élément « caixa » avec la signification générique et descriptive indiquée aux points 32 à 37 ci-dessus, qui renvoie à l’idée de « banque ». Pour le public pertinent, le consommateur moyen portugais, l’article étranger « la » introduit un élément de détermination, en ce qu’il fait référence à une banque étrangère. En effet, l’article défini « la » n’existe pas en langue portugaise. Son ajout sera perçu par le public pertinent comme une indication provenant d’une langue étrangère, notamment espagnole, française ou italienne, dans lesquelles cet article existe, et non de la langue portugaise. Partant, conceptuellement, le public pertinent reconnaîtra dans l’ajout de l’article « la » l’indication d’une langue et d’une origine étrangère, non portugaise, différente de l’origine portugaise de la requérante. Néanmoins, cet élément de différenciation n’est pas suffisant pour supprimer toute similitude entre les signes, du fait de la présence dans chacun d’eux du concept identique de « banque ».

Verwarringsgevaar
83 Il convient d’ajouter que, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’avait aucune obligation de faire l’analyse du risque de confusion pour chacune des marques antérieures invoquées. Dans la décision attaquée, c’est à bon droit que la chambre de recours a établi que la marque antérieure choisie présentait le degré le plus élevé de similitude par rapport à la marque demandée. En effet, ladite marque antérieure comporte, par rapport aux autres marques antérieures, moins d’éléments supplémentaires susceptibles de la distinguer de la marque demandée. Ainsi, la chambre de recours a établi l’absence de risque de confusion entre les signes les plus semblables. Il en découle que, les autres marques antérieures présentant plus de différences avec la marque demandée, il n’y a a fortiori pas de risque de confusion entre ces signes en conflit. Par conséquent, la chambre de recours était en droit de ne pas procéder à la comparaison de toutes les marques antérieures invoquées avec la marque demandée.

84 Ainsi, dans la mesure où la chambre de recours était fondée à considérer qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, l’examen d’un tel risque par rapport aux autres marques antérieures invoquées de la requérante n’était plus nécessaire, et cela indépendamment d’arguments spécifiques de la requérante eu égard à ces autres marques. Partant, la chambre de recours pouvait à juste titre considérer que, dans le cadre de l’appréciation globale de l’ensemble des signes en conflit, les différences entre les signes étaient suffisantes pour écarter un risque de confusion par le public pertinent.

Schending artikel 7 Verordening 207/2009
90 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle ne contient pas de motivation quant au caractère distinctif du terme « caixa », élément nécessaire pour l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit concernant les produits « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 16. Pour le surplus, il y a lieu de rejeter le recours.

Op andere blogs:
Alicante News (case T-255/09)

Rechtbank 's-Gravenhage 11 juli 2012, HA ZA 11-2743 (H&M tegen G-Star)

Merkenrecht. Bodemprocedure. Solvay-arrest.

Bij vonnis in kort geding [IEF 9280] is aan H&M een voorlopig verbod opgelegd om inbreuk te maken op het gemeenschapsmerkrecht van G-Star. In deze bodemprocedure vordert G-Star een verbod om inbreuk te maken op haar Gemeenschaps- en Benelux woordmerken RAW in de Benelux.

Inzake de bevoegdheid om te oordelen over de Gemeenschapswoordmerken wordt verwezen naar de procedure inzake Solvay/Honeywell [red. IEF 11126] waarin de vraag is gesteld of het voldoende is dat bij afzonderlijke berechting het gevaar bestaat van tegenstrijdige beslissingen, dan wel dat gevaar moet bestaan op rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten. De rechtbank prejudiciële vragen heeft gesteld, zie IEF 9311 & IEF 9089. De rechtbank ziet aanleiding partijen gelegenheid te geven zich over het arrest Solvay/Honeywell [red. IEF 11570], welke op 12 juli 2012 door het Hof van Justitie wordt gewezen, uit te laten.

De rechtbank verwijst de zaak naar de rol om partijen gelegenheid te geven zich uit te laten over de beslissing van het Hof van Justitie.

4.9 In het hiervoor genoemde arrest Roche-Primus heeft het Hof van Justitie echter gewezen op de vraag of voor toepassing van artikel 6 lid 1EEX-Vo voldoende is dat bij afzonderlijke berechting het gevaar bestaat van tegenstrijdige beslissingen, dan wel dat gevaar moet bestaan op rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten, zonder deze vraag te beantwoorden omdat dat voor die beslissing niet nodig was. Deze rechtbank heeft onder meer op dit punt in de procedure Solvay-Honeywell, waarin beantwoording van deze vraag wel noodzakelijk is geacht, prejudiciële vragen gesteld (vergelijk Rechtbank 's-Gravenhage, 15 september 2010, LJN: BV9928 en Rechtbank 's-Gravenhage, 22 december 2010, LJN: BP6970).

4.10 In deze laatste procedure wijst het Hof van Justitie op 12 juli 2012 arrest. Deze beslissing kan ook voor de beslissing in het onderhavige incident doorslaggevend zijn. De rechtbank ziet daarom aanleiding partijen gelegenheid te geven zich over het arrest uit te laten.

4.14 Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen van H&M AB in Nederland of op in Nederland ontstane schade door onrechtmatig handelen van H&M AB, bestaat in ieder geval bevoegdheid op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo. Voor zover dit zou hebben plaatsgevonden buiten Nederland, kan op dezelfde gronden als hiervoor vermeld de bevoegdheid volgen uit artikel 6 lid 1 EEX-Vo. Ook in zoverre dient de beslissing van het Hof van Justitie te worden afgewacht.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 11 juli 2012, KG ZA 12-465 (Ten Cate c.s. tegen Fieldturf c.s.) LJN BX1228

Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Meerdere buitenlandse gedaagden. Anticipatie op Solvay/Honeywell. Revolution maakt inbreuk op Evolution.

Eiseressen opereert wereldwijd als producent van kunststofgarens (voor kunstgras). Gedaagden ontwikkelen en produceren sportvelden en vloeren en zijn gevestigd in Canada, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Mattex, ontwikkelaar van de zogenoemde "Evolution third generation slide" dat goed geschikt is voor de derde-generatie-kunstgrasvelden, heeft een exclusieve afnameovereenkomst met Fieldturf gesloten. Mattex is door Ten Cate overgenomen en zij is zodoende houdster van merkinschrijvingen. Fieldturf kondigde vóór het aflopen van de Supply Agreement met Ten Cate aan met kunstgrasgaren op de markt te komen onder de naam REVOLUTION en met de slogan "this is no EVOLUTION, this is REVOLUTION".

Inzake de bevoegdheid wordt (hieronder in citaat) verwezen naar de Conclusie A-G in Solvay/Honeywell [red. IEF 11126] over een onwenselijkheid om meerdere rechters in Europa zich te uit te spreken over gedaagden in diverse Europese landen over een verbod tot gebruik in de Europese Gemeenschap.

De tekens stemmen overeen, ook begripsmatig, omdat beide betrekking hebben op verandering. Er wordt een verbod tegen één Nederlandse en vijf buitenlandse gedaagden gegeven om merkinbreuk in de hele Europese Gemeenschap te staken. Gedaagde sub 3 is een Franse gedaagde die joint ventures heeft in zeer veel Europese landen, maar het verbod strekt zich niet tot deze rechtspersonen, omdat niet inzichtelijk is of er voldoende zeggenschap is om inbreuk tegen te gaan.

Procesrecht-bevoegdheid
4.2. (...) Als geen bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo zou worden aangenomen, zou dat betekenen dat eerst de Nederlandse rechter (voor de Nederlandse gedaagde) en vervolgens de eventueel aangezochte Franse rechter (voor gedaagde sub 3) voor de gehele EU zouden moeten beoordelen of hetzelfde teken inbreuk maakt volgens de GMVo op hetzelfde gemeenschapsmerk. Zulks terwijl de Nederlandse rechter in elk geval bevoegdheid heeft voor wat betreft het Nederlandse territoir ingevolge artikelen 97 lid 5 en 98 lid 2 GMVo. Duidelijk moge zijn dat die situatie onwenselijk is en tot onverenigbare beslissingen aanleiding kan geven (vgl. AG P.Cruz Villalón, 29 maart 2012, C-616/10 Solvay/Honeywell, nummers 23-27 [red. IEF 11570 waar vandaag ook arrest in is gewezen]

Materieelrechtelijk - merkinbreuk
4.19 De voorzieningenrechter stelt met Ten Cate vast dat er een aanzienlijke auditieve en visuele overeenstemming bestaat tussen het meest onderscheidende bestanddeel EVOLUTION van de merken en het teken REVOLUTION. OOk begripsmatig is er een behoorlijk overlag, omdat beide betrekking hebben op verandering.

4.22. Nu voorshaands vaststaat dat het gebruik van het teken REVOLUTION door Fieldturf als inbreukmakend, want in strijd met het verbod geformuleerd in artikel 9 lid 1 sub b GMVo respecievelijk artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, moet worden aangemerkt, kan het gevorderde verbod worden toegewezen als in het dictum verwoord. Het toe te wijzen (inbreuk)verbod zal zich niet uitstrekken tot aan gedaagden (via joint-ventures) verbonden rechtspersonen omdat niet inzichtelijk is of de betreffende gedaagde wel voldoende zeggenschap heeft om de inbreuk tegen te gaan en Ten Cate ter zake niets heeft gesteld.

Lees de uitspraak hier (KG ZA 12-465, LJN BX1228)

Gerecht EU 12 juli 2012, T-61/11 (Vermop Salmon tegen OHIM/Leifheit (Clean Twist))

34 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer zu Recht die Auffassung vertreten, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken trotz der Identität der betreffenden Waren und der verhältnismäßig hohen Kennzeichnungskraft der älteren Marke höchst unwahrscheinlich erscheine. Die Beschwerdekammer ist insbesondere fehlerfrei zu dem Ergebnis gekommen, dass der Begriff „clean“, dessen Kennzeichnungskraft nicht als geringer eingestuft werden könne als die des Begriffs „twist“ im Anfangsteil der angefochtenen Marke, dem der Verbraucher regelmäßig mehr Bedeutung beimesse, zu einem erheblichen Unterschied im von diesen Marken hervorgerufenen Gesamteindruck führe. Es ist nämlich festzustellen, dass unabhängig von der Kenntnis der englischen Sprache seitens der maßgeblichen Verkehrskreise kein Wortbestandteil der angefochtenen Marke, die sich aus den Begriffen „clean“ und „twist“ zusammensetzt, für den von ihr hervorgerufenen Gesamteindruck prägend ist.

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-334/10 (Leifheit tegen OHIM/Vermop Salmon (Twist System))

Gemeenschapsmerkenrecht. In de nietigheidsprocedure wordt door de houder van het oudere merk TWIX (klasse 21) en TWIXTER (klasse 9, 12, 21, 22 en 25) de nietigheid van het jongere woordmerk Twist System (klasse 7, 8 en 21) gevorderd. De nietigheidsafdeling wijst de vordering tot nietigverklaring gedeeltelijk toe, beroep wordt verworpen. Middel: er heeft geen beoordeling plaatsgevonden van de bewijsstukken inzake het normale gebruik van het merk; en er is geen overeenstemming tussen de conflicterende merken.

Het Gerecht EU oordeelt dat de tekens een grote mate van overeenstemming hebben. Gezien de identiteit van de betrokken producten (schoonmaakmiddelen), de overeenstemming tussen de merken én het relevante publiek (de gemiddelde consument met een laag aandachtsniveau) bestaat er verwarringsgevaar. Het Gerecht EU verwerpt het beroep.

24 Wie aus den Akten hervorgeht (vgl. insbesondere Randnr. 12 zweiter Gedankenstrich der angefochtenen Entscheidung), hat die Klägerin aber lediglich geltend gemacht, aus den von der Streithelferin vorgelegten Unterlagen gehe hervor, dass die von der älteren Marke erfassten Waren nur in einem ganz bestimmten gewerblichen Bereich, nämlich zum Reinigen von Fußböden in Krankenhäusern, eingesetzt würden, so dass der Nachweis der Benutzung dieser Marke nur für den betreffenden Bereich erbracht sei. Somit hatte die Klägerin nur in Frage gestellt, auf welchen Bereich sich die Benutzung der von der älteren Marke erfassten Waren erstreckte, und nicht die tatsächliche und ernsthafte Benutzung dieser Marke. Nach Prüfung der von der Streithelferin vorgelegten Unterlagen ist die Beschwerdekammer aber zu dem Ergebnis gelangt, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke TWIX für sämtliche von ihr erfassten Waren und nicht nur für Erzeugnisse zur Reinigung der Fußböden von Krankenhäusern erbracht sei (vgl. Randnrn. 23 bis 26 der angefochtenen Entscheidung).

32 Zum Vergleich der fraglichen Zeichen macht die Klägerin erstens im Wesentlichen geltend, da kein Bestandteil der Marke Twist System dominierend sei und da der Buchstabe „x“ der Marke TWIX ein in allen Sprachen der Union ungewöhnlicher Buchstabe sei, hätte die Beschwerdekammer nicht auf eine bildliche Ähnlichkeit schließen dürfen. In klanglicher Hinsicht unterschieden sich die fraglichen Marken ebenfalls, denn zum einen wichen sie in Länge und Komposition voneinander ab, und zum anderen unterscheide sich, selbst wenn man den Vergleich auf die Bestandteile „twix “und „twist“ beschränken müsste, der Sprenglaut „t“ deutlich von dem Zischlaut „x“. Begrifflich bestehe zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen ebenfalls keine Ähnlichkeit, insbesondere weil die angefochtene Marke einen eindeutigen Sinngehalt dergestalt habe, dass sie auf ein „Drehsystem“ hinweise; daher könne sie nicht mit der älteren Marke TWIX verwechselt werden.

44 Schließlich ist zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr darauf hinzuweisen, dass sie eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, impliziert. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2006, Mast-Jägermeister/HABM – Licorera Zacapaneca [VENADO mit Rahmen u. a.], T‑81/03, T‑82/03 und T‑103/03, Slg. 2006, II‑5409, Randnr. 74). Eine Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn in kumulativer Weise der Grad der Ähnlichkeit der betreffenden Marken und der Grad der Ähnlichkeit der mit diesen Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hinreichend hoch sind (Urteil MATRATZEN, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 45).

HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-311/11 P (Smart Technologies tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht.

Hogere voorziening ingesteld na Gerecht EU T-523/09, waarin het Gerecht EU heeft geoordeeld dat het woordmerk 'WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH' (klasse 9) niet zal worden ingeschreven. Hiertegen wordt door de aanvrager van het merk een hogere voorziening ingesteld. Middel: er is wel sprake van onderscheidend vermogen.

Het Hof oordeelt dat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Het Gerecht EU heeft het merk als reclameslogan aangemerkt. Voor slogans gelden geen strengere criteria dan voor andere tekens. Het Hof oordeelt dat bij de concrete beoordeling van het onderscheidend vermogen de rechtspraak zich niet baseerd op de aanname dat het voor reclameslogans moeilijker is om onderscheidend vermogen vast te stellen, dan voor andere woordtekens.

Het Hof wijst de hogere voorziening af.

34 Het Gerecht heeft in punt 29 van het bestreden arrest niet alleen uitdrukkelijk verwezen naar de in de punten 44 en 45 van het arrest Audi/BHIM vermelde factoren, maar heeft in de punten 32 en volgende van het bestreden arrest aan de hand daarvan het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk ook onderzocht. Zoals uit punt 40 van het bestreden arrest blijkt, is het Gerecht op grond van dat onderzoek met name tot de conclusie gekomen dat het relevante publiek in dit merk buiten de verkoopbevorderende boodschap dat de betrokken waren de uitvoering van een complexe taak eenvoudig maken, geen aanduiding van de specifieke commerciële herkomst zal zien.

41 Ten slotte heeft het Gerecht het aangevraagde merk weliswaar als reclameslogan aangemerkt, maar heeft het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in geen geval andere criteria gehanteerd dan voor andere woordtekens. Zoals duidelijk blijkt uit punt 25 van het bestreden arrest, gelezen in samenhang met de punten 24 en 28 daarvan, heeft het Gerecht daarentegen geoordeeld dat voor slogans geen strengere criteria dienden te worden gehanteerd dan voor andere tekens.

43 Wat het tweede deel van dit onderdeel betreft, moet erop worden gewezen dat het Gerecht in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest weliswaar de in de punten 26 en 27 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak van het Hof heeft aangehaald, volgens welke niet valt uit te sluiten dat het onder bepaalde voorwaarden voor reclameslogans moeilijker kan zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen, maar dat het zich bij de concrete beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk niet heeft gebaseerd op de aanname dat het voor dit teken moeilijker is om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere woordtekens.

Op andere blogs:
Alicante News (A: Court of Justice: Judgments and Orders, case C-311/11)

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-279/09 (Aiello tegen OHIM/Cantoni ITC (100% Capri))

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het gemeenschapsbeeldmerk 100% CAPRI  (klassen 3, 18 en 25) de houder van het gemeenschapsbeeldmerk en nationaal beeldmerk woordelement CAPRI (klassen 3, 18 en 25) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe en wijst de inschrijvingsaanvraag af, het beroep wordt verworpen. Middel: mate van onderzoek van oppositie en beroep; verwarringsgevaar.]

Het Gerecht stelt vast dat verzoeker niet heeft kunnen reageren op de memorie van de opposant, waardoor niet kan worden vastgesteld dat de bestreden beslissing geen andere inhoud had kunnen hebben. Een procedurele onrechtmatigheid als deze zorgt ervoor dat de beslissing van de kamer van beroep ongeldig is. Het middel met betrekking tot het verwarringsgevaar behoeft niet meer te worden onderzocht. Gerecht EU vernietigt de bestreden beslissing. Ook in Alicante news (case T-279/09)

35 Het is stellig juist dat een procedurele onregelmatigheid een beslissing slechts geheel of ten dele ongeldig maakt indien is bewezen dat de bestreden beslissing die handeling zonder die onregelmatigheid een andere inhoud had kunnen hebben [arresten Gerecht van 11 juli 2006, Torres/BHIM – Bodegas Muga (Torre Muga), T‑247/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 79, en 24 november 2010, Nike International/BHIM – Muñoz Molina (R10), T‑137/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30].

36 In casu heeft verzoeker ter terechtzitting aangevoerd dat meerdere bladzijden van de memorie van opposante betrekking hadden op het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Ook al had verzoeker in het kader van zijn schriftelijke uiteenzetting van de gronden van zijn beroep voor de kamer van beroep argumenten betreffende het onderscheidend vermogen aangevoerd, moet niettemin worden geconstateerd dat de kamer van beroep, in punt 17 van de bestreden beslissing, voor haar vaststelling dat het oudere merk onderscheidend vermogen had, in soortgelijke bewoordingen als de door opposante in haar memorie gebruikte bewoordingen heeft geoordeeld dat geen enkele band bestond tussen de geografische naam van het eiland Capri en de waren die door het oudere merk worden aangeduid. Op dit punt heeft verzoeker echter niet kunnen antwoorden op de memorie van opposante, zodat, in tegenstelling tot hetgeen het BHIM ter terechtzitting heeft betoogd, niet kan worden gesteld dat de bestreden beslissing geen andere inhoud had kunnen hebben.

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-170/11 (Rivella International tegen OHIM/Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA))

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement BASKAYA bevat  (klasse 29, 30 en 32) de houder van het internationaal beeldmerk dat het woordelement Passaia bevat (klasse 32) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt verworpen. Middel: geen rekening gehouden met bewijs van gebruik; normaal gebruik.

Het Gerecht oordeelt dat het nationale recht in casu irrelevant is, de argumenten van verzoekster worden verworpen. Het Gerecht EU oordeelt dat is bewezen dat het oudere merk in Duitsland is gebruikt. Het Gerecht EU verwerpt het beroep. Op andere blogs: Alicante News (case T-170/11)

30 Zoals blijkt uit het voorgaande, is dit daarentegen niet het geval voor de bepaling van het gebied waarvoor het gebruik van het oudere merk moet worden bewezen. Deze kwestie wordt volledig door verordening nr. 207/2009 geregeld, zodat geen beroep hoeft te worden gedaan op het nationale recht.

36 Tot slot zou de niet-toepassing van het verdrag van 1892 volgens verzoekster afbreuk doen aan het eenvormige karakter van het gemeenschapsmerk in het kader van de toepassing van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 ingeval zij de Duitse rechter zou verzoeken om het gebruik van het aangevraagde merk in Duitsland te verbieden, aangezien het Duitse recht – waartoe het verdrag van 1892 behoort – toepasselijk blijft. Voor zover verzoekster stelt dat de zienswijze van de kamer van beroep afbreuk doet aan het beginsel van het eenvormige karakter van het gemeenschapsmerk, kan worden volstaan met een verwijzing naar de punten 4 en 6 van de considerans van verordening nr. 207/2009. Daaruit blijkt dat de nationale en communautaire regelingen naast elkaar bestaan. Voorts volgt uit punt 3 van de considerans van deze verordening dat dit beginsel niet absoluut geldt, zoals verzoekster zelf heeft erkend door te verwijzen naar de artikelen 111 en 165 van verordening nr. 207/2009.
Ook op de Marques-blog

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-227/11 (Wall tegen OHIM/Bluepod Media Worldwide (bluepod MEDIA))

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk 'bluepod media' (klasse 9, 35, 38 en 41) de houder van het gemeenschapsbeeldmerk blue spot  en het Duitse en internationale woordmerk BlueSpot (klasse 35, 36, 37 en 38) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, gedeeltelijke toewijzing van beroep en gedeeltelijke afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag. Middel: verwarringsgevaar.

Het Gerecht EU oordeelt dat de merken over het algemeen overeenstemmen. Het woord 'media' is niet beschrijvend met betrekking tot diensten uit klasse 41. Het Gerecht EU bevestigt het oordeel van de kamer van beroep dat de figuurlijke elementen ervoor zorgen dat er de algemene indruk van de merken verschillend is. Het Gerecht EU benadrukt dat het publiek wat geïnteresseerd in entertainmentdiensten/producten zullen vaak niet weten via welke telecommunicatieprovider zij diensten hebben vernomen. Ook oordeelt zij dat de diensten uit klasse 38 en klasse 41 niet overeenkomen en er geen verwarringsgevaar voor wat betreft waren uit klasse 41 (entertainment). Gerecht EU wijst de klacht af. Ook in Alicante News, case T-227/11.

Vergelijking diensten
49 Moreover, as pointed out by OHIM, the simple fact that a telecommunications operator might own a theatre or stadium does not mean that telecommunications services are necessarily similar to theatres, stadiums, cultural services or sports services. The public interested in cultural or sports services will generally obtain them from providers of specific services rather than from a telecommunications operator.

Verwarringsgevaar
55 As regards the figurative marks at issue, it has already been pointed out (see paragraph 40 above) that the Board of Appeal was correct to find that there are significant differences between them. Moreover, as is apparent from paragraph 54 above, the services in Class 41 covered by the mark applied for, as set out in that paragraph, and the services in Classes 35 and 38 covered by the earlier figurative mark are not similar. The Court therefore finds that the Board of Appeal was correct in its decision that there is no likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier figurative mark in so far as concerns the goods in Class 41 referred to at paragraph 54 above.

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-361/11 (Hand Held Products tegen OHIM/Orange Brand Services (DOLPHIN))

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk DOLPHIN (onder meer klasse 9) de houder van het gemeenschapswoordmerk DOLPHIN (klasse 9) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe voor een deel van de betrokken waren, gedeeltelijke vernietiging van deze beslissing door de kamer van beroep. Middel: geen passend gewicht toegekend aan de overeenstemming van de tekens bij de vergelijking van de merken.

Het Gerecht EU oordeelt dat interactieve terminals voor het tonen en bestellen van goederen/diensten en telecomsystemen en -installaties niet overeenstemmen met de goederen van het oudere merk, namelijk barcode en image scanners. Het Gerecht EU oordeelt dat er geen verwarringsgevaar is. Met betrekking tot de elektrische en elektronische accessoires oordeelt het Gerecht EU dat er wel verwarringsgevaar is, omdat zij wèl overeenstemmen met de goederen van het oudere merk.

Gerecht EU vernietigt de beslissing van de kamer van beroep, voor zover het de oppositie voor elektrische en elektronische accessoires, voor het overige wordt de klacht afgewezen. Op andere blogs: Alicante News (case T-361/11)

8 Contrary to what is maintained by the Board of Appeal and OHIM, barcode scanners are not stand-alone devices but rather accessories to main devices, in the absence of which the latter would serve no purpose. It is sufficient to recall in that regard the well-known fact that barcode readers are found in shops or libraries as accessories peripheral to the main equipment, namely tills or computers. In point 19 of the defence, OHIM itself indicates that barcode scanners are hand-held or stationary input devices, used to capture and read information contained in a barcode.

63 In the present case, taking account of the fact that interactive terminals for displaying and ordering goods and services and telecommunications systems and installations are not similar to the goods covered by the earlier trade mark, the Board of Appeal was fully entitled to conclude that there was no likelihood of confusion in respect of those goods.

64 By contrast, inasmuch as electrical and electronic accessories are similar to the goods covered by the earlier trade mark, the Board of Appeal made an error in concluding that there was no likelihood of confusion so far as such accessories are concerned. There is in fact a real risk that the public might believe that the goods at issue come from the same undertaking or from economically linked undertakings.

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-389/11(Guccio Gucci tegen OHIM/Chang Qing Qing (GUDDY))

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk GUDDY de houder an het gemeenschapswoordmerk GUCCI (beiden klasse 9, 14, 18 en 25) tegen.
De oppositieafdeling wijst de oppositie af, gedeeltelijke vernietiging van deze beslissing en gedeeltelijke verwerping van het beroep. Middel: nalaten van uitvoerig onderzoek van overgelegde documenten met betrekking tot onderscheidend vermogen.

Het Gerecht EU oordeelt dat de kamer van beroep in strijd heeft gehandeld met zijn motiveringsverplichting. Uit de verklaringen van de Kamer van Beroep wordt niet duidelijk waarom de overgelegde documenten van verzoekster niet relevant of toereikend zijn ter staving van het grote onderscheidende vermogen van het merk met betrekking tot de betreffende goederen.

Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de kamer van beroep voor het de waren uit de klassen 9 en 14 betreft. Op andere blogs: Alicante News (case T-389/11)

20 It must be pointed out that the statements of the Board of Appeal summarised in the preceding paragraph do not make it possible to understand the reasons why the documents provided by the applicant are not relevant or sufficient for the purpose of proving the highly distinctive character of the earlier mark in relation to the goods other than those covered by the categories of horological instruments and jewellery. The contested decision does not contain any comparison between, on the one hand, the goods referred to by those documents and, on the other hand, the goods in Class 9, precious stones and precious metals. Consequently, it must be held that the contested decision is vitiated by an infringement of the obligation to state the reasons on which the decision is based in that regard.

21 In view of the fact that, in paragraph 27 of the contested decision, the Board of Appeal based itself specifically on the mark GUCCI’s lack of highly distinctive character in relation to the goods at issue in order to discount the existence of a likelihood of confusion, the infringement of the obligation to state reasons, established in paragraph 20, above means that the Court must, for that reason alone, uphold the form of order sought by the applicant in its entirety.

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-517/10 (Pharmazeutisdche Fabrik Evers tegen OHIM/Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL))

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk HYPOCHOL (klasse 5) de houder van het Duitse beeldmerk HITRECHOL (klasse 5) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt verworpen. Middel: verwarringsgevaar.

Gaat om medicatie voor patiënten met cholesterol gerelateerde ziektes. Het Gerecht EU oordeelt dat medische professionals een begripsmatig verschil zullen zien, dit in tegenstelling tot de patiënten die leiden aan cholesterol gerelateerde ziektes. De Chinese tekens in het merk HITRECHOL zorgen voor meer vergroting van dit verschil. Het Gerecht EU oordeelt dat er geen verwarringsgevaar is, omdat de merken een laag niveau van overeenstemming hebben. Gerecht EU wijst de klacht af.

Overeenstemming tekens
43 Therefore, so far as health professionals are concerned, even if the word elements of the marks at issue coincide in the common descriptive suffix ‘chol’, it none the less follows from the foregoing that only the word mark applied for has a meaning, whereas the position is different with regard to the word element of the earlier national mark, which has no meaning. From this it necessarily follows that health professionals will perceive the marks at issue as being conceptually different (see, to that effect, judgment of 21 January 2010 in Case T‑309/08 G‑Star Raw Denim v OHIM – ESGW (G Stor), not published in the ECR, paragraph 33). That conceptual difference is emphasised yet further by the presence of the figurative elements in the earlier national mark.

44 With regard to patients who suffer from cholesterol-related disorders, for whom, even if the common suffix ‘chol’ appears descriptive, first, the word element ‘hitrechol’ does not have any meaning in German and, second, the word element ‘hypochol’ does not have any clear meaning in that language, the view should be taken solely that the presence of the Chinese characters in the earlier national mark introduces an element of conceptual differentiation.

Verwarringsgevaar
53 Consequently, in the case of patients who suffer from cholesterol-related disorders, the view should be taken that, even if the goods in question are identical, there is no likelihood of confusion between the opposing marks, regard being had to the high degree of attention of those patients at the time of purchase and to the low degree of phonetic and visual similarity between the goods at issue. For that part of the relevant public, this conclusion is further reinforced by the fact that the Chinese characters featuring in the earlier national mark introduce an element of conceptual differentiation, and by the fact that the earlier national figurative mark has only a normal distinctive character.

54 The conclusion set out in the preceding paragraph also applies with regard to health professionals, all of whom will be highly attentive to the visual, phonetic and conceptual aspects of the opposing marks, whether or not the product bearing the mark requires a doctor’s prescription. Even if the goods in question are identical, it must be held that there is no likelihood of confusion between the opposing marks, in view of the low degree of visual and phonetic similarity of those marks, of the conceptual difference between their word elements, which is accentuated further by the presence of the figurative elements in the earlier national mark, and of the normal distinctive character of the earlier national mark.

Rechtbank ´s-Gravenhage 11 juli 2012, HA ZA 11-449 (G-Star Raw c.v. / Facton tegen gedaagden)

ter illustratie, via merchantcircle

Uitspraak ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh.

Merkenrecht. Counterfeit goederen. Bewijs identiteit gedaagden. Beperking van verbodsvordering op Beneluxmerk tot het grondgebied van de Benelux. Vordering tot informatie verschaffen toegewezen. Geen lijfsdwang.

G-Star c.s. bemerkt dat onder meer onder de naam Kleding2009 counterfeitkleding op internet wordt aangeboden voorzien van G-STAR-merken. Partijen twisten over de identiteit van de internetverkopers en die aan de onderzoekers van het door G-Star c.s. ingeschakelde onderzoekskantoor zijn verkocht. De rechtbank acht het voldoende concreet onderbouwd met feiten (rapport, foto's, verborgen camerabeelden, autoregistratie, verklaring bij notaris) dat het om deze gedaagden gaat. De rechtbank acht het belang van de privacy van gedaagden niet opwegen tegen het belang van de waarheidsvinding (observatiefoto's en verborgen camerabeelden).

Het gevorderde verbod op basis van de Benelux-merken wordt beperkt van de gehele Europese Gemeenschap tot het gebied van de Benelux. De vordering tot winstafdracht en de vordering tot vergoeding van de schade wordt toegewezen. Dat gedaagden moeten vrezen voor represailles van "de grote jongens achter de illegale kledinghandel" wanneer zij de verlangde informatie zouden verschaffen, is slechts in algemene bewoordingen gesteld en niet nader geconcretiseerd. Toch gaat de rechtbank hieraan voorbij.

Er wordt lijfsdwang gevorderd, maar niet toegewezen (zie citaat hieronder). De gevorderde dwangsom wordt toegewezen ad €10.000 per dag of exemplaar van een product met een maximum van €500.000. De proceskosten ad €57.865,69 dienen door gedaagden aan G-Star te worden vergoed.

4.18. De gevorderde lijfsdwang wordt afgewezen nu lijfsdwang slechts voor toepassing in aanmerking komt als een uiterste middel indien duidelijk is dat toepassing van een ander dwangmiddel - zoals een dwangsom - onvoldoende uitkomst zal bieden en bovendien het belang van de schuldeiser toepassing daarvan rechtvaardigt (vergelijk artikel 587 Rv). Zoals hiervoor onder 4.12 reeds aan de orde is gesteld is door G-Star c.s. onvoldoende onderbouwd gesteld dat [gedaagden] geen gevolg zullen gegeven aan de veroordelingen noch dat een dwangsom gesteld dat het belang van G-Star c.s. bij toepassing groter is dan dat van [gedaagden] bij het achterwege blijven daarvan.

Gerecht EU 11 juli 2012, zaak T-559/10 (Laboratoire Garnier tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. De aanvraag van het gemeenschapsbeeldmerk "natural beauty" wordt door de onderzoeker afgewezen, en het beroep wordt verworpen. Als middel wordt aangevoerd dat er ten onrechte is geconcludeerd dat er absolute weigeringsgronden van toepassing zijn vanwege het beschrijvend karakter van het merk.

Het relevante publiek is de gemiddelde Engelstalige consument en de woorden 'natural' en 'beauty' hebben een duidelijke betekenis in de Engelse taal. De soberheid van de gebruikte grafische middelen zorgt er niet voor dat deze banale grafische elementen niet de aandacht van het relevante publiek kunnen afleiden van de beschrijvende woorden 'natural beauty'.

Het Gerecht EU wijst de klacht af.

20 In addition, the applicant does not dispute the fact that the verbal elements of the mark applied for consist of two English words, ‘natural’ and ‘beauty’, as was noted by the Board of Appeal in paragraph 12 of the contested decision. Consequently, the relevant public, by reference to which the absolute ground for refusal must be examined, is the average English‑speaking consumer, as the Board of Appeal correctly found at paragraph 11 of the contested decision, without being contradicted by the applicant.

25 It must, however, be noted that, as the Board of Appeal correctly found at paragraph 16 of the contested decision, the stylisation of the mark applied for is limited to the addition of some common graphical features. In that regard, the Board of Appeal found that the use of the ordinary typeface was banal, while the fact that both words were written one over the other and that the ‘b’ within ‘beauty’ was slightly bigger than the rest of that word could not divert the consumer’s attention from the clear message conveyed by the descriptive words.

26 It must be pointed out that the graphical elements of the mark applied for consist, firstly, of the presentation of the element ‘natural’ placed above the element ‘beauty’ and, secondly, of the use of a certain typeface, the size used for the letter ‘b’ being different from that used for the other letters. However, it must be noted that those graphical elements are limited to the presentation of the two word elements and result from the use of common graphical methods. The typeface applied is banal and, contrary to the applicant’s assertions, the presentation, one above the other, of the two word elements cannot be regarded as unusual. Furthermore, the fact that the size of the letter ‘b’ is larger than that of the other letters of the word ‘beauty’ is barely perceptible, as is the position of the word ‘natural’, which is intended, somehow, to integrate that word into the element ‘beauty’. Those graphical elements cannot, as the applicant wrongly claims, give the impression of a logo, and those facts, by themselves, cannot confer a distinctive character on the sign applied for.

27      In view of the sobriety of the graphical means used, it must be held that, as found by the Board of Appeal at paragraph 16 of the contested decision, those banal graphical elements cannot divert the attention of the relevant public from the descriptive message resulting, in the present case, from the expression ‘natural beauty’.

Op andere blogs:
Alicante News (B. General Court, case T-559/10)

BBIE 22 mei 2012, oppositienr. 2004013 (Deutsche Telecom AG tegen Vehold B.V.)

Een bijdrage van / bespreking door Jetske Zandberg, Inaday.

In de oppositie tegen het Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk T-COMM TRACKING AND TRACING gaat het BBIE kennelijk mee in de mening van de opposant dat het element T-COMM hier het dominante bestanddeel is van het beeldmerk.

Terwijl enerzijds wordt gesteld dat het merk in zijn geheel moet worden beschouwd, wordt anderzijds toch de nadruk gelegd op de overeenstemmende elementen, namelijk de woord-bestanddelen T-COM / T-COMM. Het BBIE gaat niet mee in de stelling dat er geen of nauwelijks onderscheidend vermogen kan worden toegekend aan deze elementen. Wel wordt genoemd (onder punt 48) dat het publiek in dit element een verwijzing zou kunnen zien naar diensten met betrekking tot telecommunicatie. In zijn weigeringsbeleid is het feit dat een teken kan verwijzen naar kenmerken van de producten/diensten waarvoor registratie wordt gevraagd, voor het BBIE vaak voldoende om een merkaanvraag te weigeren. De redenatie van het BBIE lijkt hier dan ook enigszins gekunsteld.

Verder opvallend is het feit dat het OHIM het teken T-COMM TRACKING AND TRACING als woordmerk heeft geweigerd in te schrijven, terwijl het teken T-COM eerder wél is geaccepteerd. Dat de aanvragen daartoe werden ingediend rond de tijd van het BABY-DRY-arrest zou daarmee te maken kunnen hebben; in die periode werd het weigeringsbeleid erg soepel uitgevoerd. Gaandeweg zijn de normen daarna weer strenger geworden.

Dat het BBIE dan toch in zijn redenatie noemt dat het element T-COMM van de woordelementen het enige onderscheidende is, is op zijn minst opvallend te noemen. Bovendien is het merk van verweerder een gecombineerd woord/beeldmerk, waarin het figuratieve element zeer dominant is. Hier wordt door het BBIE in zijn vergelijking op visueel en auditief vlak m.i. nogal vlot voorbij gegaan.

Door de verweerder is in de oppositieprocedure om gebruiksbewijs gevraagd van de (ruim meer dan 5 jaar) oude ingeroepen rechten van de opposant. Jammer genoeg is er op de kennelijk ingediende bewijzen niet gereageerd door de verweerder, zodat in de beslissing van het BBIE daar ook verder niet op is ingegaan. Nu wordt uit de beslissing ook niet duidelijk waar het bewijsmateriaal betrekking op had. Voor te stellen is, dat het bewijs zeker niet voor alle waren en diensten geleverd zal zijn, en dat de vrij specifieke waren en diensten waarvoor verweerder zijn merk heeft ingediend niet identiek zijn aan die van opposant. Nu acht het BBIE ze wel identiek, omdat deze onder de algemene omschrijving in de ingeroepen rechten vallen. Dit lijkt een gemiste kans van de verweerder te zijn.

Al met al kan gesteld worden dat dit een toch wel verrassende beslissing van het BBIE is.