Woord- en of beeldmerk  

Gerecht EU 11 juli 2012, zaak T-559/10 (Laboratoire Garnier tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. De aanvraag van het gemeenschapsbeeldmerk "natural beauty" wordt door de onderzoeker afgewezen, en het beroep wordt verworpen. Als middel wordt aangevoerd dat er ten onrechte is geconcludeerd dat er absolute weigeringsgronden van toepassing zijn vanwege het beschrijvend karakter van het merk.

Het relevante publiek is de gemiddelde Engelstalige consument en de woorden 'natural' en 'beauty' hebben een duidelijke betekenis in de Engelse taal. De soberheid van de gebruikte grafische middelen zorgt er niet voor dat deze banale grafische elementen niet de aandacht van het relevante publiek kunnen afleiden van de beschrijvende woorden 'natural beauty'.

Het Gerecht EU wijst de klacht af.

20 In addition, the applicant does not dispute the fact that the verbal elements of the mark applied for consist of two English words, ‘natural’ and ‘beauty’, as was noted by the Board of Appeal in paragraph 12 of the contested decision. Consequently, the relevant public, by reference to which the absolute ground for refusal must be examined, is the average English‑speaking consumer, as the Board of Appeal correctly found at paragraph 11 of the contested decision, without being contradicted by the applicant.

25 It must, however, be noted that, as the Board of Appeal correctly found at paragraph 16 of the contested decision, the stylisation of the mark applied for is limited to the addition of some common graphical features. In that regard, the Board of Appeal found that the use of the ordinary typeface was banal, while the fact that both words were written one over the other and that the ‘b’ within ‘beauty’ was slightly bigger than the rest of that word could not divert the consumer’s attention from the clear message conveyed by the descriptive words.

26 It must be pointed out that the graphical elements of the mark applied for consist, firstly, of the presentation of the element ‘natural’ placed above the element ‘beauty’ and, secondly, of the use of a certain typeface, the size used for the letter ‘b’ being different from that used for the other letters. However, it must be noted that those graphical elements are limited to the presentation of the two word elements and result from the use of common graphical methods. The typeface applied is banal and, contrary to the applicant’s assertions, the presentation, one above the other, of the two word elements cannot be regarded as unusual. Furthermore, the fact that the size of the letter ‘b’ is larger than that of the other letters of the word ‘beauty’ is barely perceptible, as is the position of the word ‘natural’, which is intended, somehow, to integrate that word into the element ‘beauty’. Those graphical elements cannot, as the applicant wrongly claims, give the impression of a logo, and those facts, by themselves, cannot confer a distinctive character on the sign applied for.

27      In view of the sobriety of the graphical means used, it must be held that, as found by the Board of Appeal at paragraph 16 of the contested decision, those banal graphical elements cannot divert the attention of the relevant public from the descriptive message resulting, in the present case, from the expression ‘natural beauty’.

Op andere blogs:
Alicante News (B. General Court, case T-559/10)

BBIE 22 mei 2012, oppositienr. 2004013 (Deutsche Telecom AG tegen Vehold B.V.)

Een bijdrage van / bespreking door Jetske Zandberg, Inaday.

In de oppositie tegen het Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk T-COMM TRACKING AND TRACING gaat het BBIE kennelijk mee in de mening van de opposant dat het element T-COMM hier het dominante bestanddeel is van het beeldmerk.

Terwijl enerzijds wordt gesteld dat het merk in zijn geheel moet worden beschouwd, wordt anderzijds toch de nadruk gelegd op de overeenstemmende elementen, namelijk de woord-bestanddelen T-COM / T-COMM. Het BBIE gaat niet mee in de stelling dat er geen of nauwelijks onderscheidend vermogen kan worden toegekend aan deze elementen. Wel wordt genoemd (onder punt 48) dat het publiek in dit element een verwijzing zou kunnen zien naar diensten met betrekking tot telecommunicatie. In zijn weigeringsbeleid is het feit dat een teken kan verwijzen naar kenmerken van de producten/diensten waarvoor registratie wordt gevraagd, voor het BBIE vaak voldoende om een merkaanvraag te weigeren. De redenatie van het BBIE lijkt hier dan ook enigszins gekunsteld.

Verder opvallend is het feit dat het OHIM het teken T-COMM TRACKING AND TRACING als woordmerk heeft geweigerd in te schrijven, terwijl het teken T-COM eerder wél is geaccepteerd. Dat de aanvragen daartoe werden ingediend rond de tijd van het BABY-DRY-arrest zou daarmee te maken kunnen hebben; in die periode werd het weigeringsbeleid erg soepel uitgevoerd. Gaandeweg zijn de normen daarna weer strenger geworden.

Dat het BBIE dan toch in zijn redenatie noemt dat het element T-COMM van de woordelementen het enige onderscheidende is, is op zijn minst opvallend te noemen. Bovendien is het merk van verweerder een gecombineerd woord/beeldmerk, waarin het figuratieve element zeer dominant is. Hier wordt door het BBIE in zijn vergelijking op visueel en auditief vlak m.i. nogal vlot voorbij gegaan.

Door de verweerder is in de oppositieprocedure om gebruiksbewijs gevraagd van de (ruim meer dan 5 jaar) oude ingeroepen rechten van de opposant. Jammer genoeg is er op de kennelijk ingediende bewijzen niet gereageerd door de verweerder, zodat in de beslissing van het BBIE daar ook verder niet op is ingegaan. Nu wordt uit de beslissing ook niet duidelijk waar het bewijsmateriaal betrekking op had. Voor te stellen is, dat het bewijs zeker niet voor alle waren en diensten geleverd zal zijn, en dat de vrij specifieke waren en diensten waarvoor verweerder zijn merk heeft ingediend niet identiek zijn aan die van opposant. Nu acht het BBIE ze wel identiek, omdat deze onder de algemene omschrijving in de ingeroepen rechten vallen. Dit lijkt een gemiste kans van de verweerder te zijn.

Al met al kan gesteld worden dat dit een toch wel verrassende beslissing van het BBIE is.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie juni 2012.

Gerecht EU 10 juli 2012, zaak T-135/11 (Clorox tegen OHIM/Industrias Alen)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het merk CLORALEX (klasse 3,5) de houdster van diverse nationale woordmerken CLOROX (voornamelijk klasse 1,3 en 5) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe. In beroep wordt deze beslissing vernietigd en wordt de gehele oppositie afgewezen. Aangevoerde middel bij het Gerecht EU: Beroepskamer heeft onjuist geoordeeld over de overeenstemming van de merken, er is geen rekening gehouden met de duidelijke gelijkenissen tussen het begin en eind van het ene en het begin en einde van het andere merk.

(uit r.o. 39): Met bijzondere aandacht voor de visuele vergelijking van de tekens, dient te worden opgemerkt dat de eerste vier letters van de merken, en de laatste letter identiek zijn, waardoor een sterke visuele overeenstemming is tussen deze tekens. In tegenstelling tot de bevindingen van de kamer van beroep in de punten 19 en 20 van de bestreden beslissing, wordt de gelijkenis niet gecompenseerd door het verschil in lengte tussen de twee merken (zes letters voor het oudere merk tegenover acht voor het aangevraagde merk ), noch het verschil van de centrale delen "o" en "ale", noch door het beschrijvende karakter van het gemeenschappelijke element "clor". In deze omstandigheden is het verkeerd dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat er een lage mate van visuele gelijkenis is. Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de Kamer van Beroep.

24      S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a considéré que, compte tenu des différences entre les parties centrales des signes en conflit et du fait que leur première syllabe « clor » commune était moins distinctive, le degré de similitude phonétique était également faible.

29      Il ne saurait donc être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que, dans l’esprit du consommateur pertinent, l’élément « clor » était descriptif d’un ingrédient des produits désignés par la marque demandée et qu’il présentait, dès lors, un caractère distinctif faible.

39      S’agissant plus précisément de la comparaison visuelle des signes en conflit, il y a lieu de relever que les quatre premières lettres des marques en cause, ainsi que leurs dernières lettres, sont identiques, créant ainsi une forte ressemblance visuelle entre celles-ci. Contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours aux points 19 et 20 de la décision attaquée, cette ressemblance n’est pas susceptible d’être contrebalancée, dans une mesure significative, par la différence de longueur entre les deux marques (six lettres pour la marque antérieure contre huit pour la marque demandée), par la différence des parties centrales « o » et « ale », ni par le caractère descriptif de l’élément commun « clor ». Dans ces circonstances, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude visuelle.

Op andere blogs:
Alicante News (B. General Court, case T-135/11)

Beschikking Hof 's-Gravenhage 3 juli 2012, LJN BX9637, zaaknr. 200.100.3003/01 (Nederlandse Thuiswinkel Organisatie tegen Qualitymark Ltd.)

Beschikking ingezonden door Tinga Kleefman, Kneppelhout & Korthals N.V..

In navolging van BBIE 2004070. Merkenrecht. Aanvrager van het beeldmerk Thuiswinkelkeurmerk komt in de oppositieprocedure de houdster van de beeldmerken Thuiswinkel.org en thuiswinkel  waarborg tegen. De oppositie wordt, ondanks dat zij beiden een aantal niet onderscheidende woordelementen bevatten, afgewezen, omdat de beeldelementen verschillend zijn zodat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmend zijn.

NTO gaat tegen de afwijzing in beroep. Het hof onderschrijft in hoofdlijnen de analyse die het Bureau heeft gemaakt. Het verwarringsgevaar, aldus het hof, ontbreekt vanwege te zeer afwijkende beeldelementen tussen de oudere merken en het jongere merk, waardoor de totaalindrukken voldoende verschillen.

Het betoog van NTO dat het woordelement 'thuiswinkel' niet beschrijvend zou zijn, wordt verworpen. Dat winkelen op afstand zich niet louter thuis afspeelt, is niet beslissend. Dat NIPO in dit in opdracht van NTO verrichte marktonderzoek het begrip 'thuiswinkel(en)' in puur beschrijvende zin hanteert. Dat een en ander vormt een indicatie dat het Bureau het bij het juiste eind heeft in zijn overweging dat aan de beeldelementen beslissende betekenis toekomt.

8. (...) Een (sterke) aanwijzing voor voormeld oordeel dat het totaalbeeld in overwegende mate) wordt bepaald door de beeldelementen vormt ook het overlegde marktonderzoek. (...) Overigens wijst Qualitymark er terecht op dat NIPO in dit in opdracht van NTO verrichte marktonderzoek het begrip 'thuiswinkel(en)' in puur beschrijvende zin hanteert. Dat een en ander vormt een indicatie dat het Bureau het bij het juiste eind heeft in zijn overweging dat aan de beeldelementen beslissende betekenis toekomt bij de vraag naar verwarringsgevaar gemeten naar de totaalindruk die daarbij aan de consument wordt gepresenteerd. Zo bezien is dan sprake van zodanig voldoende afwijking qua totaalindruk, dat geen gevaar voor verwarring kan worden aangenomen. Ook NTO weerspreekt bij pleidooi niet dat de gemeten 'bekendheid' van het 'Thuiswinkel waarborg' merk in het marktonderzoek ziet op het merk als geheel, derhalve met inbegrip van de figuratieve elementen.

Lees een afschrift zaaknr. 200.100.3003/01, LJN BX9637.

Op andere sites besproken:
Dirkzwagerieit (Strijd om Thuiswinkel merk)

Gerecht EU 6 juli 2012, zaak T-60/10 (Jackson International Trading Company tegen OHIM/The Royal Shakespeare Company (ROYAL SHAKESPEARE) - perscommuniqué

Gemeenschapsmerkenrecht. Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit reputatie ouder merk.

In de nietigheidsprocedure komt de houder van het woordmerk ROYAL SHAKESPEARE (klasse 32, 33 & 42) de houder van het oudere gemeenschapswoordmerk RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY (klasse 41) en aanverwanten merken tegen. De nietigheidsafdeling wijst de vordering tot nietigverklaring af, de beslissing van de nietigheidsafdeling wordt door de Kamer van Beroep vernietigd. Daarmee is er sprake van de nietigverklaring van het ingeschreven gemeenschapsmerk. Het middel dat ten overstaan van het Gerecht wordt gevoerd door Jackson International Trading Company: Er is geen associatiegevaar en Jackson trekt geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het oudere merk RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY.

Het Gerecht oordeelt dat het betwiste merk visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemt met het oudere merk van the Royal Shakespeare Company. De gemiddelde consument zal de merken met elkaar associëren. Het nieuwere merk bestaat namelijk exclusief uit het centrale onderscheidende element 'royal shakespeare'. Het Gerecht stelt vast dat het oudere merk (RSC-ROYAL SHAKESPEARE) een 'uitzonderlijke' reputatie in de EU heeft met betrekking tot theaterproducties. Het Gerecht oordeelt dat door het nieuwe merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het oudere merk van the Royal Shakespeare Company. Aanvrager van het merk ROYAL SHAKESPEARE  zal voordeel halen uit de aantrekkingskracht, reputatie en het prestige van het oudere merk voor haar eigen producten: bier en andere dranken.

Het Gerecht EU wijst de klacht af.

Gelijkheid en associatiegevaar.
28 In the present case, the earlier mark with a reputation is made up of the words ‘royal shakespeare company’ and the contested trade mark of the words ‘royal shakespeare’. There is a partial identity between the signs at issue as they share the expression ‘royal shakespeare’, the contested trade mark being made up of those two words, which are contained in the earlier trade mark. The signs at issue share that expression as a common element. That common element, ‘royal shakespeare’, is the most distinctive part of the earlier trade mark. The group of letters ‘rsc’ is understood as a simple abbreviation of the words ‘royal shakespeare company’, and the word ‘company’ as a simple reference to the fact that a company is involved. Neither the combination of the three letters ‘rsc’ nor the word ‘company’ has a strong distinctive character. The word ‘royal’ is an adjective, which may refer to something ‘royal’, or even a laudatory adjective, which refers, as in the present case, to royal patronage. The surname of the famous English poet, playwright and writer William Shakespeare is well known and, as such, in and of itself, is not highly distinctive for theatre productions. Although the words ‘royal’ and ‘shakespeare’ are not highly distinctive when considered in isolation, their combination creates a distinctive sign. The central and most distinctive element of the earlier trade mark is thus the expression ‘royal shakespeare’, which is reproduced verbatim by the contested trade mark, with no additions or differentiation.

29 As the contested trade mark is exclusively made up of the central and distinctive element of the earlier trade mark, namely the expression ‘royal shakespeare’, the signs at issue are visually, phonetically and conceptually similar. Therefore, the average consumer will establish a link between those signs.

Reputatie oudere merk
36 For the sake of completeness, the Court also draws attention to the fact that, as was discussed with the parties during the hearing, it is common ground that, as is the case for a number of theatre productions in general, the intervener’s theatre productions are also broadcast via television and radio. The Court notes that those media also address the public at large.

Onrechtmatig voordeel trekken uit de reputatie van het oudere merk
61 In the present case, the applicant would benefit from the power of attraction, the reputation and the prestige of the earlier trade mark for its own goods, such as beer and other beverages, and for its services. In the beverages market, those goods would attract the consumer’s attention thanks to the association with the intervener and its earlier trade mark, which would give the applicant a commercial advantage over its competitors’ goods. That economic advantage would consist of exploiting the effort expended by the intervener in order to establish the reputation and the image of its earlier trade mark, without paying any compensation in exchange. That equates to an unfair advantage taken by the applicant of the repute of the earlier trade mark within the meaning of Article 8(5) of Regulation No 207/2009.

62 It follows from the considerations listed above that there is a likelihood of association between the signs at issue by reason of the earlier trade mark’s reputation.

63 It must therefore be concluded that the Board of Appeal was right to consider that there is a strong likelihood that the use of the contested trade mark would take unfair advantage of the earlier trade mark’s reputation.

Op andere blogs:
Alicante News (B. General Court, case T-60/10)
IPKat (Shakespeare not for snobs; ROYAL SHAKESPEARE not for Austrians, rules Court)

Rechtbank 's-Gravenhage 4 juli 2012, HA ZA 11-2558 (Best Items c.s. tegen Quilate Services)

Uitspraak mede ingezonden door Remco van Leeuwen, Van Doorne.

Merkenrecht. Verklaring van niet-inbreuk gevorderd, niet gekregen. Dat vele kledingbeeldmerken gelijk zijn, is onvoldoende om beperkt onderscheidend vermogen en geringe beschermingsomvang vast te stellen. Aan marktonderzoek wordt voorbij gegaan omdat 'bekend merk' niet wordt gesteld. De reconventionele vorderingen worden toegewezen.

Best Items is licentienemer van het woordmerk L'ARGENTINA en ontwerpt, produceert en verhandelt onder het merk L’ARGENTINA een (vrijetijds)kledinglijn voor vrouwen die is geïnspireerd op de polosport. Quilate verhandelt sinds de jaren tachtig waren die verband houden met de polosport onder het van oorsprong Argentijnse merk LA MARTINA en het logo dat tevens als beeldmerk is gedeponeerd. Best Items c.s. vordert een verklaring voor recht dat zij door het gebruik in de Europese Unie van het L’ARGENTINA teken geen inbreuk maakt op de merkrechten van Quilate.

Het LA MARTINA beeldmerk betreft een afbeelding van twee polospelers, beiden op een galopperend paard, beiden met opgeheven polo sticks waarbij de spelers elkaar raken. De polospelers en de paarden zijn in silhouet en van opzij weergegeven en op tamelijk realistische wijze gestileerd. Naar het oordeel van de rechtbank stemt het L’ARGENTINA teken visueel overeen met het LA MARTINA beeldmerk. (r.o. 4.17)

Ook begripsmatig stemmen het L’ARGENTINA teken en het LA MARTINA beeldmerk naar het oordeel van de rechtbank overeen. In beide gevallen wordt immers verwezen naar het concept van twee polospelers op een galopperend paard in een actieve spelhouding.

Dat er vele kledingmerken zijn die verband houden met het thema ‘paarden en polospelers’, is naar het oordeel van de rechtbank op zich zelf onvoldoende om te concluderen dat sprake is van een beperkt onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk resulterend in een geringe beschermingsomvang. De verklaring van niet-inbreuk wordt niet afgegeven, de reconventionele vorderingen worden wel toegewezen (zij het beperkt).

4.4. Tijdens de zitting heeft Best Items c.s. betoogd dat het L’ARGENTINA teken

alleen decoratief werd gebruikt en niet als merk. Dit verweer faalt. Het L’ARGENTINA teken werd linksboven op de voorzijde van de kleding aangebracht, zie hiervoor in 2.5, of te

wel op de gebruikelijke plaats voor een merk op (boven)kleding. Het relevante publiek zal naar het oordeel van de rechtbank het L’ARGENTINA teken zoals dat werd gebruikt op kleding dan ook opvatten als onderscheidingsteken.

4.7. Het LA MARTINA beeldmerk betreft een afbeelding van twee polospelers, beiden op een galopperend paard, beiden met opgeheven polo sticks waarbij de spelers elkaar raken. De polospelers en de paarden zijn in silhouet en van opzij weergegeven en op tamelijk realistische wijze gestileerd. Naar het oordeel van de rechtbank stemt het L’ARGENTINA teken visueel overeen met het LA MARTINA beeldmerk.

4.8. Ook begripsmatig stemmen het L’ARGENTINA teken en het LA MARTINA beeldmerk naar het oordeel van de rechtbank overeen. In beide gevallen wordt immers verwezen naar het concept van twee polospelers op een galopperend paard in een actieve spelhouding. De rechtbank verwerpt het standpunt van Best Items c.s. dat er sprake zou zijn van een begripsmatig verschil omdat bij het LA MARTINA beeldmerk de gekruiste polo sticks een ereboog vormen hetgeen een houding is die in het spel niet voorkomt waarbij de spiegeling leidt tot een symmetrisch totaalbeeld hetgeen lijkt te zijn ingegeven door redenen van decoratie en elegantie, terwijl het L’ARGENTINA teken ziet op een daadwerkelijk in het polospel voorkomende houding van de polospelers te paard met opgeheven sticks alsof zij klaar zijn om de bal te slaan. Naar het oordeel van de rechtbank zal deze nuance de gemiddelde consument met onvolledig herinneringsbeeld ontgaan.

Intensief gebruikt, bekend merk niet gesteld
4.15. Quilate stelt niet dat het LA MARTINA beeldmerk intensief is gebruikt noch dat het merk bekend is en daardoor een groot onderscheidend vermogen heeft. Het door Best Items c.s. overgelegde marktonderzoek van april/mei 2012 (productie 21 van Best Items c.s., hierna: het marktonderzoek) naar de bekendheid van het LA MARTINA beeldmerk behoeft in dit verband dan ook geen bespreking.

Vele merken die verband houden met paarden polospelers
4.16. Het feit dat er vele merken zijn geregistreerd met gelding in de Europese Unie voor kleding die op enigerlei wijze verband houden met het thema ‘paarden en polospelers’ zoals blijkt uit het door Best Items c.s. overgelegde beeldmerkenonderzoek (productie 28 van Best Items c.s.) is naar het oordeel van de rechtbank op zich zelf onvoldoende om te concluderen dat sprake is van een beperkt onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk resulterend in een geringe beschermingsomvang, nu een aanzienlijk aantal daarvan wezenlijk anders zijn dan het LA MARTINA beeldmerk.

Co-existentie van Polo Ralph Lauren

4.19. De rechtbank is met Best Items c.s. van oordeel dat het gebruik van de merken en logo’s van derden en dan met name van het Polo Ralph Lauren logo, het U.S. Polo Association merk en het Cavalaro logo, die net als het LA MARTINA beeldmerk bestaan uit twee polospelers te paard in een actieve spelhouding, leidt tot een beperkt onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk en dus ook tot een beperkte beschermingsomvang. Het feit dat er een vreedzame co-existentie bestaat tussen Polo Ralph Lauren en Quilate, zoals Quilate onweersproken heeft gesteld, betekent niet dat de Polo Ralph Lauren merken en logo’s geen invloed kunnen hebben op het onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk.

4.20. Hoewel het onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk gering is, moet naar het oordeel van de rechtbank worden geconcludeerd dat, gegeven het feit dat het L’ARGENTINA teken en het LA MARTINA beeldmerk in sterke mate overeenstemmen en het L’ARGENTINA teken wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor het LA MARTINA beeldmerk is ingeschreven maar ook waarvoor het merk feitelijk wordt gebruikt, door het gebruik van het L’ARGENTINA teken verwarring bij het publiek kan ontstaan, ofwel omdat het publiek het LA MARTINA beeldmerk en het L’ARGENTINA teken met elkaar verwart (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat de merkhouder op een of andere manier, vanwege een economisch band met de gebruiker van het teken, iets te maken heeft met de onder het overeenstemmende teken aangeboden waren of diensten (indirecte verwarring).

Gerecht EU 5 juli 2012, zaak T-209/10 (Deutscher Ring tegen OHIM (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG)

Gemeenschapsmerkenrecht.

In de procedure vordert de aanvrager van het gemeenschapswoordmerk DEUTSCHER RING SACHVERSICHERUNGS-AG (klasse 36) vernietiging van de beslissing van het OHIM dat haar merkaanvraag wordt afgewezen. Middel: Er is wel sprake van onderscheiden vermogen, het merk is niet louter beschrijvend.

Het Gerecht oordeelt dat de consument niet in staat is om het aangevraagde merk onmiddelijk en zonder verder onderzoek in zijn geheel als een beschrijving van de betrokken dienst waar te nemen. De Kamer van Beroep heeft ten onrechte geoordeeld dat het teken beschrijvend was. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen oordeelt het Gerecht EU, in tegenstelling tot de Kamer van Beroep, dat het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat door de Duitse consument het teken niet wordt geïnterpreteeerd als een verwijzing naar 'Duitse eenwording in de vorm van een naamloze vennootschap op het gebied van verzekeringen'.
De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Gerecht EU wijst het beroep toe.

Beschrijvend karakter
24 Somit wird der Verbraucher nicht in der Lage sein, das beantragte Zeichen sofort und ohne weitere Überlegung in seiner Gesamtheit als Beschreibung der fraglichen Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale wahrzunehmen. Die Auslegung, die dem Zeichen Deutscher Ring Sachversicherungs-AG von der Beschwerdekammer gegeben wird (deutsche Vereinigung von Aktionären, die sich zu dem Zweck des Angebots von Sachversicherungsdienstleistungen und der Verwaltung von Sachversicherungen zusammengeschlossen haben), ist keine Auslegung, die für den mit dem angemeldeten Zeichen konfrontierten deutschen Verbraucher naheliegend wäre. Er könnte zu dieser Auslegung allenfalls nach längerer Überlegung gelangen.

25 Folglich hat die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen, dass das Zeichen Deutscher Ring Sachversicherungs-AG im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 beschreibend sei.

Onderscheidend vermogen
29 Im vorliegenden Fall genügt der Hinweis, dass die Beschwerdekammer ihr Ergebnis, wonach das Zeichen Deutscher Ring Sachversicherungs-AG keine Unterscheidungskraft besitze, darauf gestützt hat, dass die maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen als die übliche Beschreibung einer deutschen Vereinigung in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft im Bereich von Sachversicherungen auffassen würden. Die Prüfung des ersten Klagegrundes hat aber ergeben, dass der deutsche Verbraucher das Zeichen Deutscher Ring Sachversicherungs-AG nicht als Bezeichnung einer „deutschen Vereinigung in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft im Bereich von Sachversicherungen“ auffassen wird.

Gerecht EU 5 juli 2012, zaak T-466/09 (Comercial Losan tegen OHIM/McDonald's International Property (Mc. Baby))

Gemeenschapsmerkenrecht. Verwarringsgevaar.

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk Mc. Baby (klassen 25, 35 & 39) de houder van de gemeenschapsbeeldmerken McKids  (klassen 16, 25 & 28), McDONALDS  en McDONALD'S (beide klassen 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41 & 42) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, beroep wordt gedeeltelijk toegewezen. Middel: er is ten onrechte geconcludeerd dat er sprake is van verwarringsgevaar.

Het Gerecht EU stelt vast dat de merken 'Mc. Baby' en 'McKids' zich onderscheiden door hun tweede element namelijk 'Baby' en 'Kids', toch is er enige visuele overeenstemming door de kinderlijke schrijfwijze van het beeldmerk. Er is sprake van geringe mate van visuele overeenstemming tussen de merken. Het Gerecht EU stelt vast dat er een zekere mate van overeenstemming is op conceptueel en fonetisch vlak. De merken stemmen in zekere mate overeen, waardoor de Kamer van Beroep niet onjuist heeft geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar.

Het Gerecht EU verwerpt het beroep.

Gelijkheid
32 Il y a lieu de relever que la marque Mc. Baby et la marque Mc Kids. always quality. always fun! comportent toutes deux l’élément « mc », qui est placé au début de chaque signe et qui est composé d’un « m » majuscule et d’un « c » minuscule. L’élément « mc » de la marque demandée se distingue de l’élément « mc » de la marque antérieure par sa police de caractère et le fait qu’il est suivi d’un point.

33 Certes, les marques en conflit se distinguent par leur second élément, à savoir « baby » pour la marque demandée et « kids » pour la marque antérieure. Toutefois, l’élément « baby » de la marque demandée et l’élément « kids » de la marque antérieure présentent une certaine similitude sur le plan visuel étant donné que ce sont deux mots courts écrits dans une police de caractère qui ressemble à l’écriture d’un enfant.

34 En outre, s’il est vrai que la marque antérieure contient, à la différence de la marque demandée, un élément figuratif et l’élément « always quality. always fun! », il y a lieu de relever que l’élément figuratif est situé en arrière-plan et que l’élément « always quality. always fun! » est écrit en petits caractères.

35 Il ressort de ce qui précède qu’il existe des différences visuelles importantes entre les marques en conflit. Toutefois, on ne peut nier, en l’espèce, l’existence d’un faible degré de similitude sur le plan visuel entre ces marques.

Verwarringsgevaar
43 Étant donné que les marques en conflit présentent un certain degré de similitude sur les plans conceptuel et phonétique et un faible degré de similitude sur le plan visuel, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les marques en conflit étaient globalement similaires.

44 L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a considéré à tort que l’élément « mc » était l’élément dominant des signes en conflit et n’a donc pas tenu compte de l’ensemble des éléments des signes en conflit dans son appréciation de leur similitude ne peut pas prospérer. En effet, il résulte de l’analyse de la similitude des marques en conflit exposée ci-dessus, qui a été faite sans tenir compte du caractère dominant de l’élément « mc » et en tenant compte de l’ensemble des éléments des marques en conflit, que les marques en conflit sont globalement similaires même si l’élément « mc » n’est pas considéré comme l’élément dominant de ces marques.

45 Il s’ensuit que, ayant constaté à juste titre que les produits et les services couverts par les marques en conflit sont identiques ou similaires et que les marques en conflit sont globalement similaires, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

Op andere blogs:
Alicante News (B. General Court, case T-466/09)
Hoogenraad & Haak (MC. BABY EN MC KIDS LIJKEN TEVEEL OP ELKAAR)
Marques (General Court: Mc Baby v McKids)
Nederlandsch Octrooibureau (McKids tegen Mc.Baby)

Concl. AG HvJ EU 5 juli 2012, zaak C-149/11 (Leno Merken; ofwel ONEL tegen OMEL)

Prejudiciële vragen gesteld door het Hof 's-Gravenhage, IEF 9378

Merkenrecht. Is er sprake van normaal gebruik, bij gebruik van een gemeenschapsmerk in één lidstaat? Ja, daar kan sprake van zijn.

Conclusie: „Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat (i) gebruik van een gemeenschapsmerk binnen de grenzen van één enkele lidstaat niet noodzakelijkerwijs als zodanig volstaat om normaal gebruik van dat merk te vormen, maar (ii) het mogelijk is dat, rekening houdend met alle relevante feiten, het gebruik van een gemeenschapsmerk in een gebied dat overeenstemt met het grondgebied van één enkele lidstaat, normaal gebruik binnen de Gemeenschap vormt.

Normaal gebruik binnen de Gemeenschap in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 is gebruik dat, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de relevante markt, kwantitatief voldoende is om op die markt marktaandelen voor de door het gemeenschapsmerk aangeduide waren en diensten te behouden of te verkrijgen.”

Vragen:
1. Moet artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/20091 inzake het Gemeenschapmerk aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr. 40/942 van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM)?
2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009?
3. Indien het gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een Gemeenschapsmerk - naast de andere factoren - worden gesteld?
4. Of moet - anders dan het bovenstaande - artikel 15 van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten [en bij voorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt)]?

Op andere blogs:
IPKat (The A-G opines on ONEL: genuine use of a CTM)
Merkwaardigheden (De Onel-zaak: een inschatting)
Merkwaardigheden (De Onel-zaak:  de Advocaat Generaal)