Woord- en of beeldmerk  

Hof Amsterdam 19 juni 2012, zaaknr. 200.099.241/01 SKG (Next Team Srl tegen Kawasaki Motors Europe N.V.)

Uitspraak ingezonden door Anne Bekema en Bas Le Poole, Houthoff Buruma.

Auteursrecht. Branding. Retail identity. Afgewezen. Na het kort geding (IEF 10492) vordert Next Team onthouding van inbreuk op auteursrechten van Next Team 'retail identity'. De grondslag daarvoor is dat zij niet alleen individuele showroom artikelen heeft ontworpen, maar tevens maker is van de branding/retail identity.

Kawasaki heeft aan Next Team opdracht gegeven tot het vervaardigen en leveren van showroommaterialen, maar deze opdracht strekte niet tot het maken van een 'branding-concept'.

Er is onvoldoende duidelijk of er sprake is geweest van een relevante creatieve inbreng van Next Team bij de ontwikkeling van de hier aan de orde zijnde 'branding'/'racing identity' van Kawasaki en zo ja tot welke elementen van het ontwerp de intellectuele schepping van Next Team zich uitstrekt. De vorderingen van Next Team worden afgewezen.

3.4. Het hof acht dan ook voorshands niet aannemelijk dat Next Team zelfstandig op het idee is gekomen om lime-groene strepen te combineren met een zwarte achtergrond en het witte Kawasaki logo. Next Team heeft weliswaar gesteld dat zij de 'racing identity' van Kawasaki niet kende toen zij ontwerpen voor het uiterlijk van de showroom materialen maakte maar dit is in het licht van de reeds genoemde memo alsmede het feit dat Kawasaki naar zij onweersproken heeft gesteld, in 2006 de uniforme 'Kawasaki Racing Identity' heeft ontwikkeld en deze in 2007 in heel Europa is gaan gebruiken, voorshands niet geloofwaardig te achten, te minder nu Next Team stelt ten behoeve van meerdere gerenommeerde partijen in de motorbranche werkzaam te zijn. Daarbij komt dat ook uit de 'briefing' naar aanleiding van de op 1 april 2008 door Next Team en Kawasaki gevoerde bespreking blijkt dat mogelijk gebruik van de (door Kawasaki eerder als 'DNA' omschreven) kleuren aan de orde is geweest. (...) als 'general feedback' met betrekking tot de reeds door Next Team gepresenteerde modellen onder meer meedeelt dat de kleur rood op de vloer groen moet worden en voorts de suggestie doet: "maybe more black and stripes of green, for eg. like Kawasaki racing team. Example enclosed."(...)

3.5. In het licht van dit een en ander is voorshands onvoldoende duidelijk of er sprake is geweest van een relevante creatieve inbreng van Next Team bij de ontwikkeling van de hier aan de orde zijnde 'branding' van Kawasaki en zo ja tot welke elementen van het ontwerp de intellectuele schepping van Next Team zich uitstrekt.(...)

3.6. Het hof komt tot de slotsom dat het betoog van Next Team dat de 'branding' die Kawasaki op dit moment voor (onder meer) showroom artikelen gebruikt moet worden aangemerkt als een intellectuele schepping van (medewerkers van) Next Team en dat Kawasaki op een aan Next Team toekomend auteursrecht inbreuk maakt, vooralsnog niet zodanige steun vindt in het feitenmateriaal dat door middel van voorzieningen als door Next Team gevorderd op een daaromtrent door de bodemrechter te nemen beslissing kan worden vooruitgelopen. Een en ander vergt nader onderzoek, waartoe dit (kort) geding zich niet leent.

Gerecht EU 19 juni 2012, zaak T-557/10 (H.Eich tegen OHIM/Arav (H.EICH))

Gemeenschapsmerkenrecht. Naam van ontwerper in merk.

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk H.EICH (klasse 18 & 25) de houder van het beeldmerk bevattende het woordbestanddeel 'H-Silvian Heach' (beiden voor kleding) tegen. Deze laatste bevat de achternaam van de ontwerper. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, tevens afwijzing van de gemeenschapsaanvraag. Middel: geen verwarringsgevaar.

Gerecht EU: Het Gerecht stelt vast dat de beoordeling van de overeenstemming van de twee merken niet kan worden beperkt tot slechts een onderdeel van een samengesteld merk. De merken moeten in hun geheel  en naar de totaalindruk worden beoordeeld, om vast te stellen of er sprake is van verwarring.

Onderscheidende en dominerende bestanddelen: Met betrekking tot het oudere merk zijn de elementen 'Silvian' en 'Heach' het meest onderscheidend. Het enkel feit dat deze elementen een (achter)naam van de ontwerper betreffen, kan niet leiden dat het merk een zelfstandig onderscheidend vermogen bevat.

Visuele vergelijking: Het Gerecht stelt vast dat er sprake is van een zekere gemiddelde visuele overeenstemming. Het oudere merk is niet volledig opgenomen in het nieuwe merk. Belangrijk visueel verschil is dat in het oudere merk het onderscheidende element 'Silvian' voorkomt en dit is niet het geval in het aangevraagde merk. Het Gerecht stelt vast dat het oudere merk in zijn geheel moet worden beschouwd als gemiddeld onderscheidend. De enige elementen van visuele overeenstemming worden gevonden in 'Heach' en 'h.eich', dit kan niet leiden tot visuele overeenstemming tussen de conflicterende merken, hierbij moet rekening worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Tevens stelt het Gerecht vast dat er sprake is van een lage mate van fonetische overeenstemming, gezien element Silvian.

Het Gerecht concludeert dat, gelet op de totaalindruk, de verschillen tussen de twee tekens voldoende zijn om aan te nemen dat er geen geen verwarring te duchten is bij het publiek. De beslissing van het OHIM wordt vernietigd.

49      Par ailleurs, le terme « silvian », qui est placé avant l’élément « heach » dans la marque antérieure, est susceptible d’attirer l’attention du consommateur tout autant que ce dernier, notamment si l’on tient compte du fait que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81]. Ce terme « silvian », qui fait partie de l’élément dominant de la marque antérieure (voir point 32 ci-dessus) et qui constitue également un élément distinctif, n’existe pas dans la marque demandée. Il constitue donc une différence visuelle importante entre les signes en cause.

68      En outre, même à supposer que le nom de famille « heach » puisse être considéré comme dominant dans la marque H SILVIAN HEACH, la comparaison entre « heach » et « h.eich » ne conduit pas davantage au constat d’une similitude conceptuelle moyenne. En effet, le point placé après le « h » indique clairement que le « h » représente l’initiale du prénom dans la marque demandée. Il n’est donc pas justifié d’en faire abstraction sur le plan conceptuel. La comparaison entre les noms de famille conduit donc à comparer les noms Heach et Eich, qui renvoient à des noms de personnes bien distinctes.

86      Cette conclusion s’imposerait également, quand bien même le nom de famille Heach devrait être considéré, ainsi que l’OHMI et l’intervenante le soutiennent, comme l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. En effet, dans ce cas, le même raisonnement devrait être effectué concernant le nom de famille Eich dans la marque demandée, et ce d’autant plus que le prénom n’y est désigné que par une initiale. Or, les éléments « heach » et « eich » ne peuvent pas être considérés comme communs. Au demeurant, les éléments « heach » et « h.eich », bien que présentant certains éléments de similitude visuelle (voir point 48 ci-dessus), ne sont pas communs, même pour le consommateur moyen, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêt Fifties, point 84 supra, point 28).

87      Par conséquent, le public pertinent ne sera pas à même d’établir un lien entre les deux marques en conflit, dès lors que la marque antérieure ne comporte pas l’élément « h.eich », ni d’ailleurs l’élément « eich ». Il y a donc lieu de rejeter l’argument tiré du risque d’association des marques en conflit.

91      Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l’impression globale produite par les signes en conflit et en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, il y a lieu de considérer que, malgré l’existence d’une identité des produits en cause, les différences entre les signes en cause constituent des motifs suffisants pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans la perception du public pertinent.

HvJ EU 19 juni 2012, zaak C-307/10 (The Chartered Institute of Patent Attorneys, IP Translator) - persbericht

Prejudiciële vragen gesteld door High Court of Justice England & Wales, Verenigd Koninkrijk.

In navolging van IEF 10583 (Concl. AG IP Translator). Merkenrecht, duidelijkheid en nauwkeurigheid.

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen.

Richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979, voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

De aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de in artikel 1 van deze Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie, moet nader toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

Vragen:

Is het in de context van [merkenrechtRichtlijn]:
- noodzakelijk dat de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, met enige mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid worden omschreven, en zo ja, met welke mate;
- toelaatbaar dat gebruik wordt gemaakt van de algemene bewoordingen van de hoofdklassen van de internationale classificatie van de waren en diensten volgens de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 (zoals periodiek herzien en gewijzigd) ter omschrijving van de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft;
- noodzakelijk of toelaatbaar dat een dergelijk gebruik van de algemene bewoordingen van de hoofdklassen van de voornoemde internationale classificatie van waren en diensten wordt uitgelegd volgens mededeling nr. 4/03 van de President van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 16 juni 2003 (PB BHIM 2003, blz. 1647)?

Op andere blogs:
AOMB (Koerswijziging in classificaties)
DeBrauwBlackstoneWestbroek (use of class headings in trademark registration is a risk)
Dirkzwagerieit (Hof van Justitie: waren en diensten van merk moeten duidelijk en nauwkeurig worden omschreven)
DPMA (Hinweis auf die unveränderte Praxis des DPMA nach der Entscheidung des EuGH vom 19. Juni 2012, C-307/10 - IP Translator)
IE-Forum (IP-Translator arrest: stap in goede richting of gemiste kans?)
Hogan Lovells (Specifications in Community Trademark Applications – IP TRANSLATOR and Further Consequences )
IE-Forum (BBIE verduidelijkt toepassing na HvJ EU IP Translator)
IE-Forum (BMM reactie aan BMM IP Translator)
IPKat (IP TRANSLATOR: a sun-drenched perspective)
IPKat (Classes, clarity and confusion: the legacy of IP Translator)
IPKat (Why not everyone is happy to tick the box)
IPKat (IP TRANSLATOR One Year On: Quo Vadis?)
KSNH (CJEU ‘Class Headings’ Case C-307/10 ‘IP TRANSLATOR’ – Final Judgement Is Out)
KSNH (Brand Owner’s Association Opposes OHIM’s Interpretation of IP TRANSLATOR judgement (CJEU C-307/10))
Marques (Stop press: IP Translator decision)
Marques (MARQUES speaks out on IP Translator)
Nederlandsch Octrooibureau (De IP TRANSLATOR zaak: grote veranderingen in de wijze van merkbescherming)
OHIM (press release)
Zacco (Change in Practice for Community Trademarks covering class headings)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 juni 2012, KG ZA 12-568 HJ/RV (G-Star Raw/Facton tegen Titan Fashion TNG)

Uitspraak ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en Rijksuniversiteit Groningen.

Merkenrecht. Wapperen. Registratie Gemeenschapsmerk te kwade trouw. Beroep nietigheid Benelux-merk afgewezen.

G-Star is houdster van onder meer Benelux en internationaal woordmerk GSRD. Titan heeft een beeldmerk (GSD) laten registreren in Duitsland en als Gemeenschapsbeeldmerk en gebruikt deze onder andere in de OTTO-catalogi. In de correspondentie tussen G-Star en Titan is er een overzicht overlegd van landen waar de G-Star-merken zijn geregistreerd, daarin is het Benelux woordmerk GSRD niet opgenomen. Hierna heeft Titan een Gemeenschapswoordmerk GSRD aangevraagd.

Wapperverbod / kwader trouw
G-Star vordert een wapperverbod, omdat Titan ten onrechte op haar Gemeenschapsmerk GSRD beroepen. Zij weet, dan wel heeft een ernstige reden om te vermoeden, dat namens haar verrichte registratie van het gemeenschapsmerk GSRD nietig zal worden verklaard op grond van het reeds bestaande Benelux-merk GSRD. De registratie te kwader trouw wordt aangenomen, omdat voldoende duidelijk is dat G-Star het teken gebruikt en het niet blijkt dat er sprake is van gebruik door Titan van het teken. Het betoog van Titan dat zij GSRD heeft laten registreren als uitbreiding van haar merkenfamilie, slaagt evenmin.

Beroep op nietigheid Beneluxmerk G-Star
G-Star heeft onweersproken gesteld dat GSRD staat voor de nog steeds gangbare kledinglijn G-Star Raw Denim. Het beroep van Titan op een viertal opposities tegen ingeschreven Gemeenschapsmerken waar één letter verschilt slaagt niet. G-Star heeft hier tegen ingebracht dat zij voorbeelden kan geven waarin bij een afwijking van één letter geen overeenstemming aanwezig werd geacht. Het is onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter het standpunt van Titan over de nietigheid van het Beneluxmerk (met een beroep op het Gemeenschapsmerk GSD van Titan) zal volgen.

Het wapperen met een IE-recht bij klanten en handelsrelaties van G-Star is dan ook onrechtmatig jegens G-Star en de rechter beveelt een rectificatiebrief te verzenden aan JeansOnline.

4.2. Het door G-Star gevorderde strekt tot het opleggen van een zogenaamd wapperverbod, omdat Titan onrechtmatig jegens haar zou hebben gehandeld door zich tegenover haar afnemers ten onrechte op het namens Titan gedeponeerde Gemeenschaps-woordmerk GSRD te beroepen. Dit kan een onrechtmatige daad opleveren indien Titan als houder van een Gemeenschapsmerk weet, dan wel ernstige reden heeft om te vermoeden, dat namens haar verrichte registratie van het gemeenschapsmerk GSRD nietig zal worden verklaard op grond van het reeds bestaande Benelux-merk GSRD waarvan G-Star rechthebbende is. De vordering van G-Star in deze procedure is dus slechts toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat Titan het teken GSRD te kwader trouw heeft laten deponeren als Gemeenschapsmerk. Titan heeft zich in dit verband beroepen op de nietigheid van heet Benelux-woordmerk GSRD op grond van haar ouder Gemeenschaps-beeldmerk GSD. Voor toewijzing van de vordering van G-Star dient daarom voldoende aannemelijk te zijn dat de bodemrechter de visie van Titan over de nietigheid van het Benelux-woordmerk GSRD niet zal volgen.

Beroep van Titan op de nietigheid van het Benelux-woordmerk GSRD
4.15. Gelet op het vorenstaande slaagt het beroep van Titan op een viertal opposities tegen ingeschreven Gemeenschapsmerken (de zaken PRF-RGF, APR-APRR, Geae-GEA en GSD-GPSD) niet, nog afgezien van de omstandigheid dat G-Star daartegen heeft ingebracht dat zij ook voorbeeld zou kunnen geven van zaken waarbin bij een afwijking van éen letter geen overeenstemming tussen merken aanwezig werd geacht.

Op andere blogs:
DeGier&Stam-weblog (G-Star, Titan en het wapperverbod)
Mode-recht.nl (G-Star, Titan en het wapperverbod)

BBIE 21 mei 2012, oppositienr. 2005732 (Twitter inc. tegen Bennis)

Met samenvatting van Jetske Zandberg, Inaday Merken B.V..

Merkenrecht. TWEET en TWEETJEMEE mogen naast elkaar bestaan.

Twitter mag intussen als een bekend merk worden beschouwd. Twitter Inc. heeft ook het begrip “TWEET” als Europees woordmerk geregistreerd. Tweet betekent “tjilpen” en zal door het overgrote deel van het publiek worden herkend als aanduiding voor het via twitter verzenden van een berichtje. Het merk TWEET is geregistreerd voor – kort gezegd – internetdiensten, verspreiden van berichten en sociale netwerkdiensten. Twitter heeft oppositie ingesteld tegen de Benelux merkaanvraag TWEETJEMEE van Bennis te Bloemendaal, vanwege het gebruik van het element TWEET in TWEETJEMEE.

Bennis heeft deze naam ingediend voor diensten op het gebied van reclame, schrijven van publicitaire teksten, professionele zakelijke consultatie, en beheer van databanken, een en ander in het bijzonder gericht op een zgn. digitale vrijmarkt voor kokers en eters, en voor horecadiensten, met name de materiële levering van voedsel en drank. Concreet gaat het om een digitaal platform waar mensen die graag koken maaltijden kunnen aanbieden voor mensen die weinig tijd of zin hebben om te koken. Deze laatsten kunnen via de website tweetjemee.nl voor een redelijke prijs een maaltijd of hapjes bestellen bij een deelnemer in hun omgeving, die dan zorgt dat de gewenste maaltijd wordt bereid en kan worden afgehaald. Een deel van de opbrengst gaat naar een toepasselijk goed doel, The Hunger Project.

Bennis verweerde zich o.a. met het argument dat in dit geval TWEETJE een samentrekking is van tweeten en eten, en het in de horeca bekende begrip “TWEETJE” voor een etentje voor twee personen erin opgenomen is. De uitspraak is niet hetzelfde, omdat in zijn merk de uitspraak niet is TWIET JE MEE maar TW-EET JE MEE.

Het BBIE is met dit verweer in zoverre meegegaan, dat diensten die niet specifiek op eten en drinken betrekking hebben moeten worden geschrapt uit de merkaanvraag van Bennis, maar dat de diensten gericht op het kookgebeuren niet voor verwarring zullen zorgen met het merk van Twitter. Het BBIE geeft aan het begrip TWEETJE uit de horeca niet te kennen. Of dit een goede reden is voor het al dan niet meegaan met een argument is de vraag, maar de uitkomst van de oppositieprocedure is dat het BBIE van mening is dat, hoewel er een duidelijke link is tussen de merken TWEET en TWEETJEMEE, deze toch naast elkaar kunnen bestaan zonder dat er verwarringsgevaar zal ontstaan.

Rechtbank Breda 13 juni 2012, HA ZA 10-85 (Converse/Kesbo tegen Piet Kerkhof, Shoe-Express en curator en Sporttrading c.s.)

Uitspraak ingezonden door Leonie Kroon, DLA Piper.

Merkenrecht. Converse-zaak. Converse vordert in conventie het staken van inbreuk op het merkenrecht. In voorwaardelijke reconventie vordert Piet Kerkhof en Shoe-Express  de opheffing en teruggave van de beslagen en een verbod om gebruik te maken van informatie die uit de beslaglegging voortkomt. Er zijn vijf paar aangekochte schoenen als counterfeit aangekocht in een Filiaal van Piet Kerkhof.

In dit tussenvonnis wordt overwogen dat ondanks dat Converse erkend dat de bewijslast bij haar rust. Een groot deel van de discussie tussen partijen had tot aan het pleidooi betrekking op de vraag of Converse c.s. in dat bewijs zijn geslaagd, dan wel voldoende aannemelijk hebben gemaakt om tot bewijslevering te worden toegelaten. Door zich nu op het standpunt te stellen dat voor een beroep op art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE niet van belang is dat komt vast te staan dat er sprake is van counterfeit, neemt de discussie een andere wending. Converse c.s. hebben daarmee echter niet de grondslag van hun vordering gewijzigd.

Naar het oordeel van de rechtbank is het in het geding brengen door Converse c.s. van de rapportages van IFC bij pleidooi niet in strijd met de goede procesorde, nu Converse c.s. zelf pas kort voor het pleidooi in bezit zijn gekomen van deze rapportages. Tegen de inbreng van de omvangrijke rapportages en de slechts summierlijke toelichting daarbij wordt bezwaar gemaakt, om te voorkomen dat Piet Kerkhof c.s. in hun procesbelangen worden  geschaad zal de rechtbank Piet Kerkhof en de curator alsnog in de gelegenheid stellen om bij conclusie te reageren op de stellingen van Converse c.s. met betrekking tot de IFC rapportages.

5.33. Piet Kerkhof heeft in zoverre gelijk met haar bezwaar tegen het door Converse c.s. voor het eerst bij pleidooi ingenomen standpunt dat voor haar beroep op art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE in het midden kan worden gelaten of de door Piet Kerkhof verhandelde schoenen counterfeit zijn, dat tot aan het pleidooi met name inzet van het geding is geweest de vraag of Piet Kerkhof inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Converse door counterfeit schoenen te verhandelen. Piet Kerkhof heeft dit steeds betwist en Converse c.s. hebben erkend dat waar zij in dit kader van haar beroep op art. 2.20 lid 1 aanhef onder a BVIE stelt dat er sprake is van counterfeit, op haar de bewijslast rust. Een groot deel van de discussie tussen partijen had tot aan het pleidooi betrekking op de vraag of Converse c.s. in dat bewijs zijn geslaagd, dan wel voldoende aannemelijk hebben gemaakt om tot bewijslevering te worden toegelaten. Door zich nu op het standpunt te stellen dat voor een beroep op art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE niet van belang is dat komt vast te staan dat er sprake is van counterfeit, neemt de discussie een andere wending. Converse c.s. hebben daarmee echter niet de grondslag van hun vordering gewijzigd. Zij doen nog steeds een beroep op merkinbreuk als bedoeld in art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. Het bezwaar van Piet Kerkhof tegen het door Converse c.s. bij pleidooi ingenomen standpunt wordt om die reden dan ook verworpen.

5.41 Naar het oordeel van de rechtbank is het in het geding brengen door Converse c.s. van de rapportages van IFC bij pleidooi niet in strijd met de goede procesorde, nu Converse c.s. zelf pas kort voor het pleidooi in bezit zijn gekomen van deze rapportages. Bovendien brengen zij deze in als reactie op het door Piet Kerkhof gedurende de procedure gevoerde uitputtingsverweer. Piet Kerkhof heeft immers aanvang af betwist dat Converse c.s. zich met succes kunnen beroepen op de bescherming van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE (...), omdat deze schoenen die zij van Sporttrading geleverd heeft gekregen, afkomstig zijn uit geoorloofde parallelimport, aangezien deze zijn geleverd door een officiële distributeur van Converse in Hongarije, Infinity.

5.42 Doordat deze rapportages van IFC zo laat in het geding zijn gebracht hebben kerkhof en de curator onvoldoende tijd gehad om zich voor te bereiden, zodat zij bij pleidooi niet voldoende in staat waren inhoudelijk op de rapportages te reageren. Daar komt bij dat de rapportages zeer omvangrijk zijn en slechts summierlijk waren voorzien van een toelichting, zodat het Piet Kerkhof en de curator voorafgaande aan het pleidooi onvoldoende duidelijk was waartegen zij zich bij pleidooi zouden moeten verweren. Converse c.s. hebben pas ter zitting in hun 36 pagina's tellende pleitnota toegelicht op welke delen van het rapport zij een beroep doen en welke stellingen zij daartoe innemen. Om te voorkomen dat Piet Kerkhof en de curator in hun procesbelangen worden  geschaad zal de rechtbank Piet Kerkhof en de curator alsnog in de gelegenheid stellen om bij conclusie te reageren op de stellingen van Converse c.s. met betrekking tot de IFC rapportages.

Gerecht EU 14 juni 2012, zaak T-293/10 (Seven Towns tegen BHIM/Représentation de sept carrés en différentes couleurs) 

Procesrecht. Gemeenschapsmerkrecht. Kleurmerk.

Tegen de afwijzing van de kleurmerkaanvraag heeft Seven Towns Ltd (producent van onder meer de 'Rubix kubus') beroep ingediend. De Kamer van Beroep vernietigt de afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag. Middel: geen eerbiediging van de beginselen van behoorlijke procesvoering en van het recht van de verzoekster op een eerlijk proces.

Het Gerecht EU verwerpt het beroep. Seven Towns Ltd voert grieven aan met betrekking tot de procedurele afwikkeling van de merkaanvraag. Zij stellen onder meer dat het BHIM het onderzoek onjuist en niet legitiem heeft uitgevoerd. De Kamer van Beroep concludeert dat dit niet het geval is nu door aanvrager het kleurmerk niet voldoende grafisch is weergegeven. Voor een gemiddelde consument blijkt niet uit de merkaanvraag dat het gaat om een kleurmerk voor de vlakken van de zogenaamde 'rubik's kubus'. De aanvrager is er niet in geslaagd een grafische voorstelling van het merk weer te geven. Hierdoor is de merkaanvraag gerechtvaardigd afgewezen. Het beroep wordt derhalve verworpen.

58 Moreover, the Board of Appeal observed that it is highly unlikely that anyone would infer from the information set out in paragraphs 2 to 4 above that the trade mark application had anything to do with the world-famous puzzle known as Rubik’s cube, in respect of which the applicant is the proprietor of a Community three-dimensional trade mark which was published with a description that is substantially the same as the description set out in paragraph 4 above. Consequently, while the Board of Appeal may conclude that the trade mark applied for in the present case is related to Rubik’s cube and that the aforementioned description is intended to describe the systematic arrangement of colours used on Rubik’s cube, the Board of Appeal indicates that it is only able to reach that conclusion as a result of the aforementioned additional information, that is to say after being given some very strong clues about the true nature of the mark applied for. Without those clues and solely on the basis of the information set out in paragraphs 2 to 4 above, the Board of Appeal is of the opinion that ‘a reasonably observant person would not realise that the colour mark applied for in the present case relates to the colour scheme used on the classic version of Rubik’s cube’, which enables it to conclude that ‘[t]he applicant has failed to provide a graphic representation that is clear, concise, easily accessible and intelligible’.

59 Before addressing the applicant’s criticisms of the actual result of the examination set out in the contested decision, it must be noted that the Board of Appeal’s statement in recital 17 of that decision, according to which the examination was undertaken from the point of view of a ‘reasonably observant person with normal levels of perception and intelligence’, must be read by reference to the previous statement, in recital 15, that the category of persons concerned refers in particular to ‘other traders’ who must be able to know the precise scope of the protection granted to the marks already in the register. The entry of the mark in a public register has the aim of making it accessible to the competent authorities and to the public, particularly to economic operators (Heidelberger Bauchemie, cited above in paragraph 50, at paragraph 28), and the persons concerned must therefore be able to find out what signs are protected and adjust their conduct accordingly. As no reason has been put forward in the present case to justify particular characteristics of the consumers or traders concerned, the Board of Appeal’s reference, in recital 17 of the contested decision, to ‘normal levels of perception and intelligence’ is to be interpreted as meaning that the persons concerned are average consumers and traders.

Op andere blogs:
Marques (Rubik's Cube and geometry lesson in General Court)

ABRvS 13 juni 2012, LJN BW8203 (Burger Partij Amersfoort tegen Kiesraad)

Als randvermelding. Merkenrecht in de Kieswet. Bij besluit van 15 mei 2012, bekend gemaakt op 21 mei 2012, heeft de Kiesraad voor de politieke groepering "Onafhankelijke Burger Partij" (hierna: OBP) op haar verzoek de aanduiding 'Onafhankelijke Burger Partij (OBP)' geregistreerd voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar aanleiding van het betoog van de Burger Partij Amersfoort stelt de Afdeling voorop dat de Kieswet een limitatieve opsomming bevat van gronden die kunnen en moeten leiden tot afwijzing van het verzoek om registratie van een aanduiding. Indien de in die bepaling genoemde weigeringsgronden niet van toepassing zijn, moet de Kiesraad de aanduiding registreren. De enkele omstandigheid dat de aanduiding een inbreuk zou vormen op het recht tot gebruik van een geregistreerd merk, behoort niet tot de gronden voor afwijzing van de aanduiding bij het centraal stembureau.

In citaten:

2.2. BPA betoogt dat met de registratie van 'Onafhankelijke Burger Partij (OBP)' verwarring is te duchten met de aanduiding 'Burger Partij Amersfoort' die voor haar is ingeschreven in het register voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad en dat de aanduiding misleidend is voor de kiezers. Dit temeer wanneer de aanduiding 'Onafhankelijke Burger Partij' doorwerkt in de registers voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, omdat alsdan in Amersfoort verwarring is te duchten met de reeds voor haar geregistreerde aanduiding. Voorts betoogt zij dat de term 'onafhankelijk' slechts gebruikt mag worden door partijen die alleen op gemeentelijk niveau opereren en een aanduiding hebben geregistreerd en dat de term 'burger partij' ook als merk is gedeponeerd bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom.

2.2.4. Zoals de Afdeling eerder in haar uitspraak van 4 oktober 2006, zaak nr. 200606676/1 heeft overwogen, behoort de enkele omstandigheid dat de aanduiding een inbreuk zou vormen op het recht tot gebruik van een geregistreerd merk niet tot de gronden voor afwijzing van de door een politieke groepering bij het centraal stembureau ter registratie aangeboden aanduiding.

2.2.5. Ten slotte heeft de Kiesraad zich met juistheid op het standpunt gesteld dat uit de Kieswet noch enige andere wettelijke bepaling voortvloeit dat het gebruik van de term 'onafhankelijk' is voorbehouden aan partijen die alleen op gemeentelijk niveau opereren en een aanduiding hebben geregistreerd, zodat ook daarin geen grond is gelegen voor afwijzing van het verzoek.

Gerecht EU 13 juni 2012, zaak T-312/11 (Süd-Chemie tegen OHIM/Byk-Cera (CERATIX))

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk CERATIX (klasse 1) de houder van het nationaal woordmerk CERATOFIX tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe, de beslissing van de oppositieafdeling wordt door de kamer van beroep vernietigd.
Middel: geen rekening gehouden met 'normaal gebruik', de kamer van beroep heeft niet alle relevante omstandigheden betrokken bij de beoordeling van het 'normaal gebruik'.

Gerecht EU verwerpt het beroep. Reden: Het Gerecht EU merkt op dat er meerdere omstandigheden dienen te worden aangehaald ter staving van het bestaan van 'normaal gebruik' van het oudere merk. Hierbij heeft het OHIM terecht opgemerkt dat de uitgegeven brochure niet kan worden beschouwd als een publiciteitscampagne en dus kan het 'normaal gebruik' niet worden bewezen. Het beroep wordt derhalve verworpen.

30 Aus der Rechtsprechung ergibt sich ferner zum einen, dass einer Erklärung, auch wenn sie im Sinne von Art. 76 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 von einem leitenden Mitarbeiter der Klägerin erstellt wurde, nur dann Beweiskraft zukommen kann, wenn sie durch andere Beweismittel gestützt wird (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts Salvita, oben in Randnr. 29 angeführt, Randnr. 43, und vom 13. Mai 2009, Schuhpark Fascies/HABM – Leder & Schuh [jello SCHUHPARK], T 183/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 39). Zum anderen kann der Umstand allein, dass die Erklärung von einem Angestellten der Klägerin stammt, ihr nicht jeden Wert nehmen (Urteil des Gerichts vom 16. November 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/HABM – Werner & Mertz [BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products], T 308/06, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 59).

46 Zwar hat der Gerichtshof, wie die Klägerin hervorgehoben hat, in Randnr. 37 des Urteils Ansul (oben in Randnr. 19 angeführt) entschieden, dass sich die Benutzung der Marke auf Waren und Dienstleistungen beziehen muss, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht.

47 Nach Ansicht der Klägerin kann daher die Benutzung einer Marke als ernsthaft angesehen werden, wenn diese Marke nicht benutzt wird, um die Waren zu vertreiben, sondern um neue Absatzmärkte zu erschließen, was mit der genannten Broschüre, die eine Werbemaßnahme sei, belegt werde.

48 Diese Broschüre enthält jedoch, wie das HABM zutreffend festgestellt hat, keine Angaben zur Vermarktung oder zum Verkauf von Produkten, sondern lediglich den Hinweis auf „aussichtsreiche Gespräche“ mit potenziellen Kunden, was in diesem Stadium lediglich eine Mutmaßung darstellt. Die Broschüre kann somit für sich allein nicht mit einer Werbekampagne gleichgesetzt werden, die eine unmittelbar bevorstehende Vermarktung spezifischer Erzeugnisse erkennen ließe.

49 Aus den Randnrn. 34 bis 48 des vorliegenden Urteils ergibt sich, dass die Beschwerdekammer, da die Erklärung von Dr. S. nicht durch weitere Beweismittel gestützt wird, zu Recht angenommen hat, dass diese Erklärung allein die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nicht beweisen kann.

Gerecht EU, 13 juni 2012 zaak T-542/10 (XXXLutz Marken tegen OHIM/Meyer Manufacturing (CIRCON)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk CIRCON (klasse 7, 11 en 21) de houder van het woordmerk CIRCULON tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk af, het beroep wordt verworpen.
Middel: verwarringsgevaar.

Het Gerecht EU vernietigt het beroep. Het Gerecht concludeert dat er fonetische overeenstemming is tussen de merken en stelt vast dat het verwarringsgevaar groter is naarmate de bekendheid van het merk toeneemt. Niet alleen de gelijkheid van de tekens en waren, maar ook de verhoogde bekendheid speelt daarbij een rol. Verzoekster stelt succesvol dat de kamer van beroep onvoldoende rekening heeft gehouden met de bekendheid van het oudere merk. De beslissing van de Kamer van Beroep wordt vernietigd.

49 Zwar ist die Silbenstruktur der einander gegenüberstehenden Zeichen verschieden, da die ältere Marke drei Silben enthält, nämlich die Silben „Cir“, „cu“ und „lon“, und die angemeldete Marke nur zwei, nämlich die Silben „Cir“ und „con“. Jedoch ist die erste Silbe der fraglichen Zeichen identisch. Insoweit ist daran zu erinnern, dass sich, wie schon oben in Randnr. 43 ausgeführt, die Aufmerksamkeit der Verbraucher normalerweise vor allem auf den Wortanfang richtet. Die Buchstaben, die die letzte Silbe der angemeldeten Marke bilden, nämlich „c“, „o“ und „n“, sind alle in der älteren Marke vorhanden, und zwar in deren letzten beiden Silben. Schließlich enthalten die letzte Silbe der angemeldeten Marke und die letzte Silbe der älteren Marke beide den Vokal „o“ und den Endkonsonanten „n“. Dies führt bei ihrer Aussprache zu einem ähnlichen Klang.

50 Angesichts dieser Erwägungen kann entgegen der Auffassung der Klägerin nicht wegen einer zusätzlichen Silbe in der älteren Marke jede klangliche Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen ausgeschlossen werden, da diese Ähnlichkeit anhand des Gesamteindrucks zu beurteilen ist, den die Zeichen hervorrufen, wenn sie vollständig ausgesprochen werden.

51 Somit hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher Hinsicht einen gewissen Grad an Ähnlichkeit aufweisen.

99 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer zwar zur Frage einer Bekanntheit der älteren Marke im Vereinigten Königreich Stellung genommen. Wie jedoch bereits festgestellt worden ist, war die Prüfung dieser Frage, die von der Beschwerdekammer vorgenommen wurde, nur auf einen Teil der relevanten Beweise gestützt und zudem mit einer Verletzung der Verteidigungsrechte der Klägerin behaftet. Unter diesen Umständen ist das Gericht der Auffassung, dass eine von ihm selbst vorgenommene neue Prüfung sämtlicher relevanter Beweise in der Sache eine Wahrnehmung von Verwaltungs- und Ermittlungsaufgaben bedeutete, die dem HABM obliegen, und damit dem institutionellen Gleichgewicht zuwiderliefe, das dem Grundsatz der Zuständigkeitsverteilung zwischen dem HABM und dem Gericht zugrunde liegt. Hieraus folgt, dass jedenfalls ein dahin gehender Abänderungsantrag nicht zu prüfen ist (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 4. Oktober 2006, Freixenet/HABM [Form einer mattierten mattschwarzen Flasche], T 188/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 47, und vom 14. Mai 2009, Fiorucci/HABM – Edwin [ELIO FIORUCCI], T 165/06, Slg. 2009, II 1375, Randnr. 67).

100 Unter diesen Umständen ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben, ohne dass es erforderlich wäre, die übrigen Rügen zu prüfen, mit denen die Klägerin die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung angreift, dass die ältere Marke im Vereinigten Königreich bekannt sei.