Alle rechtspraak  

Hof van Beroep 8 januari 2014, 2013/AR/71 (Duo Tableware tegen BBIE)
Procedure gericht tegen weigering van inschrijving van het woordmerk DUO (klasse 8, 21 en 35). Merk is hooguit suggestief, maar wel geldig.

Het teken DUO is beschrijvend en kan immers tot aanduiding van de soort, hoedanigheid of hoeveelheid van de genoemde waren en diensten dienen. Het mist bovendien ieder onderscheidend vermogen (2.11 lid 1, sub b en c BVIE). DUO is een banaal en veelgebruikt begrijp dat louter beschrijvende waarde heeft, zeker nu de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd voor een doorsnee publiek zijn bedoeld. Uit verschillende verkoopwebsites (marktplaats.nl en Kapaza) wordt het begrip duo gebruikt als aanduiding van "tweevoud" of "tweedelig".

Indien het teken geen een essentiële, belangrijke eigenschap van de waren of diensten beschrijven, dan is er ten hoogste sprake van een "suggestief" merk en dergelijke merken zijn wel geldig. Het woord DUO beschrijft geen concreet en objectief kenmerk van de betrokken waren, maar het mogelijk aankoopgedrag van consumenten ('als duo' een aankoop doen). De definitieve weigering is niet naar recht verantwoord.

Lees verder

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 januari 2014, KG ZA 13-1397 (Sequoia Inc. & Dakota Hills tegen Rademaker B.V.)
Uitspraak ingezonden door Boris von der Assen en Remco Klöters, Van Kaam advocaten.
Merkenrecht. Auteursrecht. Sequoia heeft een productlijn voor 'feather extensions'. Rademaker exploiteert een groothandel in kappersbenodigdheden. Sequoia en Rademaker hebben een distributieovereenkomst gesloten voor de Benelux, die door Sequoia is beëindigd. Rademaker blijft het teken FEATHERHEADS en FINE FEATHERS gebruiken en blijft deze aanbieden via haar websites.

Sequoia vordert succesvol een bevel tot staking van het gebruik van het merk en de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de auteursrechtelijke werken. Het is niet aannemelijk geworden dat de feather extensions die Rademaker thans verkoopt originele producten zijn van Sequoia waarvoor Rademaker nog gebruik mag maken van het merk. Geldigheid van de ingeroepen auteursrechten zijn niet bestreden door Rademaker, daarmee staat auteursrechtinbreuk vast.

Beëindiging distributieovereenkomst:

4.6. [..] Het recht om na het einde van de distributieovereenkomst nog voorraad te verhandelen en daarvoor te adverteren met gebruikmaking van de rechten van intellectuele eigendom van Sequoia [..] ziet uitsluitend op van Sequoia afkomstige producten. [..] niet aannemelijk geworden dat de feather extensions die Rademaker thans verkoop originele producten zijn van Sequoia waarvoor Rademaker nog gebruik mag maken van het merk, de Fine Featherheads logo's, de foto's, en het verpakkings- en promotiemateriaal van Sequoia c.s.

4.7. [..] Uit genoemd artikel 2.2 onder c aanhef en onder (i) volgt dat Rademaker niet gerechtigd is om originele feather extensions afkomstig van Sequoia te verhandelen in een andere verpakking dan waarin deze door Sequoia aan haar is geleverd. Ook om die reden faalt een beroep op de distributieovereenkomst.

Inbreuk op het merk:

4.11. [..] De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat voormeld gebruik door Rademaker van het teken Featherheads niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid nu zij dit teken aldus gebruikt dat het relevante publiek ten onrechte kan menen dat er nog steeds een economisch verband bestaat tussen Sequoia en Rademaker zoals hiervoor overwogen.

4.12 Het gebruik door Rademaker van de tekens Featherheads en Fine Feathers als vermeld in 3.2 levert derhalve inbrek op de merkrechten van Sequoia c.s. op.

Inbreuk op auteursrechten

4.13. Rademaker heeft de geldigheid van de ingeroepen auteursrechten niet bestreden. Nu Rademaker voorts niet bestrijdt dat zij na de beëindiging van de distributieovereenkomsst nog de Fine Featherheads logo's en foto's van Broussard openbaar heeft gemaakt en dit thans nog doet, staat daarmee auteursrechtinbreuk vast omdat toestemming voor openbaarmaking van de betreffende auteursrechthebbenden ontbreekt en Rademaker voor die toestemming ook geen beroep toekomt op de distributieovereenkoms zoals hiervoor overwogen.

Rechtbank Midden-Nederland 29 januari 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:206 (Spruit ICT tegen Yows c.s.)
Uitspraak mede ingezonden door Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen.
Handelsnaamrecht, verwarringsgevaar, domeinnaam, e-mailadres. Spruit ICT is een trainingsbureau dat is opgericht in 1981. Zij voert vanaf haar oprichting de handelsnamen “Spruit in Company (trainingen)”. Yows c.s., opgericht in 2011, richt zich op training en ontwikkeling van trainers hebben het woordmerk “Spruitt” gedeponeerd.

Voor zover Yowsa en Yowsim hun ondernemingen feitelijk hebben gedreven onder de naam “Spruitt”, en zij gebruik hebben gemaakt en maken van de domeinnaam www.spruitt.nl en e-mailadressen eindigend op @spruitt.nl, is sprake van inbreukmakend gebruik, in de zin van artikel 5 van de Hnw. Yowsa en Yowsim hebben weliswaar hun handelsnaam gewijzigd in “Splintt”, maar de domeinnaam “www.spruitt.nl” en de e-mailadressen eindigend op “@spruitt.nl” zijn nog steeds actief. De rechtbank is van oordeel dat Yowsa en Yowsim het gebruik van die domeinnaam en de e-mailadressen moeten staken en deze gestaakt te houden.

4.14. Yowsa en Yowsim hebben weliswaar hun handelsnaam gewijzigd in “Splintt”, maar de domeinnaam “www.spruitt.nl” en de e-mailadressen eindigend op “@spruitt.nl” zijn nog steeds actief. De rechtbank is van oordeel dat Yowsa en Yowsim het gebruik van die domeinnaam en de e-mailadressen moeten staken en deze gestaakt te houden. Het gebruik van deze domeinnaam en e-mailadressen vloeit voort uit de periode dat Yowsa en Yowsim de naam “Spruitt” als handelsnaam gebruikten. Het publiek dat op dit moment immers de domeinnaam “www.spruitt.nl” intypt of het e-mailadres eindigend op “Spruitt” gebruikt, is bekend met deze adressen door een eerdere kennismaking met Yowsa en/of Yowsim in de periode dat zij de handelsnaam “Spruitt” voerden. Dit publiek maakt derhalve gebruik van deze adressen met het doel om de in haar ogen onder de handelsnaam “Spruitt” gedreven onderneming, welke zij wellicht daardoor ten onrechte associeert met Spruit ICT te benaderen. Er is daarom sprake van een voortdurende inbreuk op de handelsnaam van Spruit ICT zolang het via deze adressen benaderen van Yowsim en Yowsa mogelijk blijft. Aan het voormelde doet niet af dat het publiek bij gebruik van de oude e-mailadressen het verzoek krijgt in het vervolg gebruik te maken van nieuwe e-mailadressen waarin de naam “Spruitt” niet meer voorkomt.

4.15. Voor zover Yowsa en Yowsim hun ondernemingen feitelijk hebben gedreven onder de naam “Spruitt”, en zij gebruik hebben gemaakt en maken van de domeinnaam www.spruitt.nl en e-mailadressen eindigend op @spruitt.nl, is sprake van inbreukmakend gebruik, in de zin van artikel 5 van de Hnw. Zij hadden behoren te voorkomen dat zij een dergelijke inbreuk zouden maken door geen soortgelijke handelsnaam te voeren als Spruit ICT.

Verbod nietigheid merk
4.19. In de stellingen van Spruit ICT heeft de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten gevonden om de gevraagde nietigverklaring en doorhaling van het ingeschreven Beneluxmerk “Spruitt” te kunnen uitspreken. Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom dat betrekking heeft op merken en tekeningen of modellen, biedt hiertoe in dit geval geen mogelijkheid. De nietigverklaring en doorhaling zoals gevorderd in vordering 2 zal daarom worden afgewezen.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep IMPERIA afgewezen [IMPERIA v. IMPERIAL]
B) Geen onjuiste toepassing artikel 8(1)(b) Verordening 40/94 [Carrera panamericana v. CARRERA]
C) Niet voldaan aan artikel 8(1)(b) van Verordening 207/2009 [GOLDSTEIG v. goldstück
D) Beroep parameta afgewezen [parameta v. PARAMETRICA]

Gerecht EU 28 januari 2014, zaak T-216/11 (IMPERIA) - dossier

Sur les signes figuratifs:
31 La circonstance que le volatile de la marque demandée puisse être un canard ou une oie alors que celui de la marque antérieure serait un rapace ne saurait remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours selon laquelle les deux marques sont composées d’éléments figuratifs similaires, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de deux volatiles.

Sur le caractère dominant du signe verbal:
51 À cet égard, il y a lieu de rappeler, contrairement à ce qu’affirme la requérante, qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci

53 En l’espèce, à la différence de l’affaire visée au point précédent, les éléments verbaux présents dans les deux marques en conflit apparaissent comme dominants, eu égard, d’une part, à leur dimension et à leur représentation et, d’autre part, à la position qu’ils occupent dans le signe.

Caractère distinctif acquis par l’usage
49 l’argument de la requérante, tiré de ce que l’intervenante n’aurait pas établi l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage, même s’il était fondé, ne serait, en tout état de cause, pas de nature à pouvoir infirmer le constat fait par le Tribunal selon lequel la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif moyen.

Gerecht EU 28 januari 2014, zaak T-600/11 (Carrera panamericana)  - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Carrera panamericana” voor waren van de klassen 18 en 25 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1989/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 september 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het beeldmerk met het woordelement „CARRERA” voor waren van klasse 25. Het beroep is afgewezen.

54 In the third place, the applicant disputes the Board of Appeal’s findings relating to the conceptual comparison of the two marks. It submits, first, that none of the meanings of the Spanish word ‘carrera’, which translates as ‘race’ and designates a famous sports car as well as numerous other marks, has any connection with the mark applied for. Secondly, the applicant alleges that the Board of Appeal did not take into account the fact that the car race which took place from 1950 to 1955 in Mexico and is known by the name of ‘carrera panamericana’ began again in 1988 and is therefore known to broad sections of the public. In the applicant’s submission, even if the consumer did not know that car race, he would identify the mark applied for as referring to the ‘panamericana’, also called ‘carretera panamericana’, which is a road network ‘link[ing] Alaska to Tierra del Fuego’. The two components of that expression are therefore inseparably linked and, consequently, the Board of Appeal erred in dissociating them.

62 In view of all of those considerations, the Board of Appeal did not err in law under Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 in finding that there was a likelihood of confusion between the marks at issue.

Gerecht EU 29 januari 2014, zaak T/47-13 (goldstück) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het gemeenschapswoordmerk „GOLDSTEIG”
voor waren en diensten van de klassen 29 en 43 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2589/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 november 2012 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het beeldmerk met het woordelement „goldstück” voor waren van de klassen 29 en 30 in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door verzoekster. Het beroep is afgewezen.

42 En l’espèce, il y a lieu de relever que le public pertinent, lors de l’achat des produits et de l’utilisation des services en cause, percevra les marques les désignant de façon visuelle. Dès lors, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, en l’espèce, l’examen des marques en conflit montre qu’elles ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et qu’elles sont seulement en partie similaires sur le plan phonétique.

43 Dans ces conditions, compte tenu des différences significatives entre les marques en conflit, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit dans la perception du public pertinent, à savoir du consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

44 Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009 n’est pas remplie. Dès lors, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit besoin d’examiner les différents arguments de la requérante relatifs à l’appréciation erronée du caractère distinctif de sa marque.

Gerecht EU 30 januari 2014, zaak T-495/11 (PARAMETRICA)  - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „parameta”, voor diensten van de klassen 35, 38, 41 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1348/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 19 juli 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van het woordmerk „PARAMETRICA”, voor diensten van de klassen 36 en 42, in het kader van de oppositie van verzoeker. Het beroep is afgewezen.

35 Or, en l’espèce, le requérant n’avait traduit que de manière sélective l’extrait de site Internet qu’il avait produit devant l’OHMI. En particulier, cet extrait comportait plusieurs mentions substantielles, telles que l’autorité émettrice, la date de dépôt de la demande de l’enregistrement, le type de marque et le statut juridique de la marque, qui n’avaient pas été traduites.

36 Dès lors, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que ce document ne constitue pas une traduction au sens de la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95.

37 Deuxièmement, il est, certes, incontestable que l’extrait du registre des marques du Deutsches Patent- und Markenamt, datant du 2 septembre 2003 et produit le 25 août 2008 en annexe à l’acte d’opposition, contient des codes INID qui ne nécessitent pas une traduction. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours n’a pas méconnu l’objectif poursuivi par les codes INID en exigeant une traduction complète d’un document contenant ces codes. Elle s’est bornée à constater, à juste titre, que « les codes INID ne peuvent dispenser que de traduction des catégories générales et des termes qu’ils représentent ». D’autre part, il convient de relever que l’extrait en cause contient plusieurs rubriques qui ne sont pas accompagnées de ces codes INID et n’ont pas été traduites par le requérant.

38 Troisièmement, l’argument selon lequel l’interprétation formaliste des règles pertinentes par la chambre de recours porte atteinte au droit de la propriété du requérant ne saurait non plus prospérer. En effet, le droit de la propriété intellectuelle consacré à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux n’est pas absolu [voir arrêt du Tribunal du 3 mai 2006, Eurohypo/OHMI (EUROHYPO), T‑439/04, Rec. p. II‑1269, point 21] et peut, en conséquence, faire l’objet de limitations, pourvu, en particulier, que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, celles-ci soient proportionnées à l’objectif poursuivi. Or, même à supposer que la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 ait limité l’exercice, par le requérant, de son droit de propriété, force est de constater que cette limitation n’excède pas ce qui est requis pour atteindre les objectifs mentionnés au point 26 ci-dessus. En effet, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même dans ses écritures, la protection de l’intérêt de l’autre partie devant l’OHMI exige la présentation de preuves dans la langue de procédure dans la mesure nécessaire pour établir l’existence, la validité et l’étendue de la marque antérieure.

39 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que le requérant n’avait pas traduit les éléments essentiels et a rejeté l’opposition, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95. Partant, le recours doit être rejeté.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 januari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:302 (Stichting Nederlands Symfonieorkest tegen Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest)
Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx.
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Contractrecht. Schorsing tenuitvoerlegging. In kort geding [IEF 11168] is NedSym bevolen de inbreuk op de merkrechten van NedPho met betrekking tot het gebruik van het teken NedSo te staken en gestaakt te houden. Bij arrest [IEF 12802] is de vordering van NedPho toegewezen, omdat er afspraken uit 1996/97 bestaan op grond waarvan NedPho ervan uit mocht gaan dat NedSym nimmer de naam Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken. Na dit arrest heeft NedSym de nietigheid dan wel vernietigbaarheid ingeroepen van de tussen partijen in 1996/1997 gemaakte afspraken. Tevens heeft NedSym deze afspraken bij opzeggingsbrief beëindigd per 1 januari 2014. Bij dagvaarding heeft NedSym een bodemprocedure aanhangig gemaakt, waarin onder meer een verklaring voor recht wordt gevorderd dat geen sprake is van bindende contractuele afspraken. NedSym heeft NedPho verzocht of zij bereid is om het arrest van het gerechtshof, voor zover het een verbod op voorbereidingshandelingen betreft, niet ten uitvoer te leggen. NedPho heeft hier afwijzend op gereageerd.

Nedsym vordert NedPho te verbieden het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 25 juni 2013 ten uitvoer te leggen, primair totdat in de tussen partijen aanhangige bodemprocedure een beslissing is genomen en subsidiair voor zover dat arrest betrekking heeft op een verbod op het gebruik van de naam Nederlands Symfonieorkest bij voorbereidingshandelingen voor het seizoen 2014/2015. De voorzieningenrechter schorst de tenuitvoerlegging van het arrest.

De rechtbank oordeelt als volgt:

4.1. Vooropgesteld wordt dat het arrest van het gerechtshof van 25 juni 2013 is gewezen in kort geding en daarom geen gezag van gewijsde heeft (HR 16 december 1994, NJ 1995, 213). Partijen zijn dus aan de voorlopige oordelen en beslissingen van het gerechtshof niet gebonden. Dat neemt niet weg dat voor zover een verbod wordt gevraagd om de executie van een bij genoemd arrest uitgesproken veroordeling te verbieden, daarvoor in beginsel het criterium voor een executiegeschil moet worden toegepast. Dat betekent dat voor schorsing van de tenuitvoerlegging van het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde arrest slechts plaats is, indien NedPho geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van haar bevoegdheid om in afwachting van de uitslag van de bodemprocedure tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn, indien het arrest klaarblijkelijk berust op een juridische of feitelijke misslag, of indien de executie op grond van na het arrest voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van NedSym een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard (HR 22 april 1983, NJ 1984, 145).

4.3. In het kader van voornoemde beoordeling is uitgangspunt dat het gerechtshof in het arrest van 25 juni 2013 heeft vastgesteld dat tussen partijen in 1996/1997 een rechtens bindende overeenkomst is tot stand gekomen. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij dit oordeel. Tussen partijen is in geschil of deze overeenkomst moet worden gekwalificeerd als een vaststellingsovereenkomst. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat dit niet het geval is. Het enkele feit dat er onzekerheid was over de rechtstoestand (te weten het al dan niet toelaatbaar zijn van de naam The Netherlands Symphony Orchestra) is onvoldoende om een vaststellingsovereenkomst aan te nemen. Voor een vaststellingsovereenkomst is immers volgens artikel 7:900 BW vereist dat partijen daarmee beogen tussen hen een rechtstoestand vast te stellen. De strekking van de overeenkomst zoals deze uit de gedingstukken kan worden afgeleid (weergegeven onder 2.6) was echter niet dat tussen partijen een rechtstoestand werd vastgesteld, maar dat de ene partij de ander ‘met rust zou laten’ en ‘het er bij zou laten zitten’, gezien de toezegging van de andere partij de naam The Netherlands Symphony Orchestra alleen in het buitenland te gebruiken. De aard van een vaststellingsovereenkomst verzet zich er tegen dat deze kan worden opgezegd. Een overeenkomst als de onderhavige, te weten om iets niet te doen (waarvan niet is vastgesteld of het al dan niet onrechtmatig is) met als tegenprestatie dan ‘met rust gelaten te worden’, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen afspraak waarvan ‘voor altijd’ de nakoming kan worden gevorderd. Een dergelijke overeenkomst kan dus worden opgezegd. Er is dan ook een reële kans dat in de bodemprocedure geoordeeld zal worden dat gezien de onder 2.7 vermelde opzegging de overeenkomst van 1996/1997 NedSym niet langer bindt.

4.4. NedPho heeft zich in dit geding ook beroepen op haar merkenrechten en handelsnaamrechten. De voorzieningenrechter heeft in het onder 2.4 vermelde vonnis daarover een oordeel gegeven, te weten dat de afkorting NedSo niet gebruikt mocht worden, maar dat NedPho overigens genoemde rechten onvoldoende waren om de vorderingen van NedPho toe te wijzen. NedPho heeft geen omstandigheden gesteld die thans tot een andere beoordeling zouden moeten leiden. De voorzieningenrechter sluit zich dan ook aan bij het eerder door zijn ambtgenoot gegeven oordeel op dit punt.

4.5. Er vanuit gaande dat gezien de gewijzigde omstandigheden een andere beoordeling in de bodemprocedure een reële mogelijkheid is, dienen de wederzijdse belangen van partijen te worden meegewogen. Het belang van NedSym is erin gelegen dat zij niet gedwongen wordt om in de mogelijk korte periode tot de uitkomst in de bodemprocedure een andere naam aan te nemen met alle kosten van dien, indien zij in de bodemprocedure in het gelijk wordt gesteld en haar huidige naam weer mag aannemen. Het belang van NedPho is dat in het nieuwe seizoen geen verwarring tussen de twee orkesten meer kan bestaan. Het gebruik van Nederlands Symfonie Orkest in de voorbereidingshandelingen van het nieuwe seizoen zal betekenen dat NedPho in het nieuwe seizoen geconfronteerd blijft met deze naam, aldus NedPho.

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, gezien de nog voor de aanvang van het seizoen 2014/2015 te verwachten uitspraak in de bodemprocedure en gezien voornoemde opzegging van de overeenkomst van 1996/1997, het eerder gegeven verbod om in alle voorbereidingshandelingen met betrekking tot het seizoen 2014/2015 nog de naam Nederlands Symfonieorkest te gebruiken, zodat NedSym gedwongen is tot een naamswijziging, te ver gaat. Daarbij is tevens van belang dat de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen reeds nu, en dus vóór een oordeel van de bodemrechter, aanvangen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zal onder deze omstandigheden aan de zijde van NedSym een noodtoestand ontstaan indien de executie van het arrest van 25 juni 2013 wordt voortgezet, nu NedSym aannemelijk heeft gemaakt dat een tijdelijke wijziging van haar naam en het vervolgens weer terugwijzigen in haar ‘oude’ naam aanzienlijke kosten met zich zal brengen. De voorzieningenrechter zal thans, rekening houdende met de wederzijdse belangen van partijen, voorzieningen geven die zullen gelden tot de uitspraak in de bodemprocedure en die enerzijds aan het belang van NedPho om niet met NedSym verward te worden zo veel mogelijk tegemoet komt en anderzijds NedSym niet noodzaakt, mogelijk voor een korte periode, een geheel andere naam te kiezen.

4.7. Deze voorzieningen houden in dat NedSym, totdat uitspraak in de bodemprocedure is gedaan, alleen brochures mag verspreiden met daarop de naam (alles in even grote letters) ‘Nederlands Symfonie Orkest/HET orkest van het oosten’. In de communicatie met zaalverhuurders en bij alle andere afspraken met betrekking tot het seizoen 2014/2015 moet door NedSym steeds bedongen worden dat de naam van het orkest in communicatie met het publiek met ingang van het seizoen 2014/2015 als volgt wordt aangeduid: ‘Nederlands Symfonie Orkest/HET orkest van het oosten’ of als daarvoor geen plaats is: ‘NedSym/orkest v.h. Oosten’. Ook dit geldt totdat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan. Als vóór aanvang van het nieuwe seizoen op 1 september 2014 geen uitspraak door de bodemrechter is gedaan, gelden de bovenstaande aanwijzingen tot de bodemrechter uitspraak doet voor alle communicatie die van NedSym uitgaat.

HvJ EU 16 januari 2014, zaak C-481/12 (Juvelta) - dossier

1) Artikel 34 VWEU moet aldus worden uitgelegd het zich verzet tegen een nationale regeling zoals die in het hoofdgeding, op grond waarvan edelmetalen werken die worden ingevoerd uit een lidstaat waar zij in de handel mogen worden gebracht en die zijn gestempeld met een merk overeenkomstig de regelgeving van die lidstaat, in het geval dat merk het edelmetaalgehalte van die werken niet uitdrukt volgens de wettelijke voorschriften van de lidstaat van invoer, daar slechts in de handel mogen worden gebracht indien zij opnieuw worden gestempeld door een door die lidstaat erkende onafhankelijke waarborginstelling met een merk dat waarborgt dat zij zijn gekeurd en dat het gehalte ervan overeenkomstig die voorschriften uitdrukt.

2)      Voor het antwoord op de eerste vraag is het niet relevant dat het bijkomende teken op ingevoerde edelmetalen werken, waarmee informatie over het gehalte van die werken wordt verschaft in een voor de consument van de lidstaat van invoer begrijpelijke vorm, niet is aangebracht door een door een lidstaat erkende onafhankelijke waarborginstelling, indien een door de lidstaat van uitvoer erkende onafhankelijke waarborginstelling die werken eerder heeft gestempeld met een gehaltemerk en de informatie die het teken verschaft, overeenkomt met die van dat merk.

Conclusie A-G HvJ EU 23 januari 2014, zaak C-591/12P (BIMBO DOUGHNUTS) -  dossier
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep dat is ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „BIMBO DOUGHNUTS” voor waren van klasse 30, en strekkende tot nietigverklaring van beslissing van de beroep van het BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij inschrijving van dat merk is geweigerd in het kader van de oppositie die was ingesteld door de houder van de internationale en nationale woordmerken „DONUT”, „DOGHNUTS” en „DONUTS” en de internationale en nationale beeldmerken met het woordelement „donuts” voor waren van klasse 30 – Artikel 8, lid 1, sub b, van Gemeenschapsmerkenverordening – Verwarringsgevaar.

Conclusie Tot slot mist rekwirantes argument dat het arrest Medion niet kan worden toegepast in het onderhavige geval omdat in de consumentenelektronicasector andere handelsgebruiken bestaan dan in de bakkerijsector, mijns inziens feitelijke grondslag.

46. Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante in de kosten te verwijzen.

29.      Dit gezegd zijnde ben ik van mening dat het Gerecht niet blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 97 van het bestreden arrest een verband te leggen tussen het feit dat het bestanddeel „doughnuts” in aangevraagde merk een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, en de mate waarin het onderscheidend vermogen heeft en de omstandigheid dat het niet met het andere bestanddeel van het merk versmelt tot een begripsmatig afzonderlijk geheel. Ten eerste moet dat punt immers worden gelezen tegen de achtergrond van hetgeen het Gerecht reeds had vastgesteld betreffende het vermogen van het bestanddeel „doughnuts” om de aandacht van het publiek te trekken en om dus door het publiek zelfstandig te worden waargenomen, alsook betreffende de mate waarin het kan bijdragen tot de door het merk opgeroepen totaalindruk (in het bijzonder de punten 79‑81, 85, 86 en 92). Ten tweede heeft het Gerecht, zoals duidelijker zal blijken in het kader van het onderzoek van het tweede onderdeel van het enige middel in hogere voorziening, uit de vaststelling dat het hierboven bedoelde bestanddeel een onderscheidende en zelfstandige inneemt, niet automatisch afgeleid dat er verwarringsgevaar bestond.

30.      Wat de tweede grief betreft, waarmee wordt aangevoerd dat het Gerecht ten onrechte de draagwijdte van het reeds aangehaalde arrest Medion heeft uitgebreid, zij opgemerkt dat deze grief uitgaat van een andere uitlegging van dat arrest dan die welke ik in de onderhavige conclusie voorstel, en mij inziens dus gebaseerd is op een rechtens onjuiste premisse.

36.      Hoewel ik het eens ben met de premisse waarop de redenering van rekwirante is gebaseerd, te weten dat op grond van het arrest Medion niet kan worden afgeweken van het criterium van de door het samengestelde merk opgeroepen totaalindruk, en evenmin kan worden voorbijgegaan aan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar, ben ik toch van mening dat de grieven die zij in dit onderdeel van haar enige middel in hogere voorziening formuleert, ongegrond zijn.

37.      Uit een lezing van het bestreden arrest die globaal is, en niet selectief zoals rekwirante voorstelt, blijkt namelijk dat het Gerecht het bestaan van verwarringsgevaar niet heeft afgeleid uit de loutere vaststelling dat het bestanddeel „doughnuts” in het aangevraagde merk een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, maar zich daartoe in het kader van een globale beoordeling op een groot aantal factoren heeft gebaseerd, in overeenstemming met de rechtspraak die het Gerecht in punt 51 van zijn arrest zelf heeft aangehaald.

44.      Tot slot mist rekwirantes argument dat het arrest Medion niet kan worden toegepast in het onderhavige geval omdat in de consumentenelektronicasector andere handelsgebruiken bestaan dan in de bakkerijsector, mijns inziens feitelijke grondslag. Anders dan rekwirante lijkt te stellen, blijkt uit de lezing van het arrest en van de conclusie in die zaak immers niet dat de omstandigheid dat de ondernemingen op die referentiemarkt vaak onderlinge economische banden hebben, deel uitmaakte van de feitencontext van het hoofdgeding zoals beschreven door de verwijzende rechter. Integendeel, zoals ik reeds heb benadrukt in punt 40 van de onderhavige conclusie, had die rechter opgemerkt dat in de betrokken economische sector de naamgevingspraktijken meer belang hechtten aan de naam van de fabrikant, die anders naar de achtergrond zou verdwijnen in de door een samengesteld merk opgeroepen algemene indruk, aangezien het publiek in de regel de aanduiding van de waar in een ander bestanddeel van het teken identificeert.(50) Het bestaan van dergelijke handelsgebruiken op de markt van de betrokken waren, welk bestaan, zo het bewezen is, uiteraard in aanmerking moet worden genomen als relevante factor voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, is door rekwirante niet bewezen noch aangevoerd.

HvJ EU 23 januari 2014, zaak C-558/12P (Wesergold Getränkenindustrie) - dossier
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht, waarbij het Gerecht heeft vernietigd de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 24 maart 2010 inzake een oppositieprocedure tussen Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG en Lidl Stiftung & Co. KG – Aanvraag tot inschrijving van het woordteken „WESTERN GOLD” als gemeenschapsmerk – Gevaar voor verwarring met de nationale, internationale en gemeenschapswoordmerken „WeserGold”, „WeserGold” en „WESERGOLD” – Schending van artikel 8, lid 1, sub b, van Gemeenschapsmerkenverordening (EG). Het eerdere arrest [IEF 11779 onder (J)]wordt vernietigd en verwijst de zaak naar het Gerecht EU. In citaten:

40 Met zijn eerste middel verwijt het BHIM het Gerecht in wezen dat het de litigieuze beslissing heeft vernietigd op grond dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken niet had onderzocht, terwijl het vooraf had vastgesteld dat de conflicterende merken verschilden.

44 De overeenstemming van de betrokken merken is bijgevolg een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Bij gebreke van overeenstemming van de conflicterende merken kan dit artikel 8 dus niet worden toegepast.

45 Het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van een merk is dus een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen (zie in die zin arrest van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 24).

47 Terwijl het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest had geoordeeld dat de conflicterende tekens globaal verschilden, ondanks de visuele en fonetische overeenstemming, heeft het wat de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing betreft immers juridische consequenties willen trekken uit het feit dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van de oudere merken niet had onderzocht. Aldus heeft het Gerecht heeft in de punten 70 tot en met 72 van dit arrest opgemerkt dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken overeenkomstig artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 had moeten onderzoeken, hetgeen zij heeft verzuimd te doen. Het Gerecht heeft bijgevolg in punt 82 van dat arrest geoordeeld dat deze onjuiste opvatting betekende dat de kamer van beroep een mogelijkerwijs relevante omstandigheid voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet had onderzocht en, in punt 83 van dat arrest, dat een dergelijke onjuiste opvatting een schending van wezenlijke vormvoorschriften vormde, wat moest leiden tot de vernietiging van de litigieuze beslissing.

49 In deze omstandigheden stelt het BHIM terecht dat in het bestreden arrest blijk is gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Geen bewijs dat merk Bial bekend was in Portugal
B) Niet-betaling van de beroepstaks binnen de gestelde termijn (ULTRA CHOCO)
C) Geen onderscheidend vermogen (CARE TO CARE)
D) Productsoort niet helemaal gelijk (SUNNY FRESH vs. SUN FRESH)
E) & F) Norwegian Getaway / Breakaway beschrijvend voor korte vakanties in het land
G) „Rebella” vs. "Sembella" afgewezen

Gerecht EU 21 januari 2014, zaak T-113/12 (PROBIAL) - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale, internationale en communautaire woord- en beeldmerken met het woordelement „Bial” voor waren en diensten van de klassen 3, 5, 35 en 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1925/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 december 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositie tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk in donker- en lichtblauw met het woordelement „PROBIAL” voor waren van de klassen 1, 5 en 31. Het beroep wordt afgewezen.

41      As no evidence that the trade mark Bial is well known in Portugal was provided in good time, and as the applicant has not discussed that matter before the Court or alleged that it submitted new evidence that the Board of Appeal should have taken into account, the applicant’s argument relating to the likelihood of confusion between the trade mark applied for and the trade mark Bial allegedly well known in Portugal is, in any event, also ineffective and must be rejected.

42      In the fourth place, with regard to the earlier Spanish trade mark registered under No 2026481, suffice it to note that the applicant does not contest the conclusion reached by the Board of Appeal in paragraph 36 of the contested decision, to the effect that the goods concerned by the application for a trade mark are different from the services in Class 35 for which that earlier trade mark was registered, in their nature, their purpose and their use, and are not complementary or in competition. In those circumstances, the Board of Appeal was justified in holding, in paragraph 37 of the contested decision, that, on that ground alone, the opposition on the grounds of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 and based on the Spanish trade mark had to be rejected.

43      In view of the foregoing, the applicant has failed to demonstrate that the Board of Appeal erred in rejecting the plea alleging an infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009. The second plea must therefore be rejected in its entirety.

Gerecht EU 21 januari 2014, zaak T-232/12 (ULTRA CHOCO) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het nationale woordmerk „ultra choco” voor waren van klasse 29 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), waarbij is verklaard dat het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door verzoekster tegen de aanvraag voor inschrijving van het woordmerk „ULTRA CHOCO” is ingesteld, wordt geacht niet te zijn ingesteld wegens niet-betaling van de beroepstaks binnen de gestelde termijn. Het beroep wordt afgewezen.

Gerecht EU 23 januari 2014, zaak T-68/13 (CARE TO CARE) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 953/20121 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 november 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „CARE TO CARE” voor diensten van de klassen 41 en 42 in te schrijven. Vanwege het niet onderscheidend vermogen van het merk, wordt het beroep afgewezen.

Gerecht EU 23 januari 2014, zaak T-221/12 (SUN FRESH) - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale en communautaire woord en beeldmerken met de woordelementen „SUNNY FRESH”, „SUNRIDER SUNNY FRESH” en „SUNNYFRESH” voor waren van de klassen 5, 29 en 32, en strekkende tot vernietiging van beslissing van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende nietigverklaring van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van het woordmerk „SUN FRESH” in het kader van verzoeksters oppositie is geweigerd voor waren van klasse 5. Het beroep wordt afgewezen.

65      As regards the comparison of the goods, it should be noted that, in paragraph 25 of the contested decision, the Board of Appeal held that the goods to be compared were, on the one hand, ‘beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages’ in Class 32 and, on the other, ‘herbal nutritional supplements’ in Class 5.

66      In paragraph 26 of the contested decision, the Board of Appeal noted that, in order to assess the similarity of the goods at issue, it was necessary to take into account all relevant factors characterising the relationship between them. As is clear from the case-law, those factors include, inter alia, their nature, their purpose and method of use and whether they are in competition with each other or complementary. Other factors may also be taken into account such as the distribution channels of the goods concerned (see Case T‑443/05 El Corte Inglés v OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) [2007] ECR II‑2579, paragraph 37 and the case-law cited).

67      In paragraphs 27 to 36 of the contested decision, the Board of Appeal found that the goods at issue were different in their purpose, their usual producers, their outlets and their end-users, and as a result of the fact that they were neither complementary nor in competition with each other.

Gerecht EU 23 januari 2014, zaak T-513/12 (NORWEGIAN GETAWAY) - dossier
E) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1014/20124 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 september 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „NORWEGIAN GETAWAY” in te schrijven voor waren van klasse 39. Vanwege het beschrijvend karakter van het merk voor 'korte vakanties in Noorwegen' wordt het beroep afgewezen.

Gerecht EU 23 januari 2014, zaak T-514/12 (NORWEGIAN BREAKAWAY) - dossier
F) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1017/20124 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 september 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „NORWEGIAN BREAKAWAY” in te schrijven voor diensten van klasse 39 vanwege beschrijvend karakter van het merk voor 'korte vakanties in Noorwegen'. Het beroep wordt afgewezen.

Gerecht EU 23 januari 2014, zaak T-551/12 (Rebella) - dossier
G) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Rebella” voor waren van de klassen 20 en 24 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1681/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 5 oktober 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „Sembella” voor waren van de klassen 17, 20 en 22 is ingesteld. Het beroep wordt afgewezen.

44      Daher ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 richtig angewandt hat, soweit sie die Auffassung vertreten hat, dass die Benutzung der älteren Marke durch die oben in Rn. 16 abgebildete Marke ihre Unterscheidungskraft nicht beeinflussen konnte (Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung). Daher hat die Beschwerdekammer fehlerfrei die von der Widerspruchsabteilung vorgenommene Beurteilung bestätigt, dass die von der Widersprechenden vorgelegten Nachweise die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für „Lattenroste“, „Matratzen“ und „Kissen“ der Klasse 20 belegten (Rn. 34 der angefochtenen Entscheidung).

56      Daher ist diese Beurteilung zu bestätigen und nur zu prüfen, ob die Beschwerdekammer die einander gegenüberstehenden Zeichen insbesondere in bildlicher und klanglicher Hinsicht fehlerfrei verglichen hat.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 17 december 2013, KG ZA 13-1390 (*Bliep tegen Vodafone)

Uitspraak ingezonden door Leonie Kroon en Richard van Schaik, DLA Piper.

Het gebruik van het asteriskteken is geen merkgebruik, maar is louter en alleen functioneel, dat wil zeggen als voetnoot om aldus naar additionele informatie te verwijzen. Nu het asteriskteken door Vodafone steeds in combinatie met het merk Vodafone wordt gebruikt, is het onvoldoende aannemelijk dat het publiek het gebruik van het asteriskteken door Vodafone zal opvatten als een zelfstandig teken. Daarbij komt dat het onvoldoende aannemelijk is dat een zwarte asterisk tegen een gele achtergrond verward wordt met een rode asterisk van Vodafone. De vorderingen worden afgewezen.

4.7. Dat Vodafone het asteriskteken net als *bliep c.s. op een positieve manier gebruikt, zoals door *bliep c.s. is aangevoerd is, met betrekking tot het bepaalde in artkel 2.20 eerste lid, onder c, BVIE, onvoldoende om aannemelijk te achten dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat door Vodafone een ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken met het gebruik van haar asteriskteken of dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de beeldmerken van *bliep c.s.