Merkenrecht  

IEF 16091

Bijdrage ingezonden door Maarten Haak, Hoogenraad & Haak advocaten.

IE-inbreuk aanpakken via verhuurder markthal

Merkhouders en houders van andere IE-rechten kunnen de verhuurder van een markthal dwingen om nieuwe IE-inbreuken te voorkomen. Deze week gaf het Hof van Justitite van de EU groen licht voor deze route. De uitspraak volgt op een actie van o.a. Tommy Hilfiger, Lacoste en Burberry tegen Delta Center, de huurder van een Praagse markthal. Delta Center verhuurde kraampjes onder aan telkens wisselende partijen, die op hun beurt namaak merkkleding verhandelden. Zodra de merkhouders in actie kwamen, was de onderhuurder met de noorderzon vertrokken. De volgende dag zat er een andere (of dezelfde) onderhuurder met min of meer dezelfde voorraad.

IEF 16085

HvJ EU: Exploitant van fysieke marktplaats kan worden verplicht merkinbreuk van marktkramer te doen staken

HvJ EU 7 jul 2016, IEF 16085; IEF 16085; IEFbe 1855; IT 2101; C-494/15 (Tommy Hilfiger Licensing e.a.), https://delex.nl/artikelen/hvj-eu-exploitant-van-fysieke-marktplaats-kan-worden-verplicht-merkinbreuk-van-marktkramer-te-doen-s

HvJ EU 7 juli 2016, IEF 16085; IEFbe 1855; IT 2101; C-494/15 (Tommy Hilfiger Licensing e.a.)
Persbericht: De exploitant van een fysieke marktplaats kan worden verplicht de door de marktkramers gemaakte merkinbreuken te doen staken. Voor de daartoe uitgevaardigde rechterlijke bevelen gelden dezelfde voorwaarden als de voorwaarden die gelden voor de beheerder van een elektronische marktplaats. De vennootschap Delta Center is huurder van de Praagse markthallen. Zij onderverhuurt de verschillende verkoopstands op deze marktplaats aan marktkramers. Producenten en distributeurs van merkproducten hebben vastgesteld dat in de markthallen van Praag namaak van hun producten werd verkocht. Zij hebben vervolgens de Tsjechische rechterlijke instanties verzocht Delta Center te gelasten de verhuur van verkoopstands in deze hallen aan dergelijke inbreukmakers te staken. De richtlijn inzake intellectuele eigendom staat merkhouders toe in rechte te ageren tegen de tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op hun merken.

IEF 16083

Relatief kleinschalige verkoop namaak-SPACE SCOOTER

Rechtbank Noord-Holland 6 jun 2016, IEF 16083; ECLI:NL:RBNHO:2016:4998 (Easy2.company; SPACE SCOOTER), https://delex.nl/artikelen/relatief-kleinschalige-verkoop-namaak-space-scooter

Rechtbank Noord-Holland 6 juli 2016, IEF 16083; ECLI:NL:RBNHO:2016:4998 (Easy2.company; SPACE SCOOTER)
Verzetzaak. De ‘SPACE SCOOTER’ is een step die kan worden voortbewogen door de voetplank van de step voor naar achter te bewegen, Easy2.Company heeft het woord/beeldmerk. Gedaagde heeft via marktplaats namaak steps aangeboden. Verstekvonnis wordt vernietigd en opnieuw beslist. Er is sprake van relatief kleinschalige verkoop, ondanks dat gedaagde hij mooier heeft willen doen voorkomen tegenover een (pseudo)koper. Stakingsvordering inbreuk op woord/beeldmerk Space Scooter wordt toegewezen, de schadevergoeding wordt gematigd en de afgelegde rekening en verantwoording als voldoende geoordeeld.

IEF 16077

Uitspraak ingezonden door Jan Jacobi, Blenheim.

Handelsnaam SUNSATIONAL TANNING voldoende onderscheidend van SUNSATION

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 jun 2016, IEF 16077; (Bosten & Baylord tegen Gestel), https://delex.nl/artikelen/handelsnaam-sunsational-tanning-voldoende-onderscheidend-van-sunsation

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 juni 2016, IEF 16077 (Bosten & Baylord tegen Gestel)
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. B&B vorderen verklaring voor recht van inbreuk op de merkenrecht SUNSATION door gebruik van te maken van het teken/handelsnaam SUNSATIONAL TANNING. De laatste heeft de naam ondertussen al gestaakt. De geringe afwijking door toevoeging van de letters 'al' en 'Tanning', ondanks dat deze op zichzelf ook beschrijvend zijn, waren deze toereikend om voldoende te onderscheiden. Voormalig gebruik van de handelsnaam is niet in strijd met art. 5 Hnw noch 2.20 lid 1 BVIE. 
 

IEF 16073

Gerecht EU: Bekendheid McDonalds kan registratie andere MAC-voedsel/drank-merken voorkomen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 5 jul 2016, IEF 16073; ECLI:EU:T:2016:389 (MACCOFFEE), https://delex.nl/artikelen/gerecht-eu-bekendheid-mcdonalds-kan-registratie-andere-mac-voedsel-drank-merken-voorkomen
Persbericht: De bekendheid van de McDonalds merken maakt het mogelijk om de registratie van merken voor voedsel en dranken met het voorvoegsel 'Mac' of 'Mc' gecombineerd met een type voedsel of drank te voorkomen. MACCOFFEE is dus niet toegestaan.
IEF 16072

Uitspraak ingezonden door Matthijs Kaaks, Boekx Advocaten.

Merkinbreuk op TRANSAVIA door affiliatemarketing is een risicoaansprakelijkheid van opdrachtgever

Rechtbank Amsterdam 29 jun 2016, IEF 16072; ECLI:NL:RBAMS:2016:4550 (Transavia tegen Engagers), https://delex.nl/artikelen/merkinbreuk-op-transavia-door-affiliatemarketing-is-een-risicoaansprakelijkheid-van-opdrachtgever
Merkenrecht. Affiliate-networking. Engagers biedt sms-telefoniediensten aan en via affiliates promoot zij die bij consumenten. Onder de naam Transavia wordt een verrassingsticket aangeboden waarmee codes kunnen worden geactiveerd. Het e-mailbericht, de website, de voucher en de SMS-dienst maakt inbreuk op de merkrechten van Transavia. Beroep op 2.23 slaagt niet, het was niet nodig om het merk te gebruiken, noch was er sprake van een 'eerlijke gebruik in nijverheid en handel'. Via artikel 6:171 BW worden de door de affiliate/publisher verrichte marketingwerkzaamheden te vallen onder de bedrijfsvoering van Engagers zelf, dat valt onder risicoaansprakelijkheid. De merkinbreuk is onrechtmatig.
IEF 16068

Uitspraak ingezonden door Wim Maas en Eelco Bergsma, Taylor Wessing.

Nietig octrooi roterend vorkenbord, merkinbreuk door voormalig distributeur door oude marktplaatsadvertenties

Rechtbank Den Haag 29 jun 2016, IEF 16068; (Slemaco tegen VHS), https://delex.nl/artikelen/nietig-octrooi-roterend-vorkenbord-merkinbreuk-door-voormalig-distributeur-door-oude-marktplaatsadve

Rechtbank Den Haag 29 juni 2016, IEF 16068 (Slemaco tegen VHS)
Octrooirecht. Merkenrecht. Slemaco ontwikkelt en produceert voorzetstukken voor verreikers, zoals een roterend vorkenbord onder het merk ROMASTOR. Zij is houdster van EP2427402  voor een hefinrichting en heforgaan voor toepassing in een hefinrichting. Het Nederlandse deel van het octrooi is nietig; de Rototilt op een graafmachine in een YouTube-filmpje is van net voor de prioriteitsdatum.

Partijen hadden een distributierelatie en het teken ROMASTOR werd vermeld op een opdrachtbevestiging (voor een tweede vorkenbord), waar geen ROMASTAR werd geleverd. Ook werden er marktplaatsadvertenties getoond onder verwijzing naar romastor.nl. Dit gebeurde in de periode dat er nog een samenwerking liep. De omstandigheid dat er op dat moment nog een distributierelatie bestond tussen partijen, maakt vanzelfsprekend niet dat VHS het teken ROMASTOR mag gebruiken voor niet van Slemaco c.s. afkomstige vorkenborden. Het in de lucht houden van advertenties na afloop van de samenwerking is te kwalificeren als merkinbreuk aangezien een beroep op uitputting niet meer kan opgaan (er was geen sprake van voorraad bij VHS). Er volgt een merkinbreukverbod, afgifteplicht en over een weer overdracht van domeinnamen met ROMASTOR en handelsnaam VHS daarin.

 

IEF 16061

De vorm van een bekistingsslot is nodig voor technisch resultaat

Gerecht EU (voorheen GvEA) 28 jun 2016, IEF 16061; ECLI:EU:T:2016:367 (Vorm van een bekistingsslot), https://delex.nl/artikelen/de-vorm-van-een-bekistingsslot-is-nodig-voor-technisch-resultaat

Gerecht EU 28 juni 2016, IEF 16061; IEFbe 1847; T-656/14; ECLI:EU:T:2016:367 (vorm van een bekistingsslot)
Uniemerkenrecht. Vormmerk. Het teken bestaat uit de vorm van een bekistingsslot. Deze vorm van de waar bestaat enkel voor het bereiken van een technisch resultaat en kan zodoende geen geldig merk zijn. Het beroep tegen de beslissing van de Kamer van Beroep wordt afgewezen.

IEF 16053

HvJ EU: Extra termijn voor vernieuwing verkeerd toegepast

HvJ EU 22 jun 2016, IEF 16053; ECLI:EU:C:2016:465 (Nissan - CVTC), https://delex.nl/artikelen/hvj-eu-extra-termijn-voor-vernieuwing-verkeerd-toegepast

HvJ EU 22 juni 2016, IEF 16053; IEFbe 1842; C-207/15P (Nissan, CVTC)
Merkenrecht. Gedeeltelijke weigering van vernieuwing door de onderzoeker. De opgeworpen rechtsvraag is niet alleen nieuw maar bovendien relevant voor de procedures voor de vernieuwing van merken, meer in het bijzonder wat de verduidelijking van de toepasselijke termijnen betreft. De hogere voorziening betreft de toepassing van artikel 47, lid 3 GemeenschapsmerkenVo, de extra termijn; "De aanvrage om vernieuwing moet worden ingediend binnen zes maanden voor het verstrijken van de maand waarin de beschermingsperiode eindigt. Binnen deze periode moeten ook de taksen worden betaald. De indiening van de aanvrage en de voldoening van de taksen kunnen nog binnen een extra termijn van zes maanden na het verstrijken van de in de eerste zin genoemde termijn geschieden, tegen betaling van een toeslag binnen deze extra termijn.". Het HvJ EU vernietigt het arrest van het Gerecht en van het EUIPO.

 

IEF 16037

Uitspraak ingezonden door Gie van den Broek, LXA The Law Firm.

Op Marktplaats verhandelde Superdry-producten zouden overjarige en B-keuze zijn

Rechtbank Den Haag 15 jun 2016, IEF 16037; ECLI:NL:RBDHA:2016:6692 (DKH Retail tegen Superdry), https://delex.nl/artikelen/op-marktplaats-verhandelde-superdry-producten-zouden-overjarige-en-b-keuze-zijn

Rechtbank Den Haag 15 juni 2016, IEF 16037; IEFbe 1835; ECLI:NL:RBDHA:2016:6692 (DKH tegen X)
Merkenrecht. Namaak. DKH is houdster van Superdry-beeldmerken. X verhandeld op marktplaats hoodies en polo's voorzien van het teken Superdry. Na aankoop door bedrijfsrecherche is er onderzoek naar de kleding gedaan. De verkoop zou originele, in opdracht van DKH geproduceerde producten zijn afkomstig uit overjarige en zogenaamde B-keuze partijen. Iedere aanwijzing daarvoor ontbreekt en de producten wijken op meerdere punten af. X wordt veroordeeld tot staking van de merken, doen van opgave en moet de producten laten vernietigen.