Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 4 mei 2016, IEF 15939; IEFbe 1795 (WGTF tegen DGTF)
Merkenrecht. Franchise. World Golf Teachers Federation leidt golfleraren op en certificeert hen volgens haar standaard. Het woordmerk is geregistreerd. DGTF heeft een overeenkomst voor de Benelux, deze wordt opgezegd en met een ander wordt een exclusieve overeenkomst gesloten dat zij de naam WGTF of the Benelux mag gebruiken. DGTF is houdster van een beeldmerk. De conventionele stakingsvordering van het gebruik van GTF of logo's met een wereldbol zodat het lijkt op een golfbal wordt afgewezen. Eiser kan geen beroep doen op een VS-merkdepot, en heeft geen beeldmerk. De reconventionele vordering tot staken van domein- en merknamen WGTF worden toegewezen. Derden mogen in de Benelux het merk niet gebruiken totdat de franchiseovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd.

Conclusie AG HvJ EU 13 april 2016, IEF 15936; IEFbe 1794; ECLI:EU:C:2016:250; C-226/15 P (Pink Lady)
Merkenrecht. Apple and Pear Australia en Star Fruits Diffusion zijn samen houder van drie gemeenschapsmerken voor Pink Lady-appels. Zij hebben twee procedures ingesteld om het gebruik van het woordteken „English pink” door Carolus te verhinderen. Ten eerste hebben zij oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordteken „English pink” als gemeenschapsmerk, die Carolus bij het EUIPO, voorheen het BHIM, had aangevraagd. Ten tweede hebben zij tegen Carolus een vordering wegens inbreuk op hun gemeenschapswoordmerk „Pink Lady” ingesteld bij een rechtbank voor het gemeenschapsmerk bij de Rechtbank van Koophandel in Brussel. Deze respectievelijke procedures hebben geleid tot twee verschillende beslissingen over het gevaar voor verwarring van het oudere gemeenschapswoordmerk „Pink Lady” met het woordteken „English pink”. In deze hogere voorziening is, naast andere zaken, één belangrijke principiële vraag aan de orde: in hoeverre is het EUIPO, wanneer het beslist in een procedure inzake oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, gebonden aan een onherroepelijke beslissing van een rechtbank voor het gemeenschapsmerk na een vordering wegens inbreuk op een eerder ingeschreven gemeenschapsmerk?

Hof Amsterdam 26 april 2016, IEF 15926; IEFbe 1789 (Bio World Merchandising tegen Sunset-Bioworld Europe)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. De voorzieningenrechter [IEF 15367] verbood gebruik van de door Merchandising ontwikkelde ontwerpen en de indruk te wekken nog steeds deel uit te maken van de distributieorganisatie van Merchandising. Of er een winnaar uit de juridische strijd om de Benelux en Europese merken op het teken BIOWORLD komt, is onzeker. Het BBIE heeft de inschrijving geweigerd en het Amerikaanse woordmerk is mogelijk te kwader trouw gedaan. Gezien de onduidelijkheid omtrent de merkenrechtelijke aanspraken, is een voorlopige voorziening die partijen belet van gebruikmaking van de naam/het teken niet gepast. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en wijst de vorderingen alsnog geheel af.

HvJ EU 4 mei 2016, IEF 15923; IEFbe 1787; LS&R 1312; RB 2710; C-547/14; ECLI:EU:C:2016:325 (Philip Morris Brands e.a.)
Productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten. Verdere voorschriften voor zover niet geharmoniseerd mag. Artikel 13 verbiedt dat informatie, maar ook merken, namen en symbolen op etikettering van verpakkingseenheden, op de buitenverpakking en op de tabaksproducten zelf wordt aangebracht, ook al is deze feitelijk juist. Het hof verklaart voor recht:

Gerecht Eerste Aanleg van Aruba 19 april 2016, IEF 15919; ECLI:NL:OGEAA:2016:273 (Rolex tegen Polo/Lauren)
Procesrecht. Het gerecht houdt iedere beslissing aan. De griffier heeft kennisgeving van het verzoek ex 10 Mv gedaan, mededeling behandeling ex 12 lid 3 Mv en er is voldaan aan het voorschrift van artikel 15 Haags Betekeningsverdrag 1965. Rolex mag zich uitlaten over de kennisgeving bij brief dat dat die niet voldoet aan de vormen van de in de wetgeving van de staat New York voorgeschreven betekening of kennisgeving.

Request for an Advisory Opinion van EFTA-Gerecht 22 maart 2016, IEF 15907, IEFbe 1780, zaak E-05/16 (Vigeland park)
Advies gevraagd door Hof van Beroep Oslo voor Intellectuele Eigendomsrechten (Klagenemnda for industrielle rettigheter). Merkenrecht. EFTA (Europese Vrijhandelsorganisatie). Verlopen auteursrecht. Zeer bekende, cultureel waardevolle beeldhouwwerken. In het Vigeland park in Oslo, Noorwegen, staat het grootste beeldenpark ter wereld dat door één kunstenaar is gemaakt, Gustav Vigeland. Tussen 1907 en 1942 zijn er 212 stenen en bronzen beelden gemaakt. Het park is de populairste toeristische attractie van Noorwegen. Is de bekendheid van het werk relevant om een merk te weigeren? Geldt de richtlijn ook voor 2D-weergave van 3D-beeldhouwwerken? Moet een merk worden geweigerd op basis van sectorgebruiken of is beschrijvendheid voldoende?

1. May trademark registration of copyright works, for which the protection period has expired, under certain circumstances, conflict with the prohibition in Article 3(1)(f) of the Trade Marks Directive on registering trademarks that are contrary to 'public policy or … accepted principles of morality'?

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 17 maart 2016, IEFbe 1773; IEF 15887 (August Storck tegen Leonidas) 
Merkenrecht. Slogans. Inbreuk op bekend merk. Verwateringsgevaar. Art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. De rechtbank stelt vast Leonidas met zijn slogans zonder geldige reden inbreuk maakt op meerdere (oudere en bekende) merken van Storck.  Zo pleegt Leonidas o.a. met de slogan “Omdat jij het bent” inbreuk op het merk van Leonidas: “MERCI, DAT JIJ ER BENT”.  De rechtbank overweegt dat het gebruik er toe kan leiden dat de normaal geïnformeerde consument zou kunnen geloven dat het ingeroepen merk geen merk is, maar een algemene slogan. Dit gebruik vermindert het onderscheidend vermogen van het bekende merk en doet dus afbreuk daaraan. Er bestaat een reëel risico op verwatering van het ingeroepen merk. Hiermee is de inbreuk o.g.v. art. 2.20 lid 1 sub c BVIE gegeven.

Rechtbank Rotterdam 20 april 2016, IEF 15890; ECLI:NL:RBROT:2016:3143 (FKP Sojuzplodoimport tegen Spirits International)
Merkenrecht. Beeldmerken. Verwarringsgevaar. Depot niet te kwader trouw. FKP Sojuzplodoimport (FKP) heeft meerdere beeldmerken (etiketten) ingeschreven voor klasse: wodka/vruchtendranken en sappen. Deze beeldmerken bevatten een afbeelding van een gebouw met daarop de tekst ‘Stolichnaya’. Spirits International (Spirits) heeft twee beeldmerken gedeponeerd.  Éen die gelijkenis vertoont met de karakteristische letter ‘S’ uit het beeldmerk van FKP en één die gelijkenis vertoont met het gebouw uit het beeldmerk van FKP. De rechtbank oordeelt dat er, wegens het ontbreken van verwarringsgevaar, geen sprake is van merkinbreuk.

Rechtbank Den Haag 20 april 2016, IEF 15886; IEFbe 1772; ECLI:NL:RBDHA:2016:4084 (Majestic tegen ATG Gloves)
Merkenrecht. Beschrijvend merk. Inburgering. Tussenvonnis. Zie eerder: [IEF 13668]. De rechtbank Den Haag overweegt dat het Uniemerk MAXIFLEX [van Majestic] beschrijvend is voor veiligheidshandschoenen met maximale flexibiliteit. De rechtbank overweegt dat het merk vanwege het beschrijvende karakter daarom in beginsel nietig verklaard dient te worden. ATG verweert zich met een beroep op inburgering, maar doet dat ontoereikend om inburgering vast te stellen in het Nederlandse taalgebied. ATG krijgt hiervoor een bewijsopdracht.

Een aantal jaren geleden hebben we met The Legal Group Advocaten een spontane brainstormsessie gehouden voor onze nieuwe slogan. Tijdens deze sessie werd mijn voorstel “Knowledge is Power!” door mijn collega’s op subtiele wijze naar de prullenbak verwezen. De slogan moest niet uitsluitend reflecteren naar onze innovatieve praktijk, maar tevens naar onze ambitie om het allerbeste advocatenkantoor te worden. Het is onze collega mevr. mr. Pien Bos geweest die vervolgens de slogan “Built to win” heeft bedacht. Met andere woorden: mevr. mr. Pien Bos is naast moeder van drie kinderen tevens de geestelijk vader van de slogan “Built to win”.