Merkenrecht  

Hof Den Haag 12 augustus 2014, IEF 14118; ECLI:NL:GHDHA:2014:4569 (Kruidvat tegen Bakker Partijenhandel)
Uitspraak ingezonden door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Martin Hemmer, AKD. Contract. Merkenrecht. Invoer. Zie eerder (tussen- en eindvonnis). Kruidvat koopt van Bakker een partij Tommy Hilfiger-overhemden, wordt gewezen op een aanmerkelijke kans dat er merkinbreuk wordt gepleegd, ontbindt de koopovereenkomst met Bakker en vordert met succes de terugbetaling van het aankoopbedrag 6:271 BW. Op Bakker rust de stelplicht en bewijslast dat de overhemden met toestemming binnen de EER zijn gebracht. Bakker heeft in strijd met de harde garanties opgenomen in de algemene inkoopvoorwaarde gehandeld en ex 7:15 BW (overdracht vrij van lasten en beperkingen).

3.8 Het vooroverwogene brengt het hof tot het oordeel dat Bakker, door in strijd met artikel 6 van de algemene inkoopvoorwaarden en artikel 7:15 lid 1 BW een partij overhemden te leveren die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Tommy Hilfiger, is tekortgeschoten in nakoming van haar verplichtingen uit de koopovereenkomst. Daaruh volgt dat Kruidvat het recht had om de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 6:265 lid 1 BW te ontbinden. Gesteld noch gebleken is dat de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Bakker heeft niet weersproken dat de e-mail van Kruidvat van 7 februari 2011 moet worden beschouwd als een ontbindingsverklaring, zodat die datum geldt als datum van de ontbinding. Als gevolg van de ontbinding zijn er voor Bakker en Kruidvat ongedaanmakingsverbintenissen ontstaan als bedoeld in artikel 6:271 BW. Kort gezegd dient Bakker de koopprijs aan Kruidvat terug te betalen en Kruidvat dient de partij overhemden aan Bakker terug te leveren. De overhemden zijn in de loop van de procedure op last van Tommy Hilfiger vernietigd, zodat Kruidvat haar ongedaanmakingsverbintenis niet kan nakomen. Bakker stelt dat Kruidvat niet gehouden was de overhemden te vernietigen, nu zij deze niet in voorraad had met het oog om deze in de handel te brengen en derhalve geen sprake was van gebruik van het merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE, zodat Bakker geen merkinbreuk pleegde jegens Tommy Hilfiger. Onder die omstandigheden, waarbij Kruidvat zichzelf onnodig in de positie heeft gebracht dat zij de overhemden niet meer kan terugleveren, is het volgens Bakker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Kruidvat terugbetaling van de koopprijs en schadevergoeding vordert. Het hof overweegt dienaangaande als volgt. Anders dan Bakker betoogt, heeft Kruidvat de overhemden wel degelijk in voorraad genomen met de intentie om deze in de handel te brengen, zodat sprake is van gebruik van het merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE.

Daaraan doet niet af dat Kruidvat op enig moment van die intentie heeft afgezien nadat haar duidelijk werd dat de overhemden niet met toestemming van de merkhouder bmnen de EER in het verkeer waren gebracht. Kruidvat was daarom gehouden mee te werken aan de vemietiging van de partij overhemden. Aangezien Bakker verder geen omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat &uidvat aanspraak maakt op terugbetaling van de koopprijs, gaat ook dh verweer van Bakker niet op. Voor zover Bakker betoogt dat Kruidvat jegens haar schadeplichting is vanwege de onmogelijkheid om de partij overhemden terug te leveren,gaat zij eraan voorbij dat Kruidvat zich te dien aanzien - gelet op de hiervoor besproken omstandigheden naar het oordeel van het hof terecht - op overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW beroept (zie proces-verbaal comparitie, p. 4). Een eventueel beroep van Bakker op verrekening van de door hem gestelde schade gaat al om die reden niet op.

3.9 Een en ander leidt tot de conclusie dat het bestreden eindvonnis, voor zover in conventie tussen partijen gewezen, dient te worden vernietigd en dat de vordering tot terugbetaling van de koopprijs alsnog zal worden toegewezen. Op grond van het bepaalde in artikel 6 (iii) van de algemene inkoopvoorwaarden is Bakker bovendien aansprakelijk voor de schade die Kruidvat lijdt als gevolg van de niet-nakoming van de in dat artikel opgenomen garanties.

Lees de uitspraak (pdf/html)

P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur, Noot onder HvJ EU 14 november 2013, IER 2014/38, p. 251-259 (Environmental Manufacturing/OHIM, Wolf), IEF 14117.
Bijdrage ingezonden door Paul Geerts, RUG en Anne Marie Verschuur, Nauta Dutilh. Merkenrecht. Eind 2013 wees het Hof van Justitie een arrest in een conflict tussen Environmental Manufacturing en Société Elmar Wolf [IEF 13223D] . Gezien de in de litigieuze merken prominent figurerende wolfskoppen wordt het arrest ook wel het "Wolf-arrest" genoemd. Dit arrest is van belang, omdat het duidelijk maakt dat het zogenaamde "Intel-criterium" serieus genomen moet worden.

(Lees de volledige bijdrage) 21. Al met al denken wij dat het met het Wolf-arrest wat lastiger is geworden voor de merkhouder, nu de rechters waarschijnlijk minder snel dan voorheen zullen aannemen dat bij het leggen van een link al vrij snel sprake is van verwatering en het bovendien met name nog maar de vraag is hoe zal worden omgegaan met gevallen waar geen sprake is van verwarring (vgl. r.o. 37 van het Wolf-arrest). Echter, door de voorgestelde ruime uitleg is het naar wij menen ook weer niet zo lastig geworden als sommigen denken.

22. Tot slot merken wij op dat het HvJ 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' tot nu toe alleen nog maar heeft toegepast bij de actie tegen verwatering. In het Red Bull/Grupo Osborne-arrest heeft het Hof Den Haag beslist dat deze voorwaarde ook geldt voor het criterium afbreuk doen aan de reputatie. In een recente Engelse zaak heeft de rechter zelfs beslist dat 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' ook geldt voor het criterium ongerechtvaardigd voordeel trekken uit. Het is afwachten of het HvJ ook zo ver zal gaan. Mocht dat het geval blijken te zijn, dan zouden wij voor dezelfde ruime interpretatie van 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' willen pleiten, zodat wordt voorkomen dat (ook) die vorderingen uit het arsenaal van de merkhouder moeten worden geschrapt.

Paul Geerts en Anne Marie Verschuur

Bijdrage ingezonden door Brigitte Spiegeler en Lena Kröger, Spiegeler Advocaten. Merkenrecht. Duitsland. Volgens het persbericht van de Rechtbank München kan zij niet oordelen of de merkinschrijving van de afbeelding met de Duitse adelaar van de Duitse Voetbalbond DFB nietig is. Zij verwijst voor een inhoudelijke beoordeling naar het Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) en het OHIM.

Hiermee blijft het vonnis van de voorzieningenrechter [IEF 14067] in ieder geval voorlopig in stand en mag Supermarktketen Real het logo – althans een cirkel met daarin afgebeeld de bundesadler – vooralsnog niet gebruiken op haar producten. Real dat volgens de DFB inbreuk maakte op haar merk heeft inmiddels nietigheidsverzoeken ingediend bij het DPMA en het OHIM.

Wordt vervolgd…

Brigitte Spiegeler & Lena Kröger

Bas Kist, 'Blauwe pilletje' blijft beschermd, ook zonder patent, NRC 14 augustus 2014
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Volgens de website fortune.com is de omzet van de erectiepil Viagra buiten de Verenigde Staten in hettweede kwartaal van 2014 met 28 procent gedaald. Als oorzaak wordt vermeld datin 2013 het patent op sildenafil, het chemische stofje dat Viagra zijn heilzame werking geeft, in een groot aantal Europese landen is vervallen. Vaak betekent het einde van een patent dat het marktaandeel van de voormalige patenthouder volledig instort.

De concurrentie stort zich op dat moment op de vrijgevallen markt. Ondanks de eerste klap die Viagra nu krijgt, is hette verwachten dat Viagra ook zonder patent zijn stevige positie zal houden. Pfizer, de farmaceut achter Viagra, is zo verstandig geweest een sterk merk te bouwen rondom zijn erectiepil, zowel de merknaam Viagra als het ruitvormige blauwe pilletje is wereldberoemd. Dat komt nu goed uit: de concurrentie mag dan vrijelijk dat opwindende stofje gebruiken, van de naam Viagra en het blauwe pilletje moeten ze afblijven. Die zijn beide als merk geregistreerd. Anders dan een patent, dat maximaal 20 jaar geldt, is een merkrecht in principe eeuwigdurend. Veel merkentrouwe gebruikers zullen zonder twijfel blijven vragen naar het oude, vertrouwde blauwe pilletje. [red. zie IEF 12188]

Bas Kist

Bas Kist, 'Merkrecht - Claim op skyline New York', NRC 12 augustus 2014.
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Van wie is de skyline van New York? Dat is de vraag die voorligt in een conflict tussen de Port Authority van New York en Fishs Eddy, een bekende winkel in servies en keukenspullen op Broadway. Eind juli heeft de Port Authority, de organisatie die verantwoordelijk is voor exploitatie van een groot aantal gebouwen, bruggen en tunnels in New York, de winkel verzocht een deel van zijn collectie te vernietigen. Het gaat om borden, kopjes, glazen en placemats waarop delen van de skyline van New York te zien zijn.

De advocaat van de Port Authority stelt dat de afgebeelde gebouwen en bruggen bezittingen van zijn klant zijn en dat Fishs Eddy op oneerlijke wijze profiteert van de bekendheid hiervan. Daarnaast maakt de Port Authority, die ook het beheer van het WTC doet, bezwaar tegen het afbeelden van de Twin Towers.

De zaak lijkt niet erg kansrijk. het is onduidelijk op welk recht de organisatie zich eigenlijk beroept en waarop zij überhaupt meent rechten op afbeeldingen van de Twin Towers te bezitten. In The New York Times liet Julie Gaines, de eigenaresse van Fishs Eddy, weten dat ze er in ieder geval niet over piekert om aan de eisen tegemoet te komen.

Bas Kist

Vzr. Rechtbank Gelderland 11 augustus 2014, IEF 14109 (Clafis tegen Sport Navigator)
Sponsorovereenkomst. Sport Navigator houdt zich bezig met sportmarketing en sportmanagement, waarbij zij professionele schaatsers uit verschillende landen commercieel ondersteunen door sponsors te werven. Tegen betaling voeren de schaatsers het sponsorlogo op hun schaatspak tijdens (internationale) wedstrijden. Partijen hebben een sponsorovereenkomst gesloten. Clafis start een eigen schaatsploeg en vordert met succes dat Sport Navigator de verzochte informatie levert over schaatsers die met het logo van Clafis hebben gereden in de sponsorperiode (tijdens EK’s Allround en de WK’s Sprint) en de exposurepercentages die daarbij werden gehaald.

4.1. Sport Navigator heeft gesteld dat er sprake is van rechtsverwerking en ter onderbouwing aangevoerd dat Clafis gedurende de overeenkomst door Sport Navigator in ruime mate is voorzien van alle gevraagde en ongevraagde informatie. Sport Navigator heeft steeds gefactureerd overeenkomstig de aan Clafis verstrekte overzichten en die facturen zijn zonder protest behouden en betaald door Clafis, aldus Sport Navigator.
Dit verweer treft geen doel. Desgevraagd heeft Sport Navigator verklaard dat de specificatie in de facturen bestond uit de vermelding “logo-overeenkomst”. Clafis heeft daarnaast onweersproken verklaard dat het jaartarief conform de overeenkomst in vier gelijke termijnen werd voldaan waarbij alle facturen aan het begin van het jaar werden verstuurd om vervolgens in de loop van het jaar betaald te worden. Clafis kon dan ook niet aan de hand van de facturen nagaan welke schaatsers op welke wedstrijden met haar logo op het linker- of rechterbeen hadden gereden. Sport Navigator heeft e-mails met lijsten van schaatsers overgelegd ter onderbouwing van haar stelling dat zij Clafis steeds in ruime mate van informatie heeft voorzien. Sport Navigator heeft echter geen stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat zij Clafis steeds heeft meegedeeld welke schaatsers bij de van belang zijnde wedstrijden hebben gereden met het Clafis logo. Aldus heeft zij haar stelling onvoldoende onderbouwd. Dat Sport Navigator Clafis deze informatie al heeft verschaft is derhalve niet aannemelijk geworden. Het enkele tijdsverloop is onvoldoende om te oordelen dat Clafis haar recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop Sport Navigator haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen heeft verwerkt.

4.2. Ook aan het verweer van Sport Navigator dat zij geen informatie meer behoeft te verstrekken omdat de overeenkomst inmiddels is beëindigd, wordt voorbijgegaan. De overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. Bij een dergelijke overeenkomst dient de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verantwoording af te leggen over de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. Die verantwoordingsplicht eindigt niet bij het einde van de overeenkomst. Maar zou over de aard van de overeenkomst tussen partijen anders gedacht worden, dan geldt toch dat partijen niet alleen gedurende de looptijd van de overeenkomst zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid dienen te gedragen, maar ook daarna. Het enkele feit dat de overeenkomst is beëindigd ontslaat Sport Navigator derhalve niet van haar informatieverplichting.

Hof Den Haag 5 augustus 2014, IEF 14108 (Truvo tegen Yellow Telecom; inzake Yellow) en (Yellow Mobile)
Merkenrecht. Woordmerk. Truvo heeft als houder van het woordmerk YELLOW PAGES oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk YELLOW [oppositie] en YELLOW MOBILE [oppositie]. Er moet niet uitsluitend worden gekeken naar de vraag of sprake was van overeenstemming tussen de merken, maar ook naar de vergelijking van waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het onderscheidend vermogen van het merk. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. Het hof wijst het verzoek van Truvo af.

18. (…) Het hof is van oordeel dat van gebruik voor alle waren in klasse 9 en van gebruik voor telecommunicatiediensten in klasse 38 niet blijkt; noch uit de stellingen van Truvo, noch uit de door haar overgelegde stukken valt dit af te leiden. Het hof merkt op dat onder telecommunicatie dient te worden verstaan het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere (met name over grotere afstanden) zonder dat iets of iemand zich fysiek daar naartoe verplaatst, bijvoorbeeld via telefoon, of internet. Een aanbieder van telecommunicatiediensten biedt diensten, faciliteiten en/of apparatuur aan waardoor gebruik kan worden gemaakt van (elektronische) communicatie netwerken; het gaat daarbij bijvoorbeeld om providers; het is niet zo dat ieder die informatie verschaft via internet (van de slager tot alle grote bedrijven en de overheid) telecommunicatiediensten aanbiedt. Zij gebruiken telecommunicatie slechts als vehikel om hun informatie over te brengen, maar bieden zelf dit vehikel niet aan Dit brengt mee dat bij de vergelijking van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponeerd, de inschrijving van het merk voor alle waren in klasse 9 en voor diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38 buiten beschouwing moeten worden gelaten.

20. Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 18 is overwogen over het ontbreken van bewijzen van normaal gebruik van het merk voor waren en diensten in klasse 9 en 38, gaat het hof voorbij aan hetgeen Truvo stelt over de soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 9 en diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38. Het hof zal hierna dus slechts ingaan op de stellingen van Truvo dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk zijn aan de waren in klasse 16, de diensten in klasse 35 en de “niet-telecommunicatiediensten” in klasse 38, waarvoor het merk is ingeschreven.
Truvo stelt dat de dienst telecommunicatie, waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk is aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 16 omdat (adres)boeken en publicaties ondersteunend zijn aan de dienst telecommunicatie en deze “klasse 16 waren” ook door telecommunicatiedienstverleners worden aangeboden en ook contactgegevens bevatten. Dat telecommunicatiedienstverleners bij het aanbieden van hun diensten gebruik maken van publicaties (zoals vrijwel alle aanbieders van diensten en waren), maakt niet dat het publiek aan telecommunicatiediensten en boeken en publicaties in het algemeen dezelfde herkomst zal toekennen. Naar het oordeel van het hof gaat het bij telecommunicatiediensten in voormelde betekenis niet om contactgegevens. Er is dan ook in zoverre geen sprake van soortgelijke waren/diensten.
Voorts heeft Truvo gesteld dat diensten op het gebied van (zakelijke) administratie en reclame in klasse 35, waarvoor het merk is ingeschreven en diensten op het gebied van verzekeringen en financiële diensten, waarvoor het teken is gedeponeerd in klasse 36 soortgelijk zijn. Het hof is van oordeel dat het publiek in het algemeen hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen. Als verzekeringen en financiële diensten al onder administratieve diensten zouden vallen, gaat het bovendien om een algemeen gebruikelijke subcategorie. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten.
Tenslotte heeft Truvo nog gesteld dat de dienst software in klasse 38 waarvoor het teken is gedeponeerd gelijk is aan software in klasse 38 waarvoor het merk is ingeschreven. In klasse 38 is het teken niet gedeponeerd voor software. Het is wel in klasse 42 gedeponeerd voor het ontwerpen en ontwikkelen van software. Het merk is daarvoor echter niet ingeschreven. Dat is, voor zover relevant, ingeschreven voor communicatie(diensten) via het internet en het overbrengen van informatie of gegevens via de computer. Daargelaten of deze diensten in klasse 38 thuishoren, is het hof van oordeel dat het publiek ook hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen als aan diensten op het gebied van ontwerpen en ontwikkelen van software. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten.

21. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk (voor zover nog relevant) is ingeschreven niet (soort)gelijk zijn. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar (zie rechtsoverweging 6 hiervoor) en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. De grieven kunnen derhalve niet tot vernietiging leiden.

Op andere blogs: DomJur

OHIM 21 juli 2014, IEF 14105 (Spinning)
Met samenvatting van Helen Maatjes, The Legal Group. Begin jaren ’90 ontstond in de Verenigde Staten een nieuwe sport in de fitnesscentra, die bestaat uit een work-out op een stationaire fiets, waarbij op muziek en op verschillende tempo ‘gefietst’ wordt, een sport die beter bekend staat als  ‘spinning’. Inmiddels wordt deze sport niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in heel veel andere landen, waaronder ook Nederland beoefend. De Amerikaanse onderneming Mad Dogg Athletics Inc., de onderneming achter spinning, zorgt niet alleen voor opleidingen van instructeurs, maar verkoopt daarnaast ook spinningfietsen, spinning DVD’s en spinningkleding. Genoeg reden om er met verschillende merkregistraties voor te proberen te zorgen dat alleen Mad Dogg het recht heeft om het woord spinning te gebruiken.

Sportscholen kunnen licenties afsluiten waarbij zij het recht krijgen om de aanduiding spinning te gebruiken, maar moeten dan wel bijvoorbeeld hun instructeurs bij Mad Dogg laten opleiden en de spinningfietsen aanschaffen die door Mad Dogg worden vervaardigd.

Er zijn echter een heel groot aantal sportscholen die geen enkele band met Mad Dogg hebben en ook spinninglessen of andere spinning activiteiten aanbieden. Mad Dogg heeft al enkele malen in Nederland getracht hier een halt aan toe te roepen, maar zonder succes. Inmiddels heeft ook het Harmonisatiebureau voor de interne markt (OHIM, het ‘Europese merkenbureau’) geoordeeld dat spinning geen geldig merk is.

In 2008 werd door de bekende Nederlandse fietsenfabrikant Batavus een fiets onder de naam “Ultimaate Spinning 3s” aangeboden, waarop Mad Dogg een verbod trachtte te vorderen bij de Rechtbank Den Haag. De Voorzieningenrechter was het eens met Batavus dat de spinning merken van Mad Dogg tot soortnaam zijn verworden. Het publiek gebruikt spinning immers als aanduiding van de activiteit en niet als herkomstteken van Mad Dogg. Nu Batavus de aanduiding bovendien gebruikt ter aanduiding van een wezenlijk kenmerk van de fiets – namelijk om deze bij spinning als spinner te gebruiken – is er sprake van eerlijk gebruik en geen merkinbreuk [IEF6097].

Ook in een procedure die Mad Dogg tegen VES aanspande wegens het gebruik van “Spin for Life” voor een spinningevenement waarbij geld voor een goed doel wordt ingezameld, werd geoordeeld dat gebruik daarvan is toegestaan. Overigens was door VES ook een beeldmerk geregistreerd, hetgeen de verschillen groter maakt. In deze procedure overwoog het Hof Den Haag dat de merken van Mad Dogg een zeer gering onderscheidend vermogen bezaten [IEF13050].

Deze uitspraken maakten al wel duidelijk dat de Nederlandse rechters niet overtuigd waren van een geldige merkregistratie ‘spinning’, maar werd er nog geen definitief antwoord gegeven op de vraag of spinning wel of niet een geldig merk was. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Op 21 juli 2014 heeft het OHIM namelijk in een nietigheidsprocedure die door een Tsjechische partij was opgestart, geoordeeld dat het woord spinning geen geldig merk oplevert [IEF 14105].

Het OHIM oordeelt onder meer het volgende. Overigens geldt dat omdat de procedure door een Tsjechische partij is gestart, veel wordt gekeken naar de Tsjechische markt, maar dit heeft uiteindelijk wel effect op de gehele Europese merkregistratie.
Een aanzienlijk deel van het Tsjechische publiek vat de aanduiding spinning niet op als een herkomstteken. Spinning wordt juist gebruikt om een bepaalde soort training aan te duiden, waarbij sporters in een groep en onder leiding van een instructeur aan indoor-cycling doen. Nu Mad Dogg heeft gekozen voor een suggestieve term – spinning refereert immers naar een ronddraaiend wiel of trapper – wordt het risico groter dat dergelijke term op generieke wijze gebruikt wordt.

In veel bewijsstukken die in de procedure aan bod komen, zoals artikelen in de media, wordt spinning gebruikt om het soort training aan te duiden, zoals ook bijvoorbeeld naar yoga of aerobics wordt verwezen. Dit alles heeft tot gevolg dat woord spinning, dan in aanvang nog onderscheidend was, dit onderscheidende vermogen heeft verloren. Mede dankzij het succes op de markt, heeft Mad Dogg het nu te danken dat dit woord op zo’n grote schaal wordt gebruikt, dat het geen merknaam meer is, maar een generieke term.

Het OHIM oordeelt tevens dat Mad Dogg onvoldoende maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat spinning geen soortnaam zou worden. Mad Dogg hoeft niet iedere mogelijke actie daadwerkelijk te ondernemen om haar merknaam te beschermen, maar in dit geval heeft zij toch wat teveel afgewacht.

Dit alles leidt tot de conclusie dat spinning een soortnaam is geworden, de merkregistratie van Mad Dogg wordt doorgehaald en het een ieder vrij staat om deze term te gebruiken. Voor het publiek zal er waarschijnlijk weinig veranderen, immers gebruikt iedereen het woord spinning al als een soortnaam voor de sport. Wel zal het effect hebben voor sportscholen die in het verleden door Mad Dogg werden aangesproken. Spinning mag nu gewoon gebruikt worden zonder een licentie met Mad Dogg af te sluiten. Het wachten is nu op een eventueel hoger beroep dat Mad Dogg nog kan instellen…

Helen Maatjes

Bijdrage ingezonden door Sander Dikhoff, Dikhoff Van Dongen. Het programma Wie is de Mol is zeer succesvol. Ik kijk het zelf eerlijk gezegd niet, maar ik begrijp dat de bedoeling is er achter te komen wie van de spelersgroep gelegitimeerd de NSB-er uithangt. En als de NSB-er zich een goed NSB-er betuigt, dan heeft de NSB-er gewonnen. Zo zie je maar dat niet alleen Boer zoekt Vrouw met een op papier weinig appetijtelijk format, toch een enorme hit kan worden.

Zoals dat bij hits gaat, willen anderen van het succes meeprofteren. Tot op zekere hoogte is ‘aanhaken’ toegestaan. Maar inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, dat mag dan weer niet. Zo bleek weer vorige week.

Het bedrijf TB Events organiseert groepsuitjes, onder andere het ‘Wie is de Mol- uitje’. TV- producent IDTV stapte naar de rechter met haar Wie is de Mol merkrecht. Bij vonnis [IEF 14068] van 21 juli gebood de rechter TB Events binnen zeven dagen te stoppen met gebruik van ‘wie is de mol’ en “alle soortgelijke tekens” op straffe van een dwangsom van 5.000 Euro per dag.
Op 31 juli keek ik op de site van TB Events en zag het uitje: “Wie ontdekt de mol?.” Zozo, inventief zeg. Of zou dat misschien vallen onder ‘soortgelijke tekens”? Nou, ik eet de hele zaterdag Parool op (met bijlage) als de advocaat van IDTV niet inmiddels de dwangsom van 5.000 Euro per dag aan het innen is.

Op de site zag ik ook het ‘ Wie is de verrader’ – uitje. Zou TB Events uiteindelijk op die naam willen overstappen? Toegegeven, dat is al minder soortgelijk. Maar het zal TB Events niet baten. Want ook al wijkt de naam genoeg af, IDTV heeft naast de merkrechten op de naam vast ook de auteursrechten op het spelformat Wie is de Mol. En dat is ook een ijzersterk wapen tegen onrechtmatig profiteren van andermans creativiteit.

Ik voorspel u, tenzij TB Events licenties heeft van de rechthebbenden, gaat het rechtszaken regenen. TB Events meldt in haar disclaimer weliswaar keurig “TB Events behoudt alle (…)  intellectuele eigendomsrechten (…)”, maar zo op het eerste gezicht lijkt dat vooral te slaan op een patent op gejatte formats: ‘Wie ben ik’, ‘Holland heeft Talent’ en de ‘Ik hou van Holland’- quiz. En het ‘Boer zoekt Vrouw’- uitje niet te vergeten.

Sander Dikhoff

Bas Kist, 'Apple Store als merk beschermd', NRC 6 augustus 2014.
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. De rechter heeft bepaald dat Apple ook de inrichting van zijn winkels als merk kan registreren. Apple is niet alleen spraakmakend als het om zijn productontwikkeling gaat. Ook op juridisch terrein verlegt het concern van wijlen Steve Jobs de grenzen. Onlangs, in juli, heeft het Europese Hof van Justitie in een door Apple aangespannen procedure bepaald dat het bedrijf de complete inrichting van zijn winkels als merk kan registreren [IEF 14031]. Een tamelijk spectaculaire uitspraak van de hoogste Europese rechter die interessante beschermingsmogelijkheden biedt voor elke retailer die zich onderscheidt met een opvallende en herkenbare ‘look’.

De laatste jaren wordt Apple in toenemende mate geconfronteerd met kopiërende concurrenten. Niet alleen wordt de techniek en vormgeving van de populaire iPhone en iPad overgenomen, ook de inrichting van de winkels wordt nagebootst. Zo liep het concern een aantal jaren geleden in de Chinese stad Kunming aan tegen een aantal bijna perfect nagemaakte Applestores

Nu kan je als bedrijf de vormgeving en techniek van je producten goed beschermen via het auteursrecht, modellenrecht en octrooirecht, maar hoe bescherm je nu in hemelsnaam de ‘look and feel’ van je winkels? Daar heeft Apple iets op gevonden. Eigenlijk vervullen onze winkels op zichzelf een soort merkfunctie, zo meent het bedrijf. Uit onderzoek van Apple in de VS blijkt inderdaad dat consumenten een winkel waar alle Applelogo’s zijn verwijderd toch meteen herkennen als Applestore. En dus liet Apple in de Verenigde Staten een afbeelding van een Applewinkel als merk registreren.

Vervolgens besloot het bedrijf deze registratie ook uit te breiden naar Europa. Echter, daar liep het in eerste instantieminder soepel dan in de VS. In een aantal landen, waaronder Duitsland, Engeland en de Benelux, weigerden de nationale merkenbureaus het merk te registreren. Zij meenden dat een complete winkelinrichting niet onder het merkenrecht beschermd kon worden. Tegen de weigering van het Duitse merkenbureau ging Apple in beroep. Het Bundespatentgericht vond de kwestie dermate complex dat het de zaak voor uitleg doorverwees naar het Europese Hof.

In zijn uitspraak van 10 juli laat het Hof weten dat ook een winkelinrichting als merk beschermd kan worden. Zolang de inrichting van een verkoopruimte onderscheidend is, dat wil zeggen dat de consument de producten of diensten aan die inrichting kan herkennen, kan deze als merk geregistreerd worden, aldus het Hof. Hoewel de Duitse rechter met deze nieuwe Europese regel in de hand zich nu nog over deze zaak moet uitspreken, lijdt het eigenlijk geen twijfel dat de karakteristieke Applestores voldoen aan de geformuleerde eisen en dat Apple zijn merkbescherming zal krijgen, niet alleen in Duitsland, maar ook in de Benelux.

Voor andere bedrijven met herkenbare winkelaankleding, zoals modeketen Abercrombie & Fitch en fastfoodketen McDonald’s, biedt de uitspraak mogelijkheden om aanhakers op afstand te houden.

Bas Kist