Merkenrecht  

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 13 oktober 2010,  LJN: BO1296, Ortho King Europe B.V. en [C] c.s. tegen [Y] & Voxel Works S.L.

Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Stukgelopen samenwerking. m.b.t. software m.b.t. orthopedische producten. Geschil in hoofdzaak betreft de gestelde inbreuk op diverse ie-rechten, dit vonnis in incident ziet op de internationale bevoegdheid. De rechtbank dient per (onderdeel van elke) afzonderlijke vordering van eiseres te onderzoeken of zij bevoegd is van (dat onderdeel van) die vordering kennis te nemen.  De rechtbank verklaart zich grotendeels onbevoegd. Aanhouding i.v.m. onduidelijkheid over soort merk (BX of CTM).

5.10.  Voor zover de vordering is gebaseerd op het merkrecht op “Ortho King”geldt het volgende. Onduidelijk is of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk. Voor zover het een Benelux-merk betreft is de rechtbank niet bevoegd gelet op het volgende. Ingevolge artikel 4.6. Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken, behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, bepaald door de woonplaats van de gedaagde, of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Gelet op het feit dat de vordering bestaat uit een zich onthouden van economisch gebruik (naar de rechtbank aanneemt: in de gehele EU) kan evenmin als met betrekking tot het non-concurrentiebeding een plaats van uitvoering worden bepaald, aangezien die verbintenis wordt gekarakteriseerd door een veelvoud van plaatsen waar zij is of moe(s)t worden uitgevoerd. Ortho King c.s. stellen dat omtrent de vervolgsamenwerking verschillende gesprekken zijn gevoerd in Nederland en Spanje, zodat niet valt vast te stellen waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan. Derhalve kan de bevoegdheid met betrekking tot het door Ortho King c.s. gestelde merkrecht enkel worden bepaald door de woonplaats van gedaagde.

Voor zover de vordering is gebaseerd op een Gemeenschapsmerk is niet deze rechtbank, maar de rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd. Immers betreft het in dat geval een vordering terzake een vermeende inbreuk als bedoeld in artikel 92 van de verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (de Gemeenschapsmerkverordening). In artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk voor vorderingen als bedoeld in artikel 92 van de Gemeenschapsmerkverordening is de rechtbank ’s-Gravenhage aangewezen als uitsluitend bevoegde rechter in Nederland.

Voor zover de vordering is gebaseerd op de (Nederlandse) Handelsnaamwet geldt het volgende. De Handelsnaamwet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling. Derhalve geldt de hoofdregel dat de gedaagde dient te worden opgeroepen voor de rechter van zijn woonplaats. Een en ander betekent dat de rechtbank ook ten aanzien van dit onderdeel van het onder 2. gevorderde niet bevoegd is daarvan kennis te nemen.

Het onder 3. gevorderde gebod iedere inbreuk op het auteursrecht van Ortho King c.s. op het fotomateriaal te staken.

5.11.  De (Nederlandse) Auteurswet is van toepassing op alle auteursrechtelijke werken die voor de eerste maal of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in een ander land zijn uitgegeven in Nederland, alsmede op alle zodanige werken waarvan de maker Nederlander is. Ortho King c.s. stellen dat het gewraakte fotomateriaal is gemaakt door [C], zodat de Auteurswet op de vordering van toepassing is. De Auteurswet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling met betrekking tot auteursrechtinbreuk. Dat betekent dat de hoofdregel van artikel 2 lid 1 EEX-Vo van toepassing is, zodat de rechtbank niet bevoegd is om van deze vordering kennis te nemen.

Conclusie

5.12.  De conclusie is dat deze rechtbank slechts bevoegd is kennis te nemen van de vordering tot verklaring voor recht dat [Y] c.s. onrechtmatig hebben gehandeld en van de vordering tot overdracht van stukken en dat de rechtbank onbevoegd is om van de overige vorderingen kennis te nemen.

5.13.  De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen opdat Ortho King c.s. zich uitlaten omtrent de vraag of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk en (in het laatste geval) of zij wensen dat de vordering terzake het Gemeenschapsmerk wordt verwezen naar de rechtbank te ’s-Gravenhage. Tevens dienen Ortho King c.s. zich uit te laten omtrent de vraag of zij de vorderingen waarvan deze rechtbank kennis kan nemen door deze rechtbank behandeld willen zien dan wel of zij ervoor kiezen alle vorderingen in te trekken teneinde deze aan de Spaanse rechter voor te leggen.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Alkmaar, 20 oktober 2010, LJN: BO1324, AZ N.V. tegen Toerkoop Zonvaart c.s.

Merkenrecht. Voortgezet conflict na ex parte (vzr. Rechtbank Alkmaar, 12 oktober 2009, IEF 8265).  Gebruik van aanduiding voetbalreizenAZ.nl, met onderschrift “reis met AZ mee Europa in” op website van reisbureau. Geen toelaatbaar refererend merkgebruik. Paneuropees verbod

"AZ heeft niet bestreden dat enig gebruik van de aanduiding AZ in de commerciële uitingen van Toerkoop nodig is, wil zij aan het publiek kenbaar maken dat zij reizen naar voetbalwedstrijden van AZ in het buitenland aanbiedt. AZ betoogt echter op goede gronden dat Toerkoop daarin verder is gegaan dan nodig is. Dat wordt al geïllustreerd doordat de na aanpassing gebruikte website een veel minder directe link naar AZ legt. Ook met deze website is Toerkoop (kennelijk) in staat om de AZ-supporters onder het publiek duidelijk te maken dat zij voor reizen naar hun favoriete club bij Toerkoop aan het juiste adres zijn.

Ook overigens is de gewraakte website geschikt om de indruk te wekken dat er een band bestaat tussen AZ en degene die de voetbalreizen aanbiedt. De kans op associatie wordt versterkt door het gebruik van dezelfde kleur rood als in het AZ logo wordt gebruikt, door de ovale ring om de aanduiding AZ, die verwijst naar het AZ-logo en door de zin "Reis met AZ mee Europa in!". Van toelaatbaar refererend merkgebruik is dan ook geen sprake.

Vast staat dat AZ op 9 november heeft gevraagd om het tekenen van een onthoudingsverklaring en om betaling van de tot dan geliquideerde kosten. Op het een noch het ander is met steekhoudende argumenten gereageerd. AZ kan dan ook niet het recht worden ontzegd om haar positie in relatie tot het gewraakte gebruik van de aanduiding door middel van een rechterlijk verbod zeker te stellen. Dat spreekt temeer nu Toerkoop in dit geding volhoudt dat zij de website onverplicht heeft aangepast.

(…) Beveelt Toerkoop om het gebruik van de merkaanduiding AZ of een daarop inbreuk makende aanduiding met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, te staken en gestaakt te houden, in alle lidstaten van de Europese Unie, alles op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,-- per dag voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) waarop een overtreding voortduurt, tot een maximum van euro 50.000,--. "

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 5 oktober 2010, LJN: BN9363, Strafzaak polsbandjes & riemen

Merkenrecht. Strafrecht. Art. 337 Sr. Invoer (op Schiphol, vanuit Thailand) van 89 polsbandjes en 12 riemen valselijk voorzien van een merk waarop een ander recht heeft (Nike & Mickey Mouse). Verweer dat de inbeslaggenomen polsbandjes niet vallen onder de klassen waarvoor het merk (Nike) is gedeponeerd en dat uit de gebezigde bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid hoe de polsbandjes eruit zagen, is gelet op de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen op toereikende gronden verworpen. De polsbandjes vallen gewoon onder de klasse ‘kleding’ van de merkregistratie van Nike.

Uitgebreide conclusie A-G Vegter. “De vraag of artikel 337, eerst lid, aanhef en onder b, Sr van toepassing is op waren die zijn voorzien van het merk van een ander dat die ander (slechts) voor een ander soort waren heeft gedeponeerd wordt in de literatuur uiteenlopend beantwoord. Ik geef een overzicht.” (…) Het is echter de vraag of het feit dat in de MvT bij de laatste wijziging van artikel 337 Sr bij de definitie in de Verordening wordt aangeknoopt betekent dat de strafrechtelijke bescherming van de merkgerechtigde is beperkt tot de (categorieën van) waren waarvoor het merk is ingeschreven. Het aangehaalde arrest van 6 februari 1996 dwingt ook niet tot de conclusie dat, voor zover hier van belang, slechts het invoeren van waren die zijn voorzien van een merk dat een ander voor de desbetreffende categorie waren heeft geregistreerd strafbaar is op grond van artikel 337, eerste lid, aanhef en onder b, Sr. Uit het feit dat het merk Le Papillon was gedeponeerd voor, kort gezegd, (ballet)kleding kon de politierechter uiteraard afleiden dat sprake was van een merk waarop een ander recht had. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet zo was geweest als bijvoorbeeld valse Papillon-sportdrank op de markt zou zijn gebracht.”

Lees het arrest en de conclusie hier. 

Hoge Raad, 15 oktober 2010, C07/034, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV en Remo Zaandam BV tegen Diesel SpA (met gelijktijdige dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Uitputting. Hoge Raad na prejudiciële antwoorden in  HvJ EG, 15 oktober 2009, zaak C-324/08, IEF 8270. Korte samenvatting rechtspraak.nl: “Uit het antwoord van het HvJ EU volgt dat de in de Davidoff-rechtspraak van het HvJ EU ontwikkelde maatstaf voor de beoordeling of sprake is van impliciete toestemming van de merkhouder (…) ook geldt voor goederen die door een derde die niet economisch is verbonden met de merkhouder zonder diens expliciete toestemming voor het eerst direct binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.

Omdat in dit geval het antwoord van het HvJ EU meebrengt dat de maatstaf uit de Davidoff-rechtspraak alleen toegepast dient te worden bij afwezigheid van economische verbondenheid tussen de merkhouder en de derde als bedoeld in HvJEU (Ideal Standard), had het gerechtshof de Davidoff-maatstaf niet mogen toepassen zonder een onderzoek naar die economische verbondenheid te verrichten.

3.3.2 Dit betekent dat het bestreden arrest van het hof niet in stand kan blijven. Verwijzing zal moeten volgen. Met het oog op de procedure na verwijzing wordt het volgende overwogen.

3.3.3 De verwijzingsrechter zal alsnog de vraag moeten beantwoorden of tussen Cosmos en Diesel ten tijde van het in het verkeer brengen in Spanje van de betrokken schoenen een economische verbondenheid bestond in de zin van het arrest IHT Danziger/Ideal Standard. (…)

3.3.4 Indien de verwijzingsrechter de hiervoor in 3.3.3 genoemde vraag in ontkennende zin beantwoordt, dan is hij gebonden aan de beslissing van het hof in het bestreden arrest die erop neer komt dat de toestemming van Diesel tot het door Cosmos in Spanje in het verkeer brengen van de betrokken schoenen ontbrak, welke beslissing berust op toepassing van de Davidoff-maatstaf. Die maatstaf is in dat geval immers terecht door het hof aangelegd, zoals blijkt uit het antwoord van het HvJEU, en daarvan uitgaande is die beslissing van het hof als zodanig in cassatie niet (voldoende) bestreden.

3.3.5 Ingeval de verwijzingsrechter tot het oordeel komt dat tussen Cosmos en Diesel wèl sprake was van verbondenheid in de zin van het arrest IHT Danziger/Ideal Standard, dan zal hij tot uitgangspunt moeten nemen dat Diesel toestemming heeft gegeven tot het in het verkeer brengen van de betrokken schoenen.

3.3.6 Hij zal echter vervolgens op grond van het Copad-arrest van het HvJEU alsnog de vraag moeten beantwoorden of de feiten die de Hoge Raad in zijn arrest van 11 juli 2008 in rov. 4, tweede alinea heeft genoemd, meebrengen dat niettemin gezegd moet worden dat die toestemming ontbrak op de in het Copad-arrest genoemde, aan art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden (zie hiervoor in 3.2.5). De bewijslast ter zake van deze uitzondering rust in beginsel op Diesel. Aangezien partijen met (dit aspect van) het Copad-arrest geen rekening hebben kunnen houden, zullen zij in de procedure na verwijzing met het oog op de beantwoording van deze vraag hun stellingen mogen aanpassen.

Lees  het arrest hier of hier (Rechtspraak.nl, incl. conclusie Verkade)

Gerechtshof ’s-Gravenhage,  30 maart 2010, LJN: BN9781, Er.Ba Market Srl tegen Melvin Producties B.V.

Merkenrecht. Beschikking van 30 maart 2010 in oppositieprocedure ROX tegen ROXSTAR. Gedeeltelijke vernietiging (aardig voor de statistici) van de beslissing in oppositie van het Bureau. De oppositie is gegrond voorzover gericht tegen de inschrijving van het merk ROXSTAR voor klasse 18, paraplu’s en klasse 25, kleding, schoeisel en hoofddeksels. Procedurele overwegingen waarom het  hof (toch) bevoegd om de oppositie-beslissing van het Bureau gedeeltelijk te vernietigen en gedeeltelijk in stand te laten:

30.   Het hof merkt ten slotte nog het volgende op. Blijkens het arrest van het BGH van 15 december 2003 inzake ‘Langs Vlaamse Wegen’ (NJ 2004, 347), zoals verstaan in het arrest van de HR van 17 maart 2006 inzake ‘Erotisch Huishoudtextiel’ (NJ 2006, 532) en het al eerder genoemde arrest van het BGH inzake ‘Europolis’, staat het de hoven te Brussel, ’s-Gravenhage en Luxemburg niet vrij om hetzij ambtshalve hetzij op verzoek van de deposant een bevel te geven om tot gedeeltelijke inschrijving van het depot over te gaan in een door de deposant aan gespannen beroepsprocedure tegen de weigering van het Bureau om zijn merk in te schrijven (artikel 6ter BMW (oud)/2.12 BVIE).

De achtergrond van deze rechtspraak is dat genoemde hoven bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het Bureau een depot in te schrijven en derhalve alleen kunnen oordelen of het Bureau al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd, hetgeen inhoudt dat die hoven alleen maar die gegevens in aanmerking kunnen nemen op grond waarvan het Bureau heeft beslist of had moeten beslissen, zodat die gerechtelijke instanties geen acht kunnen slaan op gegevens die worden aangevoerd ter ondersteuning van aanspraken die, zoals een gedeeltelijke inschrijving, buiten de beslissing van het Bureau vallen of die niet aan het Bureau zijn voorgelegd. In een oppositieprocedure ingevolge artikel 6septies BMW (oud)/2.17 BVIE geldt eveneens dat de genoemde hoven alleen die gegevens in aanmerking kunnen nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het Bureau werd genomen of had moeten worden genomen, zo blijkt uit het arrest van het BGH van 26 juni 2009 inzake ‘Koyo/Kayo’ (BIE 2009, nr. 73).

Er bestaat evenwel ook een verschil tussen de weigeringsprocedure en de oppositieprocedure. In een verzoek van de deposant aan het Bureau in een weigeringsprocedure om inschrijving voor alle bij dat depot opgegeven waren en diensten hoeft een subsidiair verzoek tot inschrijvingen voor een aantal van die waren of diensten niet geïmpliceerd te worden geacht – althans kan het Bureau dit zo beperkt opvatten, hetgeen het kennelijk ook doet – omdat de deposant, die (na kennisneming van een voornemen van het Bureau tot weigering) meent dat voor een aantal van die waren en diensten in ieder geval inschrijving dient plaats te vinden, op de voet van regel 3.1 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE zijn depot dienovereenkomstig kan aanpassen. De opposant in een oppositieprocedure heeft niet een vergelijke mogelijkheid tot aanpassing van zijn verzoek. Het verzoek van een opposant aan het Bureau in een oppositieprocedure om – zoals in dit geval, zie rov. 1.c – het depot voor bepaalde bij het depot opgegeven waren niet in te schrijven moet daarom geacht worden wel het subsidiaire verzoek te impliceren om het merk hooguit voor een deel van die waren in te schrijven.

Aangenomen moet worden dat het Bureau het oppositieverzoek van ER.BA ook zo heeft opgevat. Het is aan de beoordeling van het impliciete subsidiaire verzoek van ER.BA echter niet toegekomen omdat het van oordeel was dat van overeenstemmende merken geen sprake was en dat reeds daarom het merk van Melvin voor alle waren ingeschreven diende te worden. Uit het hiervoor overwogene blijkt evenwel dat dit oordeel niet als juist kan worden beschouwd en dat het Bureau zijn beslissing mede op basis van het impliciete subsidiaire verzoek had moeten nemen. Het hof moet daarom dat impliciete subsidiaire verzoek alsnog in aanmerking nemen en is daarom bevoegd om de oppositie-beslissing van het Bureau gedeeltelijk te vernietigen en gedeeltelijk in stand te laten.

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 30 september 2010, LJN: BN9748 (wapperverbod software muziekcomputers).

Merkenrecht. Auteursrecht. Wapperverbod. Rome II (toepasselijk recht). Stukgelopen samenwerking. Auteursrechtelijke claims op software in hoogoplopend geschil ('de rat!!') tussen voormalige zakenpartners over betaling. Eisers vorderen inbreuk verbod op merken (gebruik op ‘kritieksite’)  en wapperverbod m.b.t. uitlatingen tegen derden over de ‘illegaliteit’ van door eisers verkochte producten.’ Vorderingen toegewezen. Grensoverschrijdend verbod m.b.t. in Duitsland geregistreerde .com domeinnaam. In citaten: 

Toepasselijk recht: 4.2.  Voor zover de vorderingen zijn gegrond op onrechtmatige gedragingen van  [gedaagde], het zogenaamde ‘wapperen’ met niet aan hem toekomende auteursrechten richting afnemers van [eisers] en het dreigen de software, inclusief broncodes, gratis ter beschikking te stellen aan derden, kunnen zij worden beoordeeld naar Nederlands recht, omdat ingevolge artikel 4 van Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007, betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (‘Rome II’), het recht van toepassing is van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. Aangenomen moet worden dat de gestelde schade zich (onder andere) in Nederland voordoet.

Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de ingeroepen merken, kunnen zij eveneens worden beoordeeld naar Nederlands recht, omdat ingevolge artikel 8 Rome II de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd, in dit geval (onder andere) Nederland.  Voor zover de vorderingen ten slotte zijn gegrond op onrechtmatige uitlatingen van [gedaagde], kunnen zij worden beoordeeld naar Nederlands recht, omdat ingevolge artikel 3 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de Staat op welks grondgebied de daad heeft plaatsgevonden. (…)

Wapperverbod: 4.6.  Nu [gedaagde] tot op heden geen enkele concrete onderbouwing heeft gegeven - en kennelijk vooralsnog ook niet wil geven - van zijn verweer (tegen de onder 4.4 genoemde stellingen van [eisers]) dat hij auteursrechthebbende is met betrekking tot de eerdergenoemde werken, maar wèl klanten van [eisers] heeft aangeschreven met de mededeling dat zij, kort gezegd, gebruikmaken van illegale software van [eisers], nu de auteursrechten van deze software niet bij [eisers] maar bij hem rusten, handelt [gedaagde] naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en aldus onrechtmatig jegens [eisers].

Merkenrecht: 4.11.  De voorzieningenrechter overweegt voorts dat door het gebruik door [gedaagde] van het teken [naam] in de domeinnaam www.[naam].com afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het woordmerk [woordmerk]. Het enkele feit dat onder dat - duidelijk aan het woordmerk gerelateerde - teken een klachten/kritieksite in stand wordt gehouden, is voor die conclusie reeds voldoende. [gedaagde] heeft deze stelling van [eisers] ook niet anders bestreden dan met het betoog dat het als een paal boven water staat dat [eisers] juist niet over een ‘goede reputatie’ beschikt, nu men werkt met illegale software. Mede gelet op hetgeen hiervoor ten aanzien van het zogenaamde ‘wapperverbod’ reeds is overwogen, wordt dit betoog echter als onvoldoende concreet onderbouwd verworpen.

4.12.  Ten slotte is de voorzieningenrechter van oordeel dat [gedaagde], anders dan hij zelf stelt, geen geldige reden heeft voor het gebruik van het woordmerk [woordmerk]. (…) Het is vaste rechtspraak dat van een geldige reden eerst sprake is wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. Er bestaat voor [gedaagde] geen enkele noodzaak om eventuele misstanden bij [eisers] aan de kaak te stellen onder het gewraakte teken [naam]. Dit geldt te meer nu [gedaagde] tot op heden in geen enkel opzicht aannemelijk heeft gemaakt dat [eisers] zich schuldig maakt/heeft gemaakt aan ‘systematische fraude’.

4.13.  Een en ander voert tot de slotsom dat [gedaagde] door het gebruik van het teken [naam] inbreuk maakt op het merkrecht van [eisers] in de onder 4.7 bedoelde zin.

Broncodes van de software: 4.14.  [gedaagde] heeft ter zitting erkend dat hij de broncodes van de [eisers] software in zijn bezit heeft. Uit de in het geding gebrachte stukken kan worden afgeleid dat [gedaagde] heeft gedreigd de software, inclusief broncodes, gratis ter beschikking te stellen aan derden (zie 2.8). Aangenomen moet echter worden dat deze broncodes behoren tot het bedrijfsdebiet van [eisers]. [gedaagde] heeft onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit het tegendeel kan worden afgeleid. Ook speelt hierbij een rol dat [gedaagde] tot op heden niet of nauwelijks concrete feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit kan worden afgeleid dat hij enige (rechtsgeldige) aanspraak kan maken op de muziekcomputers/software die door [eisers] op de markt worden gebracht. Onder deze omstandigheden heeft [eisers] dan ook groot belang bij een verbod om de broncodes gratis aan derden, waaronder klanten van [eisers], ter beschikking te stellen.

Onrechtmatige uitlatingen: “4.16.  Zoals hiervoor is overwogen, heeft [gedaagde] niet of nauwelijks concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat hij auteursrechthebbende is met betrekking tot de muziekcomputers/software die door [eisers] op de markt worden gebracht. Desondanks heeft [gedaagde] klanten van [eisers] aangeschreven met de mededeling dat zij gebruikmaken van illegale software van [eisers], nu de auteursrechten van deze software niet bij [eisers] maar bij hem rusten. Dit is op zichzelf al onrechtmatig jegens [eisers]. Daarnaast wordt [eis.3] in dit verband echter op verschillende manieren persoonlijk belast met allerlei negatieve uitlatingen omtrent zijn persoon. (…)

4.17.  Voorshands kwalificeren al deze uitlatingen van [gedaagde] voornamelijk als waardeoordelen die als excessief kunnen worden aangemerkt, die evident als onnodig grievend en beschadigend voor [eis.3] zijn te beschouwen en die voor het overige door geen enkele feitelijke onderbouwing worden ondersteund. Dit alles geldt te meer nu de website www.[naam].com, alsmede de berichten op de twitter-account van [gedaagde] zich richten tot een groot publiek. Verder geldt dat de wijze waarop [eis.3] telkens door [gedaagde] wordt omschreven/gekarakteriseerd niet noodzakelijk is om aandacht te vragen voor de gestelde illegale verhandeling van muziekcomputers/software door [eisers]. Zelfs indien - veronderstellenderwijs - moet worden uitgegaan van de juistheid van de stellingen van [gedaagde] op dit punt, gaat het niet aan om [eis.3] persoonlijk te beschimpen, op een wijze waarop dat feitelijk is gebeurd en die geenszins ter zake dienend is voor de kwestie waarop [gedaagde] kennelijk de aandacht wil vestigen, te weten zijn aanspraak op een auteursrecht met betrekking tot de muziekcomputers/software van [eisers].

Grensoverschrijdend verbod: 4.19.  Het gevorderde onder 3.1 sub a tot en met d ligt voor toewijzing gereed.  Met betrekking tot het gevorderde onder 3.1 sub c wordt nog het volgende overwogen. Weliswaar is de website www.[naam].com in Duitsland geregistreerd en aangemaakt en staat deze op naam van de in Duitsland woonachtige partner van [gedaagde], maar op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE is de voorzieningenrechter bevoegd om van deze vordering kennis te nemen, in welk geval hij ook een grensoverschrijdend verbod kan geven. Daarbij is nog van belang dat de bewuste website door gebruikmaking van de Nederlandse taal nagenoeg uitsluitend is gericht op de Nederlandse markt.

1019h Proceskosten: 4.22.  (…) Gelet op het feit dat het merkenrechtelijk aspect van deze zaak maar een beperkt onderdeel uitmaakt van de gehele zaak, alsmede dat het op dat punt om een eenvoudige zaak gaat, acht de voorzieningenrechter met inachtneming van het door het LOVC vastgestelde stuk ‘Indicatietarieven in IE-zaken’ een bedrag van € 2.000,00 (exclusief btw) redelijk en evenredig.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 september 2010, zaaknr. 200.003.254, Hinrichs GmbH & & Siladent /B&S  tegen Siladent Nederland B.V. en A. (met dank aan Josine van den Berg, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Tandheelkundige preparaten. Stukgelopen samenwerking. Tussenarrest. Duitse merkhouder stelt dat de voormalige Nederlandse distributeur inbreuk maakt op het merk Siladent door voortgezet gebruik van merk en handelsnaam.

Voldoende onderscheidend vermogen woordmerk ‘Siladent’. Gebruik ‘Siladent’ door eiser op producten naast een andere productnaam is gebruik ter onderscheiding en als herkomstaanduiding. Merkinbreuk aangenomen, ook door gebruik van handelsnamen waarin element ‘Siladent’ voorkomt. Vorderingen tegen gedaagde sub 3, de directeur van gedaagden sub 1 en 2, eveneens toewijsbaar: “onvoldoende betwist dat de grote kans bestaat dat hij weer een ander bedrijf opricht met een naam waarin ook het element ‘Siladent voorkomt.”

Eiser sub 2, kan zijn licentie niet aan gedaagden tegenwerpen, nu de licentie niet is ingeschreven en “dat Siladent /B&S die vorderingen zou instellen krachtens volmacht van de merkgerechtigde ligt niet voor de hand, nu deze zelf [als eiser sub 1-IEF] in rechte optreedt.” Geen gebruik van de handelsnaam Siladent door eisers: “Handelsnaamgebruik door Siladent Nederland, hoezeer ook geschiedt met instemming van Siladent Duitsland, wordt niet als handelsnaamgebruik hier te lande aan Siladent Duitsland toegerekend.” Overdracht domeinnaam op grond van 6:103 BW. Geen rechtsverwerking na beëindiging samenwerking: “Het is heel goed voorstelbaar dat HSBS geen goede gronden zag om op te treden, zolang Siladent Nederland uitsluitend producten die zij van Siladent Duitsland betrok onder de naam “Siladent” op de markt bracht”

Gedaagden stellen op grond van nadere schriftelijke afspraken met eisers, en dus met geldige reden, voor onbepaalde  tijd gebruik te kunnen mogen maken van het merk. De echtheid van deze documenten wordt echter betwist en het hof stelt gedaagde in de gelegenheid de authenticiteit te bewijzen en houdt de zaak aan. 

Lees het arrest hier.
 

Het BBIE gaat Wet Merken BES op 10.10.2010 uitvoeren. Het BBIE zal namens en in opdracht van de Rijksdienst Caribisch Nederland de nieuweWet Merken BES (WMB) uitvoeren. Het BBIE is verheugd dat er voor het eerst gebruik wordt gemaakt van de in 2006 gecreëerde mogelijkheid dat ook individuele landen werkzaamheden aan het BBIE kunnen opdragen.

Het gaat om de merkenwetgeving die van toepassing gaat zijn op de drie bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze wet zal in werking treden op de datum van de staatsrechtelijke hervorming van het Koninkrijk der Nederlanden op 10 oktober aanstaande. Alle in het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde gemachtigden zullen als gemachtigde kunnen optreden onder de WMB.

De WMB zal materieel voor het overgrote deel gelijk zijn aan de thans op de Nederlandse Antillen geldende wetgeving. Belangrijk verschil is dat er niet is voorzien in een toetsing van merkdepots op absolute gronden. Een ander verschil is dat vertegenwoordiging door een gemachtigde niet langer verplicht is. Net als op de Nederlandse Antillen zal er geen sprake zijn van de mogelijkheid om oppositie in te stellen.

Bestaande rechten. Voor nu op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldende merkrechten, de bestaande Antiliaanse merken, is voorzien in een overgangsregeling. Houders van geldende Antilliaanse merken kunnen tot 10 oktober 2011, dus gedurende het eerste jaar, een bevestigend depot doen voor Caribisch Nederland. Door daarbij nummer en datum van het bestaande recht aan te geven en daarvan een afschrift bij te voegen, zal dit recht in het nieuwe merk voor Caribisch Nederland worden opgenomen. Een bevestigend depot is gratis.

Internationale merken. Protocol en Overeenkomst van Madrid zullen ook voor Caribisch Nederland geldend zijn. De thans op de Antillen geldende merkrechten zullen per 10 oktober worden omgezet in inschrijvingen voor Caribisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten. Voor deze omzetting moeten de houders van de inschrijvingen geen actie ondernemen.

Bureau. Zoals al genoemd zal de WMB worden uitgevoerd door het BBIE. Om de communicatie over grote afstand en met een tijdsverschil te faciliteren wordt er nu gewerkt aan het creëren van een mogelijkheid om elektronisch depots in te kunnen dienen en aan een publicatie via de website voor de merken in Caribisch Nederland (www.caribie.nl). Het is daarbij de bedoeling om communicatie met het BBIE zoveel mogelijk langs elektronische weg te laten plaatsvinden.

Caribie.nl. Caribie.nl staat voor Caribisch Nederland Bureau Intellectueel Eigendom. De website www.caribie.nl wordt het centrale communicatiemiddel van het BBIE voor het registreren van merken in Caribisch Nederland. De website zal op 10 oktober 2010 toegankelijk zijn.

Lees hier meer.

HvJ EU, 7 oktober 2010, conclusie A-G  Cruz Villalón in de zaak C-235/09, DHL Express France SAS tegen Chronopost (prejudiciële vragen Cour de Cassation (Frankrijk)

Gemeenschapsmerk: Persbericht HvJ: Volgens advocaat-generaal Cruz Villalón heeft de beslissing van een bevoegde nationale rechter die een inbreukmaker verder gebruik van een ingeschreven gemeenschapsmerk verbiedt, werking in de gehele Unie. De nationale rechters van de andere lidstaten moeten de dwangmiddelen die dit verbod garanderen, erkennen en uitvoeren overeenkomstig hun nationaal recht.

In zijn vandaag genomen conclusie is advocaat-generaal Cruz Villalón in de eerste plaats van mening dat een verbod dat is opgelegd door een nationale rechter die optreedt als communautair merkenrechter, in beginsel werking heeft op het gehele grondgebied van de Unie.

Dienaangaande herinnert de advocaat-generaal eraan dat de verordening de bevoegde nationale rechter de mogelijkheid geeft vast te stellen dat in een of meer lidstaten inbreuk op het merk wordt gemaakt, zodat de houder de staking van de inbreuk in verschillende lidstaten voor één enkele rechtbank kan eisen. De inbreukvaststelling betreft een door de Unie verleend merk waarvan de rechterlijke bescherming aan bepaalde nationale rechters van de Unie is opgedragen, en heeft dus in de regel werking over het gehele grondgebied van de Unie.

Wanneer de inbreuk of het antwoord op de inbreuk is beperkt tot een specifiek geografisch of taalgebied, wordt de rechterlijke beslissing evenwel territoriaal beperkt. Aangezien het verbod het natuurlijke gevolg van de inbreukvaststelling is, komt de territoriale werkingssfeer van het verbod in de regel overeen met het gebied waarop de inbreuk is gepleegd.

In de tweede plaats hebben dwangmaatregelen volgens de advocaat-generaal werking op het grondgebied waar de inbreuk is vastgesteld en het verbod is gegeven.

Lees het volledige persbericht hier en de conclusie hier (Nederlandse versie nog niet beschikbaar)

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 28 september 2010, zaaknr. 105.003.741/01, Prodalimento tegen Khalaf Stores en 105.003.742/01, Betinjaneh tegen Khalaf Stores / Koninkrijk Jordanië (met dank aan Pim Jansen en Gertjan Kuipers, De Brauw Blackstone Westbroek)

Merkenrecht. Auteursrecht. Gecombineerde en  gecompliceerde zaken over (export)merken voor en zakken met poedermelk. Eindarrest na Gerechtshof Den Haag, 6 oktober 2009, IEF 8297

Heel kort, voor zover mogelijk, de feiten: Jordanië voert melkpoeder in, dat op de markt wordt gebracht onder het merk Halibna (“onze melk”), Khalaf heeft een niet exclusief contract tot levering, Prodalimenta deponeert het (woord)beeldmerk Halibna in de Benelux en Betinjaneh deponeert het teken Nohib Halibna als merk in Syrië en Libanon, Jordanië draagt haar rechten op het merk over aan Khalaf, Khalaf deponeert het in de Benelux, Prodalimenta draagt haar Beneluxmerk over aan Betinajeh, Khalaf vordert de vervallenverklaring van het door Prodalimenta gedeponeerde merk en  Betinjaneh vordert nietigverklaring van de merken van Khalaf.

In het onderhavige eindarrest oordeelt het hof dat Betinjaneh er niet in is geslaagd bewijs te leveren dat hij het merk met toestemming van Prodalimento in de Benelux in de relevante periode heeft gebruikt. Het verval is derhalve niet geheeld en de merken vervallen wegens non-usus. Het beroep op auteursrechten op de verpakking/het Arabische logo worden eveneens afgewezen: “Zij [Khalaf] heeft niet aangegeven dat van het aangevallen teken gebruik dreigt te worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt, dat wel onder een verbod tot auteursrecht inbreuk, maar niet onder een verbod tot merkinbreuk zou vallen.”

18. (…) Het hof heeft overwogen dat de Nederlandse rechter in casu weliswaar grensoverschrijdende bevoegdheid heeft om over de inbreukvordering te oordelen (nu het beroep op onbevoegdheid te laat is gedaan), maar dat, gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval, de aard van de verplichting - namelijk de verplichting van een Syriër om zich buiten Nederland te onthouden van een inbreuk op de auteursrechten van een Jordaniër - meebrengt dat op basis van artikel 3:296 BW niet een veroordeling tot naleving van die verplichting buiten Nederland kan worden uitgesproken. Dit alles leidt ertoe dat de op auteursrecht gebaseerde vordering van Khalaf slechts voor zover het gaat om een inbreuk in Nederland voor toewijzing in aanmerking zou kunnen komen.

19. Betinjaneh heeft tijdens het pleidooi in hoger beroep onbetwist gesteld dat hij thans geen gebruik meer maakt van de verpakking, maar nog wel van het Arabisch logo in combinatie met het woord HALIBNA. Het hof heeft in zijn tussenarrest beslist dat het woord HALIBNA in Latijns schrift niet voor auteurrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Niet gesteld of gebleken is Betinjaneh het Arabisch logo anders heeft (gebruikt) of dreigt te gebruiken dan voor de handel in melkpoeder, derhalve in het economische verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor de merken van Khalaf zijn ingeschreven (Melk en melkprodukten; melkpoeder). Nu het door Khalaf in reconventie gevorderde merkinbreukverbod in zaak B voor de Benelux is toegewezen, is het litigieuze gebruik van het Arabisch logo in de Benelux reeds verboden op grond van de merkrechten van Khalaf. Van het gedeponeerde beeldmerk (de verpakking) is immers het Arabisch logo het dominerende en onderscheidende bestanddeel. In zijn tussenarrest heeft het hof reeds overwogen van oordeel te zijn dat Khalaf onder die omstandigheden geen belang meer heeft bij het gevorderde verbod om inbreuk te maken op zijn vermeende auteursrechten. In hun antwoordmemorie na enquête tevens akte houdende producties hebben Khalaf c.s (in punt 109) gesteld dat Khalaf belang houdt bij haar auteursrechtelijke vordering, omdat: "het voorwerp daarvan niet identiek is aan de ingeroepen merken. Niet uit te sluiten valt immers dat Betinjaneh de merkrechten van Khalaf zou weten te omzeilen, maar desalniettemin nog immer inbreuk zal maken op de auteursrechten". Strikt genomen is het juist dat het voorwerp van het auteursrecht niet identiek is aan dat van het merkrecht, maar dat doet er niet aan af dat het hof in dit geval geen concreet belang ziet. Nu het hof reeds in zijn tussenarrest had aangegeven van oordeel te zijn dat Khalaf in de onderhavige situatie geen belang meer had bij toewijzing van het door haar gevorderde verbod om inbreuk op haar auteursrechten te maken, had het op de weg van Khalaf gelegen dit concreet aan te geven. Dat heeft zij nagelaten. Zij heeft niet aangegeven dat van het aangevallen teken gebruik dreigt te worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt, dat wel onder een verbod tot auteursrecht inbreuk, maar niet onder een verbod tot merkinbreuk zou vallen. Het hof gaat dan ook aan de stelling van Khalaf dat zij nog wel belang heeft bij toewijzing als onvoldoende onderbouwd voorbij.

20. Het hof is derhalve van oordeel dat de op auteursrecht gebaseerde vorderingen (sub iv), voor zover het hof tot kennisneming daarvan bevoegd is, dienen (zij het op andere gronden dan door de rechtbank) te worden afgewezen. Ook in zoverre zal het hof het bestreden vonnis (in zaak B), voor zover in reconventie gewezen bekrachtigen.

Lees het arrest hier.