Merkenrecht  

Handelingen Tweede Kamer, aanhangselnummer 612.  Antwoorden minister Schipper (VWS) op vragen van het Lid Leijten (SP) over de gespreksverslagen en afspraken tussen de beoogde speelsteden en het ministerie over het WK-Bid.

Antwoord 12:  Vooropgesteld wordt dat Nederland geen specifieke ambush-wetten kent. Nederlandse wetgeving bevat wel bepalingen waarmee commerciële rechten civielrechtelijk worden beschermd. Zoals gemeld in het verslag van het schriftelijk overleg (Kamerstukken II 32 371, nr. 8) kan dat in beginsel op drie manieren, namelijk via wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht (waaronder auteursrecht en merkenrecht), via wetgeving inzake oneerlijke mededinging (zoals oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclame) en via de onrechtmatige daad. Inbreuken op het auteursrecht en het merkenrecht kunnen daarnaast ook strafrechtelijk worden gesanctioneerd. Uitgangspunt hierbij is dat strafrechtelijke handhaving een ultimum remedium is dat alleen wordt toegepast bij die inbreuken waardoor het algemeen belang wordt getroffen.

Het dragen van kleding van een concurrerend merk als zodanig leidt niet tot een auteursrecht- of merkinbreuk. Indien het ontwerp van de kleding is gekopieerdkan wel sprake zijn van een auteursrechtinbreuk. Ook mag niet ten onrechte het FIFA-embleem op de kleding worden aangebracht.

Ik herhaal hierbij de opvatting van mijn ambtsvoorganger dat mocht na toewijzing van het WK aan Nederland en België in de daarop volgende jaren aanvullende wetgeving alsnog nodig blijken, daartoe uiteraard de gebruikelijke parlementaire weg gevolgd zal worden.

Lees de antwoorden hier.

Rechtbank Haarlem, 25 augustus 2010, LJN: BO6307, Eiseres tegen Laser Aesthetic c.s.

Merkenrecht. laseroperatiemerken. Eindvonnis m.b.t. schadeberekening en winstafdracht na inbreuk door gedaagden op de merken EPILASE en FACELASE. Eiseres, merkhoudster, heeft onvoldoende onderbouwd dat zij schade heeft gelden doordat zij door de inbreuk verhinderd is de merknamen exclusief te ‘vermarketen’ en dat zij daardoor de winst mist die zij normaal gesproken als gevolg van de goodwill van de merken had kunnen maken. Het niet gehoor geven aan sommatie leidt tot kwade trouw in de zin van artikel 2.21 lid 4 BVIE (winstafdracht).

Het begrip “omzetverhogend effect” zal ongetwijfeld nog vaker gaan opduiken in de rechtspraak. Aangezien de laseroperaties ook zonder de merkinbreuken zouden zijn uitgevoerd door gedaagde Laser Aesthetic en dat aldus de nodige omzet/winst ook zou zijn gegenereerd, wordt de vordering tot winstafdracht weliswaar toegewezen, maar beperkt de rechtbank deze tot “de nettowinst voor zover deze is genoten ten gevolge van het omzetverhogend effect van het gebruik van de merknamen.”

Schadevergoeding: 2.3.  (…) Derhalve kan en mag verwacht worden van [eiseres in conventie] dat zij aan de hand haar eigen financiële gegevens onderbouwt welke schade zij – na beëindiging van die samenwerking – heeft geleden als gevolg van het feit dat zij deze merknamen niet langer kon ‘vermarketen’. (…) Ook heeft [eiseres in conventie] geen feiten gesteld aan de hand waarvan kan worden geconcludeerd dat er een causaal verband is tussen het gebruik van de onderhavige merknamen door Laser Aesthetic c.s. na beëindiging van de samenwerking en het niet langer kunnen uitoefenen van bedrijfsactiviteiten door [eiseres in conventie], althans Body Aesthetic B.V. (…) Nu [eiseres in conventie] geen feiten en omstandigheden heeft gesteld aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke vergoeding zij ontving voor het gebruik van de merknamen (door Body Aesthetic B.V.), moet de conclusie zijn dat [eiseres in conventie] niet heeft voldaan aan haar stelplicht waar het gaat om de omvang van de door haarzelf geleden schade. (…)

Winstafdracht: 2.4.  [eiseres in conventie] vordert tevens winstafdracht door Laser Aesthetic c.s. Voor de toewijsbaarheid van een vordering tot winstafdracht dient te zijn voldaan aan het vereiste dat het gebruik van de merknamen te kwader trouw is geschied (artikel 2.21 lid 4 BVIE).  (…) De rechtbank heeft in voornoemd tussenvonnis reeds vastgesteld dat Laser Aesthetic c.s. bij faxbericht van 12 maart 2004 zijn gesommeerd om het gebruik van de merknamen te staken en gestaakt te houden en dat aan deze sommatie geen gevolg is gegeven. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee voldaan aan het vereiste van kwade trouw.(…)

2.5.  Laser Aesthetic c.s. hebben niet betwist dat [eiseres in conventie] aanspraak kan maken op winstafdracht, doch voeren aan dat [eiseres in conventie] eraan voorbij gaat dat de door Laser Aesthetic c.s. gegenereerde winst vooral ziet op het uitvoeren van de operatie en dat die operatie als zodanig niet is beschermd.(…) De vraag die moet worden beantwoord is of het begrip diensten zich in het onderhavige geval uitstrekt over de uitgevoerde operatie. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Het staat vast dat Laser Aesthetic zelf steeds haar diensten aan de klanten aanbood en verrichtte onder de merknaam “Epilase” respectievelijk “Facelase”, welke diensten werden omschreven als: het ontharen met een laser respectievelijk het verwijderen/verzachten van huidoneffenheden (zie de door Laser Aesthetic gehanteerde advertenties overgelegd als productie E.25). Laser Aesthetic hield ook een website aan met de naam www.epilase.com, waaruit de directe koppeling tussen de merknaam en de aanboden/te verrichten diensten volgt. Daar staat tegenover dat het er voor gehouden moet worden dat deze operaties ook zonder de merkinbreuken zouden zijn uitgevoerd door Laser Aesthetic en dat aldus de nodige omzet/winst zou zijn gegenereerd. Voor het onderhavige geval betekent dit, dat de vordering tot winstafdracht kan worden toegewezen, doch beperkt is tot de nettowinst voor zover deze is genoten ten gevolge van het omzetverhogend effect van het gebruik van de merknamen, gerekend over de van 12 maart 2004 tot 1 juli 2009.

Inzage in de financiële gegevens: 2.6.  (…) [eiseres in conventie] heeft een beroep gedaan op artikel 2.21 BVIE en artikel 843a Rv. Om duidelijkheid te krijgen over de genoten winst, zal inzage in de financiële gegevens nodig zijn. Artikel 2.21 lid 4 BVIE bepaalt dat de inbreukmaker kan worden veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de genoten winst. (…)

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 30 november 2010, LJN: BO6101, Sioux GmbH tegen gedaagde.  

Merkenrecht. Beroep in Benelux-oppositiezaak. SIOUX tegen SYOU (schoenen). Oppositie afgewezen. Geen verwarringsgevaar. Geen auditieve overeenstemming, nu vrijwel niemand nog weet wat de 'juiste' uitspraak van het woord 'Sioux' (“alleen bekend is bij een gedeelte van het (overwegend mannelijke) deel van het publiek dat in zijn jeugd geïnteresseerd was in cowboy- en indianenverhalen.”). Geen bekend merk. De visuele en auditieve overeenkomsten worden geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen.

4.5   De Sioux zijn een indianenstam en als verwijzing daarnaar moet dat woord worden uitgesproken als 'soe'. Hoewel een deel van het in aanmerking komende publiek met de begripsmatige betekenis van het woord Sioux als indianenstam bekend zal zijn, mag ervan uit worden gegaan dat de 'juiste', voor Nederlands- en Franstaligen vreemd aandoende, uitspraak van dat woord 'soe' alleen bekend is bij een gedeelte van het (overwegend mannelijke) deel van het publiek dat in zijn jeugd geïnteresseerd was in cowboy- en indianenverhalen. Dergelijke verhalen zijn echter al decennia lang onder de jeugd (veel) minder populair dan zij ooit waren. In dit licht is niet aannemelijk dat meer dan een te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek die 'juiste' uitspraak van het woord 'Sioux' kent. Dit brengt met zich dat er geen reden is om aan te nemen dat in het Nederlands de 'X' niet zou worden uitgesproken, terwijl in het Frans de 'X' aan het einde van woord wegvalt. Door het Nederlandstalige publiek zal het merk SIOUX dan ook doorgaans worden uitgesproken als 'sie-joeks' of 'sie-jauks', door het Franstalige publiek als sie-joe, in aanmerking nemende dat in het Frans de 'ou' pleegt te worden uitgesproken als 'oe'.

Om deze reden zal het merk SYOU van [geïntimeerde] in het Franse taalgebied worden uitgesproken als 'shjoe', en niet als 'shjau'. In het Nederlandstalige deel van de Benelux is dit eveneens het geval omdat SYOU het daarin onmiddellijk herkenbare en veelgebruikte Engelse woord 'you' bevat dat wordt uitgesproken als 'joe'. Kortom: in het Nederlandstalige deel van de Benelux bestaat er slechts een geringe auditieve overeenstemming ('sie-joeks' / 'sie-jauks' versus 'shjoe') tussen beide merken, in het Franstalige deel van de Benelux is, zoals het bureau heeft overwogen, sprake van een grotere auditieve overeenstemming ('sie-joe' versus 'shjoe').

4.6  Het woord Syou betekent als zodanig niets. Echter, auditief zal het (Nederlandse en Franstalige) publiek niet of nauwelijks verschil kunnen ontwaren tussen het woord SYOU ('shjoe') en het bij dat publiek zeer bekende Engelse woord 'shoe', dat de vaste en helder omlijnde betekenis heeft van 'schoen' / 'chaussure'. Die betekenis zal het Franstalige publiek niet leggen in 'sie-joe' en het Nederlandstalige publiek niet in 'sie-joeks'/'sie-jauks' (zoals SIOUX wordt uitgesproken). In begripsmatig opzicht bestaat voor het Benelux publiek dat de merken auditief waarneemt dus een zodanig groot verschil tussen de merken dat de auditieve overeenstemming daartussen (grotendeels) wordt gecompenseerd.
Voorts zal een deel van het in aanmerking komende publiek met de betekenis van het woord SIOUX (een indianenstam) bekend zijn - ook als zij de juiste uitspraak niet kennen - waarbij het hof opmerkt dat het oudere merk Sioux op de markt dikwijls daadwerkelijk in verband wordt gebracht met indianen, zo blijkt onder meer uit de illustraties bij de Sioux-schoenen en de omschrijvingen daarvan (overgelegd als bijlagen 3 en 4 bij de door beide partijen overgelegde reaktie van Ten Theije in de oppositie bij het Benelux Bureau en als productie 10). Ook in dit opzicht is sprake van een begripsmatig verschil, waardoor compensatie van de onder 4.5 genoemde auditieve en de (zeer beperkte) visuele overeenstemming plaatsvindt.

(…)

4.8   Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat de voormelde visuele en auditieve overeenkomsten worden geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 30 november 2010, zaaknr. 200.007.127/01, Falcon International C.V. c.s. tegen BBIE & Falke KG (met dank aan Silvie Wertwijn, Vondst & Remco de Rantz, De Ranitz Advocatuur).

Merkenrecht. Beroep in Benelux-oppositiezaak, woordmerk FALKE tegen beeldmerk FALCON, beiden voor kleding. Het hof handhaaft de oppositie. Marktonderzoek verworpen, reëel verwarringsgevaar, geen misbruik van recht.

Marktonderzoek: 12. (…) In het bijzonder is sprake van "leidende vragen" en is het onderzoek niet representatief voor situaties waarin zich normaliter in de markt verwarringsgevaar zou kunnen voordoen. Het gaat om een online onderzoek, waarbij de respondenten achtereenvolgens de onderhavige merken krijgen voorgelegd en daarover diverse vragen moeten beantwoorden (Waar denkt u aan als u dit merk ziet?, Aan wat voor soort producten denkt u als u dit merk ziet? , Komt dit merk u bekend voor? Doet dit merk u aan een ander merk denken?), waarna een kledingstuk met het FALCON-merk naast een kledingstuk met het FALKE-merk wordt getoond en wordt gevraagd: "Stel dat u in de winkel bent waar u normaal gesproken uw sportkleding/outdoorkleding zou kopen en u treft deze kledingstukken aan. Is u dan duidelijk van welk kledingstuk van welk merk is? " Top Brands heeft nog gesteld dat de respondenten slechts over een van de merken vragen kregen voorgelegd. In het rapport is echter uitdrukkelijk vermeld - zoals door Top Brands tijdens de mondelinge behandeling ook is erkend - dat er "is gekozen voor een vragenlijst waarbij de ene helft eerst Falcon te zien krijgt en de andere helft Falke.( ...) Vervolgens is het tweede merk voorgelegd en tenslotte zijn beide merken tegelijkertijd getoond" Dit onderzoek is naar het oordeel van het hof niet representatief voor de situatie waarin consumenten in de markt met een (één) merk worden geconfronteerd, terwijl er van andere merken slechts een (onbewust) herinneringsbeeld bestaat. Uit de resultaten naar aanleiding van de vragen kunnen dan ook geen relevante conclusies getrokken worden over mogelijk verwarringsgevaar in de situatie waarmee het publiek normaliter in de markt met een merk wordt geconfronteerd. Dat geldt in het bijzonder voor de omstandigheid dat 92% van de respondenten op de hiervoor aangehaalde vraag "ja dat is mij duidelijk” antwoordt.

Verwarring: 13. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat er sprake is van zodanige visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming dat er reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. (…) Naar het oordeel van het hof is bij aankoop van kleding - anders dan bij aanknop van auto's waarvan in de zaak Picasso/Picaro (…) sprake was - geen sprake van een bijzonder grote mate van oplettendheid. Wel is sprake van een hoger aandachtsniveau dan bij de aankoop van de dagelijkse boodschappen, maar het is niet eenzodanig hoog niveau dat daardoor in dit geval gen verwarringsgevaar zou zijn te duchten.

Andere merkenautoriteiten: 14. Aan het bovenstaande kan (onvoldoende) afdoen dat de Spaanse en de UK merkenautoriteit van oordeel waren dat er geen sprake was van relevant overeenstemming en verwarringsgsgevaar met andere merken, nu het hof niet gebonden is aan die oordelen en de onderhavige zaak op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld. (…)

Misbruik van recht: 14. Ten slotte heeft Top Brands nog gesteld dat Falke misbruik van recht maakt door deze oppositie in te stellen. Zij stelt daartoe dat zij, althans Falcon rechthebbende is op in 1971, 1990, 2003,2004 en 2005 gedeponeerde FALCON-merken, dat die merken bekend zijn, dat daaruit genoegzaam blijkt dat verzoeksters langer dan vijfjaar op rechtsgeldige wijze gebruik maken van het merk FALCON, dat Falke dat gebruik gedoogd heeft en dat het slechts gaat om restyling van haar merk(en), zodat Falke geen te rechtvaardigen belang heeft bij haar oppositie. In het midden latend of er onder (zeer) bijzondere omstandigheden reden zou kunnen zijn voor een beroep op misbruik van recht in een oppositieprocedure, is het hof van oordeel dat daarvoor in dit geval in ieder geval onvoldoende mond is. (…) Gelet op voormelde stelling van Top Brands in haar verzoekschrift en de omstandigheid dat Top Brands eerder gebruik niet heeft onderbouwd, gaat het hof uit van relevant gebruik sedert 1997 of 2005. (…) Verder heeft Falke betwist dat zij het gebruik van de FALCON merken gedurende vijf jaren bewust heeft gedoogd en gesteld dat het voor haar nog mogelijk is een verbod van het gebruik van deze merken te vorderen. Dat de merken meer dan vijfjaar geleden zijn gedeponeerd betekent nog niet dat zij ook vanaf de datum van depot zijn gebruikt en dat derden daarvan op de hoogte zijn. Top Brands heeft ten slotte de stelling van Falke dat op het onderhavige Benelux-depot een internationale inschrijving is gebaseerd, die ook voor andere landen gelding heeft en die vervalt als de oppositie wordt toegewezen, erkend. Het bovenstaande brengt mee dat niet gezegd kan worden dat Falke geen te rechtvaardigen belang heeft bij haar oppositie. 

15. Gelet op het bovenstaande, is het hof van oordeel dat de bezwaren van Top Brands tegen de beslissing van het Bureau falen en de oppositie terecht is toegewezen. 

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank Zutphen, 29 september 2010, S. & Playseats B.V. tegen K. & Playseats Deutschland GmbH c.s. (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk ‘Playseat(s)’(stoelen ten behoeve van computer simulatie spellen’). Onbevoegdheid rechtbank Zutphen m.b.t. Gemeenschapsmerk, doorverwijzing gehele procedure (ook m.b.t. het handelsnaamrecht en de proceskosten ) naar rechtbank ’s-Gravenhage.

4.4. (…) S. c.s. heeft verzocht om een gebruiksverbod binnen de Europese Unie. Gelet hierop en mede nu het een vordering betreft die deels ziet op het Gemeenschapsmerk, acht de voorzieningenrechter zich niet bevoegd van de vordering inzake het Gemeenschapsmerk kennis te nemen. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking de grensoverschrijdende belangen van partijen op grond waarvan minimaal een verbod voor de Europese Unie zinvol wordt geacht. De voorzieningenrechter ziet derhalve aanleiding de zaak te verwijzen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage.

4.5. Wat betreft de overige onderdelen van de vordering van S. c.s. die zien op de handelsnaam Playseats in de bedrijfsnamen en in diverse domeinnamen acht de voorzieningenrechter zich in beginsel wel . Echter, de feitelijke en juridische geschilpunten vertonen een zodanige samenhang met de vordering inzake het Gemeenschapsmerk dat consistentie van de beoordeling en uitspraak wenselijk is. Dubbel werk en (innerlijke) tegenstrijdige beslissingen moeten worden voorkomen. (…)

4.6. Omdat de procedure in zijn geheel wordt doorverwezen kan de voorzieningenrechter thans geen oordeel geven omtrent de proceskosten. Derhalve wordt het ook aan de rechtbank ’s-Gravenhage overgelaten deze kosten in haar beoordeling te betrekken.

Lees het vonnis hier. 

Gerechtshof 's-Gravenhage, beschikking van 30 november 2010, zaaknr. 200.057.983/01, Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V. (ONEL tegen OMEL) (met dank aan Kriek Wille, Van Doorne)

Merkenrecht.  Tussenbeschikking. Is gebruik van een Gemeenschapsmerk in één enkel Europees land voldoende is om het gehele Gemeenschapsmerk in stand te kunnen houden?  Het hof stelt voor de volgende prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie:

"1. Moet artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een merk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM)?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt gebruik van een merk binnen één lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009? Als dat het geval is, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een merk - naast de andere factoren - worden gesteld?

3. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, moet bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten en uitsluitend worden aangeknoopt bij marktaandelen van het merk (en/of andere factoren) op de verschillende markten binnen de Gemeenschap?"

Partijen wordt verzocht zich omtrent voormelde vragen schriftelijk uit te laten.

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 november 2010, KG ZA 10-1319, Cepia LLC c.s. tegen Raadgevend Ingenieursbureau Sigma B.V.

Merkenrecht. Modellenrecht. Auteursrecht. Aangenomen inbreuk door groothandelaar middels de verhandeling van Counterfeit Zhu Zhu Pet Hamsters. Verstekvonnis inclusief dagvaarding; gedaagde Sigma is ‘behoorlijk opgeroepen’, maar niet verschenen. (Neven)vorderingen grotendeels toegewezen, inclusief de 1019h proceskostenveroordeling, nu gedaagde ‘door betekening van een staat van kosten tijdig is geïnformeerd.’

3.1. Nu de vordering de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond voorkomt, zal de vordering –op de wijze als hierna vermeld– worden toegewezen.

3.4. Sigma zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. In deze zaak, welke tot inzet heeft de handhaving van IE rechten in de zin van artikel 1019 Rv, zijn deze te bepalen aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv. Door betekening van een staat van kosten is Sigma tijdig geïnformeerd omtrent het door Cepia als proceskosten gevorderde bedrag en de specificatie daarvan. Het gevorderde bedrag van € 13.392,08 excl BTW zal worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 17 november 2010, KG ZA 10-891, DIGI-D tegen De Staat der Nederlanden c.s.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Wellicht nootwaardig vonnis. Eiser Digi-D (reclame, ontwerp- en webdiensten) maakt bezwaar tegen het gebruik door de Staat van de aanduidingen DigiD en Digi-d. Vorderingen afgewezen. Geen gebruik als handelsnaam door de Staat. Geen merkgebruik, nu de Staat de tekens ‘DigiD’ niet gebruikt “in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd.” Daadwerkelijke verwarring is onvoldoende om onrechtmatig handelen aan te nemen, "ook dan zal pas sprake zijn van onrechtmatig handelen als er bijkomende omstandigheden zijn die het veroorzaken van de verwarring verwijtbaar maken."

Handelsnaam: 4.3 (…) Van het drijven van een onderneming is alleen dan sprake indien het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is (vergelijk H.R. 24-12-1976, LJN: AC5861). Het DigiD-systeem van de Staat is niet gericht op het behalen van materieel voordeel. Het gebruik van ‘DigiD’ is daarmee niet aan te merken als het gebruik van een handelsnaam.

4.4 [X]heeft met verwijzing naar onder meer H.R. 20 november 2009 (LJN BJ9431, Euro- Tyre / Eurotyre) aangevoerd dat de Staat voorts onrechtmatig handelt door een merknaam te gebruik die verwarring wekt met zijn oudere handelsnaam.

Merkgebruik: 4.5 Ook in dit verband wijst de Staat er terecht op dat hij het teken ‘DigiD’ weliswaar heeft doen inschrijven als merk maar dat geen sprake is van merkgebruik omdat hij het teken niet gebruikt om afzet te vinden voor waren of diensten in het economisch verkeer. Uit het arrest HvJEG 12 november 2002, zaak C-206/01 (LJN AK3864, Arsenal – Reed, r.o. 40) en HvJEG 25 januari 2007, zaak C-48/05 (LJN BA3332, Opel – Autec, r.o. 18) volgt dat slechts sprake is van merkgebruik indien de tekens ‘DigiD’ worden gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd. Naar voorlopig oordeel is daarvan geen sprake wanneer, zoals in het onderhavige geval, het teken in het kader van het uitvoeren van een overheidstaak wordt gebruikt ter aanduiding van een authenticatiesysteem waarmee burgers zich in hun communicatie met de overheid kunnen identificeren. Verwarring moet verwijtbaar zijn, alleen verwarring is onvoldoende grond voor onrechtmatigheid. Niet is gebleken dat het aanbod  van De Staat van €100.000,- ‘ter vergoeding voor maatregelen die een einde moeten maken aan de bestaande verwarring’ onvoldoende is.

Onrechtmatig handelen: 4.6 [X]stelt zich tot slot op het standpunt dat het verwarringwekkend gebruik van het teken ‘DigiD’ als jegens hem onrechtmatig moet worden aangemerkt, ook al is dat gebruik niet op te vatten als handelsnaam- of merkgebruik. Partijen zijn het erover eens dat uitsluitend de omstandigheid dat het teken verwarring kan veroorzaken het handelen van de Staat nog niet onrechtmatig maakt. Volgens [X] is echter sprake van bijkomende omstandigheden die tezamen het handelen onrechtmatig maken. In dit verband heeft hij er op gewezen dat er niet slechts gevaar voor verwarring bestaat, maar dat daadwerkelijk verwarring optreedt en dat de Staat in een aantal gevallen nog verder bijdraagt aan de verwarring door in publicaties de tekens ‘Digi-D’ te gebruiken in plaats van ‘DigiD’. Ook wijst hij in dit verband op verwatering van zijn handelsnaam door het gebruik van de tekens door de Staat.

4.7 Voor het onrechtmatig karakter van het handelen van de Staat wordt niet relevant geoordeeld dat niet slechts gevaar voor verwarring ontstaat, maar dat daadwerkelijk verwarring optreedt. Ook dan zal pas sprake zijn van onrechtmatig handelen als er bijkomende omstandigheden zijn die het veroorzaken van de verwarring verwijtbaar maken. Nu niet anders is gesteld is verder aan te nemen dat de vermelding ‘Digi-D’ in plaats van ‘Digid’ in sommige ambtelijke stukken bij vergissing plaatsvindt. Niet weersproken is dat de Staat na overleg met [X] maatregelen heeft genomen om de verwarring bij het publiek tegen te gaan en dat hij [X] een bedrag van € 100.000 heeft aangeboden als vergoeding voor maatregelen van [X] die een einde moeten maken aan de bestaande verwarring. [X] meent dat dit bedrag onvoldoende is, maar daarvan blijkt in deze procedure niet.

4.8 Voorshands worden gezien het voorgaande de door [X] gestelde bijkomende omstandigheden onvoldoende geoordeeld om aan te nemen dat sprake is van onrechtmatig handelen van de Staat. De vorderingen dienen te worden afgewezen met veroordeling van [X] in de proceskosten. (…)

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 16 november 2010, Dramers tegen Henkel / Schwarzkopf (met dank aan Marjolein Bronneman, De Brauw Blackstone Westbroek).

Merkenrecht. Tussenarrest in de Perfecte Mannen-zaak (zie IEF 7436 en IEF 7054). Henkel vordert o.g.v. van haar woord/beeldmerk MEN PERFECT de  nietigverklaring van Dramers woordmerk MAN’S PERFECT (beiden voor cosmetica). Het hof deelt het eerdere oordeel van de rechtbank dat het merk van Dramers uitsluitend beschrijvend is en derhalve inderdaad nietig verklaard moet worden. Het merk geeft aan dat ofwel de man perfect is ofwel het product perfect is voor de man: ‘in beide betekenissen geeft het merk uitsluitend de bestemming en/of een eigenschap van het merk, en daarmee een kenmerk/kenmerken van die waren aan’. Daarnaast stelt het hof ten overvloede dat het merk veeleer is op te vatten als een aanprijzing.

Het hof ziet (in reconventie) geen aanleiding om eveneens de woord/beeldmerken van Henkel nietig te verklaren, nu deze niet uitsluitend uit beschrijvende elementen bestaan. Aanhouding teneinde Dramers nadere gelegenheid te geven te reageren op juistheid tenaamstelling merkregistraties (naamswijziging Henkel) en op de proceskostenspecificatie m.b.t. het hoger beroep.

5. Het teken MAN'S PERFECT bestaat uit de woorden MAN, 'S en PERFECT. Dramers erkent dat haar producten - kort gezegd: cosmetica voor mannen - besteind zijn voor mannen en betwist niet dat dat ook geldt voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Daarmee beschrijft het een kenmerk van de waren, namelijk de bestemming daarvan. Hetzelfde geldt voor het woord perfect dat een veronderstelde eigenschap van de producten of de gebruiker ("de perfecte man") beschrijft. 'S kan ofwel worden begrepen als een afkorting van "is" waardoor het merk zou aangeven de man (die de onder het merk verkochte producten gebruikt) perfect is of om aan te duiden dat het daarop volgende woord van/voor de man is, waardoor het merk zou aangeven dat de producten die onder het merk worden verkocht perfect voor de man zijd de perfecte koop of keuze van de man zijn. In beide betekenissen geeft het merk uitsluitend de bestemming en/of een eigenschap van het merk, en daarmee een kenmerk/kenmerken van die waren aan. De door Dramers verdedigde beperktere opvatting van de begrippen hoedanigheid, bestemming of andere kenmerken is naar het oordeel van het hof niet juist. Niet gesteld of gebleken is dat de samenvoeging van de beschrijvende onderdelen merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Het is samengesteld volgens de normale taalregels en er is geen sprake van een taalkundige vondst of ongebruikelijke wending in taalkundige zin. Overigens is ook geen grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de elementen van het merk niet op ongebruikelijke wijze zijn samengevoegd.

Het bovenstaande brengt mee dat grief 1 faalt.

6. Het hof wijst er ten overvloede op dat Henkel zich ook heeft beroepen op artikel 2.28, lid 1, sub b, BVIE, aan beoordeling van welke grondslag het hof (op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel) zou toekomen als het van oordeel zou zijn dat grief 1 zou slagen. Daartoe heeft Henkel aangevoerd dat het merk elk onderscheidend vermogen mist omdat de woorden MAN en PERFECT frequent worden gebruikt in reclame-uitingen, in het bijzonder voor cosmetica, en de consumenten de woordcombinatie MAN'S PERFECT op zijn best zullen opvatten als een aansporing om de producten te kopen en dus niet als herkomstaanduiding: ter onderscheiding van waren van soortgelijke waren van andere herkomst. In punt 5 van de memorie van grieven lijkt Dramers dit te erkennen met haar stelling dat de woorden MAN'S en PERFECT veeleer zijn op te vatten als een aanprijzing.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, 16 november 2010, KG ZA 10-1589 NB/CN, New Motion B.V. tegen The New Motion B.V. (met dank aan Sven Klos & Josine van de Berg, Klos Morel Vos & Schaap).

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser New Motion (machinebouw en -onderhoud) maakt bezwaar tegen handelsnaam, domeinnaam en merk van gedaagde The New Motion (dienstverlening op het gebied van mobiliteit). Vorderingen afgewezen. Zoekmachinepatronen en –resultaten vormen geen ondersteuning voor de gestelde verwarring.

4.3. New Motion B.V. heeft in dat verband met name gewezen op de bezoekers van haar website, waarvan sommigen eigenlijk op zoek waren naar de website van The New Motion B.V. Ook zakt New Motion B.V. door de activiteiten van The New Motion B.V. en het voeren van haar handelsnaam in haar domeinnaam, steeds verder in de google-resultaten.

4.4. Dit wordt echter op zichzelf onvoldoende geacht om aan te nemen dat sprake is van een gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel HNW. De aard van de ondernemingen van partijen wijkt daarvoor te veel van elkaar af. New Motion B.V. richt zich voornamelijk op de (voedingsmiddelen)-industrie en heeft overigens bij het registreren van haar handelsnaam als merk juist de categorie 'voertuigen' expliciet uitgesloten. Dit is nu precies de categorie producten die The New Motion B.V. verkoopt. De klanten van New Motion B.V. zullen doorgaans bestaan uit 'professionals' in de (voedingsmiddelen)industrie voor de verbetering van productiemethoden, terwijl The New Motion B.V. zich richt op zowel particulieren als bedrijven om elektrisch rijden te promoten. Dat partijen zich beide bezig houden met 'innovatie' van (elektrische) machines is in dit verband te abstract.

4.5. New Motion B.V. heeft met de door haar overgelegde grafieken evenmin aangetoond dat feitelijk reeds sprake is van (relevante) verwarring bij de bezoekers van de internetsites van partijen en dat zij hierdoor schade lijdt, bijvoorbeeld omdat potentiële klanten die op zoek zijn naar een nieuwe transportband per ongeluk terechtkomen op de site van The New Motion B.V. en afhaken. De door New Motion B.V. overgelegde grafieken laten dat in elk geval niet zien. Hoogstens krijgt New Motion B.V. juist enkele extra bezoekers op haar site. Deze bezoekers gaan direct weer weg van haar site, indien zij niet geïnteresseerd zijn in de door New Motion B.V. aangeboden producten ('bouncen'). Het voorgaande brengt met zich dat het door New Motion B.V. onder a. van haar petitum gevorderde verbod niet op grond van artikel 5 HNW kan worden toegewezen.

4.6. Nu New Motion B.V. in dit geding onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij schade lijdt of in de toekomst zal lijden door het gebruik van de handelsnaam door The New Motion B.V., kan de vordering van New Motion B.V. onder a. van haar petitum evenmin op grond van onrechtmatige daad worden toegewezen. Dat New Motion B .V. niet meer als eerste naar voren komt uit de zoekmachines op internet vanwege de door The New Motion B.V. gebruikte domeinnaam is op zichzelf niet onrechtmatig, een en ander nog los van het feit dat er andere mogelijkheden zijn om deze uitkomsten te beïnvloeden.

Lees het vonnis hier.