Merkenrecht  

Volgens de AG vormt de enkele keuze voor een maatschappelijke benaming of handelsnaam geen gebruik in de zin van artikel 5, lid 1. 

“Daaropvolgend gebruik van een dergelijke naam in het economisch verkeer moet door de bevoegde rechter worden beoordeeld om uit te maken of het een gebruik voor waren of diensten is in de zin van die bepaling, dit wil zeggen of het gebruik van het teken van dien aard is dat de betrokken waren of diensten worden onderscheiden en dat de belangen van de merkhouder worden aangetast omdat het vermogen van zijn merk om zijn wezenlijke functie te vervullen, namelijk de herkomst van zijn waren of diensten jegens de consumenten te waarborgen, erdoor wordt ondermijnd.

Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien het betrokken gebruik de indruk wekt dat er in het economische leven een materiële band bestaat tussen de merkhouder en de waren van andere herkomst. In dat verband moet worden vastgesteld of de betrokken consumenten het gebruik van het teken kunnen uitleggen als een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing van de herkomst van de waar of van de diensten.

Het recht van de merkhouder om dergelijk gebruik te verbieden, is onderworpen aan de beperking van artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104/EEG, welke beperking van haar kant afhankelijk is van de inachtneming door de gebruiker van de naam van eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Gebruik van een merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, wanneer het de indruk doet ontstaan dat er een commerciële band tussen de gebruiker en de merkhouder bestaat, dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan, of de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan.

De eerlijke gebruiken in verband met de keuze van een naam voor gebruik in het economische leven vereisen een redelijke mate van zorgvuldigheid, dit wil zeggen dat contact wordt opgenomen met de houder van een overeenstemmend of gelijk merk dat is ingeschreven voor waren of diensten die soortgelijk of gelijk zijn aan die waarvoor de naam zal worden gebruikt, en dat binnen een redelijke termijn aan elke door de merkhouder gestelde redelijke voorwaarde wordt voldaan.

Lees de conclusie hier. Lees de Amicus Curiae brief van de INTA hier.

De kamer van beroep verweet de oppositieafdeling schending van het “lijdelijkheidsbeginsel”, volgens hetwelk de partijen de inhoud van het geding aandragen, alsmede schending van het beginsel van „equality of arms”, volgens hetwelk het OHIM de feiten niet ambtshalve mag onderzoeken. De Kamer eindigt met de vaststelling dat de uit de niet-naleving van dit procedurele vereiste voortvloeiende sanctie, te weten de ongegrondverklaring van de oppositie, dient te worden toegepast.

Na de beslissing van de Kamer van Beroep oordeelt het Gerecht als volgt:

“Een onderzoek van deze beslissing (van de oppositieafdeling, IEF) toont immers aan dat alle feitelijke gegevens waarop de oppositieafdeling zich heeft gebaseerd, haar ter beschikking stonden zonder dat een beroep hoefde te worden gedaan op de in het Engels gestelde uiteenzetting van de gronden, waaromtrent in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat deze niet in aanmerking kon worden genomen.” (r.o. 62)

“Vaststaat dat dit onderzoek (…) strikt blijft binnen het kader van hetgeen de oppositieafdeling als gevolg van verzoeksters vordering diende te onderzoeken, te weten het gevaar voor verwarring. Dit onderzoek kon alleen gebeuren op basis van een vergelijking van de litigieuze tekens en van de betrokken waren. Alle informatie met betrekking tot deze twee criteria was evenwel opgenomen in de merkaanvraag, de inschrijving van het oudere merk en het Formulier, zonder dat een beroep hoefde te worden gedaan op verzoeksters Uiteenzetting van de gronden of op andere informatiebronnen.” (r.o. 66)

“Uit het voorgaande volgt dat de oppositieafdeling haar bevoegdheden niet heeft overschreden door verzoeksters oppositie niet ongegrond te verklaren wegens het ontbreken van een vertaling van de Uiteenzetting van de gronden. Derhalve heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen en de oppositie ongegrond te verklaren.” (r.o. 68)

Lees het arrest hier.

Procesrecht

Vooreerst diende de rechtbank een aantal procedurele kwestie op te lossen. Zo volgde de rechtbank het verweer van Unibet dat de rechtbank van koophandel te Brussel op grond van artikel 574,11° en 627, 14° Ger.W. exclusief bevoegd is om te oordelen over een vermeende inbreuk op het communautair merkenrecht en verwees de zaak wat dit onderdeel betreft dan ook naar deze rechtbank. De rechtbank volgde echter dan weer de stelling van Unibet niet dat Maltees recht dient toegepast te worden op grond van de interne markt clausule van artikel 3 Richtlijn Elektronische Handel 2000/31 (artikel 5 Belgische wet elektronische handel van 11 maart 2003). Deze richtlijn is immers luidens artikel 1.5.c) derde streepje (artikel 3,4°,c Belgische wet elektronische handel) niet van toepassing op websites die weddenschappen organiseren en deze wet kan volgens artikel 6, 3° Belgische wet elektronische handel niet toegepast worden op de intellectuele eigendom (in de mate dat de clubs bepaalde merkenrechten inroepen). Bijgevolg is volgens de artikelen 93 en 99 van het Belgische wetboek IPR het Belgische recht van toepassing.

Recht op afbeelding

De rechtbank herinnert er aan dat elke persoon zich tot een derde kan richten indien zijn naam of afbeelding gebruikt wordt, zelfs zonder dat hiervoor een materieel nadeel dient te worden aangetoond. Dit recht kan echter geneutraliseerd worden door artikel 10 EVRM (expressievrijheid) dat weliswaar op zijn beurt weer kan ingeperkt worden ter bescherming van de rechten van derden. In casu oordeelde de rechtbank dat het recht op privacy niet aan de orde was aangezien het foto’s betrof die de voetbalspelers in hun publieke activiteiten vertegenwoordigen.

Na in herinnering te hebben geroepen, dat artikel 10 EVRM in principe geen onderscheid maakt tussen de al dan niet commerciële aard van de mededeling, benadrukt de rechtbank dat in commerciële zaken nochtans aanvaard wordt, dat het gebruik van de naam of afbeelding van een sportman voor promotionele of publicitaire doeleinden het recht op naam en afbeelding schendt en dat het verbod van een dergelijk gebruik evenredig is met het nagestreefde doel. Voor de rechtbank was de zaak in casu echter essentieel verschillend aangezien de namen van spelers en hun afbeeldingen niet voor dergelijke doeleinden werden gebruikt, maar enkel als informatie element wat het commerciële product in kwestie – het gokspel - betreft.

Meer in het bijzonder stelt de rechtbank op grond van een feitelijke analyse van de geïncrimineerde site vast, dat de afbeeldingen van spelers uitsluitend gebruikt worden om een toekomstig sportief evenement te illustreren. Dit gebeurt door de spelers op te sommen die hieraan zullen meedoen, waardoor de naam van de spelers enkel gebruikt wordt als informatie element met betrekking tot het voorwerp van de georganiseerde weddenschap, zijnde een sportieve actualiteit.

De rechtbank wijst er dienaangaande op dat de litigieuze afbeeldingen en de namen van de spelers onmiddellijk verwijderd worden eens het sportieve evenement waarvoor een weddenschap werd georganiseerd, heeft plaatsgevonden. De rechtbank volgt hiermee de argumentatie van Unibet volgens dewelke er een onderscheid moet gemaakt worden tussen informatie communiceren over een bekend persoon vanuit informatieve doeleinden en het commercieel gebruiken van diens bekendheid (namelijk het laten uitschijnen dat de bekende persoon via zijn afbeelding promotie wil maken voor een dienst of een verkocht product). De rechtbank stelt vast dat de afbeeldingen van de spelers elke keer ingevoegd worden wanneer een sportieve activiteit zal plaatsvinden waarvoor een weddenschap wordt georganiseerd en dit enkel om het voorwerp van de weddenschap te illustreren en niet als publicitair middel ter ondersteuning van een afzonderlijk product.

De vordering gesteund op het portretrecht wordt dan ook afgewezen, eveneens voorzover gesteund op het recht van eerbied en reputatie aangezien het voor internauten duidelijk is dat de spelers noch direct of indirect gelieerd zijn aan de georganiseerde weddenschap.

Merkenrecht

Wat het (Benelux) merkenrecht betreft, merkt de rechtbank op, dat de gedeponeerde merken (de namen van clubs en een voetbalshirt) niet gebruikt worden om producten of diensten te onderscheiden - in casu weddenschappen - maar enkel als voorwerp van deze weddenschappen. Het is dus artikel 2.20.1 d) van het Beneluxverdrag dat moet worden toegepast. Volgens dit artikel kan ‘de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden (…) wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk’.

De rechtbank oordeelt dienaangaande dat zelfs indien Unibet door dit gebruik profijt haalt uit het onderscheidende karakter en de bekendheid van de clubs (en hun merken), Unibet zich op een ‘geldige reden’ kan beroepen in de zin van artikel 2.20.1 d). Voorzover de litigieuze merken zich vereenzelvigen met de namen van voetbalclubs, is het immers onmogelijk om weddenschappen te organiseren rond clubs zonder hen niet met naam te mogen noemen waardoor de economische activiteit van Unibet dan ook volledig afhankelijk is van het gebruik van deze merken.

De rechtbank wijst eveneens op artikel 2.23 van het Beneluxverdrag dat bepaalt dat ‘het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde (…) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; (…) één en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel’ en stelt vast dat het gebruik van de naam van de voetbalclubs noodzakelijk is om één van de karakteristieken van de dienst – namelijk het voorwerp van de weddenschap - aan te duiden.

De vordering voor zover gesteund op het merkenrecht wordt dus verworpen evenals die gebaseerd op de bescherming van de handelsnaam aangezien de clubs en de spelers geen enkele vorm van parasitaire aanhaking noch enig verwarringsgevaar kunnen aantonen.

Conclusie

Op een zeer overtuigende wijze verwerpt de rechtbank één voor één de argumenten van de voetbalclubs. Nochtans is deze beslissing op één van dé cruciale punten (het portretrecht van de spelers) het resultaat van een feitelijke appreciatie, door een onderscheid te maken tussen het gebruik voor publicitaire doeleinden voor producten en diensten enerzijds en het gebruik om informatie te verschaffen over producten en diensten anderzijds. Deze appreciatie kan mogelijks in hoger beroep niet gevolgd worden. Het blijft bovendien afwachten wat de rechtbank van koophandel te Brussel zal beslissen omtrent het gebruik van de gemeenschapsmerken.

Ondertussen hebben de voetbalclubs en hun spelers hun eerste match tegen Unibet verloren.

Lees het vonnis hier.

Het beroep op “Heilung” door Hevea c.s. met betrekking tot (outdoor)schoenen, wordt door het Hof verworpen, omdat volgens het Hof het daartoe overgelegde bewijsmateriaal onvoldoende is om te concluderen dat het merk is gebruikt voor (sport)schoenen. (De zin “Hevea c.s. hebben een schoen ter griffie gedeponeerd.” verdient het om geciteerd te worden).

Het hof overweegt, met verwijzing naar HR Sidoste/Bonnie Doon, dat er wel sprake is van merkhandhavend normaal gebruik van een ander Noors merk (het Noorse 98 merk) voor schoenen, maar dat er geen stukken zijn overgelegd waaruit valt af te leiden dat er schoenen zijn verkocht onder het Noorse 83 merk. Hevea c.s. wordt, na de eerdere bewijsopdracht met betrekking tot het Noorse 83 merk voor schoenen, nu nogmaals toegelaten te bewijzen dat het Noorse 83 merk ook voor (andere) schoenen is gebruikt. De vraag of het Noorse 83 merk nietig is, heeft het Hof al in het eerste tussenarrest behandeld en ontkennend beantwoord.

Met betrekking tot de inbreukvraag overweegt het Hof dat eerst dient vast te staan waarvoor Hevea c.s. hun merken in de Benelux hebben gebruikt. Het Hof gaat ervan uit dat, hoewel niet vaststaat dat het Noorse 83 merk is gebruikt, Hevea c.s. wel een van hun Vikingmerken, althans het woord Viking in de Benelux hebben gebruikt voor zowel laarzen als schoenen. Bovendien zijn er schoenen onder het Noorse 98 merk verkocht.

Hevea c.s. heeft aangegeven dat zij haar plannen om de merken/aanduidingen Viking in de Benelux te gaan gebruiken voor kleding en hoofddeksels niet heeft doorgezet. De schaatsenfabriek heeft deze stelling niet gemotiveerd betwist. De stelling dat er sprake is van een dreiging van gebruik kan het Hof, zonder nadere toelichting, niet volgen. Aangezien het Hof reeds in een tussenarrest heeft overwogen dat er geen sprake is van soortgelijkheid tussen schaatsen en schoenen, is er geen inbreuk op grond van sub b. Over de sub c grond heeft het Hof partijen in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten over de bekendheid van de VIKING-merken.

Het beroep van Hevea c.s. op rechtsverwerking wegens gedogen van het gebruik van het Noorse 83 merk (in ieder geval voor laarzen) slaagt, hetgeen het Hof baseert op de omstandigheden van het geval, waaronder een sommatiebrief uit 1991 van de gemachtigde van de schaatsenfabriek.

Het hof stelt de schaatsenfabriek nog in de gelegenheid zich uit te laten over de stelling van Hevea c.s. dat er sprake is van misbruik van recht door zich te verzetten tegen het gebruik van het woord Viking. Voor wat betreft het overige (waaronder de nevenvorderingen), wordt de beslissing van het Hof aangehouden.

Met betrekking tot d gevorderde winstafdracht stelt het hof dat zij daar zo nodig in een later stadium op zal ingaan. “Nu de Hoge Raad onlangs in zijn arrest van 27 oktober 2006 vragen heeft gesteld aan het Benelux-Gerechtshof over “gebruik te kwader trouw”{ als bedoeld in artikel 13A lid 5 BMW (winstafdracht), zal het hof zijn eventuele beslissing op dat punt in ieder geval aanhouden tot dat daarover door het Benelux-Gerechtshof zal zijn beslist.”

Lees het arrest hier.