Merkenrecht  

XS2kan op grond van haar merk XXODD niet optreden tegen het gebruik van niet overeenstemmende merk Boxxed van NCS. Boxxed is dus een geldig merk is, waarop NCS zich, ondanks haar iets jongere depot, rechtsgeldig kan beroepen. XS2 heeft erkend dat zij het merk boxxed heeft ingeschreven nadat zij op de hoogte was gekomen van het feit dat dit door NCS werd gebruikt. Voorshands is dan ook voldoende aannemelijk geworden dat XS2 dit merk te kwader trouw heeft gedeponeerd en dat XS2 geen recht op dit merk heeft verkregen. Hieruit volgt dat de vordering van NCS om XS2 te verbieden het merk boxxed van NCS te gebruiken, toewijsbaar is.

De vordering XS2 te verbieden onrechtmatige mededelingen te doen, wordt begrepen als een vordering haar te verbieden de tot het boxxed-dealer netwerk behorende dealers te benaderen met de mededeling dat NCS niet gerechtigd zou zijn tot het voeren van het merk boxxed. Deze vordering zal worden toegewezen

XS2 zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Artikel 14 van de Richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten bepaalt dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt door de verliezende partij zullen worden gedragen. NOS heeft daartoe een niet betwist overzicht overgelegd waaruit blijkt dat deze kosten voor haar Eur. 17.215,77 bedragen. XS2 zal worden veroordeeld deze kosten te voldoen, als via te melden, waarbij die kosten voor de helft aan de conventie en voor de helft aan de reconventie worden toegerekend.

Lees het vonnis hier.

IPCO erkent dat gedurende enige tijd haar oude brochure op haar server kon worden opgeroepen door het invoeren van bovengenoemde link en dat deze link via Google kon worden gevonden. IPCO betwist echter dat zij aldus het teken POP&PLUG gebruikt om afzet voor haar IPCO® plug te vinden of te behouden. Volgens IPCO is er geen sprake van dat de brochure rechtstreeks van haar website kon worden gedownload, dat kon slechts via het toepassen van een kunstgreep. Die kunstgreep was mogelijk omdat Google ook bleef verwijzen naar bestanden op haar oude website. Google toont na intikken van een zoekterm niet de actuele inhoud van de gevonden website maar de versie zoals Google die op een eerder moment bij het doorzoeken van het web heeft gevonden en in haar cache heeft bewaard.

Naar voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter is het handelen van IPCO op de beschreven wijze niet aan te merken als een verboden gebruik van het teken POP&PLUG. Dit teken komt weliswaar voor in een document op de server van IPCO, maar IPCO stelt zelf geen koppeling beschikbaar aan het publiek om dit document te bereiken. Het bewaren van dit document is IPCO niet verboden, zoals het haar ook niet geboden is haar geschiedenis te wissen. Het gegeven dat via derden, te weten Google, nog enige tijd een koppeling gevonden kon worden naar dit document is niet aan te merken als een aan IPCO toe te rekenen gebruik van een verboden teken ter bevordering van haar afzet.

Dit zou volgens de Voorzieningenrechter anders zijn indien IPCO het publiek zou wijzen op de mogelijkheid de bedoelde koppeling te vinden door het teken POP&PLUG in te voeren als zoekterm of indien IPCO de koppeling zelf aan het publiek bekend zou maken met de mededeling dat aldus een brochure zou kunnen worden gevonden omtrent haar expandable tube plugs. EST stelt dat dat het geval is geweest, hetgeen door ICO is betwist. Tegenover deze betwisting heeft EST naar voorlopig oordeel van de rechter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat IPCO zich bediende hierboven beschreven werkwijze. Het kort geding leent zich niet voor nadere bewijslevering op dit punt..

Er dient aldus vanuit te worden gegaan dat IPCO weliswaar niet haar volledige geschiedenis had verwijderd maar dat deze geschiedenis slechts indirect en met behulp van door derden geboden middelen voor het publiek bereikbaar was. Voorshands is de Voorzieningenrechter van oordeel dat dit geen gebruik van het teken POP&PLUG inhoudt dat onder de reikwijdte van het verbod valt en wordt ook weinig aannemelijk geoordeeld dat in een bodemprocedure zal worden beslist dat de geconstateerde gang van zaken heeft geleid tot het verbeuren van dwangsommen. De Voorzieningenrechter verbiedt dan ook de executie van het vonnis tot in een bodemprocedure over de verschuldigdheid van de dwangsommen is beslist.

Lees het vonnis hier. Lees eerder bericht en het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 7 november 2006 hier.

Ten tijde van de rechtbankprocedure was het Beneluxmerk nog niet geregistreerd, waardoor onder meer de rechtbank tot afwijzing van de vorderingen kwam. In hoger beroep heeft de inschrijving inmiddels plaatsgevonden. Het hof komt tot het verlopige oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar ten aanzien van het Benelux merk. Het hof volgt het oordeel van de rechtbank dat verwarringsgevaar tussen www.skyairlines.nl en beeldmerk‘german sky airlines’’ te gering is, omdat veel ondernemingen in deze branche zich bedienen van de, daardoor weinig onderscheidende, combinatie sky en airlines en ook het bestanddeel german in het merk bepaald geen ondergeschikte rol speelt.

Nu het Hof onvoldoende is gebleken dat de rechten op de domeinnaam rusten bij Lastminute 
turkije.nl wijst zij de vorderingen betreffende de registratie af. Het hof vernietigt deels het vonnis in eerste aanleg en wijst de verbodsvordering alsnog toe.

Lees het vonnis hier. Lees het vonnis van Rechtbank Amsterdam in eerste instantie hier.

Refusal and Invalidation of Effects of International Registration in respect of certain Contracting Parties

Artikel 5 lid 2 onder c, ii:

De wijziging van dit artikel heeft geen inhoudelijke gevolgen.

Artikel 5 lid 2 onder e:

Ter nadere uitleg van dit artikel is een voetnoot vastgesteld. Hoewel het artikel een periode van 10 jaar noemt waarna de Vergadering het 'Refusal en Invalidation Systeem' zal herzien, moet het artikel zo worden uitgelegd dat de Vergadering het systeem op ieder moment onder de loep mag nemen en - indien aan de stembepaling wordt voldaan - mag wijzigen.

Common Regulations

Rule 1 Abreviated Expressions

De definitie van Rule 1 xxvibis (Contracting Party of the holder) is aangepast en houdt nu ook rekening met de mogelijkheid dat nieuwe staten (bijvoorbeeld Montenegro of Servië) zich gebonden achten aan de rechten en verplichtingen die rusten op de lidstaten waarvan zij eerder deel uitmaakte.

Rule 3 Representation before the International Bureau

Na invoering van de nieuwe regel bestaan er geen verplichtingen meer voor wat betreft het adres van de gemachtigde. De gemachtigde hoeft met name niet langer gevestigd te zijn in een lidstaat.

Rule 19 t/m 21 Date of recording of Certain Communications

De aangepaste regels geven duidelijk weer vanaf welk moment het Internationale Bureau de betreffende informatie (Invalidations; Restrictions of the Holders Right of Disposal; Licenses en Replacement of a National or Regional Registration) als in haar register verwerkt beschouwt. Voor alle regels geldt dat daarvoor de datum van ontvangst door het Internationale Bureau wordt aangehouden.

Rule 20 (3) Communication to the Office of the Contracting Party of the Holder of the Fact of the recording of a Registration

Het gewijzigde lid 3 bepaalt dat een communicatie betreffende de opname in het Internationale Register van een 'Restriction of the Holders Right of Disposal' ook moet worden gestuurd naar het nationale bureau van de 'Contracting Party of the Holder'. Volgens de huidige tekst moet dit slechts indien dit bureau het bureau is dat verzocht de beperking aan te tekenen.

Rule 21 Replacement

In aanvulling op de informatie die al mocht worden verstuurd (het IR registratienummer; de waren en diensten en de depot- en registratiedatum) is het nu ook toegestaan informatie met betrekking tot andere rechten die zijn verkregen door het in de plaats treden van een nationaal of regionaal recht, naar het Internationale Bureau te sturen.

Rule 28 (2) Corrections

Een aanpassing in het Internationale Register moet door het Internationale Bureau niet alleen worden gemeld aan de nationale bureaus van de lidstaten waar de aanpassing effect zal sorteren, maar tevens aan het nationale bureau van de lidstaat die om deze aanpassing heeft verzocht.

Rule 32 (3) Paper Form of the Yearly Index

Subparagraaf 32 is verwijderd. Naar aanleiding daarvan hoeft het Internationale Bureau niet langer jaarlijks een overzicht in de Gazette te publiceren van alle ingeschreven merkhouders.

Rule 39 Continuation of Effects of International Registrations in Certain Successor States

Deze regel bevat een procedure voor de voortzetting van de werking van een IR in nieuwe staten die eerder deel uit maakte van bestaande lidstaten. Deze regel is niet van toepassing op Rusland en (andere) staten die aangeven in de plaats te treden van een andere lidstaat (en dus de rechten en verplichtingen van die lidstaat overnemen).

De volledige (Engelse) tekst van de gewijzigde artikelen is hier na te lezen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft reeds aangevoerd dat het voorwerp van een dergelijke aanvraag geen „teken” in de zin van artikel 2 van de richtlijn is, en dat het dus niet als merk kan worden ingeschreven. Ondanks dat de prejudiciële vragen betrekking hebben op artikel 3, belet een en ander niet "dat het Hof de nationale rechter alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het gemeenschapsrecht verschaft die nuttig kunnen zijn met het oog op een beslissing in de bij hem aanhangige zaak, ongeacht of er in zijn vragen naar wordt verwezen." Het hof gaat aldus eerst in op artikel 2 van de richtlijn.

Het voorwerp van een aanvraag kan slechts een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, indien aan drie voorwaarden is voldaan. "Deze bepaling noemt weliswaar slechts twee- of driedimensionale tekens die visueel waarneembaar zijn en die dus door middel van letters of lettertekens of door een afbeelding kunnen worden voorgesteld, maar uit de tekst van zowel artikel 2 als de zevende overweging van de considerans van de richtlijn, die spreekt van een „niet-limitatieve opsomming” van tekens die een merk kunnen vormen, blijkt dat dit geen uitputtende opsomming is. Het Hof heeft derhalve reeds geoordeeld dat, hoewel artikel 2 van de richtlijn geen tekens noemt die als zodanig niet visueel kunnen worden waargenomen, zoals klanken of geuren, die tekens niet met zoveel woorden uitgesloten zijn.

Evenwel kan niet worden aanvaard dat het voorwerp van elke merkaanvraag noodzakelijkerwijs een teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn is, omdat anders deze voorwaarde een dode letter zou worden."

De merkaanvraag in het geding heeft op algemene en abstracte wijze betrekking op alle denkbare vormen van een dergelijke verzamelbak. "Dienaangaande kan Dyson niet aanvoeren dat het voorwerp van haar merkaanvraag in het hoofdgeding visueel waarneembaar is." Het voorwerp van de aanvraag kan een veelheid aan verschillende verschijningsvormen aannemen en is het dus niet bepaald. Bovendien biedt transparantie de mogelijkheid om gebruik te maken van uiteenlopende kleuren. "Het voorwerp van de merkaanvraag die in het hoofdgeding aan de orde is, is dus in werkelijkheid niet meer dan een eigenschap van de betrokken waar en is dus geen „teken” in de zin van artikel 2 van de richtlijn."
     
"Mitsdien moet aan de verwijzende rechter worden geantwoord dat artikel 2 van de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd dat het voorwerp van een aanvraag tot inschrijving van merken zoals die welke in het hoofdgeding is ingediend, die betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, geen „teken” in de zin van die bepaling is en derhalve geen merk in de zin daarvan kan vormen." Aan een uitleg van artikel 3 komt het Hof derhalve niet meer toe.

Lees het arrest hier. Lees de conclusie van AG Léger hier.