Phonenames stelt dat van normaal gebruik geen sprake is, 1-800-Flowers stelt dat dat wel het geval is.
De Rechtbank overweegt ten aanzien hiervan als volgt:
"Of sprake is van normaal gebruik van de merken [van 1-800-Flowers, IEF] in de Benelux dient te worden getoetst aan de hand van het criterium dat het merk overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul-Ajax). De rechtbank ziet aanleiding gebruik te maken van de door artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE gegeven bevoegdheid 1-800-Flowers met het bewijs van het gebruik te belasten omdat zij, indien de merken inderdaad de afgelopen vijf jaar zijn gebruikt, dat bewijs relatief eenvoudig moet kunnen bewijzen."
Over het gestelde gebruik overweegt de rechtbank als volgt. Gebruik van de merken op haar website kan volgens de Rechtbank niet als gebruik in de Benelux gelden, gelet op de Engelse taal waarin de website is gesteld en de opgegeven prijzen in dollars, de 'occasions' waarvoor de bloemen kunnen worden besteld (een in Nederland voor de verkoop van bloemen belangrijke dag als moederdag ontbreekt bijvoorbeeld) en vermelding van slechts een Amerikaans telefoonnummer voor het opgeven van bestellingen, wordt met de website, en dus ook met de merken op die site, kennelijk niet getracht afzet in de Benelux te vinden of te behouden. De 'international delivery page' geeft slechts de mogelijkheid van bezorging in de betreffende landen aan. Daaruit volgt niet, zoals 1-800-Flowers stelt, dat de pagina gericht is op de consument in de Benelux.
De enkele mogelijkheid de website vanuit de Benelux te bereiken betekent volgens de Rechtbank niet dat de website is gericht op het vinden of behouden van afzet in de Benelux. Ook is niet van belang dat bestellingen in de Benelux bezorgd kunnen worden nu die bezorging, zoals Phonenames onweersproken en gesubstantieerd heeft gesteld, feitelijk wordt uitgevoerd door andere bedrijven en daarbij de merken niet worden gebruikt.
1-800-Flowers heeft nog een lijst overgelegd van deelnemers aan haar 'affiliate marketing 'program', maar geen enkel voorbeeld overgelegd van een op de Benelux gerichte website waarop haar banner daadwerkelijk is geplaatst. Dat zij op deze wijze haar merken in de Benelux gebruikt, kan daarom niet worden aangenomen. De 'Fresh Flowers from Holland' -campagne was, zoals 1-800-Flowers zelf stelt en ook blijkt uit de door haar overgelegde producties, gericht op het afzetten van Nederlandse bloemen en planten op de Amerikaanse markt. Indien de merken in dat verband zijn gebruikt was dat gebruik dus niet gericht op het vinden of behouden van afzet in de Benelux. De campagne dateert bovendien van vóór de relevante periode.
Over het vermeende gebruik als merk in de handelsnaam of domeinnaam is de Rechtbank kort. "Dat standpunt is onjuist, daargelaten dat een dergelijk gebruik nog niet betekent dat het merkgebruik in de Benelux heeft plaatsgevonden."
1-800-Flowers slaagt er dus niet in aan te tonen dat zij de afgelopen vijf jaar normaal gebruik van de merken in de Benelux heeft gemaakt. Op het aanbod tot nadere bewijslevering gaat de rechtbank niet in.
De conclusie van de Rechtbank is dat door het verval van recht op de merken het verbod wegens merkinbreuk door Phonenames niet kan worden toegewezen. De aanvragen van Gemeenschapsmerken bieden evenmin basis voor toewijzing omdat nog geen inschrijving heeft plaatsgevonden in verband met de hangende oppositieprocedure. De rest van de stellingen doet de Rechtbank af als onvoldoende gemotiveerd.
De Rechtbank verklaart de (Benelux) merkrechten vervallen en beveelt de doorhaling van de inschrijvingen in het Benelux Merkenregister. 1-800-Flowers wordt veroordeeld in de (forfaitaire) proceskosten.
Lees het vonnis hier.
