Merkenrecht  

De eerste prejudiciële vraag betreft de motiveringsplicht. Moet het BMB, nu dus het BBIE, na haar onderzoek naar de aanwezigheid van een absolute weigeringsgrond in haar voorlopige en haar eindbeslissing over het depot haar conclusie geven voor elk van de waren en diensten afzonderlijk?

A-G Sharpston breekt in haar conclusie een lans voor het Benelux-Merkenbureau en geeft aan dat het in de praktijk niet altijd doenlijk is om voor elke individuele waar of dienst een individuele motivering te verstrekken. De enige werkbare onderzoeksmethode voor een merkenautoriteit bestaat erin de waren en diensten allereerst te hergroeperen rond hetgeen als kernwaren en –diensten voorkomt. Het zou moeten volstaan dat uit de beslissing blijkt waarom de inschrijving is geweigerd voor de specifieke categorieën van waren en diensten waartoe de individuele waren en diensten behoren.

Het HvJ EG formuleert het echter anders en oordeelt dat een merkenautoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten haar conclusie dient te vermelden, ongeacht de wijze waarop deze aanvraag is geformuleerd. Het HvJ EG voegt hier wel aan toe: “Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten.” (38) Met dit laatste komt het HvJ EG de merkenautoriteiten alsnog tegemoet.

Op de tweede vraag van het Hof van Beroep te Brussel antwoordt het HvJ EG dat een nationale rechtsorde een rechterlijke instantie waarbij beroep is ingesteld tegen een beslissing van de merkenautoriteit, kan opleggen alleen te oordelen over hetgeen aan de bevoegde autoriteit is voorgelegd en binnen de beslissing van deze laatste valt, of, in andere woorden, te beletten om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk (dit in het kader van het doeltreffendheidsbeginsel, om de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken. De belanghebbende kan onder meer, nadat geheel of ten dele in zijn nadeel vonnis is gewezen, een nieuwe aanvraag om inschrijving van het merk indienen.); en

Op de derde vraag antwoord het Hof tenslotte een nationale rechtsorde een rechterlijke instantie waarbij beroep is ingesteld ook kan beletten om feiten en omstandigheden die zich na het geven van deze beslissing hebben voorgedaan, bij de beoordeling van de rechtmatigheid van deze beslissing in aanmerking te nemen.

Lees het arrest hier.

Het Gerecht stelt allereerst vast dat de betrokken waren (in klasse 10) identiek zijn. Vervolgens buigt het Gerecht zich over de vraag wat in casu de samenstelling is van het relevante publiek. Ontex betoogt dat dit publiek alleen bestaat uit gemiddeld oplettende consumenten. Het Gerecht komt echter tot de conclusie dat de betrokken waren voor een groot deel complexe instrumenten betreffen, die alleen door medische specialisten (kunnen) worden gebruikt. Het relevante publiek bestaat dus voor het grootste gedeelte uit specialisten, en slechts voor een ondergeschikt deel uit gemiddelde consumenten.

Volgende stap is een nauwkeurige beoordeling van de mate waarin de twee merken visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen, waaraan het Gerecht maar liefst drie en een halve pagina wijdt.

Wat betreft de visuele vergelijking bevestigt het Gerecht het oordeel van de Kamer van Beroep dat er – gelet op de verschillende beginletters van de betreffende merken (klinker E tegenover medeklinker C) - geen sprake is van visuele overeenstemming. In dit verband is van belang dat het element ‘e-u-r-o’ als het onderscheidende element van het oudere merk moet worden beschouwd, en niet het element ‘u-r-o-n’, dat beide merken gemeen hebben. De visuele aandacht van de consument gaat automatisch uit naar het element ‘euro’, dat immers veelvuldig voorkomt in merk- en handelsnamen, en in het dagelijkse taalgebruik (als de aanduiding voor de Europese munt, maar ook in de woorden Europa en Europees). Het merk EURON is dan ook niet bijzonder onderscheidend, maar refereert eerder aan de geografische herkomst van de betrokken waren.

Auditief is er weliswaar een zekere mate van overeenstemming (hetzelfde vierletter-element ‘u-r-o-n’), maar daar staat tegenover dat er een waarneembaar verschil is bij het uitspreken van de beide merken door de sterk verschillend klinkende beginletters.

De auditieve en visuele verschillen tussen beide merken worden nog versterkt door de begripsmatige verschillen. De benaming EURON doet denken aan de woorden ‘euro’ en ‘Europa’, welke zeer herkenbaar zijn in vele Europese talen. De consument zal, aldus het Gerecht, automatisch focussen op het onderscheidende element van EURON, te weten ‘EURO’. Daarbij komt nog dat CURON doet denken aan het Engelse woord ‘to cure’. De professionele consument (voor wie het Engels een gebruikelijke taal is) zal dit merk daarom eerder associëren met geneeskundige behandelingen en daar geen eigen conceptuele betekenis achter zoeken.

In licht van het bovenstaande oordeelt het Gerecht dan ook dat:

“Taking account of the substantial visual and conceptual differences between the marks at issue, and of the fact that the degree of phonetic similarity between them cannot be regarded as particularly conclusive because of the phonetic differences resulting from the first letters, and in the light of the relevant public in this case, it must be held that the degree of similarity between the marks in question is not sufficiently high to conclude that there is a likelihood of confusion”.

Het feit dat de betrokken waren identiek zijn doet daaraan niet af. Gelet op de verschillen tussen de twee merken zal de betrokken consument deze gemakkelijk van elkaar kunnen onderscheiden.

Lees het arrest hier (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Green Smiles

Redczus slaagde er in eerste instantie niet in aan te tonen zelf te goeder trouw te hebben voorgebruikt. Wel achtte de rechtbank bewezen dat de “Stichting Agenda”, waarvan Redczus voorzitter was, het merk had voorgebruikt en dat Natural Solutions met dat voorgebruik bekend was.

Natural Solutions baseerde haar voor-voorgebruik op de stelling dat de directeur van Natural Solutions, de heer Oosterwijk, de naam GREEN SMILES heeft bedacht in een stuurgroepbijeenkomst van de Stichting Milieubewustzijn (STIM) waarbij Redczus aanwezig was en dat er derhalve van voorgebruik te goeder trouw door de Stichting Agenda geen sprake is geweest.

De rechtbank stelde Redczus in het gelijk. Daarbij werd als doorslaggevend geacht dat (a) het enkel bedenken van een merk nog geen voorgebruik inhoudt en (b) voor zover er al sprake zou zijn van voorgebruik door Oosterwijk, dat voorgebruik niet kan worden toegerekend aan Natural Solutions. Oosterwijk nam immers als privépersoon deel aan de stuurgroepbijeenkomst van STIM. Het hof volgt in deze de rechtbank.

Fair Smiles

Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat ‘Green Smiles’ en FAIR SMILES onvoldoende overeenstemmen om to verwarring te leiden.

Lees het arrest hier.

1. Beperking van de waren in de aanvrage/gebruik/soortgelijkheid (r.o. 22-38)

Hier draait het om de vraag of de kamer van beroep zich op het juiste standpunt heeft gesteld dat de bescherming voor het oudere merk van Mundipharma enkel geldt voor „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten” (zie art. 42 lid 2 GMVo). Het Gerecht oordeelt van niet, na te constateren dat er niet is verzocht om normaal gebruik voor receptplichtige dosisaerosols en er ook niet behoeft te worden onderzocht of het daarvoor normaal is gebruikt. Het Gerecht oordeelt dat de kamer van beroep met haar beslissing in wezen willekeurig een subcategorie had afgebakend voor receptplichtige dosisaerosols, die was gebaseerd op criteria van de galenische aard, werkzame stof en een doktersrecept.

Het Gerecht grond haar redenering op het ALADIN-arrest: “Wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren  of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, [leidt] het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt.”

Volgens het Gerecht is de inschrijving voor “farmaceutische en hygiënische producten; pleisters” van RESPICORT voldoende ruim om daarin verschillende subcategorieën te onderscheiden, maar niet receptplichtige dosisaesosols. Volgens het Gerecht is de doelstelling of bestemming van de betrokken waar of dienst het criterium voor de subcategorie en in casu is dat bij therapeutische middelen de therapeutische indicatie daarvan. Door daar geen rekening mee te houden heeft de kamer op onwillekeurige wijze een subcategorie afgebakend. De afbakening “therapeutische middelen voor de luchtwegen” is daarentegen volgens het Gerecht wel geschikt en het oudere merk moet worden geacht daarvoor te zijn ingeschreven.

2. Relevante publiek (42-47)

Hier dient rekening te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie en diens aandachtsniveau. Het gaat hier volgens het Gerecht meer specifiek om Duitse consumenten, zowel patiënten als eindverbruikers enerzijds en medische vakmensen anderzijds. De betrokken patiënten zullen, aangezien vele ziekten van luchtwegen ernstige aandoeningen zijn, over het algemeen goed geïnformeerd en bijzonder omzichtig en oplettend zijn bij de keuze van een geneesmiddel. Het aandachtniveau is doorgaans meer dan gemiddeld.

3. Overeenstemming (52-62)

Aangaande de overeenstemming tussen “respicort” en respicur” oordeelt het Gerecht dat er visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming is. Die laatste soort overeenstemming wordt nader uitgewerkt, waarbij de indeling van het relevante publiek in de bovenstaande groepen wordt aangehouden, die de conflicterende merken begripsmatig anders zullen opvatten.

“De vakmensen zullen door hun kennis en ervaring doorgaans in staat zijn de betekenis te vatten van de termen waarnaar de verschillende bestanddelen van de conflicterende merken verwijzen, te weten „respiratoire” [ademhalings-] voor „respi”, „cure” [behandeling] of „guérir” [genezen] voor „cur” en „corticoïdes” [corticoïden] voor „cort”. Aldus zullen zij door de twee merken te ontleden in de respectieve bestanddelen ervan, het aangevraagde merk interpreteren in de zin van een „behandeling van ademhalingsmoeilijkheden”, en het oudere merk in de zin van „corticoïden bestemd voor de luchtwegen”. Deze twee interpretaties wijken begripsmatig in zekere zin van elkaar af, aangezien de betekenis van het oudere merk specifieker is dan die van het aangevraagde merk, maar zij hebben niettemin hetzelfde basisidee dat verband houdt met de ademhaling. Het begripsmatige verschil verzwakt derhalve weliswaar de hierboven vastgestelde visuele en fonetische overeenstemming, maar dit verschil is onvoldoende uitgesproken om de overeenstemming te neutraliseren uit het oogpunt van de vakmensen

(…) Met betrekking tot de eindverbruikers is hierboven uiteengezet dat hun aandachts  en kennisniveau meer dan gemiddeld is wegens de ernstige aard van de aandoeningen waaraan zij lijden. Derhalve zullen zij in staat zijn, in de twee betrokken merken het bestanddeel „respi” te onderscheiden en de begripsmatige inhoud ervan, die verwijst naar de algemene aard van hun gezondheidsproblemen, te begrijpen. Gelet op hun beperkte kennis van de medische vaktaal, zullen zij evenwel de begripsmatige verwijzingen door de bestanddelen „cur” en „cort” niet vatten. Derhalve zullen zij op begripsmatig vlak de conflicterende merken overeenstemmend achten wegens het identieke bestanddeel „respi”, dat als enige een duidelijke en vaste begripsmatige inhoud heeft.”

4 en 5. Onderscheidend vermogen en verwarringsgevaar (68-73)

Ook bij het onderscheidend vermogen en het verwarringsgevaar wordt de nuancering van de twee groepen van het relevante publiek aangebracht. “Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het oudere merk dient te worden opgemerkt dat de twee groepen van het relevante publiek dit merk beschrijvend zullen achten, zij het in verschillende mate. Zoals hierboven reeds is uiteengezet bij het onderzoek van de begripsmatige overeenstemming, zullen de vakmensen de twee bestanddelen immers opvatten als beschrijvingen van de doelstelling en van de werkzame stof van de betrokken waar, terwijl de eindverbruikers geen specifieke begripsmatige betekenis zullen toeschrijven aan het bestanddeel „cort”, maar wel de in het bestanddeel „respi” vervatte verwijzing zullen kunnen begrijpen. (…) Derhalve kan het oudere merk worden geacht een afgezwakt onderscheidend vermogen te hebben voor het relevante publiek, in het bijzonder voor de medische vakmensen.

(…) Hoewel wegens de onderlinge samenhang van de factoren die relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het feit dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het merk waarop de oppositie is gebaseerd, sterker is (…), op grond van het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk verwarringsgevaar bij de vakmensen kan worden uitgesloten, volstaat deze omstandigheid niet met betrekking tot de eindverbruikers, voor wie de conflicterende merken in sterke mate overeenstemmen.”

Bij de Duitse eindverbruiker stemmen de conflicterende merken volgens het Gerecht dus wel in sterke mate overeen en derhalve bestaat er gevaar voor verwarring.

De bestreden beslissing van de kamer van beroep wordt vernietigd.

Lees het arrest hier.

Het Engelstalige woord ‘bust’ betekent volgens Webster’s dictionary onder meer ‘the breasts of a woman’ en ‘to boost’ betekent ondermeer ‘increase, raise’. Een correcte Nederlandse vertaling van bustbooster is dan ook borstvergroter, aldus Corrado. Gedaagde heeft verder een onderzoekje verricht op de website van het OHIM onder ‘refused trademarks’ en kwam daar soortgelijke gevallen tegen. Geweigerd zijn onder meer Natural Booster en Follicle Booster voor klasse 3.

De voorzieningenrechter overweegt dat het merk van Western en het teken van Corrado beide bedoeld zijn voor producten welke bestemd zijn voor uitwendige applicatie op de vrouwenborst, waarmee wordt beoogd door stimulatie van de bloedsomloop een borstvergroting te bereiken welke enige uren zou moeten aanhouden.

Naar voorlopig oordeel van de rechter zijn de woorden ‘bust’ en ‘booster’ ieder voor zich beschrijvend voor de borstvergrotingsproducten van partijen. Eiser heeft bovendien niets gesteld waaruit zou kunnen volgen dat de woordcombinatie Bust Booster meer is dan enkel de loutere som der bestanddelen. Het teken is zonder meer als beschrijvend aan te merken in elk geval voor waren zoals de borstvergroters van partijen.

Naar voorlopig oordeel maakt Corrado door het gebruik van het teken Bust Booster dan ook geen inbreuk op het merk Instant Bust Booster van Western.

Tenslotte hebben partijen aangegeven een volledige kostenveroordeling te wensen conform de handhavingsrichtlijn. Western heeft echter verzuimd tijdig een gespecificeerd kostenoverzicht over te leggen. Dit verzuim is in beginsel fataal omdat het daardoor de wederpartij onmogelijk wordt gemaakt een kostenopgave inhoudelijk te betwisten. Partijen hebben over en weer de kostenopgaven niet betwist. Als in het ongelijk gesteld zal Western worden veroordeeld in de kosten van de procedure. In een geval als dit, waarbij geen juridische bijstand is gezocht, maar Corrado in het geding bij monde van een der bestuurders zelf verweer voerde, zijn tot de kosten van de procedure in de zin van de handhavingsrichtlijn ook te rekenen de kosten door partijen zelf gemaakt.

Lees het vonnis hier. 

De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat de woordcombinatie Simply Colors wel enig onderscheidend vermogen heeft, maar dat het aandeel daarin van het overeenstemmende woord Simply zwak is en dat ook het woord Colors weinig toevoegt:

. “Het woord Simply is een beschrijvende aanduiding voor geproduceerde basis (kleding)waren en beschrijft in algemene zin een kenmerk van de waren waarvoor het is gedeponeerd. Het onderscheidende vermogen van het woord Colors is, hoewel fonetisch gespeld, evenmin sterk. Colors betekent kennelijk kleuren, kleurrijk, hetgeen fonetisch een gebruikelijke en gangbare uitdrukking is.” (4.5)

Gelet op dit zwakke onderscheidende vermogen is er volgens de voorzieningenrechter geen sprake van overeenstemming in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b of c BVIE. De punten van verschil zijn in casu meer bepalend voor de totaalindrukken van merk en teken dan de punten van overeenstemming. De (beeld)bestanddelen stemmen niet overeen en “het enkele feit dat de woorden Colors en Small maar één letter in lengte verschillen, is onvoldoende om te oordelen dat er reeds op die grond sprake is van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming.” “(…) Dat de waren waarvoor het teken wordt gebruikt en het merk is gedeponeerd (en wordt gebruikt) een grote mate van soortgelijkheid vertonen, doet aan het voorgaande niet af.”

Ook de op handelsnaamrechten gebaseerde vorderingen van Simply Colors worden afgewezen. Weliswaar bevatten beide namen het woord Simply, maar op grond van die gelijkheid kan niet van een geringe afwijking in de zin van de Handelsnaamwet worden gesproken.

Het onderscheidend vermogen van het woord Simply is zwak en het kenmerkende deel van beide namen ligt besloten in het tweede woord (respectievelijk Colors en Small).
“Dat beide meer kenmerkende woorden slechts een letter in lengte van elkaar verschillen doet aan het auditieve en begripsmatige verschil niet af.” (4.11)

De voorzieningenrechter voegt hieraan nog toe dat de aard van de producten handelsnaamrechtelijk ook een rol speelt : “Niettegenstaande de door Simply Colors aangevoerde voorbeelden waaruit blijkt dat het publiek enkele keren Simply Small met Simply Colors heeft verward en het feit dat beide ondernemingen zich via internet op dezelfde markt van kinderkleding bewegen, is – mede gelet op de nadruk die Simply Colors legt op de persoonlijke opdruk van de kleding, welke mogelijkheid Simply Small niet aanbiedt – de afwijking niet in die zin gering dat bij het publiek direct of indirect in die mate verwarring is te duchten dat de afwijking als gering is te beschouwen”. 

De gevorderde proceskosten ten bedrage van € 10.000 worden bij gebrek aan betwisting integraal toegewezen.

Lees het vonnis hier.