Merkenrecht  

Rechtbank Den Haag 16 oktober 2019, IEF 18761, LS&R 1745; ECLI:NL:RBDHA:2019:10913 (Medical Workshop tegen Sharpsight) Medical Workshop is een totaalleverancier in oogheelkunde. De heer Gonçalves, bestuurder van Sharpsight, is oogarts en houder van een aantal octrooien waaronder het Europees octrooi EP 2 109 425 B1. Dit octrooi ziet op een hulpmiddel voor het vereenvoudigen van intra-vitreale injecties. Eind 2009 hebben Medical Workshop en Sharpsight een licentieovereenkomst gesloten m.b.t. Invitria, een product voortgekomen uit het octrooi. Medical Workshop is houdster van het Uniewoordmerk INVITRIA. In 2019 heeft Sharpsight het Uniewoordmerk INVITRIA gedeponeerd voor waren en diensten in klasse 10. Na publicatie door het EUIPO heeft Medical Workshop oppositie ingesteld tegen dit depot, waarop nog niet is beslist.
Medical Workshop wil dat Sharpsight ieder gebruik van het merk Invitria staakt en gestaakt houdt. Geoordeeld wordt dat Medical Workshop en Sharpsight redelijkerwijs konden verwachten dat de naam Invitria aan het product verbonden zou blijven. Dit leidt ertoe dat (Sharpsight via Gonçalves, omdat hij de octrooihouder is en hij na afloop van de Licentieovereenkomst als enige recht heeft het product te (doen) produceren en verhandelen, ook het recht heeft de naam Invitria voor het product te gebruiken.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 20 september 2019, IEF 18760; (SGZE tegen SGDE) Eiser SGZE is beheerder van een garantiefonds ter ondersteuning van de markt voor zonnepanelen. SGZE gebruikt de domeinnaam www.sgze.nl. Verweerder SGDE houdt zich bezig met het beheer van een garantiefonds ter ondersteuning van de markt voor duurzame energie en is merkhouder van het Benelux-woordmerk SGDE voor de klassen 35, 36 en 45. Door de visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken, de omstandigheid dat de diensten soortgelijk zijn en SGZE en SGDE zich beiden (ook) richten op de gemiddelde consument is verwarringsgevaar aannemelijk. Onder andere wordt opgemerkt dat SGDE niet bij toeval in zijn algemeenheid dicht tegen SGZE lijkt aan te schuren. De volgorde en tekstgebruik van de algemene voorwaarden van SGDE is opvallend gelijk aan dat van SGZE. Verweerder SGDE wordt veroordeeld iedere inbreuk op het merkenrecht en de handelsnaam 'SGZE' van SGZE te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van het teken 'SGDE'.

Rechtbank Den Haag 9 oktober 2019, IEF 18745; ECLI:NL:RBDHA:2019:11338 (Rat Pack tegen RatPac) Eiseres Rat Pack is een Duitse producent van kinder- en jeugdfilms. Eiseres is opgetreden tegen het gebruik en de registratie van de handelsnaam en het merk RatPac van de Amerikaanse filmfinancier RatPac Entertainment. Er is geen sprake van kwade trouw geweest bij de registratie van het Benelux-merk van RatPac. Het enkele feit dat RatPac het gestelde eerdere gebruik van Rat Pack in de Benelux had behoren te kennen is onvoldoende om kwade trouw te kunnen aannemen. Er is evenmin sprake geweest van enig relevant gebruik van de handelsnaam Rat Pack in Nederland. Ook bestaat er geen verwarringsgevaar tussen Rat Pack en RatPac bij het relevante publiek. De vorderingen van Rat Pack zijn afgewezen.

Rechtbank Den Haag 25 september 2019, IEF 18735, RB 3345; ECLI:NL:RBDHA:2019:10398; (Spin Master tegen VOF) Eiser Spin Master is een wereldwijd opererende speelgoedproducent. Spin Master heeft het product Twisty Petz geïntroduceerd. Twisty Petz zijn armbanden die kunnen veranderen in verzamelbare dieren. Spin Master is onder meer rechthebbende van het Uniemerk TWISTY PETZ dat op 1 februari 2018 is ingeschreven met registratienummer 017362641. Gedaagde, de VOF, erkent dat zij zonder toestemming van Spin Master identieke exemplaren van de Twisty Petz producten (de dierenarmbandjes) heeft ingekocht en verkocht en dat zij daarvoor reclame heeft gemaakt. Maar zij verzetten zich tegen toewijzing van de vorderingen, omdat Spin Master daarbij geen belang meer heeft, nu zij een onthoudingsverklaring hebben getekend en opgave hebben gedaan, terwijl Spin Master aanspraak maakt op buitensporige kosten en schadevergoeding. De VOF wordt bevolen iedere inbreuk op de auteursrechten te staken of gestaakt te houden. De gevorderde rectificatie en vordering op grond van onrechtmatige daad worden afgewezen.

Conclusie AG HR 20 september 2019, IEF 18727; ECLI:NL:PHR:2019:1065  (Spirits tegen FKP) Tweede cassatie in de langlopende procedure tussen FKP en Spirits International over de eigendom van de beroemde Stolichnaya en Moskovskaya wodkamerken. Zie ook [IEF 17411, 16025 en 14795]. Spirits is in deze zaak bij tussenuitspraken in eerste aanleg (2006), appel (2012) en cassatie (2013) in het ongelijk gesteld. Daarin is o.a. geoordeeld dat er nooit sprake is geweest van een privatisering of enige andere overgang van de wodkamerken van het toenmalige Russische staatsbedrijf naar Spirits’ vermeende rechtsvoorganger VAO. Ook was Spirits niet te goeder trouw bij de verkrijging van de merken. De rechtbank Den Haag heeft vervolgens met inachtneming van deze uitspraken Spirits bevolen de wodkamerken op naam van FKP te laten stellen (2015). Daartegen heeft Spirits weer tevergeefs beroep ingesteld (2018).
Nu probeert Spirits het nogmaals in cassatie, op de grond dat het hof Den Haag in haar arrest van 2018 had moeten terugkomen op de in de eerdere cassatie al bekrachtigde eindbeslissingen. De AG volgt het hof in haar oordeel dat de regel van de onaantastbaarheid van cassatie zich daartegen verzet, en dat er ook geen (nieuwe) omstandigheden zijn die tot een andere uitspraak zouden moeten leiden. Ook de klachten van Spirits tegen de oordelen van het hof dat Spirits jongere merken te kwader trouw heeft gedeponeerd, en dat FKP recht heeft op winstafdracht en schadevergoeding moeten volgens de AG worden verworpen.

Noot HR 28 juni 2019, NJ 2019/332 (Capri Sun/Riha) [IEF 18552]
1.    Kan Capri Sun op grond van haar rechten op het vormmerk voor een zogenaamd sta-zakje voor vruchtensap met succes optreden tegen een soortgelijk sta-zakje dat door Riha op de markt wordt gebracht? Capri Sun zette niet alleen haar recht op een vormmerk in, maar bepleitte ook dat het Riha sta-zakje een onrechtmatige slaafse navolging van haar sta-zakje betrof. Het Hof Den Haag wees de vorderingen af. Wat het vormmerk betreft, luidde de conclusie van het hof dat dit merk nietig is omdat het uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (zie, thans, art. 2.2bis lid 1(e)(ii) BVIE). De slaafse navolgingsactie mislukte omdat het hof (onder meer) van oordeel was dat voor zover er door het sta-zakje van Riha verwarring ontstond deze niet vermijdbaar was zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de verpakking af te doen. De Hoge Raad bekrachtigt dit oordeel.

Rechtbank Den Haag 18 september 2019, IEF 18711; ECLI:NL:RBDHA:2019:9878 (Samsung tegen EBB Development) Samsung heeft een artificieel intelligente assistent, genoemd BIXBY, ontwikkeld voor haar mobiele Galaxy telefoons. Op 2 november 2016 heeft Samsung het woordmerk BIXBY als Uniemerk laten registreren. EBB heeft al eerder drie woordmerken gedeponeerd in het Pakistaanse merkregister. Op 28 februari 2017 heeft EBB BIBBY ook als Beneluxmerk laten registreren en oppositie ingesteld tegen het BIXBY-merk op grond van haar prioriteit van Pakistaanse BIBBY-merken. De vraag is of deze laatste registratie door EBB te kwader trouw was en of Samsung de Pakistaanse merkrechten kunnen worden tegengeworpen. EBB wordt geacht de aanvraag te kwader trouw te hebben gedaan. Beslissend is het merkenbeleid van EBB en het verband tussen de gedaagde twee bedrijven (bedrijven waarvan gedaagde twee naast EBB aandeelhouder en/of bestuurder is) en Samsung. Het BIBBY-Beneluxmerk kan Samsung aldus niet worden tegengeworpen.

Gerecht EU 20 september 2019, IEF 18701, IEFbe 2950; ECLI:EU:T:2019:642 (The Logistical Approach tegen EUIPO) Naar aanleiding van de weigering van het verzoek door het EUIPO op grond van een vermeend ouder merk waardoor verwarringsgevaar is ontstaan, is verzoekster - The Logistical Approach - in oppositie gegaan. Betwist wordt de beoordeling van de kamer van beroep van het EUIPO inzake het relevante publiek, de vergelijking van diensten, de vergelijking van tekens en het bestaan van verwarringsgevaar. Er is wel sprake van verwarringsgevaar voor wat betreft de diensten die betrekking hebben op het brede relevante publiek. Echter er bestaat geen verwarringsgevaar ten aanzien van de diensten die gericht zijn tot het professionele publiek.

Aangezien de kamer van beroep, zoals het EUIPO betoogt, in de punten 56 en 57 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld dat het verwarringsgevaar evenzeer bestond voor de diensten die zich zowel tot vaklui als tot het grote publiek richten, als voor de diensten die zich uitsluitend tot vaklui richten, kon zij inderdaad om redenen van proceseconomie de identificatie van de gemiddelde consument voor elke betrokken dienst achterwege laten.

28      Deze benadering is echter slechts verenigbaar met de beginselen die met name uit de in de punten 18 en 23 hierboven aangehaalde rechtspraak blijken wanneer de kamer van beroep geen blijk geeft van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het verwarringsgevaar zowel bestaat voor de diensten die zich richten tot een publiek dat bestaat uit het grote publiek met een gemiddeld aandachtsniveau én het professionele publiek met een hoog aandachtsniveau, als voor de diensten die zich uitsluitend richten tot het professionele publiek.

29      Indien het in punt 28 hierboven bedoelde oordeel van de kamer van beroep daarentegen onjuist is omdat enkel voor één van de betrokken publieken verwarringsgevaar bestaat, moet de onderhavige grief van verzoekster daarentegen worden aanvaard en moet de bestreden beslissing op die grond worden vernietigd. De relevantie van de onderhavige grief hangt dus ervan af of het oordeel van de kamer van beroep in de punten 56 en 57 van de bestreden beslissing gegrond is, hetgeen hieronder zal worden onderzocht.

30      In casu heeft de kamer van beroep in de punten 25 tot en met 32 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de betrokken diensten dezelfde waren. Verzoekster betwist deze vaststellingen. In dit stadium moet echter om redenen van proceseconomie worden uitgegaan van de hypothese dat de door de conflicterende merken aangeduide diensten dezelfde zijn. Bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar moet worden nagegaan of, uitgaande van deze premisse, de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat verwarringsgevaar bestond (zie de punten 65 tot en met 70 hieronder).

[…]

65      In casu vertonen de betrokken tekens een geringe mate van overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak (zie de punten 49, 56 en 61 hierboven). Een van de factoren waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden, is met name het aandachtsniveau van het relevante publiek voor de betrokken diensten. In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat een deel van de diensten zich uitsluitend richtte tot het professionele publiek dat blijk geeft van een hoog aandachtsniveau en de tijd neemt om de conflicterende merken te bestuderen.

66      In de veronderstelling dat de betrokken diensten dezelfde zijn, zoals de kamer van beroep heeft geoordeeld (zie punt 30 hierboven), en rekening houdend met het normale onderscheidend vermogen van het oudere merk (zie punt 64 hierboven), had de kamer van beroep het bestaan van verwarringsgevaar moeten uitsluiten, althans voor de diensten die zich uitsluitend richtten tot het professionele publiek, dat blijk zal geven van een hoog aandachtsniveau. Wegens het hoge aandachtsniveau bij de keuze van de betrokken diensten en gelet op de geringe mate van overeenstemming van de betrokken tekens, met name wegens hun verschillende structuren, hetgeen niet aan de aandacht van een bijzonder omzichtig en oplettend publiek zal ontsnappen, kan er immers geen sprake zijn van verwarringsgevaar met betrekking tot de commerciële herkomst van deze diensten.

67      Dienaangaande moet worden opgemerkt dat, anders dan de kamer van beroep in punt 57 van de bestreden beslissing heeft gesteld, de omstandigheid dat vaklui slechts zelden de mogelijkheid hebben om de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moeten afgaan op het onvolmaakte beeld dat hun van die merken is bijgebleven, niet tot de conclusie kan leiden dat het beeld van de betrokken merken in casu grotendeels wordt bepaald door hun gemeenschappelijke element „idea”.

68      Hoewel het element „idea” deel uitmaakt van een van de dominerende bestanddelen van het aangevraagde merk en het onderscheidende bestanddeel is van het oudere merk, zal het door de vaklui immers niet worden beschouwd als het enige element aan de hand waarvan de betrokken merken kunnen worden geïdentificeerd.

69      Bijgevolg dient het onderhavige middel te worden aanvaard voor zover het ziet op de diensten van het aangevraagde merk die zich uitsluitend richten tot een professioneel publiek.

HVJ EU 12 september 2019, IEF 18692; IEFbe 2947; ECLI:EU:C:2019:724 (Koton tegen EUIPO) Nadal Esteban heeft bij het EUIPO een aanvraag ingediend voor een teken als Uniemerk, voor waren en diensten van de klassen 25, 35 en 39 (kledingstukken, reclame en transport). Rekwirante, een onderneming die kledingstukken, schoeisel en accessoires produceert en verkoopt, heeft oppositie ingesteld op grond van kwade trouw in verband met oudere merken. Ongeacht het feit dat de tekens overeenstemmen en interveniënt kennis had van de oudere merken van rekwirante, zijn volgens het EUIPO de diensten waarvoor de twee merken zijn ingeschreven in te hoge mate verschillend om van kwade trouw te kunnen spreken. Wat zijn de criteria op grond waarvan kan worden bepaald of sprake is van kwade trouw in een situatie waarin verwarringsgevaar bestaat? Kwade trouw moet worden beoordeeld in het licht van alle omstandigheden van het geval. Daarnaast moeten de volgende criteria in acht worden genomen: (i) de vraag of de aanvrager wist dat verwarringsgevaar bestaat, (ii) de commerciële logica achter de indiening van de aanvraag tot inschrijving, en (iii) chronologie van de gebeurtenissen die de inschrijving hebben gekenmerkt. 

Hof Den Haag 11 juni 2019, IEF 18696; (G-Star Raw tegen Topstreetwear) G-Star maakt deel uit van het G-Star RAW-concern en is houdster van een aantal woordmerkrechten. TM25 is houdster van verschillende beeldmerkrechten van G-Star RAW. Centraal staat de vraag of geïntimeerden inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van G-Star en TM25 door het gebruik van het RAWBLUE-teken door Topstreetwear. Het gaat hierbij zowel om het gebruik van het merk RAW alleen als in combinatie met andere tekens, zoals G-STAR. Gezien het feit dat de door Topstreetwear gebruikte RAW BLUE-tekens en de RAW-woordmerken zijn ingeschreven voor gelijke waren en overeenstemmen, en mede gelet op het feit dat de merken onderscheidend vermogen hebben, is sprake van verwarringsgevaar en dus een inbreuk op de merkrechten van G-Star. Tevens is er door het RAWBLUE-teken inbreuk gemaakt op het beeldmerk waarvan TM25 houdster is.
In 2010 oordeelde het Oberlandesgericht Düsseldorf nog dat er geen sprake was van verwarringsgevaar (r.o. 1.13). Het OLG kwam tot deze beslissing op basis van een beoordeling van het onderscheidend vermogen van G-Stars RAW-merk op 23 januari 2006, het zgn. Kollisionszeitpunkt. Het onderscheidend vermogen van een merk is evenwel geen constante grootheid en kan met name in de tijd variëren (r.o. 14). Daarom moet onderscheidend vermogen en verwarringsgevaar ex nunc (opnieuw) worden beoordeeld. Het beginsel van Unietrouw staat daaraan niet in de weg.