Merkenrecht  

WIPO 18 juni 2020, IEF 19301, IEFbe 3092; DNL2020-0017 (KvK tegen Spain Build, Vliet B.V. en Dragos Dragi) Merkenrecht. Verweerders gebruiken domeinnamen met daarin hetzelfde merk als dat van de Kamer van Koophandel (kvk-uittreksel.nl, kvk-uittreksels.nl en uittreksels-kvk.nl), gelinkt aan websites waarop identieke, dan wel soortgelijke diensten worden aangeboden. Hierdoor ontstaat verwarringsgevaar. Het publiek zou ten onrechte kunnen denken dat de websites gelieerd zijn aan of worden beheer door de Kamer van Koophandel en dat de uittreksels die worden verstrekt afkomstig zijn van de Kamer van Koophandel. Daarnaast hebben verweerders geen recht op of legitiem belang bij de domeinnamen. Tot slot hebben verweerders de domeinnamen te kwader trouw geregistreerd en gebruikt, omdat zij de domeinnamen gebruikten om commercieel voordeel te behalen. De Geschillenbeslechter beveelt derhalve wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen, zodat de Kamer van Koophandel domeinnaamhouder van kvk-uittreksel.nl, kvk-uittreksels.nl en uittreksels-kvk.nl wordt. 

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 19 juni 2020, IEF 19297; ECLI:NL:RBNHO:2020:4409 (Eiser tegen Optima Formula) Kort geding. Uniemerk. Eiser is ontwikkelaar van voedingssupplementen op basis van hennep. Op 17 oktober 2019 registreerde zij het Uniewoordmerk ‘CBN’ in de klassen 5 (o.a. voedingssupplementen en farmaceutische producten) en 29 (o.a. eetbare oliën en vetten). Optima Formula is een onderneming in de productie en verkoop van ‘cannabinoïden producten’ en overige voedingssupplementen en medicijnen, waaronder ‘Optima CBN olie’. Eiser stelt dat Optima Formula inbreuk maakt op haar merkrecht en vordert een veroordeling van Optima Formula om met onmiddellijke ingang elk gebruik van de naam CBN, dan wel een andere naam met daarin de aanduiding CBN te staken en gestaakt te houden. De vordering wordt afgewezen. Er is geen sprake van merkinbreuk. De samengestelde productaanduiding ‘Optima CBN Olie’ komt slechts ten dele overeen met het Uniemerk CBN. De aanduiding CBN is tevens de naam van de werkzame stof die (beide) partijen op (de verpakking van) hun producten moeten opnemen.

HvJ EU 18 juni 2020, IEF 19284, IEFbe 3089; ECLI:EU:C:2020:489 (Primart tegen EUIPO) Merkenrecht. Primart diende op 27 februari 2015 een Uniemerkaanvraag in bij het EUIPO voor een beeldteken, welke op 3 februari 2015 werd gepubliceerd. Op vordering van het Spaanse merk PRIMA, wees het EUIPO de Uniemerkaanvraag van Primart uiteindelijk af. Primart vordert daarop vernietiging van de beslissing van het EUIPO bij het Gerecht, maar deze vordering wordt verworpen. In dit arrest verzoekt Primart bij het Europees Hof van Justitie om vernietiging van het arrest van het Gerecht. Zij voert hiertoe aan dat het Gerecht had moeten oordelen dat het oudere merk (PRIMA) een gering intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, omdat de betekenis van het woord “prima” een algemeen bekend feit is. Derhalve kan geen sprake zijn van verwarringsgevaar. Daarnaast voert rekwirante aan dat het Gerecht artikel 76 lid 1 van Verordening 207/2009 heeft geschonden door haar argumenten betreffende het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat deze argumenten voor het eerst voor het Gerecht worden aangevoerd. De kamer van beroep heeft ambtshalve uitspraak gedaan over het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk, waardoor rekwirante in staat moest worden gesteld hierop te reageren. Het Hof van Justitie stelt haar in het gelijk. Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de argumenten van rekwirante betreffende het vermeende geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk PRIMA niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat deze argumenten voor het eerst voor het Gerecht waren aangevoerd. Het bestreden arrest wordt derhalve vernietigd en terugverwezen naar het Gerecht.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 12 juni 2020, IEF 19285; ECLI:NL:RBMNE:2020:2303 (De BouwApp tegen bouwen.app) Kort geding. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres (de Bouwapp) meent dat gedaagde (bouwen.app) inbreuk maakt op haar beeldmerk en handelsnaam. Daarnaast meent eiseres dat gedaagde onrechtmatig handelt jegens haar, omdat exploitatie van de “bouwen.app” slaafde nabootsing oplevert. Beide vorderingen worden afgewezen. Het teken en de handelsnaam van gedaagde stemmen niet overeen met het merk en de handelsnaam van eiseres. Gedaagde heeft genoeg afstand genomen van het product van eiseres, dus het is ook niet aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat er sprake is van merk- of handelsnaaminbreuk of van slaafse nabootsing.

Rechtbank Den Haag 17 juni 2020, IEF 19278; ECLI:NL:RBDHA:2020:5233 (Volkswagen tegen Navaudio) Volkswagen is houder van een aantal Uniebeeld- en Uniewoordmerken. Navaudio is detailhandelaar in onder meer auto-onderdelen, accessoires en elektronica. Volkswagen constateert dat Navaudio bij het aanbieden van navigatiesystemen op haar website VW-beeld- en woordmerken gebruikte, wat indruist tegen de in de onthoudingsverklaring gemaakte afspraak. Derhalve zou Navaudio inbreuk maken op het Volkswagen-Unierecht. Volkswagen vordert daarom betaling van de verbeurde contractuele boete uit de onthoudingsverklaring. Navaudio stelt dat de onthoudingsverklaring vernietigbaar is, omdat deze door bedreiging, althans door misbruik van omstandigheden, tot stand is gekomen. Zowel bedreiging als misbruik van omstandigheden wordt niet aangenomen. Met het wijzen op de consequenties van het niet voldoen aan de voorwaarden, heeft Volkswagen Navaudio niet bedreigd. Het staat een merkhouder die een inbreuk constateert vrij om handhavend op te treden. Slechts de door Navaudio gestelde omstandigheid dat Volkswagen één van de grootste autoproducenten is, brengt niet mee dat Volkswagen misbruik heeft gemaakt van zijn positie. Zowel met de aanbiedingen op de website van 20 december 2017 als die van 17 januari 2019 maakt Navaudio inbreuk op de VW-merken. Nu Navaudio erkent dat zij in de onthoudingsverklaring heeft toegezegd geen inbreuk meer te zullen maken, heeft Volkswagen Navaudio terecht aangesproken op het tekortschieten in de nakoming. De vordering van Volkswagen wordt gedeeltelijk toegewezen.

EUIPO 8 mei 2020, IEF 19275, IEFbe 3088; 34 124 C (Interstyle tegen Casa International) Het Uniemerk toebehorende aan Casa International nv (België) is nietig verklaard door het EUIPO op grond van het beschrijvende karakter van het woord “casa” in relatie tot alle in 2003 door Casa International ingeschreven waren en diensten, alsmede het gebrek aan onderscheidend vermogen. De vordering tot doorhaling was in maart 2019 geïnitieerd namens Interstyle bv, welk bedrijf sinds 2009 reeds handelt onder de handelsnaam “Casa Wonen” te Utrecht.

BenGH 15 juni 2020, IEF 19264, IEF 3087; C 2019/5/6 (SPORTS DIRECT) SPORTS DIRECT (hierna: SDC) is in 2009 door het Hof Arnhem-Leeuwarden - op vordering van Sport Direct Holding - verboden de handelsnaam SPORTS DIRECT te gebruiken, omdat het teken inbreuk maakt op de oudere handelsnaam SPORT DIRECT van Sport Direct Holding. Sindsdien gebruikt SDC in Nederland de naam SPORTS WORLD. In 2012 heeft SDC een aanvraag gedaan voor Uniewoordmerk SPORTS DIRECT bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. In 2018 heeft het Benelux-Bureau voorlopig besloten om de aanvraag te weigeren, omdat het teken te beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. SDC maakt bezwaar tegen deze weigering. Zij stelt dat het teken SPORTS DIRECT niet beschrijvend is en doet bovendien een beroep op inburgering, waardoor er sprake zou zijn van onderscheidend vermogen. Tot slot stelt SDC dat het wettelijk stelsel, waarbij gekozen is voor één Benelux-merk en een unitair territorium, ervoor zorgt dat haar ondernemersvrijheid (artikel 16 Handvest) ten opzichte van merkhouders in andere EU-landen ernstig wordt belemmerd. Vanwege een plaatselijk recht in Nederland wordt haar feitelijk het recht op merkbescherming in België en Luxemburg ontzegd. Desondanks heeft het Benelux-Bureau in 2019 de aanvraag definitief geweigerd.

BenGH 15 juni 2020, IEF 19237, IEFbe 3086; C 2019/6/9 (Pet’s Budget) Merkenrecht. ANISERCO heeft op 24 januari 2017 een aanvraag ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor een Benelux-merk “Pet’s Budget”. Het Benelux-Bureau heeft deze inschrijving geweigerd, omdat het teken van Pet’s Budget te beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. ANISERCO betwist de weigering en stelt dat de uitdrukking Pet’s Budget niet beschrijvend is voor de verkochte waren. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het merk ingeburgerd door constant gebruik als merk sinds meer dan tien jaar. Dit onderscheidend vermogen zorgt ervoor dat de inschrijving niet geweigerd kan worden op de grond dat het teken beschrijvend is. Toch weigert het Benelux-Bureau op 30 januari 2019 de aanvraag definitief. Volgens het Benelux-Bureau zal de consument het teken als beschrijvend opvatten en is er geen sprake van onderscheidend vermogen, omdat ANISERCO dat niet voor de hele Benelux heeft aangetoond.

Rechtbank Den Haag 10 juni 2020, IEF 19260; ECLI:NL:RBDHA:2020:5830 (Silk Cosmetics tegen Notino) Notino verkoopt via haar webshops onder andere parfums van de merken Montale en M Mancera. Zij wordt aangesproken wegens merkinbreuk door Silk Cosmetics, Benelux-distributeur van een aantal luxueuze parfumhuizen. Silk Cosmetics heeft met betrekking tot de Montale- en M Mancera-producten een exclusieve distributie- en licentieovereenkomst en treedt zowel namens de merkhouder als voor zichzelf als licentiehouder op. Notino betwist dat Silk Cosmetics vorderingsgerechtigd is en dit verweer treft doel. Silk Cosmetics kan slechts vorderingen instellen met toestemming van de merkhouder of indien de merkhouder niet zelf - na daartoe te zijn aangespoord - een vordering wegens inbreuk instelt. Silk Cosmetics beschikt niet over deze toestemming, noch is er sprake van een uitblijvende reactie van de merkhouder als bedoeld in artikel 25 lid 3 Uniemerkenverordening. Derhalve wordt de vordering van Silk Cosmetics afgewezen.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 4 juni 2020, IEF 19255, ECLI:NL:RBNHO:2020:4102 (Maatschap tegen Schipmediator) Kort geding. Centraal staat de vraag of gedaagde inbreuk maakt op certificeringsmerk “SCHIP” en/of individueel merk “SCHIP-aanpak” van eisers door zichzelf te profileren als Schipmediator. Gedaagde heeft in 2017 een training in de zogenaamde Schip-aanpak gedaan, waarna zij van eisers het certificaat SCHIP-therapeut/mediator heeft ontvangen. Nadien hebben eisers een licentieregime geïntroduceerd en zijn zij in dat kader (aanvullende) voorwaarden gaan stellen aan het gebruik van haar certificeringsmerk “SCHIP” en het individuele merk “SCHIP-aanpak".