Rechtspraak  

Hof ´s-Gravenhage 24 juli 2012 (Pfizer Health AB tegen UVIT U.A. en Pfizer Health AB tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V.)

In navolging van IEF 10691 (Vzr. Rb. Den Haag). Octrooirecht. ABC. Geen octrooi-inbreuk of onrechtmatige daad door het organiseren van een couvertprocedure door zorgverzekeraar. Geen verhandeling anderszins.

Medio 2011 heeft UVIT / VGZ een uitnodiging doen uitgaan voor het doen van aanbiedingen onder couvert, waarbij op de lijst van geneesmiddelen, waarvoor een aanbieding kon worden gedaan, het middel latanoprost voorkwam. Latanoprost is de werkzame stof van een geneesmiddel dat onder de naam Xalatan door Pfizer en een zestal parallelimporteurs op de markt wordt gebracht. Op basis van een Europees octrooi met nummer EP 0 364 417 is aan Pfizer voor het middel latanoprost een aanvullend beschermingscertificaat (hierna: ABC) verleend, dat geldig was tot en met 17 januari 2012.

Pfizer heeft UVIT erop gewezen dat zij, door vóór de afloop van het ABC ook voor latanoprost een couvertprocedure organiseren, inbreuk maakt op dit ABC, althans onrechtmatig handelt jegens Pfizer. In een reactie heeft UVIT te kennen gegeven de termijn voor het doen van aanbiedingen voor latanoprost te zullen verlengen tot 18 januari 2012.

Ook het sluiten van een overeenkomst met een leverancier met het oog op de levering van een bepaald geneesmiddel door de leverancier aan de apotheek en door de apotheek aan een verzekerde kan naar ’s hofs voorlopig oordeel niet worden aangemerkt als “anderszins verhandelen”. Het hof is voorshands van oordeel dat met het versturen van een uitnodiging als hier aan de orde geen sprake is van het uitlokken van of aanzetten tot het plegen van octrooi-inbreuk. 

4.6. Ook het sluiten van een overeenkomst met een leverancier met het oog op de levering van een bepaald geneesmiddel door de leverancier aan de apotheek en door de apotheek aan een verzekerde kan naar ’s hofs voorlopig oordeel niet worden aangemerkt als “anderszins verhandelen”. Weliswaar schept de zorgverzekeraar aldus voorwaarden voor het ter beschikking van een derde brengen van het geneesmiddel, maar daarmee verhandelt de zorgverzekeraar dat middel niet zelf. Ook koopt de zorgverzekeraar de geneesmiddelen niet (zelf) in. De wetsgeschiedenis zoals hiervoor aangehaald biedt naar ’s hofs voorlopig oordeel onvoldoende aanknopingspunten voor de opvatting dat ook het creëren van voorwaarden waaronder een voortbrengsel door een ander kan worden verhandeld onder de reikwijdte van de voorbehouden handelingen dient te worden begrepen. De omstandigheid dat UVIT/VGZ door de kick-back zelf financieel betrokken is bij zodanige (toekomstige) verhandeling leidt niet tot een ander oordeel.

5.4. Het hof is voorshands van oordeel dat met het versturen van een uitnodiging als hier aan de orde geen sprake is van het uitlokken van of aanzetten tot het plegen van octrooi-inbreuk. Zoals het hof in rov. 4.4 heeft overwogen, dient tot uitgangspunt dat de uitnodiging een algemene is, gericht aan alle bekende leveranciers met het oog op door de zorgverzekeraar voor een bepaalde periode geselecteerde geneesmiddelen, waarbij de uitnodiging mede is gericht tot eventuele octrooihouders en parallelimporteurs van een geneesmiddel dat nog octrooibescherming geniet. Van belang is voorts dat UVIT/VGZ (in procedure I) door middel van de vragen en antwoorden, met name onder 7. en 10, die voor de sluitingsdatum van inschrijving zijn gepubliceerd, aan de geadresseerden van de uitnodiging kenbaar heeft gemaakt dat UVIT/VGZ octrooirechten van derden zal respecteren en dat ook de geadresseerde leveranciers dat dienen te doen. Onder deze omstandigheden kan niet worden gezegd dat leveranciers van generieke geneesmiddelen ertoe worden uitgelokt of aangezet een aanbod te doen voor levering van geneesmiddelen met een werkzame stof die op dat moment nog onder bescherming valt. Bij een en ander kan in het midden blijven wat de interne beweegredenen van UVIT/VGZ zijn geweest om voor de afloop van het ABC latanoprost op de lijst te zetten. Immers, mocht daarbij aanvankelijk (tevens) de bedoeling hebben voorgezeten om voor het verstrijken van de beschermingsduur van het octrooi/ABC aanbiedingen van generieke leveranciers te verkrijgen – hetgeen UVIT/VGZ gemotiveerd betwist –, dan is dat in elk geval, gelet op de hiervoor weergegeven omstandigheden, voor de generieke leveranciers niet zodanig kenbaar geweest dat gesproken kan worden van uitlokken/aanzetten tot het doen van een aanbieding, zeker niet (meer) na publicatie van de vragen en antwoorden.

Rechtbank Arhnem, 29 augustus 2012, LJN BX7475 / HA ZA 11-1402 (Zoontjes Beton B.V. tegen Livingroof v.o.f)

Uitspraak ingezonden door Paul Mazel, Trip Advocaten & Notarissen.

In't kort: Merkenrecht (afgewezen). Auteursrecht (ja, maar niet onrechtmatig). Beslagen ten onrechte (maar octrooiprocedure wordt voorbereid en daardoor mogelijk niet onrechtmatig).

Zoontjes is houdster van het woordmerk DNS voor niet metalen bouwmaterialen in het bijzonder dakbedekkingsmaterialen. Livingroof legt zich toe op o.a. het betegelen van daken. Zij is in het verleden door Zoontjes als onderaannemer ingehuurd. Livingroof is houdster van een beeldmerk "ONS" [links]. Op de website van Livingroof staat een foto van een door Zoontjes gerealiseerd project, deze is - na sommatie - verwijderd.

Een beroep door Livingroof op het zogenaamde 'de minimis non curat praetor'-beginsel [zeer bescheiden inbreuken] leidt, aldus de rechtbank, niet tot niet-ontvankelijkheid van Zoontjes.

Het woordmerk DNS is niet louter beschrijvend voor daknivelleringssysteem. Niettemin kan van het onderhavige woordmerk DNS naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat het grote bekendheid geniet bij het relevante publiek, waaronder maar niet beperkt tot dakdekkers, architecten, aannemers en bouwondernemingen. De rechtbank merkt het woordmerk DNS dan ook aan als een zwak merk. Hoewel beide merken voor dezelfde waren of diensten worden gebruik (ONS voor ophoog- en nivelleersysteem) kan er geen verwarring ontstaan.

De blote betwisting van makerschap kan in het licht van de verklaring niet slagen. Dat er geen huisstijl valt te herkennen in de kleine afdruk wordt verworpen. Er is naast de huisstijl en kwaliteitsuitstraling van Zoontjes rekening gehouden met belichting en invalshoek van de foto, deze elementen zijn ook na de verkleining van de foto zodanig waarneembaar. Er wordt een verklaring voor recht gegeven. Er wordt geen onrechtmatig handelen aangenomen. Weliswaar is er auteursrechtinbreuk gepleegd, maar dat is van beperkte omvang en het betreft foto's van projecten die Livingroof ook onweersproken zelf heeft uitgevoerd.

In reconventie wordt over de gelegde beslagen geoordeeld dat zij ten onrechte en daarmee onrechtmatig zijn gelegd gezien het in conventie bepaalde. Echter of Livingroof een inbreuk heeft gemaakt op een aan Zoontjes toekomend octrooirecht (waar momenteel een dagvaarding voor wordt opgesteld en bij de rechtbank 's-Gravenhage wordt aangebracht) moet nog blijken. Dit betekent dat het antwoord op de vraag of de gelegde beslagen onrechtmatig zijn gelegd voor een belangrijk deel afhangt van de in 's-Gravenhage aanhangig gemaakte octrooirechtprocedure. Op dit punt wordt de zaak naar de parkeerrol gezet.

Lees hier de grosse HA ZA 11-1402,

Hof 's-Gravenhage 21 augustus 2012, LJN BX9633 / zaaknr. 200.005.959/01 (Primus tegen Roche Nederland en Roche Diagnostics)

Uitspraak ingezonden door Willem Hoyng en Claudia Zeri, Hoyng Monegier LLP.

Octrooirecht. In't kort: na verwijzingen HR 30 november 2007 (LJN), HvJ EG 13 juli 2006,  HR 19 december 2003 verklaart het hof voor recht dat Roche inbreuk heeft gemaakt in Nederland op EP0131627 door het in het verkeer brengen van preparaten en/of Roche kits waarin van het antibody T84.66 gebruik is gemaakt. Zij beveelt om binnen 60 dagen na betekening een lijst van afnemers en transacties te verstrekken.

Primus c.s. wordt nog toegelaten bewijs te leveren dat Roche Diagnostics preparaten of Roche kits waarin van het antibody T84.66 gebruik is gemaakt, in het verkeer heeft gebracht in Nederland en/of Duitsland.

Op andere blogs:
EPLawPatentBlog (NL - Primus v. Roche)

Lees de grosse zaaknr. 200.005.959/01 en LJN BX9633

Enlarged Board of Appeal 23 juli 2012, case G 1/10 (Request to correct patent/FISHER-ROSEMOUNT Systems tegen Endress+Hauser Deutschland AG+Co. KG)

Een bijdrage van Wannes Weymiens, Nederlandsch Octrooibureau.

Met de uitspraak G1/10 van de Grote Kamer van Beroep (GKvB) van het Europees Octrooibureau (EOB) wordt aanvragers van Europese octrooien nog maar eens op het hart gedrukt om vóór verlening hun octrooi op orde te hebben. Dat voor het opschonen van octrooien of het corrigeren van foutjes, regel 139 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) na verlening niet beschikbaar is, was al bekend, maar nu is het ook duidelijk dat regel 140 EOV niet gebruikt kan worden als omweg.

Regel 139 EOV betreft het corrigeren van fouten in documenten ingediend bij het EOB, zoals antwoorden op Office Actions, maar ook de beschrijving, (gewijzigde) conclusies en tekeningen van de octrooiaanvrage. Dergelijke wijzigingen mogen slechts “in proceedings before the EPO” plaatsvinden (artikel 123(1) EOV, waarvan regel 139 een implementatie is), wat inhoudt dat een dergelijk verzoek tot correctie van een ingediend document alleen toelaatbaar als de procedure waartoe het betreffende document gericht was, zoals de verleningsprocedure, nog lopend is. Na het verleningsbesluit is de verleningsprocedure ten einde en vervalt de mogelijkheid die regel 139 biedt om fouten in eerder ingediende documenten te corrigeren.

Nadat formeel een besluit is uitgeven, gebaseerd op een dergelijk document met een fout, kan dit besluit, ter waarborging van de rechtszekerheid voor derden, niet meer gewijzigd of teruggedraaid worden door middel van een correctie.

Dit kwam al aan bod in T824/00 en J3/01, die in principe over het corrigeren van totaal andere fouten gaan (het per ongeluk intrekken van alle verzoeken en het missen van een designatie). Dat dit ook geldt voor het corrigeren van fouten in het octrooi zelf, wordt nu door de GKvB bevestigd in G1/10 (zie overweging 9).

Dit alles neemt niet weg dat regel 139 wel weer gebruikt kan worden in een nieuwe procedure, zoals bijvoorbeeld oppositie. Fouten in documenten ingediend tijdens de oppositieprocedure kunnen wel weer met behulp van regel 139 gecorrigeerd worden.

In de oppositieprocedure die leidde tot G1/10 had de octrooihouder zich het bovenstaande kennelijk gerealiseerd, en mikte derhalve op regel 140 EOV. De octrooihouder had tijdens de verleningsprocedure de hoofdconclusie beperkt met onder andere het kenmerk “means for initiating a command related to a position of the device data”. Dit kenmerk is, zonder verdere aandacht te trekken van de toenmalige aanvrager, nu octrooihouder, en de Examining Division, ongewijzigd blijven staan tot na het verleningsbesluit. Pas nadat er oppositie was ingesteld, met als enige grond dat bovengenoemd kenmerk niet in de beschrijving staat en dus ongeoorloofde uitbreiding van de materie betekent (artikel 123(2) EOV), heeft de octrooihouder zich gerealiseerd dat er “… to a portion of the device data” had moeten staan.

We weten uit T850/95 (zie overweging 2) dat de tekst van het octrooi integraal deel uitmaakt van het verleningsbesluit. Dus regel 140, in principe bedoeld voor het corrigeren van fouten in besluiten, gemaakt door het EOB zelf, zoals de GKvB een aantal keer benadrukt in G1/10, zou ook gebruikt kunnen worden voor het opschonen van het octrooi, bijvoorbeeld om overduidelijke vergissingen (“obvious errors”) eruit te halen die bij goedkeuring van de te verlenen tekst (het Drückexemplar) niet opgevallen zijn. Het feit dat regel 140 retroactief werkt en niet aan een tijdslimiet gebonden is, zou dit een aantrekkelijke mogelijkheid maken om bijvoorbeeld gedurende de hele looptijd van het octrooi de conclusies te wijzigen naar de wens van de octrooihouder. Aan die mogelijkheid is met G1/10 een eind gekomen.

De GKvB geeft als voornaamste reden voor haar beslissing dat bij een dergelijk gebruik van regel 140 de rechtszekerheid in het geding is (zie overwegingen 5 – 7). Derden gaan uit van de verleende conclusies, passen daaraan misschien hun bedrijfsvoering aan en besluiten om wel of geen oppositie in te stellen. Als dan (veel) later blijkt dat de conclusies van het octrooi toch anders waren (van begin af aan), zou dit de octrooihouder een ongeoorloofd voordeel geven.
Ook vermeldt de GKvB nog, in overwegingen 9 en 10, dat de octrooihouder voldoende gelegenheid heeft gehad om het octrooi verleend te krijgen in de door hem gewenste vorm. Het goedkeuren van het Drückexemplar voordat het verleningsbesluit wordt genomen, is er daar één van. De GKvB oordeelt dat regel 140 inderdaad alleen bedoeld is om fouten van het EOB die in besluiten terecht zijn gekomen te corrigeren, en niet voor het verbeteren van fouten in documenten die door de aanvrager zelf zijn ingediend, waardoor dergelijke fouten als het ware in de schoenen van het EOB geschoven worden (overweging 11). Na goedkeuring van het Drückexemplar ligt alle verantwoording voor eventuele fouten bij de aanvrager/octrooihouder.

De GKvB merkt nog op dat het niet beschikbaar zijn van regel 140 voor het corrigeren van de tekst octrooihouders niet benadeelt. Immers, als de fout zodanig duidelijk is dat een ieder meteen zou begrijpen wat er eigenlijk bedoeld was, dan is er niets aan de hand en hoeft de correctie dus ook niet te worden doorgevoerd (zie overweging 8). Logischerwijs wordt de beschermingsomvang van het octrooi dan bepaald door de conclusies zoals ze bedoeld waren, dus zonder de fout. Aangezien het in dat geval zo duidelijk is wat er bedoeld was, kan er geen sprake zijn van rechts­onzekerheid. Iedereen heeft immers begrepen wat er had moeten staan.

Vreemd genoeg lijkt de GKvB hieraan dezelfde criteria te verbinden als voor de corrigeerbaarheid van overduidelijke vergissingen in beslissingen volgens regel 140, waar geldt dat wat er bedoeld was zonder meer duidelijk moet zijn, maar niet dat dat moet blijken uit de beslissing zelf. Dit mag ook blijken uit het dossier (T1093/05, overweging 6 en 7). Betekent dit nu dat fouten in een verleend octrooi ‘in gedachten’ vervangen moeten worden door wat er bedoeld was, als maar ergens uit het verleningsdossier blijkt wat er eigenlijk bedoeld was? Dat zou een grote verantwoordelijkheid bij de derde leggen, die de GKvB nu juist door haar nieuwe beslissing in bescherming wilde nemen.

Niet alleen laat de GKvB hier een leemte liggen (wat is nog “immediately obvious” en wat niet?), maar, aangezien het hier over verleende octrooien gaat, gaat de GKvB eigenlijk ook haar boekje enigszins te buiten. Het EOB heeft immers alleen nog een rol bij oppositie- en beperkingsprocedures en voor het overige wordt de beschermingsomvang van Europese octrooien bepaald door nationaal recht. Nationale rechters hebben in Europa nog steeds verschillende opvattingen over het gebruik van het verlenings­dossier in rechtszaken en zelfs over de mate waarin de beschrijving mag dienen om conclusies uit te leggen. Zo zou het kunnen voorkomen dat een fout in het ene land wel en in het andere land niet overduidelijk is, wat ernstige verschillen in beschermingsomvang met zich mee kan brengen.

Het kan bijna niet dat de GKvB bovenstaande consequenties voor ogen had bij het opstellen van overweging 8, en hoe dit in de praktijk gaat uitpakken moet nog blijken. Al met al moet ook de derde alert zijn, en niet helemaal blind afgaan op de verleende conclusies. Uitgangspunt is dat de derde ervan mag uitgaan dat een conclusie zoals verleend klopt, maar hij moet wel de overduidelijke vergissing in zijn gecorrigeerde vorm meelezen. Uit toekomstige jurisprudentie zal moeten blijken waar de grens ligt tussen overduidelijk en niet overduidelijk.

Desondanks past de insteek die de GKvB heeft gekozen met G1/10 in een strenger wordend regime (“raising the bar”) en zijn de mogelijkheden van octrooihouders na verlening sterk ingeperkt. Het gebruik van regel 140 is beperkt tot waarvoor deze in eerste instantie bedoeld lijkt, het corrigeren van fouten in de tekst van besluiten, gemaakt door het EOB. Het blijft dus zaak goed na te gaan dat de voor verlening beoogde tekst van het octrooi, zoals die in het Drückexemplar staat, op orde is bij beantwoording van de aankondiging van de verlening (regel 71(3) EOV).

Wannes Weymiens

Rechtbank 's-Gravenhage 22 augustus 2012, zaaknr. 393217 / HA ZA 11-1371 (JMQ Trading B.V. tegen Beckers Benelux B.V.)

Uitspraak ingezonden door Tim Smits, Koch & Van den Heuvel advocaten.

Royaltyvergoeding in het octrooirecht. In het tussenvonnis [red. IEF 11165] heeft de rechtbank overwogen dat JMQ recht heeft op royalty's waarbij JMQ ten minste recht heeft op €25.000 per contractjaar. De rechtbank stelt vast welk bedrag Beckers aan JMQ dient te voldoen.

Beckers heeft de stellingen niet weersproken, behalve ten aanzien van de verschuldigde royalty over het contractjaar waarin de overeenkomst is ontbonden. De minimum verkoopvolumegarantie van €25.000 aan royalty's dient vanwege die beëindiging naar evenredigheid te worden verminderd. De rechtbank wijst een totaalbedrag toe van €106.562,43 (€12.543,65 vermeerderd met 3 maal €25.000 en met €19.027,78). Ook wordt succesvol de wettelijke rente per 1 augustus van ieder kalenderjaar gevorderd.

Lees de grosse HA ZA 11-1371

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBUTR:2012:7331

Vzr. Rechtbank Utrecht 15 augustus 2012, rolnr. Utrecht KG ZA 12-319, rolnr. 's-Gravenhage KG ZA 12-559 (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG tegen Teva Pharma B.V.)

Uitspraak ingezonden door John Allen, Emma de Groot en Paul van Dongen, NautaDutilh.

Octrooirecht. Procesrecht. BI is houdster van EP 0 429 987 en het Portugese zusteroctrooi PT 95919 m.b.t. diazepines and their use in the prevention or treatment of HIV infection. Na verder debat heeft de voorzieningenrechter partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over het door het Hof van Justitie van de Europese Unie op 12 juli 2012 gewezen arrest in de zaak Solvay SA v. Honeywell c.s. [IEF 11570].

De Voorzieningenrechter verbiedt Teva Pharma NL om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis onrechtmatig jegens BI DE te handelen, meer in het bijzonder door betrokken te zijn bij inbreuk door Teva Pharma PT op PT 919 in Portugal of die inbreuk te faciliteren, waaronder mede wordt verstaan het niet volledig en onvoorwaardelijk intrekken van direct of indirect gegeven toestemming aan Teva Pharma PT om Nevirapina Teva in Portugal in het verkeer te brengen, op straffe van een dwangsom van € 100.000,00 voor iedere dag, of ter keuze van BI DE, € 5.000,00 voor ieder product (waaronder is te verstaan: een patiëntenverpakking van Nevirapina Teva, ongeacht het aantal daarin voorkomende tabletten) waarmee dit verbod zal zijn overtreden;

Verder in citaten:

4.1. Ofschoon deze zaak niet een typische Gat/Luk5-situatie betreft omdat BI DE geen inbreuk op aan haar toekomende intellectuele eigendomsrechten aan haar vorderingen ten grondslag legt maar onrechtmatig handelen van Teva c.s. in Nederland door – kort gezegd – betrokken te zijn bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in het buitenland, speelt niettemin ook in dit geding de geldigheidsvraag een rol nu de vorderingen van BI DE door Teva c.s. met een geldigheidsverweer worden begroet. Onzeker is of artikel 22 lid 4 EEX-Vo6 hier toepassing vindt. Indien daarvan wordt uitgegaan, komt de voorzieningenrechter in ieder geval op grond van artikel 31 EEX-Vo internationale bevoegdheid toe van de vorderingen strekkende tot het nemen van voorlopige maatregelen kennis te nemen. Anders dan Teva c.s. heeft aangevoerd is er, gezien de vestigingsplaats van Teva c.s., ook sprake van een voldoende reële band met de Nederlandse rechtssfeer. Dat ten aanzien van het gestelde onrechtmatig handelen in Nederland een beoordeling naar vreemd recht noodzakelijk zal zijn ten aanzien van de vraag of er op de (respectieve) intellectuele eigendomsrechten in het buitenland inbreuk wordt gemaakt en in dat kader de geldigheid van die rechten moet worden onderzocht, doet aan de bevoegdheid niet af. Artikel 22 lid 4 EEX-Vo staat daaraan niet in de weg nu uit HvJ EU 12 juli 2012 (zaak C-616/10, Solvay v. Honeywell c.s.) volgt dat artikel 31 EEX-Vo een autonome draagwijdte heeft ten opzichte van eerstgenoemd artikel. Het gevaar voor tegenstrijdige beslissingen ontbreekt nu de voorlopige beslissing in dit geding geenszins vooruit zal lopen op de beslissing ten gronde van de op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo bevoegde (Portugese) rechter.

4.2. De voorzieningenrechter is op grond van de hoofdregel van artikel 99 lid 1 Rv tevens de relatief bevoegde rechter nu Teva Pharma NL en Teva Europe in dit arrondissement zijn gevestigd. De relatieve bevoegdheid ten aanzien van
Pharmachemie volgt uit artikel 107 Rv. Het verweer van Teva c.s. dat de zaak verkapte octrooiinbreuk betreft en de Utrechtse voorzieningenrechter gezien artikel 80 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) geen relatieve bevoegheid zou toekomen (volgens Teva c.s. is de Haagse voorzieningenrechter relatief bevoegd), slaagt niet. Aan de vorderingen is geen inbreuk op de aan BI DE als zodanig toekomende octrooirechten ten grondslag gelegd maar onrechtmatig handelen in Nederland. Een dergelijke vordering valt buiten het toepassingsbereik van de uitsluitende bevoegdheidsregeling van artikel 80 lid 2 ROW.

in de procedure tegen Teva Pharma NL:
5.1. verbiedt Teva Pharma NL om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis onrechtmatig jegens BI DE te handelen, meer in het bijzonder door betrokken te zijn bij inbreuk door Teva Pharma PT op PT 919 in Portugal of die inbreuk te faciliteren, waaronder mede wordt verstaan het niet volledig en onvoorwaardelijk intrekken van direct of indirect gegeven toestemming aan Teva Pharma PT om Nevirapina Teva in Portugal in het verkeer te brengen, op straffe van een
dwangsom van € 100.000,00 voor iedere dag, of ter keuze van BI DE, € 5.000,00 voor ieder product (waaronder is te verstaan: een patiëntenverpakking van Nevirapina Teva, ongeacht het aantal daarin voorkomende tabletten) waarmee dit verbod zal zijn overtreden;

Op andere blogs:
NautaDutilh (New chapter in Dutch cross-border practice)

Hof 's-Gravenhage 31 juli 2012, LJN BX4367 (John Bean Technologies Corp. tegen Immo Afo h.o.d.n. Afoheat)

In navolging van Rb [IEF 9433]. Octrooirecht. EP1321044 gedaagde m.b.t. een werkwijze voor het ononderbroken koken van vleesvoedingsproducten. Bij de rechtbank vorderde eiser de vernietiging van het Nederlandse deel, maar ziet zijn vorderingen afgewezen worden. De conclusies van het octrooi waren niet nieuw en inventief. Het pas bij pleidooi opwerpen van nieuwe geldigheidsbezwaren werd i.c. in strijd met de goede procesorde geacht, in het bijzonder die van het versneld regime voor octrooizaken.

In beroep vernietigt het Hof het Nederlandse deel van het octrooi wegens het ontbreken van nieuwheid en inventiviteit geoctrooieerde inrichting en ontbreken inventiviteit van de werkwijze. Onverwacht bonus effect maakt niet inventieve werkwijze/gebruik niet (alsnog) inventief.

Onverwacht Bonusvoordeel
27. De stelling van Afoheat dat het gebruik van MF branders in een tunneloven voor het koken van vlees als voordeel heeft dat het vochtverlies wordt verminderd en de smaak van het vlees wordt verbeterd - welke stelling overigens gemotiveerd door JBT wordt betwist, stellende dat dit voordeel zich ook bij andere IR branders voordoet - en de op basis daarvan door Afoheat geformuleerde probleemstelling, kan aan het bovenstaande niet afdoen. Er is sprake van een onverwacht bonusvoordeel/effect, waardoor het geclaimde gebruik van de oven, dat naar het oordeel van het hof voor de gemiddelde vakman voor de hand lag, niet (alsnog) inventief wordt (vergelijk Board of Appeal T 936/96 en T 170/06). Dat sprake is van een onverwacht bonus voordeel stelt Afoheat overigens zelf in zijn conclusie van antwoord (punt 4.27): "In dit verband is van belang dat men bij Afoheat, zelfs nadat men tot het idee was gekomen om een oven uit te rusten met een MF brander, geen rekening had gehouden met een dergelijke substantiële reductie van gewichtsverlies" en in de pleitaantekeningen in eerste aanleg (pagina 3): " Bij de ontwikkeling van een nieuwe lijn ovens voor pre-cooking van vleesproducten heeft Afoheat met het oog op capaciteitsvergroting een keer een oven uitgerust met een aantal MF-branders. Dit bleek een aantal bijzondere niet verwachte bij-effecten te hebben ten aanzien van de kwaliteit van de vleesproducten, zoals in het octrooi helder beschreven (minder vochtverlies, betere smaak)"

30. Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat het Nederlands deel van het octrooi alsnog dient te worden vernietigd.

31. Afoheat heeft (meer) subsidiair nog verzoeken gedaan om het octrooi slechts gedeeltelijk te vernietigen en voor het overige beperkt in stand te laten overeenkomstig een door haar geformuleerd hoofd- en hulpverzoek. Deze teksten heeft het hof geweigerd, omdat zij te laat voor het pleidooi waren toegezonden. Dat doet er niet aan af dat het hof ook los daarvan de octrooien slechts gedeeltelijk zou kunnen vernietigen. De door Afoheat tijdens het pleidooi in hoger beroep genoemde beperkingen - waarbij de inrichtingsconclusies worden vervangen door gebruiks-en/of werkwijzeconclusies en het opnemen van de definitie van vleesvoedingsproducten in de hoofdconclusie - leiden er echter niet toe dat het aldus beperkte octrooi geldig is. Zoals hiervoor is overwogen zijn ook de gebruiksconclusies niet inventief en geldt dat ook als de definitie van vleesvoedingsproducten in de hoofdconclusie wordt opgenomen.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 14 augustus 2012, LJN BX7359, zaaknr. 424154/KG ZA 12-787 (Lundbeck tegen Sandoz)

Octrooirecht. Lundbeck is houdster van EP347066 B1 en ABC 300155 op de stof escitalopram. Sandoz verhandelt generieke medicijnen.

Lundbeck stelt dat er kennelijke juridische misslagen zijn geweest in het arrest van het Hof 24 januari 2012, IEF 10820. De voorzieningrechter is met Lundbeck van oordeel dat er het nodige is af te dingen op de redenering van het hof. Als een gemiddelde vakman immers slechts langs inventieve weg de nieuwe stof (escitalopram) kan verkrijgen is er kennelijk inventieve denkarbeid nodig geweest om tot deze stof te komen en is de stof logischerwijze om die reden inventief, ook al lag op zich het bestaan van de stof wellicht voor de hand. Niet slechts de werkwijze wordt toegevoegd aan de stand van de techniek, maar dankzij de inventieve werkwijze is het (S)-enantiomeer ter beschikking gesteld.

Het oordeel van het hof staat naar voorlopig oordeel voorts op gespannen voet met bestendige jurisprudentie van (de Technische Kamers van Beroep van) het EOB (r.o. 4.3.).

Dat het bewijs van Lundbeck niet waterdicht is, doet er niet aan af dat Sandoz aannemelijk dient te maken dat zij de geoctrooieerde werkwijze in het geheel niet toepast. Nu zij daar voorshands niet in is geslaagd, moet het gevraagde verbod worden toegewezen.

4.2. Het hof voert ter nadere motivering aan dat het in feite slechts de werkwijze is die de octrooihouder aan de stand van de techniek heeft toegevoegd (“technical contribution”) zodat – onder verwijzing naar T 939/92 (Agrevo) een verder gaand monopolie niet gerechtvaardigd is. Ook op die redenering lijkt naar voorlopig oordeel het nodige af te dingen. Lundbeck heeft immers dankzij haar inventieve werkwijze voor het eerst het (S)- enantiomeer (in nagenoeg pure vorm) ter beschikking gesteld, waar dit voorheen langs klassieke weg nog niet was gelukt (zoals het hof heeft aangenomen).

4.4. Of voorgaande twijfels aan het oordeel van het hof de Hoge Raad zullen bewegen het arrest te casseren is voorshands evenwel niet dusdanig vanzelfsprekend dat er in dit kort geding vanuit kan worden gegaan dat conclusie 1 geldig is en daarop zelfs een inbreukverbod kan worden gebaseerd. De voorzieningenrechter laat nog daar dat Sandoz heeft aangevoerd dat zelfs als het arrest op deze gronden zou worden gecasseerd, de zaak terugverwezen zal worden om over nog andere geschilpunten te beslissen, waaronder de door hen ingestelde incidentele cassatiemiddelen alsmede het Matrix-rapport, welk rapport de rechtbank overtuigde (r.o. 6.24) om de stofconclusie niet inventief te achten doch waarop het hof niet meer in is gegaan (r.o. 12 in fine). Dit betekent dat de vorderingen voor zover zij zien op conclusie 1 bij deze stand van zaken moeten worden afgewezen, mede ook gelet op hetgeen hierna is te overwegen met betrekking tot conclusie 6.

4.11. Het mag zo zijn dat het bewijs dat Lundbeck aandraagt niet waterdicht is, maar Sandoz verliest met dat verwijt uit het oog dat het aan haar is om aannemelijk te maken dat zij de geoctrooieerde werkwijze in het geheel niet toepast. Nu zij daar voorshands niet in is geslaagd, moet het gevraagde verbod worden toegewezen. Dat het verbod ook zou moeten gelden voor “op enigerlei wijze betrokken te zijn bij”, is niet nader toegelicht en zal worden afgewezen. Zij heeft met haar vermelding in de G-standaard inbreuk op conclusie 6 van het octrooi gemaakt. Uit het op te leggen verbod volgt dat Sandoz die vermelding zal hebben te verwijderen bij de eerstvolgende keer dat dit redelijkerwijs mogelijk is. Niet aannemelijk is dat Sandoz in Nederland inmiddels al escitalopram zou hebben uitgeleverd. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt dan niet in te zien dat het daarnaast nodig is om ook nog rectificatie, recall en opgaven te doen, zodat deze vorderingen zullen worden afgewezen. Sandoz zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Lundbeck worden veroordeeld, volgens afspraak tussen partijen te begroten op € 90.000,-. Ambtshalve zal de termijn in verband met 1019i Rv worden gesteld op 6 maanden na heden.

Lees hier het afschrift KG ZA 12-787 en LJN BX7359.

Hoge Raad 10 augustus 2012, LJN BW8297 (Boal Systemen B.V. tegen verweerster) met conclusie A-G Verkade

Als randvermelding. In de 'warenhuizen'-reeks. Octrooirecht. Onder artikel 81 Wet RO afgedaan. Bespreking van de conclusie. Opschortingsrecht. Nakoming van overeenkomst.

Boal en verweerster waren gezamenlijk houdsters van een Nederlands octrooi voor aluminium goten die gebruikt worden bij de constructie van kassen. Beide partijen hebben 1 september 1989 een overeenkomst gesloten, waarbij Boal onder het octrooi zou produceren terwijl deze door verweerster zouden worden afgenomen. Tevens werd voorzien in de mogelijkheid voor Boal om de onder het octrooi vallende goten te leveren aan derden. Als laatste werd hierin opgenomen dat Boal aan verweerster een vergoeding voor het produceren van de goten moest worden betaald. Vanaf 1992 of 1993 is verweerster een eigen alternatief gotensysteem op de markt gebracht, wat niet in strijd was met de overeenkomst. Boal heeft in 1993 hierop gereageerd door met onmiddellijke ingang de overeenkomst te willen beëindigen.

De zaak heeft nu betrekking op het feit of verweerster zich met recht kan beroepen op het opschortingsrecht. De vraag staat centraal wie van de partijen als eerste is gestopt met het nakomen van de overeenkomst. In kort geding en in de bodemzaak is het verweer van Boal dat zij de overeenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd, verworpen. Hierdoor is Boal eerder in verzuim gebleken dan verweerster. Boal heeft na de niet-rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst geen vergoedingen meer betaald aan verweerster, waardoor zij eerder in verzuim was. Hierdoor kan verweerster zich rechtsgeldig beroepen op het opschortingsrecht.

Het beroep van Boal wordt verworpen. De argumenten die zij aanvoert tegen de beoordeling van het hof falen.

Uit de Conclusie van A-G Verkade

13. Op grond van het bovenstaande moet er dus van worden uitgegaan dat Boal als eerste, namelijk in april 1994 deels en in september 1994 volledig, is gestopt met het nakomen van haar (betalings)verplichtingen jegens [verweerster] en dat [verweerster] eerst daarna, namelijk vanaf begin 1995 mogelijk ([verweerster] betwist dit ook voor het geval zij bij derden PB gootprofielen heeft afgenomen) haar verplichtingen niet langer is nagekomen.

Opschortingsrecht
3.7.2. Het cassatiemiddel omzeilt het gegeven dat Boal zelf vanaf 1993 te kennen gaf dat volgens haar de overeenkomst tussen partijen ontbonden dan wel rechtsgeldig opgezegd was, en dat standpunt tot 2006 heeft volgehouden. In deze ('rechtsom') optiek van Boal zou [verweerster] vanaf 1993 al geen afnameverplichtingen jegens Boal gehad hebben. Die optiek bleek - in alle instanties, vanaf een kortgedingvonnis in 1993 tot aan 's hofs arresten waarvan cassatieberoep - niet op te gaan. Dit brengt mij tot de opmerking dat Boal, die er vanaf het begin van het conflict 'rechtsom' zelf vanuit moest gaan dat [verweerster] geen afnameverplichting meer had, zich bezwaarlijk 'linksom' onredelijk verrast kan tonen als - nadat Boal zich reconventioneel toch op zo'n afnameverplichting is gaan beroepen - [verweerster] vroeger of later een opschortingsrecht inroept (en gehonoreerd ziet), waardoor de eerder door [verweerster] gestelde, maar door Boal betwiste nakoming in het midden kan worden gelaten.

3.18. In cassatie staat vast dat de overeenkomst niet door de opzegging van Boal d.d. 28 januari 1993 is beëindigd(29) en heeft voortgeduurd tot het moment waarop het octrooi door tijdsverloop is vervallen, te weten 26 januari 2002(30). Eveneens staat vast dat Boal in ieder geval sinds april 1994 niet meer is nagekomen nu zij sindsdien ten dele en sinds september 1994 geheel geen vergoedingen meer heeft betaald aan [verweerster](31). Voorts staat vast dat [verweerster] in 1994 niet in strijd heeft gehandeld met haar afnameverplichting(32). In het onderdeel gaat het om 's hofs oordeel dat niet is komen vast te staan dat [verweerster] vóór 1994 niet is nagekomen (rov. 11 eindarrest) en dat [verweerster] (mede) daarom niet schadeplichtig is voor (een eventuele) niet nakoming vanwege een haar toekomend opschortingsrecht (rov. 7, 11, 14 eindarrest).

Verzuim (ingebrekestelling)
3.36. Het hof heeft in het eindarrest vastgesteld dat Boal in april 1994 gedeeltelijk en in september 1994 geheel niet meer nakwam, dat [verweerster] wanneer zij goten van derden heeft afgenomen in 1994 niet in strijd heeft gehandeld met haar afnameverplichting, dat voor de periode vóór 1994 niet is komen vast te staan dat [verweerster] niet nakwam; het hof heeft in het midden gelaten of [verweerster] na 1994 niet is nakwam.(52) Een situatie waarin [verweerster] in verzuim was zonder ingebrekestelling - hetgeen veronderstelt dat [verweerster] niet meer nakwam - kon pas in de periode na 1994 aan de orde zijn. Nu vaststond dat Boal reeds voordien had 'gehokt', behoefde genoemd (voor zover kenbaar) verweer van Boal geen bespreking meer, zodat de klacht faalt.

Rechtbank 's-Gravenhage 1 augustus 2012, zaaknr. 410582/HA ZA 12-55 (Koninklijke DSM N.V. c.s. tegen A&S B.V. c.s.)

Octrooirecht. DSM was houdster van Europees octrooi EP 619947 B1 dat ziet op het mengen van instant droge gist met processing aids. Dit octrooi is door de oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau na oppositie herroepen. DSM heeft A&S c.s. ingeschakeld om haar bij te staan in de appelprocedure, welke door een beroepsfout is mislukt. Bij vonnis van 15 december 2010 heeft de rechtbank aansprakelijkheid van A&S c.s. vastgesteld en haar veroordeeld tot betalen van schadevergoeding aan DSM. Deze zaak betreft de schadestaatprocedure in navolging van voorgenoemde zaak. A&S c.s. vordert dat de rechtbank DSM beveelt bepaalde bescheiden te verstrekken.

De rechtbank oordeelt dat slechts een deel van de gevraagde bescheiden verstrekt dient te worden. Het andere deel van de bescheiden is onvoldoende bepaald en ontbreekt het rechtmatig belang bij inzage. Het incidenteel gevorderde wordt in beperkte vorm toegewezen. Partijen zijn door de rechtbank beide op punten in het ongelijk gesteld, waardoor de proceskosten worden gecompenseerd.

De rechtbank beveelt DSM een afschrift te verstrekken van de gespecificeerde bescheiden onder last van een dwangsom en verwijst de zaak naar de rol voor de conclusie van antwoord van A&S c.s.. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

4.2. De rechtbank is met DSM van oordeel dat de onder (v) gevorderde gegevenss te onbepaald zijn. Het gevorderde onder (viii) lijkt -mede gezien de toelichting in de pleitnota van A&S c.s. onder 18.1- te zien op dezelfde gegevens als onder (i) en in zoverre geldt daarvoor wat hiervoor is overwogen. Voor zover het ziet op andere gegevens is het eveneens onvoldoende bepaald.

4.3. In aanmerking nemend dat A&S c.s. het onder (vii) gevorderde bij pleidooi kennelijk heeft beperkt tot de ontbrekende sheets van de managementpresentatie van 29 november 2004 (zij neemt van DSM aan dat er slechts één relevante presentatie is geweest), is het gevorderde voldoende bepaald. A&S c.s. bestrijdt echter niet dat, zoals DSM stelt, de overige sheets geen betrekking hebben op de octrooien. Zij stelt dat deze sheets niettemin van belang zouden kunnen zijn voor de beoordeling van de stellingen van DSM over de aantasting van haar monopolypositie als gevolg van het verloren gaan van het octrooi. Deze veronderstelling is echter dermate speculatief dat een rechtmatig belang bij inzage ontbreekt.

4.7. Het incidenteel gevorderde dient gezien het voorgaande in beperkte vorm te worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd en een ruimere termijn voor nakoming van het bevel zal worden bepaald.