Rechtspraak  

Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 september 2010, gevoegde zaken HA ZA 09-3929, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. tegen Aventis Pharma S.A. en HA ZA 10-59, Sandoz B.V. &  Hexal A.G. tegen Aventis Pharma S.A (met dank aan Otto Swens, Vondst)

Octrooirecht. Bodemvonnis in twee gevoegde octrooizaken (VRO). EP voor ‘nieuwe samenstellingen op basis van derivaten van de klasse van de taxanen’ (een bepaalde formulering van de anti-kanker stof docetaxel).

Teva (in de ene zaak) en Sandoz en Hexal (in de andere zaak) vorderen vernietiging van het EP (gelimiteerde B3 versie) van Aventis. Aventis verdedigt in de procedure de geldigheid van het octrooi uitsluitend op basis van een hoofdverzoek en hulpverzoek. De rechtbank oordeelt dat de conclusies volgens het hoofdverzoek en het hulpverzoek niet inventief zijn en vernietigt het octrooi. Eerst even voor jezelf lezen.

4.40. De slotsom van al hetgeen hiervoor is overwogen is dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum zonder inventieve denkarbeid zou komen tot de formulering volgens conclusie 1 van hef hoofdverzoek. Daarmee ontbeert die conclusie inventiviteit. Datzelfde geldt voor conclusie 1 van het hulpverzoek.

4.41. De onderbouwde stelling van Teva c.s. dat de gemiddelde vakman, wanneer hij zou komen tot de samenstelling volgens conclusie l van het hoofd- of hulpverzoek, in het kader van routinewerk van een formuleerder die zoekt naar een optimale concentratie van het werkzame bestanddeel, zou komen tof de concentraties die in conclusie 2 en 3 van het hoofd- en hulpverzoek worden beschreven, is door Aventis niet gemotiveerd bestreden. De materie van die conclusies 2 en 3 kan derhalve evenmin geacht worden enige inventieve maatregel te omvatten.

4.42. Aangezien de geldigheid van EP 656 B3 zoals van kracht (na centrale beperking) door Aventis niet is verdedigd, volgt uit het voorgaande dat de vordering tot nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 656 B3 aldus reeds op grond van gebrek aan inventiviteit voor toewijzing in aanmerking komt. De overige door Teva c.s. aangevoerde gronden behoeven in dat licht geen bespreking.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 juli 2010, KG ZA 10-714, Somnoned Ltd tegen Tandtechnisch laboratorium J. v.d. Bijl B.V.

Wel gemeld, nog niet samengevat: Octrooirecht. Kort geding. EP 761 voor een inrichting voor het naar voren verplaatsen van de onderkaak voor de behandeling van obstructieve slaapapnoe en/of snurken. De gemiddelde vakman zal publicaties op het gebied van de orthodontie bij zijn zoektocht naar een oplossing van het objectieve probleem betrekken. Inbreukvorderingen afgewezen. Octrooi is voorshands niet inventief te achten.

Octrooihoudster Somnomed vordert – samengevat – dat de Voorzieningenrechter Van der Bijl gebiedt om de inbreuk op EP 761 te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen.

Van der Bijl betwist dat Somnomed spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, omdat Somnomed eerst een half jaar na de eerste sommatie Van der Bijl heeft gedagvaard. Volgens Van der Bijl kan Somnomed in de huidige omstandigheden zonder veel bezwaar ook een (versnelde) bodemprocedure afwachten, te meer daar Van der Bijl heeft laten weten de verhandeling van het product in kwestie (tijdelijk) te zullen staken.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Somnomed voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, alleen al omdat Van der Bijl niet bereid is gebleken een onthoudingsverklaring versterkt met boetebeding te ondertekenen en zij (derhalve) de verhandeling van het desbetreffende product op ieder moment kan hervatten.

Van der Bijl heeft onder meer het verweer gevoerd dat het Octrooi nietig is, omdat het niet inventief is. De voorzieningenrechter ziet aanleiding dit verweer eerst te bespreken. De voorzieningenrechter neemt –net als Somnomed en Van der Bijl- WO 696 als meest nabije stand van de techniek. Het objectieve technische probleem waarvoor de gemiddelde vakman zich geplaatst ziet, is aldus de Voorzieningenrechter te formuleren als het verschaffen van een inrichting die de onderkaak van een patiënt naar voren verplaatst houdt, ook als de mond (enigszins) wordt geopend.

Somnomed heeft gesteld dat de gemiddelde vakman inrichtingen die worden toegepast in de orthodontie niet in aanmerking zal nemen, omdat in de orthodontie doorgaans wordt gestreefd naar aanpassingen aan kaak en tanden met blijvend effect en dit nu juist ongewenst is bij de behandeling van OSA en/of snurken. Naar voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter zal de gemiddelde vakman zich hierdoor evenwel niet laten weerhouden. In de verleningsprocedure heeft de octrooigemachtigde van Somnomed ook geen bezwaar gemaakt tegen het standpunt van de Examiner dat de gemiddelde vakman publicaties op het gebied van de orthodontie bij zijn zoektocht naar een oplossing van het objectieve probleem zou betrekken.

De gemiddelde vakman zou, aldus de Voorzieningenrechter, uitgaande van WO 969 en op zoek naar de oplossing van het in geformuleerde probleem, stuiten op SU 759 en op basis van de daarin geopenbaarde maatregelen zonder uitvinderswerkzaamheid tot de inrichting volgens conclusie 1 van het Octrooi komen. Conclusie 1 van EP 761 is daarmee voorshands niet inventief te achten. Ook Conclusie 2 tot en met 5 zijn voorshands niet inventief te achten. Vorderingen afgewezen.

Kosten: EUR 39.184,18

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 juni 2010, HA ZA 10-429, Esdec B.V. c.s. tegen Girasol International B.V.

Octrooirecht. Bevoegdheid incident in geschil over zonnepanelen. Incidentele vordering afgewezen: Rechtban Den Haag is bevoegd, aangezien het geschil, anders dan gesteld, wel een octrooirechtelijk geschil betreft (opeising en daarmee verknochte vorderingen).

Hoofdzaak: 2.1.2. (…) De Amerikaanse aanvraag is op naam van Esdec ingeschreven. X en Y zijn de uitvinders van het clickfit systeem. De rechten zijn op naam van Girasol gesteld om aanspraak te kunnen maken op subsidies, maar zijn door X en Y niet overgedragen aan Girasol. Daarnaast heeft Girasol zich jegens Esdec contractueel verplicht de rechten over te dragen aan c.q. op naam te stellen van Esdec in een overeenkomst die partijen op 15 december 2004 hebben gesloten. Girasol weigert dit echter en dreigt, zo stelt Esdec, het octrooi ‘in te trekken’.

Bevoegdheid: 4.1. De vorderingen van Esdec houden mede in opeising van het verleende Nederlandse octrooi en van de Europese octrooiaanvraag. Uitsluitend deze rechtbank is bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 80 lid 1 onder a respectievelijk onder b ROW. Daaraan doet niet af dat Esdec volgens Girasol niet in de positie is om het octrooi of de Europese octrooiaanvraag op te eisen. Dit kan leiden tot afwijzing van de vorderingen maar raakt niet aan de bevoegdheid van deze rechtbank.

4.2. Voor de overige vorderingen van X en Y, waaronder de vorderingen tot opeising van de andere octrooiaanvragen en de vorderingen die zijn gegrond op onrechtmatige daad, geldt dat deze verknocht zijn aan de vorderingen tot opeising van het Nederlandse octrooi en de Europese octrooiaanvraag, omdat alle vorderingen voortvloeien uit hetzelfde feitencomplex en verband houden met de vraag wie rechthebbende is op het octrooi en de octrooiaanvragen. De rechtbank is derhalve bevoegd ook van die vorderingen kennis te nemen.

4.3. Voor Esdec B.V. geldt dat zij aan haar vorderingen de contractuele verplichting tot overdracht van de rechten ten grondslag legt. Deze vorderingen zijn verknocht aan de vorderingen van X en Y. Indien Esdec B.V. deze vorderingen zou hebben aangebracht bij de rechter van de vestigingsplaats van Girasol, zou zij wegens die verknochtheid verwijzing kunnen vorderen naar deze rechtbank (artikel 220 Rv.). Deze verwijzing zou dienen te worden toegewezen. Deze rechtbank zou vervolgens bevoegd zijn ook van die vorderingen kennis te nemen. Aan te nemen is dat geen redelijk belang is gediend bij deze gang van zaken en dat Esdec B.V. onder deze omstandigheden de zaak direct bij deze rechtbank kan aanbrengen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 augustus 2010, HA ZA 09-1858, Kermis- en machinebouw Gaasendam Europe B.V. tegen Ronald Bussink Amusement Design GmbH

Octrooirecht.  EP Kermisattractie (merry-go-round /carrousel). Gedaagde stelt dat ‘Inversion’ van eiser inbreuk maakt en legt beslag, eiser vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi alsmede een wapperverbod. Octrooi geldig, geen inbreuk. Beslag opgeheven.

Bussink is houdster van een Europees octrooi voor een Merry-go-Round met gelding in onder meer Nederland. KMG heeft een kermisattractie ontwikkeld genaamd ‘Inversion’. Bussink heeft het standpunt ingenomen dat de Inversion inbreuk maakt op haar octrooi en afnemers van de Inversion van KMG in Nederland, Duitsland en Zwitserland gesommeerd de inbreuk te staken. Bussink heeft daarnaast ten laste van KMG conservatoir derdenbeslag gelegd op de bankrekening van KMG tot verhaal van de door haar geleden schade.

In deze procedure vordert KMG onder meer vernietiging van het octrooi en een wapperverbod alsmede opheffing van het gelegde beslag. In reconventie vordert Bussink een inbreukverbod met nevenvorderingen en schadevergoeding dan wel winstafdracht.

KMG beroept zich (volgens de rechtbank: ‘slechts’) op de combinatie van een Nederlands octrooi (door beide partijen aangeduid als de dichtstbijzijnde stand van de techniek) en een Amerikaans octrooi en stelt dat hieruit zou volgen dat de in het octrooi vastgelegde uitvinding van Bussink voor de hand ligt. Bussink verweert zich door te stellen dat er veel mogelijkheden zijn om het technische probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt, op te lossen en dat het derhalve niet aannemelijk zou zijn dat de gemiddelde vakman erop zou komen om het Nederlandse octrooi te combineren met de oplossing uit het Amerikaanse octrooi zou maken.

KMG erkent dat er inderdaad vele oplossingen zijn voor het geformuleerde technische probleem. Zij heeft daarnaast niet gewezen op omstandigheden, zoals aanwijzingen in de stand van de techniek, die aannemelijk maken dat de gemiddelde vakman wel tot de in het octrooi beschreven maatregelen zou komen. Ook heeft KMG niet aangevoerd en aannemelijk gemaakt dat de vakman op basis van zijn algemene vakkennis tot de oplossing van het probleem zou komen. De combinatie van de twee genoemde documenten leidt derhalve niet tot nietigheid van het octrooi. Aan de pas ter zitting ingenomen nieuwe stellingen wordt gezien het karakter van het VRO regime en de goede procesorde in octrooizaken voorbij gegaan.

Nu de nietigheid van het octrooi niet is aangenomen, komt de rechtbank toe aan de reconventionele inbreukvraag. Het inbreukverweer van KMG slaagt:

4.14. (…) De kenmerkende maatregel van conclusie 1 houdt in dat de benches – niet de seating facility – scharnierend zijn opgehangen. Dit is bij de Inversion niet het geval omdat het roteerpunt (op de afbeelding aangegeven met een pijl), als dit al als een scharnierpunt kan worden opgevat, zich bevindt tussen de kolom en de seating facility.

Het beroep op equivalentie wordt afgewezen.

Zowel de conventionele vordering tot vernietiging van het octrooi en het wapperverbod als de reconventionele inbreukvordering worden afgewezen. Het gelegde beslag wordt opgeheven omdat de Inversion geen inbreuk maakt op het octrooi.

Lees het vonnis hier. 

Gerechtshof Amsterdam, 12 augustus 2010, LJN: BN3401, Sophie Guillouet en X tegen Roucar Gear Technologies BV

Octrooirecht, doorbreking appelverbod ex artikel 188 lid 2 Rv. Tegen een toewijzende beschikking tot het houden van getuigenverhoor staat op grond van artikel 188 lid 2 in beginsel geen hogere voorziening open. Dit geldt niet voor bezwaren die erop neerkomen dat de rechtbank zich ten onrechte bevoegd achtte, wat meebrengt dat de rechtbank volgens appellant ten onrechte toepassing heeft gegeven aan artikel 186 Rv. In deze gevallen is tegen de bestrede beschikking hoger beroep toegestaan. Zie ook Rechtbank Utrecht, 30 juni 2010, IEF 9033.

Toepasselijkheid forumkeuzebeding. Parijen hebben in een forumkeuzebeding de rechtbank Utrecht als bevoegd gerecht aangewezen (‘if any dispute arises in connection with the Agreement, or further agreements resulting therefrom’). Waar partijen twisten over de nakoming en/of beëindiging van de overeenkomst, volgt de bevoegdheid van de rechtbank uit het in deze overeenkomst opgenomen forumkeuzebeding. Dit geldt ook voor voortgezette afspraken (schriftelijk of mondeling tot stand gekomen). Het faillissement van de contractspartij heeft geen invloed op het forumkeuzebeding omdat het voorliggende geschil een contractuele grondslag heeft en niet een geschil betreffende een insolventieprocedure conform artikel 3 lid 1 van de Insolventieverordening (Verordening EG nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000) is. Het forumkeuzebeding heeft echter geen betrekking tot een derde die in ruil van een succesbonus een persoonlijke verplichting op zich heeft genomen ten aanzien van de nakoming van de tussen de contractspartijen gesloten overeenkomst. Deze persoonlijke verplichting brengt niet mee dat de derde zich tevens gebonden heeft aan het tussen de contractpartijen overeengekomen forumkeuzebeding.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 10 augustus 2010, zaaknr. 200.033.119/01, Capres A/S tegen SmartTip B.V. (met dank aan Channa Samkalden, Brinkhof)

Octrooirecht. Internationaal procesrecht. Hoger beroep in kort geding. Capres, houdster van een Europees octrooi (EP 1.095.282 B1) voor een ‘Multipoint Probe’ heeft in kort geding gevorderd SmartTip te verbieden in Nederland directe of indirecte inbreuk te maken op haar Europese octrooi middels de verhandeling door SmartTip van haar CIPT multipunt sondes. In kort geding in reconventie vorderde SmartTip Capres te verbieden berichten betreffende inbreuk door SmartTip te verspreiden en Capres te gebieden een rectificatie te verzenden. De voorzieningenrechter wees de vorderingen in conventie af en in reconventie toe. Capres is in hoger beroep gegaan.

Het gerechtshof ’s-Gravenhage gaat na wat de gemiddelde vakman in conclusie 1 van het octrooi onder ‘active guarding door de tweede veelheid geleidende elektroden’ zal verstaan en concludeert dat dit overeenkomt met hetgeen gebruikelijk onder ‘active guarding’ overeenkomstig de vakman zijn algemene vakkennis wordt verstaan. De gemiddelde vakman zal bij kennisname van conclusie 1 van het octrooi begrijpen dat, nu het een multipunts-sonde betreft, de spanning op iedere elektrode van de tweede hoeveelheid elektroden afzonderlijk moet kunnen worden aangestuurd. Het hof stelt vast dat in de sonde van SmartTip de spanning op tweede veelheid elektroden dezelfde is al van de eerste hoeveelheid en dat niet is gebleken dat deze tweede veelheid geleidende elektroden individueel wordt of kan worden aangestuurd. Het hof concludeert vervolgens dat ‘active guarding’ van de sondes van SmartTip niet mogelijk is en derhalve niet voldoet aan conclusie 1 van EP 1.095.282 B1. Directe noch indirecte inbreuk wordt aangenomen. Inbreuk bij wijze van equivalentie is door Capres onvoldoende onderbouwd, maar daarvan meent het hof niettemin dat hier evenmin sprake van lijkt te zijn. 

Capres heeft tevens gegriefd tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat zij geen verweer zou hebben gevoerd tegen de vorderingen in reconventie. In eerste aanleg heeft Capres aangevoerd dat uit de producties van SmartTip niet blijkt dat de litigieuze mededelingen zijn gedaan in Nederland. Het gerechtshof overweegt het volgende over deze betwisting van de Nederlandse rechtsmacht: Het verweer is preliminair gevoerd. Op grond van art. 2 EEX-Verordening komt de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toe, nu Capres in Denemarken is gevestigd. Voor additionele rechtsmacht conform art. 6 sub 3 EEX moet het gaan om ‘een tegenvordering die voortspruit uit de overeenkomst of het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke vordering is gegrond’. De geldigheid van het octrooi komt in dit geding niet aan de orde en is derhalve geen rechtsfeit waarop de vordering is gegrond. De vordering in reconventie betreft een zgn. wapperverbod, hetgeen niet onder voornoemde definitie valt. Het enkele feit dat tussen beide rechtsfeiten een verband bestaat dwingt niet tot een andere conclusie overweegt het hof onder verwijzing naar HR 4 februari 1983, NJ 1983, 547.

Het hof bekrachtigd het vonnis in conventie en vernietigd het vonnis in reconventie.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 augustus 2010, KG ZA 10-721, Kedge Holding B.V. tegen AABO Trading Company B.V. c.s. & Safeway GmbH

Octrooirecht. Kort geding (zie ook: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 10 maart 20109, IEF 8669). EP met betrekking tot zekeringsinrichting voor een persoonlijke valbescherming. Aabo maakt indirect inbreuk op EP 871.

Kedge en Safeway houden zich bezig met de ontwikkeling en productie van valbeveiligingen, dat wil zeggen inrichtingen om een verankering op een dak te maken waaraan een persoon die op dat dak werkzaamheden moet uitvoeren, zich kan bevestigen. Kedge is houdster van EP 991 voor een safety device for a fall restraint (zekeringsinrichting voor een valbeveiliging).

Bij dagvaarding van 8 april 2009 heeft Safeway een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen Kedge, waarin zij heeft gevorderd – samengevat – te verklaren voor recht dat onder meer de Horb niet onder de beschermingsomvang van EP 991 valt en, voor zover de rechtbank van oordeel zou zijn dat dit wel het geval zou zijn, het Nederlandse deel van EP 991 te vernietigen wegens gebrek aan nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid. Bij vonnis van 10 maart 2010 (IEF 8669) heeft de rechtbank de gevorderde verklaring voor recht toegewezen.

Kedge is tevens houdster van EP 871 voor een object provided with a safety device for a personal fall protection (object voorzien van een zekeringsinrichting voor een persoonlijke valbescherming). EP 871 is een afsplitsing van EP 991. Kedge vordert – samengevat – een met dwangsommen versterkt verbod op inbreuk op EP 871, met veroordeling van Aabo in de proceskosten. Aan haar vordering legt Kedge ten grondslag dat de Aabo door de verhandelding van de Horb indirect inbreuk maakt op EP 871.

Oordeel bodemrechter

Aabo hebben volgens de voorzieningenrechter op zich terecht aangevoerd dat een rechter in kort geding zijn oordeel in beginsel moet afstemmen op het oordeel van de bodemrechter in een eerder gewezen vonnis. Echter, nu de vorderingen gebaseerd zijn op een ander octrooi, dat weliswaar een afsplitsing is van het octrooi dat de rechtbank heeft beoordeeld, maar in een belangrijk opzicht breder is, nu een in EP 991 voorkomende beperking is geschrapt, kunnen producten die niet onder de beschermingsomvang van EP 991 vielen, wel onder de beschermingsomvang van EP 871 vallen. Anderzijds is in EP 871 een kenmerk toegevoegd om EP 871 op een andere wijze dan EP 991 af te bakenen van de stand van de techniek, waardoor ook het oordeel van de bodemrechter omtrent de geldigheid van EP 991 niet onverkort geldt voor EP 871.

Beschermingsomvang

Naar voorlopig oordeel moet de Horb van Aabo en Safeway worden aangemerkt als een zekeringsinrichting die voldoet aan alle kenmerken van conclusie 1 van EP 871. Het feit dat de rechtbank in haar vonnis van 10 maart 2010 het begrip “lateraal” in conclusie 1 van EP 991 wel heeft uitgelegd in de door Aabo en Safeway voorgestane beperkte zin, kan niet leiden tot een ander oordeel. De rechtbank heeft dat begrip namelijk nadrukkelijk uitgelegd in combinatie met een kenmerk dat niet voorkomt in EP 871, te weten “in that said anchoring member is located substantially centrally with regard to the flap”. Daar komt bij dat deze uitleg volgens de rechtbank werd bevestigd door de verleningsgeschiedenis van EP 991, waarin Kedge had voorgesteld om het begrip “lateraal” te vervangen door “radiaal”. De redenen waarom de rechtbank heeft gekozen voor de van het normale spraakgebruik afwijkende betekenis, doen zich niet voor ten aanzien van EP 871.

Geen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi nietig wordt verklaard bij gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit.

Aabo en Safeway hebben niet bestreden dat de Horb een wezenlijk bestanddeel van de in conclusie 1 van EP 871 geclaimde uitvinding is. Daarom moet op grond van het voorgaande worden aangenomen dat Aabo indirect inbreuk heeft gemaakt op EP 871 in de zin van artikel 73 van de Rijksoctrooiwet. Dat geldt ook voor Aabo Trading Company B.V. Kedge heeft namelijk ter zitting als zodanig onweersproken aangevoerd dat, anders dan Aabo in de conclusie van antwoord heeft gesuggereerd, deze vennootschap niet slechts bestuurder en aandeelhouder van de andere gedaagden is, maar ook zelf de Horb aanbiedt.

Kosten

Aabo en Safeway hebben gemotiveerd bestreden dat de kosten die Kedge in dit verband opvoert, te weten circa € 75.000,00, redelijk en evenredig zijn in de zin van artikel 1019h Rv, onder meer omdat die kosten de helft hoger zijn dan de kosten die zij zelf hebben gemaakt, te weten € 51.000,00. Kedge heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom zij zoveel meer kosten heeft moeten maken. Daarom zullen Aabo en Safeway worden veroordeeld tot betaling van € 51.000,00. Kedge heeft niet gemotiveerd waarom een hoofdelijke proceskostenveroordeling in dit geval op zijn plaats is, dus de gevorderde hoofdelijkheid zal worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 30 juni 2010, LJN: BN2487, Roucar Gear Technologies B.V. tegen gedaagden.

Octrooirecht, althans, bevoegdheidsincident tussen een Nederlandse eiser en twee Franse gedaagden. Geschillen tussen contractspartijen met betrekking tot de rechten die zij op grond van de betreffende overeenkomst op octrooien hebben, worden niet aangemerkt als een geschil met betrekking tot 'de registratie of geldigheid van octrooien.' In relevante citaten:

De vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2]
 
4.23.  Het beroep van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] op artikel 22 lid 4 EEX-vo, inhoudende dat de Franse rechter exclusief bevoegd is met betrekking tot geschillen over Franse octrooiaanvragen, slaagt niet. Artikel 22 lid 4 EEX-vo bepaalt dat met betrekking tot vorderingen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien bij uitsluiting de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de registratie heeft plaatsgehad bevoegd zijn. Het Hof van Justitie heeft echter bepaald dat geschillen tussen contractspartijen met betrekking tot de rechten die zij op grond van de betreffende overeenkomst op octrooien hebben, niet worden aangemerkt als een geschil met betrekking tot 'de registratie of geldigheid van octrooien', zoals bedoeld in artikel 22 lid 4 EEX-vo (HvJ EG, 15-11-1983, LJN: BF5652, overweging 26). De Franse rechter is dus ten aanzien van de vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten niet exclusief bevoegd, waardoor de rechtbank zich – met inachtneming van hetgeen hierna onder 4.24 tot en met 4.29 voor [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] ieder afzonderlijk wordt overwogen – in beginsel bevoegd acht om van deze vordering kennis te kunnen nemen.

De vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 1]
 
4.24.  De vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten is blijkens de dagvaarding gebaseerd op de afspraken die daarover in de in de overeenkomst tussen Roucar en Four Stroke S.A.R.L. zijn vastgelegd. Hetgeen onder 4.2 en 4.3 is overwogen met betrekking tot de bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van de vordering jegens [gedaagde sub 1] met betrekking tot de verklaring voor recht dat Four Stroke S.A.R.L. ernstig tekort is gekomen in de nakoming van de overeenkomst, is daardoor ook hier van toepassing: vanwege het in de overeenkomst opgenomen forumkeuzebeding is de rechtbank bevoegd om van de vordering tegen [gedaagde sub 1] kennis te nemen.
 
4.25.  Het beroep van [gedaagde sub 1] op artikel 27 EEX-vo slaagt niet, omdat Four Stroke S.A.R.L. geen partij is bij de procedure voor de Franse rechter. Het beroep van [gedaagde sub 1] op artikel 28 EEX-vo slaagt ook niet omdat hetgeen onder 4.8 is overwogen ook hier geldt: een beroep op artikel 28 EEX-vo kan er niet toe leiden dat de rechtbank zich onbevoegd dient te verklaren
  
De vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2]
 
4.26.  De rechtbank stelt voorop dat zij haar bevoegdheid tot kennisneming van de vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2] alleen kan ontlenen aan het forumkeuzebeding uit de overeenkomst. [gedaagde sub 2] beroept zich ten aanzien van dit forumkeuzebeding op het Franse vonnis waarin is bepaald dat hij niet aan de overeenkomst gebonden is. Hetgeen onder 4.10 is overwogen is ook hier van toepassing. Indien het Franse vonnis wordt erkend, is de rechtbank niet bevoegd om van de vordering kennis te nemen. Voor erkenning is noodzakelijk dat [gedaagde sub 2] een expeditie van het vonnis overlegt. Indien [gedaagde sub 2] een expeditie van het vonnis overlegt is het vervolgens van belang of Roucar tijdig hoger beroep heeft ingesteld tegen het Franse vonnis. Zolang het Franse vonnis niet onherroepelijk is zal de rechtbank haar beslissing omtrent de erkenning en daarmee haar bevoegdheid aanhouden. De door partijen te nemen akten, zoals onder 4.19 omschreven, zijn dus ook doorslaggevend voor de vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2].
 
4.27.  Het verweer van [gedaagde sub 2] dat vanwege het eerdere Franse vonnis met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten de rechtbank op grond van artikel 27 de behandeling van de zaak dient aan te houden dan wel zich onbevoegd dient te verklaren, slaagt - los van een eventuele erkenning van het Franse vonnis - gedeeltelijk. In de zaak bij de rechtbank van Parijs zijn Roucar en [gedaagde sub 2] tevens partij. Onderwerp van deze procedure zijn de Franse octrooiaanvragen onder de nummers 0858418 en 0853240. In de onderhavige zaak vordert Roucar een verklaring voor recht met betrekking tot de Franse octrooiaanvragen onder de nummers 0858418, 0853240 en 0850849. Voor zover de vordering ziet op de Franse octrooiaanvragen onder de nummers 0858418 en 0853240 en deze vordering door Roucar is gericht tegen [gedaagde sub 2] is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een vordering tussen dezelfde partijen die hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak berust in de zin van artikel 27 lid 1 EEX-vo. Indien de bevoegdheid van de rechtbank van Parijs definitief vast komt te staan, zal de rechtbank zich op grond van artikel 27 lid 2 EEX-vo onbevoegd dienen te verklaren. Totdat de (on)bevoegdheid van de rechtbank van Parijs is vast komen te staan, zal de rechtbank de behandeling van het voornoemde deel van de vordering met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten aanhouden.
Voor het beroep op artikel 27 EEX-vo hoeft [gedaagde sub 2] geen expeditie van het vonnis te overleggen. Voldoende is dat, zoals in de onderhavige procedure, tussen partijen vaststaat dat de procedure bij de rechtbank van Parijs heeft plaatsgevonden. Voornoemd verweer slaagt dus ongeacht of [gedaagde sub 2] een expeditie van het Franse vonnis overlegt. Het is daarnaast van belang of Roucar hoger beroep heeft ingesteld tegen het Franse vonnis. Indien de Franse rechter in hoger beroep de beslissing dat [gedaagde sub 2] niet aan de overeenkomst is gebonden vernietigt, is de rechtbank zoals onder 4.26 overwogen bevoegd om kennis te nemen van de vordering met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2]. Indien de Franse rechter zich echter in hoger beroep daarnaast wel bevoegd acht om over de vordering met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten te oordelen, is de rechtbank ten aanzien van de Franse octrooiaanvragen onder de nummers 0858418, 0853240 op grond van artikel 27 lid 2 EEX-vo niet bevoegd om van de vordering kennis te nemen. De rechtbank zal in dat geval wel bevoegd zijn om kennis te nemen van de vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2] voor zover deze ziet op de Franse octrooiaanvraag onder het nummer 0850849, omdat dit nummer geen onderwerp is van de Franse procedure
 
Lees het vonnis hier. 

Hoge Raad, 9 juli 2010, LJN: BL9293 (Beroepsfout octrooigemachtigde)

Octrooirecht. Art. 43 lid 3 en art. 44 Rijksoctrooiwet (1910). Beroepsfout octrooigemachtigde door geen desbewustzijnsexploot aan inbreukmaker uit te brengen als gevolg waarvan vordering licentienemer op inbreukmaker is afgewezen. Geen beroepsfout jegens licentienemer nu contract niet met hem is gesloten. De octrooihouder heeft in zijn eigen vermogen geen schade geleden gelijk aan gevorderde, doch afgewezen, vergoeding van de schade die de inbreukmaker zonder de beroepsfout aan de licentienemer verschuldigd zou zijn geweest en is dus niet gerechtigd het desbetreffende bedrag in een op die beroepsfout gebaseerde procedure van octrooigemachtigde te vorderen. Afwijzing vordering licentienemer op octrooigemachtigde levert geen schade op voor de octrooihouder. (Met conclusie A-G Verkade).

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 juli 2010, Lewens Sonnenschutz-Systeme GmbH & Co c.s. tegen Diverse handelaren in zonneschermen (AVZ c.s.).

Octrooirecht. Zomers kort geding betreffende een Europees octrooi voor een ‘armversnelling voor een zonnescherm.’ Conclusies zijn geldig, inbreuk aangenomen.

Lewens en Wolters zijn gezamenlijk gerechtigd tot een Europees octrooi met betrekking tot een zonnescherm met (onder meer) een lagerblok en een behuizing die van samenwerkende opsluitmiddelen zijn voorzien voor het vormsluitend opnemen van dat lagerblok in de behuizing. Die behuizing is bijvoorbeeld boven een raam aan de muur van een huis bevestigd. Om esthetisch het mooiste effect te krijgen moet het lagerblok volledig worden opgenomen in de behuizing. Bovendien wordt het lagerblok op die manier beter beschermd tegen weersinvloeden van buitenaf. Het probleem bij dit soort zonneschermen is echter dat naar loop van tijd door slijtage of door productiefouten de knikarm verzakt, zodat het lagerblok niet meer helemaal in de behuizing kan worden teruggetrokken. Hiervoor biedt de uitvinding een oplossing, namelijk een simpel, goedkoop en gemakkelijk te monteren verstelmechanisme.

Naar de mening van Lewens c.s. brengen AVZ c.s. zonneschermen op de markt die vallen onder de conclusies van het octrooi, welke op 18 mei 2010 zijn gewijzigd door de inschrijving van een akte van gedeeltelijke afstand.

AVZ c.s. beroepen zich op een drietal documenten waaruit zou moeten blijken dat het octrooi van Lewens c.s. niet geldig zou zijn. Deze documenten zijn door het EOB niet betrokken in de beoordeling van de geldigheid tijdens de verlening. De Voorzieningenrechter ziet echter voorshands geen aanleiding in deze drie nieuwe documenten om te oordelen dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi tijdens een bodemprocedure onderuit zal gaan. 

Ook het inbreukverweer van AVZ c.s. wordt afgewezen:

5.20. Naar voorlopig oordeel vallen de door AVZ c.s. verhandelde zonneschermen onder de beschermingsomvang van de conclusies 1, 2 en 5 van het Octrooi. AVZ c.s. heeft dat alleen bestreden wat betreft het kenmerk “samenwerkende opsluitmiddelen voor het vormsluitend opnemen van het lagerblok in een richting loodrecht op de verbindingslijn van die einden van die behuizing” uit conclusie 1. Het betoog van Lewens c.s. dat de door AVZ c.s. verhandelde schermen ook dat kenmerk bevatten is naar voorlopig oordeel gegrond.(…)

AVZ c.s. worden derhalve veroordeeld voor inbreuk op het octrooi van Lewens c.s. De kostenveroordeling bedraagt EUR 40.000,-.

Lees het vonnis hier.