Octrooirecht  

In de mondelinge en schriftelijke discussies die sindsdien hebben plaatsgevonden over Werken aan winst zijn vanuit de Tweede Kamer en vanuit het bedrijfsleven de positieve gevolgen van zo’n box voor het behoud van R&D voor Nederland met nadruk naar voren gebracht. Het kabinet meent in het hierna beschreven voorgestelde keuzeregime een aanpak te hebben gevonden die voldoende recht doet aan de genoemde randvoorwaarden. Bij het voorstel zijn elementen van bestaande regimes gecombineerd met een aantal elementen dat naar voren is gekomen bij de discussie over Werken aan winst.
 
In het voorstel komt de verplichting te vervallen om de voortbrengingskosten te activeren van zelfontwikkelde immateriële “activa”. Daarnaast wordt voorgesteld de Vpb-belastingplichtige de keuze te bieden om zelfontwikkelde immateriële activa waarvoor aan hem een of meer octrooien zijn verleend, onder te brengen in een box. Bij de keuze voor de box worden gemaakte voortbrengingskosten wel geactiveerd. De winst (de opbrengsten minus de afschrijving en eventueel andere kosten) die toerekenbaar is aan het zelfontwikkelde immateriële activum wordt belast tegen een tarief van 10%. Daarbij blijven de opbrengsten die aan het actief zijn toe te rekenen, niet beperkt tot formele royaltystromen zoals in het Franse en het Hongaarse regime.

Om het regime zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor het bedrijfsleven is gekozen voor een economische benadering, waarbij alle opbrengsten die aan dat zelfontwikkelde immateriële activum zijn toe te rekenen in de box komen, en niet alleen opbrengsten die de vorm van royalty’s hebben. Op deze manier wordt beter aangesloten bij de praktijk waarin R&D niet alleen via de betaling van royalty’s wordt beloond. Dit voorkomt bovendien al dan niet gekunstelde omzettingen van andere inkomensstromen in royalty’s om van het lagere boxtarief te kunnen profiteren.
 
Zie wetsvoorstel hier.
 
Zie MvT hier.

 Bubbledeck verwijt Marmorith op onrechtmatige wijze gebruik te hebben gemaakt van informatie die zij tijdens en als gevolg van de samenwerking heeft verkregen. Hierdoor zou zij enkele projecten hebben kunnen binnen halen. Naar mening van Bubbledeck is in ieder geval het stelselmatig benaderen van prospekts, waarvan Marmorith door de samenwerking kennis had, onrechtmatig. Zij vordert een verbod aan Marmorith tot de verdere exploitatie van haar Airdeckvloeren, met enkele nevenvorderingen.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat bij gebreke aan een raamovereenkomst met specifieke regelingen op het punt van mededinging, tussen partijen in beginsel het gemene recht ter zake van onrechtmatige mededinging van toepassing is. De zakelijke relatie tussen partijen brengt dan wel met zich mee dat onder omstandigheden het actief inzetten van marktkennis die verkregen is door die samenwerking niet geoorloofd is. Kennis die Marmorith heeft als een niet onbelangrijke zelfstandige aanbieder van prefabbouwelementen, waaronder prefabvloeren, mag zij bij gebreke van een contractuele regeling wel inzetten.

Marmorith heeft niet betwist dat zij kennis had van voornoemde projecten en van een groot aantal andere toekomstige bouwprojecten. Die kennis ontleende zij niet alleen aan de samenwerking maar ook aan haar kennis van de markt die zij bezat als zelfstandig aanbieder van prefab bouw elementen. Zij betwist evenwel uitdrukkelijk betrokkenen bij de twee genoemde projecten actief te hebben benaderd, zij stelt daarentegen dat zij is benaderd van de zijde

van de opdrachtgevers van die bouwprojecten. Nadat contact met haar was gezocht,heeft zij betrokkenen een prijsaanbieding gedaan waarop is ingegaan. Een en ander wordt door Marmorith tot in detail onderbouwd.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat tegenover deze gedetailleerde explicatie van de kant van Marmorith omtrent de wijze waarop zij de opdrachten voor de twee genoemde bouwprojecten heeft binnengehaald, Bubbledeck niet kan volstaan met de enkele stelling dat door haar aangeleverde projecten door Marmorith actief zijn benaderd. Het door haar gestelde is dan ook onvoldoende aannemelijk geworden.

Volgens Bubbledeck is ook onrechtmatig het plaatsen van foto’s van Bubbledeckvloeren in de Airdeck brochure van Marmorith, het aanvragen door Marmorith van subsidie voor de ontwikkeling van Bubbledeckvloeren en het doen van uitingen door Marmorith dat haar vloeren alle noodzakelijke testen hebben ondergaan en voldoen aan de regelgeving omdat de Airdeck vloer hetzelfde zou zijn als de Bubbledeckvloer.

Ook met deze argumenten redt Bubbledeck het niet. Volgens de Voorzieningenrechter is het gebruik door Marmorith van “vergelijkende beeldmerken” in haar brochures onvoldoende vast komen te staan. Bij kennisneming van de brochure is immers geen enkele verwijzing naar Bubbledeckvloeren kenbaar. Terzake van de subsidie is de voorzieningenrechter van oordeel dat Bubbledeck onvoldoende heeft gesteld om aannemelijk te maken dat deze subsidie is aangewend voor de ontwikkeling van de Bubbledeckvloer en derhalve aan Bubbledeck zou moeten toekomen. Dat in de certificeringprocedure door Marmorith is verwezen naar de reeds gecertificeerde Bubbledeckvloer acht de voorzieningenrechter niet onrechtmatig.

Omdat Bubbledeck het “in strijd handelen met het patent door Marmorith” uitdrukkelijk niet tot inzet van deze procedure heeft gemaakt, laat de voorzieningenrechter al datgene wat partijen op dit punt hebben aangedragen onbesproken. De voorzieningenrechter merkt op dat hij daar ook toe gehouden is, omdat Bubbledeck als licentiehouder in beginsel niet zelfstandig, dat wil zeggen zonder de octrooihouder, een actie ter handhaving van haar octrooi kan instellen. Een en ander brengt tevens met zich mee dat de “patentrechtelijke” bezwaren van Bubbledeck niet kunnen meetellen bij de beoordeling van de onrechtmatigheid in mededingingsrechtelijke zin.

De onrechtmatigheid van het handelen van Marmorith is dus niet komen vast te staan, zodat de vorderingen van Bubbledeck worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Bij de beoordeling van de disclaimer verwijst de rechtbank naar de beslissingen G1/03 en G2/03 van de Grote Kamer van Beroep, waarin werd geoordeeld dat een disclaimer zonder basis in de oorspronkelijke stukken slechts geoorloofd is in drie gevallen: (i) als een uitsluiting van fictieve stand van de techniek, (ii) als een uitsluiting van een toevallige anticipatie en (iii) bij uitsluitingen van octrooiering om niet-technische redenen. De rechtbank passeert het verweer van MSD Overseas Manufacturing, verwijzend naar de Leidraad van het Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (blz. 9-6), dat onder het oude recht een dergelijke disclaimer óók werd geaccepteerd indien sprake was van een "gewone" anticipatie. De rechtbank ziet geen reden om af te wijken van de genoemde rechtspraak van het EOB. 

De vraag die dan rest is of "Blum" een toevallige anticipatie is of een "gewone anticipatie". Volgens de uitspraken G1/03 en G2/03 is van een toevallige anticipatie eerst sprake indien het document zo weinig verwant en ver verwijderd is dat de gemiddelde vakman het document nimmer in beschouwing zou hebben genomen toe hij de uitvinding deed. Onder toepassing van dat criterium is de rechtbank van mening dat "Blum" geen toevallige anticipatie is. De disclaimer vormt derhalve ongeoorloofde toegevoegde materie. De disclaimer kan volgende de rechtbank niet, bijvoorbeeld langs de weg van een gedeeltelijke vernietiging, uit de conclusie worden verwijderd omdat dan uitbreiding van de beschermingsomvang zou optreden.

Aan de overige nietigheidsgronden komt de rechtbank niet meer toe.

Lees het vonnis hier.

Riemelt heeft de Voorzieningenrechter tijdens de zitting blijkbaar (kort) een document laten zien waaruit de verplichting van Ismar tot overdracht op grond van koop zou moeten blijken.

De Voorzieningenrechter leest in dit document echter geen koop van een octrooi maar van een licentie: “In de korte tijd dat de voorzieningenrechter dit document mocht vasthouden heeft deze evenwel vastgesteld dat dit document naar zijn inhoud de koop van een licentie met betrekking tot de octrooien betreft. (…) De voorzieningenrechter heeft niet kunnen vaststellen dat deze overeenkomst op enig moment voorziet in de levering van de octrooien aan Reimelt.”

Uit de overige omstandigheden (2 verschillende aktes, het tijdpad, etc) concludeert de Voorzieningenrechter dat Reimelt er niet in slaagt om aan te tonen dat er sprake is van overdracht van het octrooi. Riemelt is aan te merken als licentiehouder en daar houdt de zaak mee op.

 Een licentiehouder heeft in deze zaak tegen Sotec c.s. niets te zoeken (zonder een uitdrukkelijk door de octrooihouder verleende bevoegdheid tot het instellen van een inbreukvordering): “Het voorgaande leidt tot de voorlopige conclusie dat Reimelt er niet in is geslaagd aan te tonen dat de overdracht heeft plaatsgevonden uit hoofde van een geldige titel. Voorts dient voorshands tot uitgangspunt te worden genomen dat Reimelt niet is aan te merken als houder van EP 637 maar als licentienemer.”

Lees het vonnis hier.

Eisenkolb Confectiemachines (hierna: Eisenkolb) en Inprotec zijn zustervennootschappen. Inprotec is houdster van Europees octrooi EP 0 725 587 (hierna: Het Microflex II octrooi) voor een curtain hook, verleend op 27 mei 1998 op een aanvrage van 27 oktober 1994 onder het inroepen van prioriteit vanaf 29 oktober 1993.

Op 28 juli 1993 was door Inprotec al een voorafgaande andere aanvrage gedaan in Nederland met betrekking tot een gordijnhaak. Deze terinzagelegging 93012321 (hierna: de Microflex I aanvrage) zag eveneens op een machine-innaaibare verstelbare kunststof gordijnhaak. Het Microflex II octrooi behelst een verdere ontwikkeling van de Microflex I aanvrage. In het Microflex II octrooi wordt niet de prioriteit ingeroepen van de Microflex I aanvrage en deze laatste aanvrage is ten opzichte van de Microflex II octrooi niet tijdig ingetrokken, maar juist openbaar gemaakt. Op 30 juli 1993 heeft Eisenkolb Confectiemachines een modeldepot verricht voor een adjustable curtain hook, waarin dezelfde figuren als die uit de Microflex I aanvrage worden weergegeven. Het model is op 30 september 1993 gepubliceerd - dus voorafgaand aan de prioriteitsdatum van het Microflex II octrooi.

Bij vonnis van de rechtbank Den Haag van 28 april 2004 (BIE 2005/40) gewezen tussen Eisenkolb en haar octrooigemachtigde is overwogen dat uit een brief van de octrooigemachtigde van Eisenkolb volgt dat door deze octrooigemachtigde ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk is erkend dat het genoemde modeldepot de gehele uitvinding van de Microflex II octrooi openbaart, hetgeen betekent dat tussen die partijen als vaststaand moest worden aangenomen dat die tekeningen uit het modeldepot nieuwheidsschadelijk is voor het gehele octrooi.

Wijbenga had de intentie om op de markt te komen met de Flexhook, ook een gordijnhaak. Na een sommatie van Eisenkolb heeft Wijbenga echter besloten een ander type gordijnhaak op de markt te brengen, genaamd de Conflex. De Flexhook is nooit op de markt geweest, er bestaat aleen een prototype van. Eisenkolb sommeert Wijbenga in december 2004 om de verhandling van de Conflex gordijnhaak te staken i.v.m. inbreuk op het octrooi en de modeldepot van Eisenkolb.

Wijbenga vordert in dit geding vernietiging van het octrooi en subsidiair een verklaring voor recht van niet-inbreuk met betrekking tot de Conflexhaak. Daarnaast vordert Wijbenga een verklaring voor recht van onrechtmatig handelen van Eisenkolb, bestaande uit het aanvragen van het octrooi en het model en het inroepen en handhaven daarvan jegens Wijbenga.

De rechtbank oordeelt dat het Microflex II octrooi inderdaad nietig is wegens niet nieuwheid omdat de uitvindingsgedachte letterlijk in dezelfde bewoordingen terugkomt in de beschrijvingen van de Microflex I aanvrage. De niet ingetrokken Microflex I aanvrage moet bij de beoordeling van de nieuwheid van het Microflex II octrooi tot de fictieve stand van de techniek in de zin van artikel 4 lid 3 ROW 1995 worden gerekend. De microflex I aanvrage is nieuwheidsschadelijk voor het Microflex II octrooi.  De nieuwheidsschadelijkheid is ook te halen uit de tekeningen van het modeldepot van Eisenkolb en uit de ondubbelzinnige en onvoorwaardelijk aangemerkte erkenning door de octrooigemachtigde dat de gordijnhaak uit het modeldepot nieuwheidsschadelijk is voor het Microflex II octrooi.

De Haagse rechtbank:

"Dat laatste moet ook in de onderhavige procedure worden aangenomen. Weliswaar betwist Eisenkolb thans (ten pleidooie) dat de octrooigemachtigde in bedoelde procedure de ongeldigheid van EP '587 (het Microflex II octrooi, red., IEForum) zou hebben erkend, maar dat wordt gepasseerd. Nog daargelaten dat blijkens bedoeld vonnis tussen die partijen - waaronder Eisenkolb Confectiemachines en Inprotec - als vaststaand is aangenomen dat de tekeningen uit het modeldepot nieuwheidsschadelijk zijn voor het hele octrooi, een positie die zich moeilijk verdraagt met het thans in deze procedure ingenomen standpunt, is het geheel aan Eisenkolb zelf te wijten dat daar eveneens in de onderhavige procedure van moet worden uitgegaan. Dat is alleen al zo, omdat zij heeft geweigerd aan een rechterlijk bevel tot overlegging van de processtukken uit die procedure tegen de octrooigemachtigde geviolg te geven (sic) (zie vonnis hier). De rechtbank trekt daar onder meer de gevolgtrekking uit dat de octrooigemachtigde van Eisenkolb wel degelijk conform het vonnis in die procedure een ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke erkenning heeft gedaan als in dat vonnis geformuleerd."

Het model van Eisenkolb wordt echter wel geldig geacht door de rechtbank. De Microflex I aanvrage is niet nieuwheidsschadelijk voor het model omdat de terinzagelegging daarvan dateert van na het modeldepot. De beschermingsomvang van het model wordt echter niet groot geoordeeld omdat een groot deel van de gordijnhaak technisch bepaald is.  De Conflexhaak van Wijbenga maakt geen inbreuk op het model van Eisenkolb. Verklaring voor recht van non-inbreuk op het modelrecht van Eisenkolb wordt toegewezen.

De rechtbank acht het jegens Wijbenga inroepen van het Microflex II octrooi onrechtmatig, en vindt Eisenkolb daarvoor schadeplichtig, onder andere omdat Eisenkolb reeds voor aanvang van de sommatiecorrespondentie met Wijbenga in de procedure tegen haar octrooigemachte als vaststaand had aangenomen dat de tekeningen bij het modeldepot nieuwheidsschadelijk zijn voor het betreffende octrooi. Het vonnis in deze procedure tegen de octrooigemachtigde was reeds zeven maanden voor aanvang van de sommaties aan het adres Wijbenga gewezen door de rechtbank Den Haag.

Zie het vonnis hier.

Met het oog op het aflopen van het ABC hebben diverse generieke producenten, waaronder Merck Generics, medicijnregistraties aangevraagd en verkregen voor generieke sumatriptan. Merck Generics heeft daarnaast haar product ook alvast laten opnemen in de G-Standaard voor mei 2006; de G-Standaard is een databank van alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, met prijsopgave, die wordt onderhouden door het bedrijf Z-Index B.V. Deze databank, althans een uittreksel daaruit, wordt ook wel "de Taxe (voor geneesmiddelen)" genoemd. Voor producenten van geneesmiddelen is opname in de Taxe van essentieel belang, omdat apotheekhoudenden een geneesmiddel in beginsel slechts zullen afleveren als dat met gebruikmaking van de in de G-Standaard opgenomen codes kan worden gedeclareerd bij een zorgverzeraar.

De G-Standaard voor mei 2006 is eind april (dus voor afloop van het ABC) voor de diverse partijen in de geneesmiddelen-branche beschikbaar gekomen voor raadpleging. Op 27 april 2006 is door Z-index een nadere mededeling gedaan (door middel van een zgn. "Taxe-brief") dat de generieke sumatriptan van Merck Generics met het oog op het octrooi op het originele product pas ná 16 mei 2006 zou worden verhandeld. Volgens de voorzieningenrechter is dit van belang voor het oordeel dat van inbreuk geen sprake is. Daarnaast weegt mee dat de aanbieding door Merck Generics is opgenomen in de G-Standaard die betrekking heeft op de maand waarin het tijdstip valt vanaf waarvan het haar zal zijn toegestaan om (afleverings)handelingen te verrichten met betrekking tot het onder bescherming gestelde product. Tenslotte weegt voor de voorzieningenrechter mee dat opname in de G-Standaard noodzakelijk is om een ongestoorde en onmiddellijke aflevering van het generieke geneesmiddel na afloop van de bescherming van het ABC mogelijk te maken.

Lees het vonnis hier