Executiegeschil  

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6 december 2011, LJN BU7206 (XTERIOR c.s. tegen Windscreen B.V.)

Hoger beroep na kort geding. Auteursrecht. Quasi-executiegeschil. Activatransactie na faillissement. Fotowedstrijd.

Windscreen houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van professionele terrasschermen en parasols. Xterior B.V. houdt zich bezig met de productie van en handel in terrasgerelateerde buitenproducten. Een leverancier van Xterior, [Z], schrijft een wedstrijd uit:

"ter actualisering van onze publicaties zijn wij op zoek naar de mooiste foto’s van locaties van [Z.]® grote schermen… Door deelname aan onze fotowedstrijd doet u c.q. doet uw fotograaf tevens afstand van de auteursrechten en andere rechten die met de aan ons toegestuurde foto’s zijn verbonden."

De voorzieningenrechter overwoog dat het niet relevant is wie de foto heeft gemaakt nu de veroordeling betrekking heeft op het verwijderen van door of in opdracht van Windscreen en of GS Windscreen gemaakte foto’s. De rechter stelt dat voorkomen moet worden dat met het plaatsen van foto's op de site van Xterior verwarring wordt veroorzaakt of onrechtmatig wordt geprofiteerd van het bedrijfsdebiet.

Windscreen betwist niet dat de foto voorkomt in de brochure van [Z.], die deze als leverancier aan onder meer Xterior B.V. ter beschikking heeft gesteld, noch dat zij het auteursrecht van die foto heeft overgedragen aan [Z.]. Evenmin betwist Windscreen dat Xterior c.s. deze foto rechtstreeks van [Z.] heeft verkregen met als doel deze op haar website te plaatsen.

Hof: "het valt dan niet in te zien waarom Xterior c.s. verwarring met de onderneming van Windscreen zouden veroorzaken door een foto uit de brochure van [Z.], waarvan het auteursrecht bij [Z.] rust, pas 32 dagen na het vonnis van 22 juni 2010 van hun website te verwijderen. (...) Evenmin is aannemelijk geworden dat  met de plaatsing van de bewuste foto op hun website op enigerlei wijze, laat staan op een onrechtmatige wijze, van het bedrijfsdebiet van Windscreen heeft geprofiteerd.
Aldus beschouwd moeten de woorden in de veroordeling van 22 juni 2010 ‘verwijderen van door of in opdracht van Windscreen en of GS Windscreen gemaakte foto’s’ worden uitgelegd in bovenvermelde zin. Het hof volgt dus niet de letterlijke uitleg die Windscreen aan de bewoordingen van de veroordeling geeft."

Het Hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en dus zijn geen dwangsommen verbeurd.

4.2.4. Naar het voorlopig oordeel van het hof is niet voldoende aannemelijk dat Xterior c.s. in strijd met hun veroordeling in het vonnis van 22 juni 2010 hebben gehandeld door pas na de brief van Windscreen van 28 juli 2010 de bewuste foto onmiddellijk te verwijderen. Bij dit oordeel is van belang dat Windscreen, althans haar voorgangster, ruim vóór het vonnis van 22 juni 2010 vrijwillig het auteursrecht van die foto heeft overgedragen aan [Z.]. Xterior c.s. hebben derhalve geen inbreuk op enig auteursrecht van Windscreen gemaakt. Vooralsnog valt evenmin in te zien waarom Xterior c.s. door pas 32 dagen na hun veroordeling de foto te verwijderen, voor verwarring met de onderneming van Windscreen zouden hebben gezorgd. Niet in discussie is dat [Z.] als leverancier van Xterior B.V. optreedt. Gesteld noch gebleken is dat Xterior B.V. jegens Windscreen onrechtmatig handelt door een rechtsverhouding met [Z.] als leverancier te onderhouden of door de brochure van [Z.] te gebruiken. Verder is gesteld noch gebleken dat [Z.] de brochure, waarin de bewuste foto is opgenomen, uitsluitend heeft opgesteld voor gebruik door Xterior B.V. zodat moet worden aangenomen dat de brochure door meerdere afnemers van [Z.] wordt gebruikt.
Gelet op de wederzijdse stellingen van partijen valt dan niet in te zien waarom Xterior c.s. verwarring met de onderneming van Windscreen zouden veroorzaken door een foto uit de brochure van [Z.], waarvan het auteursrecht bij [Z.] rust, pas 32 dagen na het vonnis van 22 juni 2010 van hun website te verwijderen. Evenmin is aannemelijk geworden dat Xterior c.s. met de plaatsing van de bewuste foto op hun website op enigerlei wijze, laat staan op een onrechtmatige wijze, van het bedrijfsdebiet van Windscreen heeft geprofiteerd.
Aldus beschouwd moeten de woorden in de veroordeling van 22 juni 2010 ‘verwijderen van door of in opdracht van Windscreen en of GS Windscreen gemaakte foto’s’ worden uitgelegd in bovenvermelde zin. Het hof volgt dus niet de letterlijke uitleg die Windscreen aan de bewoordingen van de veroordeling geeft. Al hetgeen Windscreen verder heeft aangevoerd, brengt het hof niet tot een ander oordeel.
Op grond van het voorgaande komt het hof tot het voorlopig oordeel dat Xterior c.s. geen dwangsommen hebben verbeurd.

4.2.5. De eerste grief slaagt derhalve. Ook de vierde grief, waarin Xterior c.s. aanvoeren in eerste aanleg ten onrechte in de proceskosten te zijn veroordeeld, slaagt. Bij behandeling van de tweede en derde grief hebben Xterior c.s. geen belang meer.

Vzr. Rechbank Amsterdam 24 november 2011,  KG ZA 11-1567 Pee/TF (HvM tegen JS)

Met dank aan Marc de Boer, Boekx advocaten.

Executiegeschil in navolging van IEF 9671. Op de homepage na, was onder de domeinnaam galeriewijdemeren.com een volledig functionerende website in de lucht gebleven, die op eenvoudige wijze door het gewone publiek kon worden gevonden door te zoeken (op naam van schilders of de galerie) of door de eenvoudige en voor de hand liggende URL www.galeriewijdemeren.com/[naam schilder].html in te typen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de enkele opzegging door de veroordeelde aan zijn provider van de website voldoende is en dat hem niet kan worden verweten dat er daarna nog losse webpagina’s op het internet te vinden zijn. De voorzieningenrechter wijkt daarmee af van de lijn die is uitgezet in twee eerdere uitspraken van dit jaar, te weten voorzieningenrechter rechtbank Amsterdam, IEF 9405 (Geen Stijl / “Majesteit”) en voorzieningenrechter rechtbank Breda, IEF 10147 (Benstout/Dreamgirl). Daar werd getoetst aan het criterium of de informatie na het opgelegde verbod nog op eenvoudige wijze door het gewone publiek kon worden gevonden. Er volgt een afwijkende kostenveroordeling (niet ex 1019h Rv).

4.3. (...) Het verweer van Schipper dat Van Moerkerken een duidelijk belang had om de betreffende webpagina´s in de lucht te houden omdat deze onder meer een link naar een andere website van Van Moerkerken www.19thcent-paintings.com bevatten en dat dit er dus op duidt dat Van Moerkerken doelbewust deze pagina's op internet heeft laten staan, wordt niet gevolgd. Nergens is uit gebleken dat Van Moerkerken heeft getracht zich aan de veroordeling in het vonnis te onttrekken. Aannemelijk is dat Van Moerkerken heeft gedaan wat op grond van het vonnis van hem mocht worden verwacht. (...) kan ook niet worden geoordeeld dat Van Moerkerken zich schuldig heeft gemaakt aan (...) verbod tot onrechtmatig handelsnaamgebruik. Gelet op het voorgaande is in dit geding niet gebleken dat Van Moerkerken dwangsommen heeft verbeurd en dient de tenuitvoerlegging van het bonnis met betrekking tot de vermeende overtreding voorlopig te worden geschortst totdat in een aanhangig te maken bodemprocedure hier definitief over kan worden beslist. De vordering zal dan ook worden toegewezen als na te melden.

4.4. Het betreft immers niet een zuivere IE zaak, maar een eenvoudig executiegeschil dat zich aan de zijde van de eiser niet onderscheidt van ieder ander executiegeschil buiten het gebied van de intellectuele eigendom. Enig debat op het terrein van de intellectuele eigendom heeft Van Moerkerken niet behoeven te voeren.. Hoewel in de toelichting bij de indicatietarieven in IE/zaken is bepaald dat de toepassing van deze tarieven ook kan plaatsvinden in vervolgprocedures, bijvoorbeeld een executiegeschil, wordt daarom in onderhavige zaak aanleiding gezien het tarief te matigen tot het normale tarief.

Behandelend advocaat: Gedaagde stelt spoedappel in.

Rolrechter Rechtbank Breda 23 november 2011, LJN BU5671 (Converse/ Kesbo tegen Sporttrading c.s.)

Rolrechtprocedure. Merkenrecht. Faillissement. Schadevergoeding en winstafdrachtvorderingen die bij de curator worden ingediend. Converse vordert verbod op inbreuk, met nevenvorderingen. Converse stelt zich op het standpunt dat de vorderingen niet verifieerbaar zijn, zodat er in conventie kan worden voortgeprocedeerd, terwijl de curator van mening is dat de vorderingen van Converse wél verifieerbaar zijn, zodat de procedure in conventie van rechtswege is geschorst.

De rolrechter is, anders dan de curator, van oordeel dat de vorderingen van Converse niet strekken tot nakoming uit de boedel van een vóór de faillietverklaring ontstane verbintenis. Schorsing voor wat betreft schadevergoeding en winstafdrachtvordering. Betreft de overige vorderingen wordt voortgeprocedeerd zowel in conventie als reconventie.

Gezien echter de verwevenheid met de vorderingen in reconventie tot – kort gezegd – opheffing van de beslagen en veroordeling tot schadevergoeding wegens onrechtmatig gelegde beslagen, is de curator van mening dat in conventie voortgeprocedeerd kan worden over de onder VIII gevorderde verklaring voor recht dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Converse.

De rolrechter is, anders dan de curator, van oordeel dat de vorderingen van Converse niet strekken tot nakoming uit de boedel van een vóór de faillietverklaring ontstane verbintenis. Aan de vorderingen van Converse ligt de stelling ten grondslag dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op haar merkrecht. In geval van merkinbreuk komt een merkhouder op grond van het BVIE een aantal acties toe ter bescherming van zijn merkrecht. Converse is als merkhouder voor deze bescherming onder meer aangewezen op de door gedaagden als inbreukmakers te verstrekken gegevens en te verrichten handelingen. Aangezien de vermeende merkinbreuk is verricht door gedaagden vóór datum faillissement, behoren de daaruit voortvloeiende verplichtingen tot de boedel. Converse heeft dan ook een aanspraak op de boedel als bedoeld in artikel 25 Fw. De curator is, net zoals de failliete vennootschappen, gehouden om deze verplichtingen ten laste van de boedel na te komen. Het is bij voortzetting van de procedure aan de rechter om te bepalen of, gelet op de inmiddels uitgesproken faillissementen, de vorderingen kunnen worden toegewezen, of daaraan een dwangsom kan worden verbonden en of de curator gehouden is de handelingen te verrichten op kosten van de boedel, zoals Converse vordert, dan wel dat Converse gehouden is de door de curator te maken kosten te vergoeden.

Naast de vorderingen die strekken tot handhaving van haar merkrecht, heeft Converse nog vorderingen ingesteld tot schadevergoeding en winstafdracht. Aangezien door onrechtmatig handelen een verbintenis tot schadevergoeding ontstaat, is met betrekking tot de vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht wél sprake van een vordering tot nakoming van een verbintenis, zodat ter zake deze vorderingen de procedure van rechtswege is geschorst.

Dictum: Rolrechter
constateert dat het geding ten aanzien van gedaagden sub 1, 2, 4 en 5 ex art. 29 Fw is geschorst met betrekking tot de vorderingen onder VII (schadevergoeding) en VIII (voor zover deze ziet op winstafdracht) en
bepaalt dat met betrekking tot de overige vorderingen wordt voortgeprocedeerd en verwijst de zaak naar de rol van 4 januari 2012 voor conclusie van repliek in conventie.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf)

Rechtbank 's-Gravenhage 16 november 2011, HA ZA 11-2154 (INTS c.s. tegen Sun Lover's)

Toegewezen vrijwaringsincident. INTS c.s. vordert in de hoofdzaak verklaring van recht en staking van inbreuk op auteursrecht en merkenrechten op kleding. Kosten van incident worden aangehouden.

4.3. Sun Lover's heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zou uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Barthi Textilia B.V.. De rechtbank is van oordeel dat deze incidentele vordering moet worden toegewezen, nu de aangevoerde en niet weersproken gronden die vordering kunnen dragen.

Rechtbank 's-Gravenhage 16 november 2011, HA ZA 11-1930 (Tommy Hilfiger tegen Marbami en Kruidvat)

Toegewezen vrijwaringsincident. Tommy Hilfiger vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Marbami en Kruidvat met onmiddellijke ingang beveelt om inbreuk op de Gemeenschapsmerkrechten van Tommy Hilfiger te staken en gestaakt te houden in alle lidstaten van de Europese Unie. Incidenten toegewezen. Toegewezen en dagvaardingstermijn op ten ministe drie maanden omdat het buitenlandse en kosten van incidenten worden aangehouden.

4.4. Marbami heeft met het oog op het feit dat Garbioni Fashion en Brandsfromus Ltd. beide buiten Nederland gevestigd zijn verzocht de dagvaardingstermijn te bepalen op tenminste drie maanden. Tommy Hilfiger heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt. De rechtbank zal aan dit verzoek voldoen.

4.5. Kruidvat heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Marbami. De rechtbank is van oordeel dat deze incidentele vordering eveneens moet worden toegewezen, nu de aangevoerde en niet weersproken gronden die vordering kunnen dragen. De rechtbank zal bepalen dat Marbami zal worden gedagvaard tegen dezelfde datum als Garbioni Fashion en Brandsfromus Ltd.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 15 november 2011, KG ZA 11-1141 (Multi Tasking Beheer B.V. tegen Informa Europe B.V.B.A.)

In navolging van eerdere KG-zaken, zie aldaar voor feiten. Executiegeding. Niet volledig voldaan aan bevolen opgave, noch aan bevolen verzending van brieven en dwangsommen zijn verbeurd. Beroep op opheffing of vermindering van de dwangsommen ex 611d Rv slaagt niet. Multi Tasking heeft niet gesteld dat het doen van opgave en versturen van brieven met onaangepast tekst onmogelijk was. Opgave over de een van de drie grootste klanten vergt meer inspanning en zorgvuldigheid, niet is toegelicht hoe dat die klant over het hoofd is gezien. Volledig schuilen achter accountant slaagt eveneens niet, omdat Multi Tasking ook op onvolledige opgave is gewezen door Informa en haar advocaat.

Niet volledig voldaan aan bevolen opgave: Ten eerste missen ten minste twee afnemers in de opgave, waaronder een grote klant. En opgave van de vergoedingen voor de upgrades van de software, in redelijkheid niet kunnen betwijfelen dat zij ook opgave moest doen van die inkomsten.

Niet volledig voldaan aan bevolen verzending brieven Aan 9 (met naam genoemde) kantoren is geen brief gezonden. De tekst van de brieven die zij wel heeft gestuurd, corresponderen niet volledig met de door de voorzieningenrechter bevolen tekst. Door die wijziging is de tekst minder begrijpelijk. 

4.8. Het beroep op opheffing of vermindering van de dwangsommen krachtens artikel 611d Rv kan niet slagen. Multi Tasking heeft in dit verband slechts aangevoerd dat zij heeft geprobeerd binnen de in het vonnis gestelde termijn zo goed als mogelijk uit te zoeken aan wie zij een brief moest sturen en over wie zij opgave moest doen. Multi Tasking heeft echter niet gesteld dat ook het doen van opgave over de upgrades en het versturen van brieven met een onaangepaste tekst onmogelijk was in de zin van die bepaling. Zonder toelichting kan ook niet worden aangenomen dat de nakoming van de bevelen op die punten onmogelijk was, zeker niet vanaf het moment dat Informa Multi Tasking uitdrukkelijk en schriftelijk had gewezen op deze gebreken (e-mailbericht van de advocaat van Informa van 8 juli 2011, productie 4 van Informa). Alleen al op grond van die overtredingen zijn dwangsommen verbeurd tot het bepaalde maximum. Daarom kan in het midden blijven of het onmogelijk was voor Multi Tasking om ook op de overige punten aan de veroordeling te voldoen.

Onmogelijkheid 4.9. Daar komt bij dat, anders dan Multi Tasking meent, in ieder geval het doen van opgave over De Bok niet onmogelijk was in de zin van artikel 611d Rv. De maatstaf in dit verband is of het onredelijk zou zijn van Multi Tasking meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan zij heeft betracht. Dat is in dit geval niet onredelijk. Vast staat namelijk dat De Bok een van de drie grootste klanten is van Multi Tasking. Gelet daarop moet worden aangenomen dat die klant bij een zorgvuldig onderzoek van de administratie van Multi Tasking naar voren zou zijn gekomen. Multi Tasking heeft ook niet toegelicht hoe het kan dat die grote klant volledig over het hoofd is gezien.

4.10. Multi Tasking kan zich in dit verband ook niet volledig verschuilen achter de door haar ingeschakelde accountant. Voor zover uit het arrest van de Hoge Raad van 21 mei 1999 (LJN ZC2906) volgt dat Multi Tasking in beginsel mag rekenen op de juiste uitvoering van het bevel door de ingeschakelde accountant, geldt dat in ieder geval niet meer vanaf het moment dat Multi Tasking er door Informa op was gewezen dat een kantoor in de opgave ontbrak en Multi Tasking wist of had moeten weten dat De Bok in de opgave moest worden vermeld. Vast staat dat de advocaat van Informa Multi Tasking op 8 juli 2011 schriftelijk heeft gemeld dat een kantoor ontbrak in de opgave. Ook staat vast dat Multi Tasking op 22 juli 2011 Informa een afschrift heeft gestuurd van de rectificatiebrieven die Multi Tasking heeft gestuurd aan drie van haar klanten, waaronder De Bok. Voor zover Multi Tasking zich op dat moment niet daadwerkelijk heeft gerealiseerd dat zij ook nog opgave moest doen over De Bok, had zij zich dat in de gegeven omstandigheden wel moeten realiseren. In ieder geval vanaf 22 juli 2011 was het doen van opgave over De Bok dus niet onmogelijk in de zin van artikel 611d Rv.

Rechtbank Utrecht 26 oktober 2011, LJN BU3778 (Roucar Gear Technologies B.V. tegen gedaagde)

In navolging van IEF 9033. Procesrecht. Internationaal privaatrecht en intellectuele eigendomsrecht. Verzet tegen exequatur moet worden ingesteld bij verzoekschrift; herstel ex artikel 69 Rv; Frans vonnis niet onverenigbaar met Nederlands vonnis. verzoek tot intrekking uitvoerbaarverklaring van Franse vonnis wordt afgewezen. Roucar c.s. worden veroordeelt in de kosten

2.5.  Intrekking van een uitvoerbaarverklaring is wel mogelijk op de grond dat de uitvoerbaar verklaarde beslissing onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen in de aangezochte lidstaat gegeven beslissing (artikel 34 sub 3 EEX-Vo).

2.6.  Roucar c.s. heeft in dit kader aangevoerd dat van een dergelijke onverenigbaarheid sprake is, omdat de beslissing in het Franse vonnis dat de aan de orde zijnde intellectuele eigendomsrechten toekomen aan [verweerder] onverenigbaar is met toewijzing door de rechtbank Utrecht van de in de hoofdzaak gevorderde verklaring voor recht dat deze intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Roucar c.s. Omdat artikel 34 sub 3 EEX-Vo beoogt te voorkomen dat beslissingen die onverenigbaar zijn met een in een andere lidstaat gewezen beslissing ten uitvoer gelegd kunnen worden, dient de rechtbank in de onderhavige procedure te anticiperen op de mogelijke uitspraak van de rechtbank in de hoofdzaak, aldus Roucar c.s.

2.7.  De rechtbank kan Roucar c.s. niet volgen in zijn standpunt. Artikel 34 sub 3 EEX-Vo spreekt over een “gegeven beslissing”. Deze zinsnede kan niet anders worden begrepen dan dat deze weigeringsgrond alleen opgeld doet op het moment dat er een rechterlijke beslissing in de aangezochte lidstaat is genomen die onverenigbaar is met de uitvoerbaar te verklaren buitenlandse beslissing. In dat licht is geen plaats voor anticipatie op een mogelijk in de aangezochte lidstaat nog te nemen rechterlijke beslissing. In een dergelijk geval is immers nog mogelijk dat de rechter van de aangezochte lidstaat voor het nemen van de beslissing rekening houdt met de in een andere lidstaat gegeven beslissing. Artikel 34 sub 3 is niet voor een dergelijk geval geschreven.
De beslissing van de rechtbank Utrecht in de hoofdzaak van 30 juni 2010 houdt enkel een beslissing in op de vraag of de rechtbank bevoegd is om van de ingestelde vorderingen kennis te nemen. Een dergelijke bevoegdheidskwestie vormt geen grond die bij de toets of sprake is van onverenigbaarheid in de zin artikel 34 sub 3 EEX-Vo, in aanmerking mag worden genomen (vlg. Hof van Justitie 6 juni 2002, C80/00, overweging 44). Nu het vonnis van de rechtbank Utrecht van 30 juni 2010 overigens geen beslissing inhoudt omtrent de vraag aan wie de genoemde intellectuele eigendomsrechten toekomen, moet de slotsom zijn dat dat vonnis en het Franse vonnis geen rechtsgevolgen hebben die elkaar uitsluiten. Van onverenigbaarheid in de zin van het genoemde artikel 34 sub 3 is daarom geen sprake. Dit betekent dat het beroep van Roucar c.s. op artikel 34 sub 3 EEX-Vo faalt.

2.8.  Het voorgaande betekent dat het verzoek om de uitvoerbaarverklaring van het Franse vonnis in te trekken moet worden afgewezen.

Meer Roucar-uitspraken

Hof 's-Hertogenbosch 1 november 2011, LJN BU3613 (Unie van Katholieke Bonden van ouderen tegen Katholieke Bond van ouderen in Noord-Brabant)

Als randvermelding en in navolging van IEF 10076 en IEF 9297. IE-aspecten. Partijen zijn bij pleidooi overeengekomen om de procedure nader aan te houden waar het betreft de geschilpunten omtrent het gebruik van handelsnaamrechten en merkrechten tot 31 januari 2010 (r.o. 4.2.4 en 4.7.7). Verder rechtspraak.nl: Werven van individuele leden door overkoepelende unie van verenigingen onrechtmatig of onredelijk tegenover uittredende vereniging?

h) Unie KBO heeft bij brief van 30 november 2010 KBO Brabant het gebruik van de naam KBO als beeldmerk verboden. Voort heeft zij in die brief aangekondigd dat een nieuwe Brabantse KBO zal worden opgericht, waarover de individuele leden van KBO Brabant worden geïnformeerd via de diverse telefooninformatielijnen en mogelijk via het decembernummer van Nestor.

4.2.1 (...) Voorts heeft KBO Brabant gevorderd Unie KBO te gebieden om gebruik door KBO Brabant van de naam KBO als handelsnaam te gehengen en te gedogen, haar verplichtingen uit hoofde van de lidmaatschapsverhouding na te komen en mee te werken aan de feitelijke ontvlechting. Ten slotte heeft KBO Brabant de voorzieningenrechter gevraagd die voorziening te treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie meent te behoren.
Als grondslag voor de gevorderde geboden en verboden voert KBO Brabant – onder andere - aan dat Unie KBO onrechtmatig jegens haar handelt door zich direct tot de leden van KBO Brabant te richten en deze tegen betaling direct haar dienstverlening in de vorm van een lidmaatschap aan te bieden, althans dat Unie KBO aldus handelt in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid die krachtens artikel 2:8 BW in de lidmaatschapsverhouding tussen partijen gelden.

4.2.4 Bij pleidooi heeft Unie KBO de vorderingen in conventie betwist. Unie KBO heeft daartoe - kort gezegd - aangevoerd dat het niet onrechtmatig of onredelijk is dat Unie KBO leden van KBO Brabant benadert om haar dienstverlening aan hen per 1 januari 2001 tegen betaling voort te zetten.
Partijen zijn bij pleidooi overeengekomen om de procedure nader aan te houden waar het betreft de geschilpunten omtrent het gebruik van handelsnaamrechten en merkrechten.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 4 november 2011 (bij vervroeging), LJN BV1706 (News-Service Europe B.V. tegen Stichting BREIN)

Met dank aan Bastiaan Ramshorst, BREIN.

In navolging van IEF 10260.Executievonnis. Anti-Piraterij. NSE stelt dat het vonnis evident in strijd is met recente uitspraken van het HvJ EU (Premier League, IEF 10286) en getroffen maatregel is niet evenredig, billijk en strijd met artikel 3 Handhavingsrichtlijn, dit volgt uit HvJ EU L'Oreal / eBay, IEF 9961.

In't kort (r.o. 4.8 en 4.9): Dat NSE een andere mening is toegedaan over de toepasselijkheid van art. 6:196c BW en de belangenafweging en de uitkomst, kan niet leiden tot toewijzing van de schorsing van de tenuitvoerleging. De bezwaren zijn voor discussie vatbaar en daarover kan in een executiegeschil niet over worden beslist.

NSE onvoldoende omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat Stiching Brein geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij de tenuitvoerlegging van het vonnis. Dat NSE niet in staat zou zijn om eventuele inbreukmakende alfanumerieke bestanden te filteren van andere bestanden is niet zo'n omstandgheid (r.o. 4.9).

Art. 1019 Rv is van toepassing op executiegeschil ad €9.227,50 (r.o. 4.11)

4.5. De verwijzende procedure van het Premier League arrest betreft, aldus rechtsoverweging 153, het creëren van opeenvolgende fragmenten van voorbijgaande aard in het geheugen van een satellietdecoder en op de televisie die meteen worden gewist en vervangen door volgende fragmenten. Dit is een andere feitelijke situatie dan in het geschil tussen Stichting Brein en NSE. De rechtbank heeft immers in het vonnis overwogen dat NSE alfanumerieke bestanden voor langere tijd opslaat op haar servers en vandaar beschikbaar stelt aan de gebruikers van Usenet en in rechtsoverweging 4.10 geoordeeld dat de opslag de alfanumerieke bestanden niet van voorbijgaande aard is. NSE heeft dit niet ter discussie gesteld in deze procedure. NSE heeft zich ook niet uitgelaten waarom, en zo ja op welke wijze, de feitelijke situatie van haar werkwijze overeenkomsten vertoont met die in het Premier League arrest. De feitelijke verschillen in beide zaken zijn relevant voor de juridische beoordeling. Daarom kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat uit dat arrest volgt dat de beoordeling in het vonnis over de inbreukmakende activiteiten van NSE klaarblijkelijk op een misslag berust in de zin dat het in strijd met het bedoelde arrest zou zijn. De schorsing van de  tenuitvoerlegging van het vonnis kan dus niet worden toegewezen op grond van het beroep van NSE op het Premier League arrest.

4.8.  De wijze waarop de rechtbank de vorderingen van ichting BRIEIN heeft beoordeeld is immers een toepasssing van regelgeving, waaronder de Handhavingsrichtlijn en [richtlijn inzake elektronische handel], beiden zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving. De rechtbank heeft hierbij gemotiveerd overwogen dat zij aan toetsing van artikel 6:196c Burgerlijk Wetboek (BW) niet is toegekomen (overweging 4.32). Voor het overige heeft zij, uitgaande van de vastgestelde feiten, de regelgeving toegepast waarbij zij in overweging 4.40 van het vonnis de door NSE aangevoerde belangen bij het niet treffen van de door Stichting BREIN gevorderde maatregelen ondergeschikt heeft bevonden aan de belangen van Stichting Brein bij het opleggen van die maatregelen. Dat NSE een andere mening is toegedaan over de toepasselijkheid van artikel 6:196c BW en ten aanzien van deze belangenafweging en de uitkomst daarvan, kan niet leiden tot toewijzing van de gevorderde schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis. De door NSE geuite bezwaren tegen het vonnis zijn voor discussie vatbaar, zoals ook uit het verweer van Stichting BREIN blijkt, en daarover kan in een executiegeschil niet worden beslist.

Lees het vonnis hier (LJN BV1706, grosse G Z 11-1641 en schone pdf).

Op andere blogs:
DomJur 2012-922

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 3 november 2011, KG ZA 11-573 (Allround-ITC-Consulting LTD en X tegen Y)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Nakoming schikkingsovereenkomst. Misleidende reclame. Onrechtmatige daad.

Zowel Allround ITC als [Y] drijven een onderneming op het gebied van (onder meer) onderhoud, reparatie en verkoop van computers in Waddinxveen. In de bodemprocedure is er eerder een schikking getroffen. Nu spelen andere feiten: diverse domeinnamen zijn geregistreerd, die te koop worden aangeboden en wordt de powerbutton (onderdeel van merkregistratie van X) door Y ook gebruikt en wordt in radiocommercials zinnen als PC APK en APK check gebruik in combinatie met 'breaking news' -aanduiding. Tot slot gebruiken partijen min of meer dezelfde groene steunkleur voor de websites [afbeeldingen in het vonnis].

Handelsnaamrecht: Een domeinnaamregistratie of het gebruik van een domeinnaam geeft de rechthebbende geen handelsnaamrecht, zolang de domeinnaam niet tevens als handelsnaam voor een onderneming wordt gevoerd. Van handelsnaamrechtelijke inbreuk door ‘ander gebruik’ van de handels- en domeinnamen van Allround ITC is derhalve ook geen sprake.

Merkenrecht: geringe overeenstemming, geen ongerechtvaardigd voordeel noch afbreuk aan onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van X.

Nakoming schikking: [Y] heeft er op gewezen dat Allround ITC c.s. heeft nagelaten eerst executiemaatregelen te treffen. Nu de schikkingsovereenkomst niet versterkt is met een dwangsom, zou executie door Allround ITC c.s. weinig zin hebben gehad. Er lijkt geen vordering inzake niet-nakoming schikking te zijn gedaan, en dus dat er sprake is van rauwelijks dagvaarden. Voorzieningenrechter ziet geen grond voor voorlopige voorziening om genoemde domeinnamen niet langer te gebruiken en wijst vordering af. Vordering tot medewerking aan overdracht van domeinnamen is hieraan verbonden en wordt op voet van 3:300 BW ook afgewezen.

Onrechtmatige daad: Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Telkens wordt slechts één aspect van een reclame-uiting (alléén de afbeelding van gras, alléén de power button, één zin uit een radiospot) gebruikt.  Een aantal van de uitingen die [Y] nabootst zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen, zoals termen als repair centre, PC APK of kleur op websites. Vorderingen worden niet onderbouwd dat publiek de kleur specifiek aan onderneming linkt, of dat daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden. Vorderingen worden afgewezen.

Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter er wel op dat [Y] het voorgaande niet dient te beschouwen als een vrijbrief om ook aan allerlei andere uitingen van Allround ITC c.s. aan te gaan haken. Proceskosten veroordeling Allround ITC c.s. in de kosten van deze procedure, aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op € 785,-;

Handelsnaamrecht 
4.3. Allround ITC c.s. heeft – naar de voorzieningenrechter begrijpt – gesteld dat gebruik van de handels- en domeinnamen van Allround ITC c.s. door [Y] anders dan als handelsnaam, bijvoorbeeld als domeinnaam of metatag, eveneens inbreuk op het handelsnaamrecht van Allround ITC oplevert. Allround ITC c.s. stelt dat [Y] die inbreuk pleegt door domeinnamen te gebruiken op de wijze omschreven in 2.6., door op haar website de domeinnamen opgesomd in 2.7. te vermelden, alsmede door de naam ‘PCmaatje’ als metatag of zoekterm op internet te gebruiken.

4.4. Uit hetgeen in 4.2. is overwogen volgt al, dat het [Y] vrij staat om op zijn website de handelsnamen ‘Computerrepaircentre’ en ‘Laptoprepaircentre’ te gebruiken. Met betrekking tot de overige namen geldt, dat een beroep op artikel 5 Hnw Allround ITC c.s. niet baat in geval van gebruik van namen anders dan als handelsnaam waaronder de onderneming van [Y] wordt gevoerd. Dat artikel verbiedt immers slechts het voeren van een verwarringwekkende naam als handelsnaam voor een onderneming. Dit geldt temeer voor zover Allround ITC aan deze vordering niet haar eigen handelsnamen maar domeinnamen ten grondslag legt. Een domeinnaamregistratie of het gebruik van een domeinnaam geeft de rechthebbende geen handelsnaamrecht, zolang de domeinnaam niet tevens als handelsnaam voor een onderneming wordt gevoerd. Van handelsnaamrechtelijke inbreuk door ‘ander gebruik’ van de handels- en domeinnamen van Allround ITC is derhalve ook geen sprake.

Merkenrecht
4.6. Voorts volgt uit de hiervoor besproken geringe overeenstemming tussen enerzijds het merk van [X] en anderzijds het door [Y] gebruikte teken ook, dat er in dit geval geen sprake is van gebruik waarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van [X]. Voor zover de vorderingen van Allround ITC hun grondslag vinden in merkinbreuk, zijn zij derhalve niet toewijsbaar.

Nakoming schikkingsovereenkomst
4.7. Allround ITC c.s. heeft zich er voorts op beroepen dat [Y] de schikkingsovereenkomst niet is nagekomen. Zij wijst daarbij in de eerste plaats op het in 2.6. en 2.7. omschreven gebruik van domeinnamen door [Y]. Daarnaast is het gebruik van de term PC Maatje door [Y] volgens Allround ITC c.s. in strijd met de schikkingsovereenkomst.

4.8. Allround ITC c.s. vordert in wezen nakoming van de schikkingsovereenkomst. [Y] heeft er op gewezen dat Allround ITC c.s. heeft nagelaten eerst executiemaatregelen te treffen. Nu de schikkingsovereenkomst niet versterkt is met een dwangsom, zou executie door Allround ITC c.s. weinig zin hebben gehad. Echter, gesteld noch gebleken is dat Allround ITC c.s. [Y] voorafgaand aan de dagvaarding voor dit kort geding in gebreke heeft gesteld ter zake de gestelde niet-nakoming van de schikkingsovereenkomst. Er lijkt derhalve sprake van rauwelijks dagvaarden. [Y] heeft voorts onvoldoende weersproken gesteld dat hij na ontvangst van de dagvaarding het in 2.6. beschreven gebruik heeft gestaakt en dat hij het in 2.7. beschreven gebruik daarvoor al had gestaakt. Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen grond voor een voorlopige voorziening waarbij [Y] op straffe van een dwangsom wordt veroordeeld om de in 2.6. en 2.7. genoemde domeinnamen niet langer te gebruiken. De vordering daartoe zal derhalve worden afgewezen.

4.9. Voor toewijzing van de vordering tot medewerking aan overdracht aan Allround ITC van deze domeinnamen en overige door hem geregistreerde domeinnamen die lijken op een handelsnaam van Allround ITC of een daarmee overeenstemmend teken bevatten, ziet de voorzieningenrechter voorshands evenmin aanleiding. In de schikkingsovereenkomst is opgenomen dat de domeinnamen dienen te worden doorgehaald, danwel na overleg met de wederpartij dienen te worden overgedragen. Partijen hebben ter zitting verklaard dat dit overleg niet heeft plaatsgevonden. Een verplichting voor [Y] om de domeinnamen over te dragen in plaats van de registraties te beëindigen is er dan ook niet. De vordering tot bepaling dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als het verzoek tot overdracht van de domeinnamen op de voet van 3:300 BW, wordt dientengevolge ook afgewezen.

Onrechtmatige daad
4.15. Met Allround ITC c.s. is de voorzieningenrechter van mening dat [Y] met het in 4.14. beschreven samenstel van handelingen stelselmatig een aspect uit de reclame-uitingen van Allround ITC nabootst in haar eigen uitingen naar het publiek. [Y] heeft ter zitting ook niet betwist dat dit bewust zou gebeuren. Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Deze handelwijze is echter alleen onrechtmatig indien
hierdoor verwarring bij het publiek te duchten is. Een aantal van de uitingen die [Y] nabootst zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen, zoals het gebruik van de termen ‘repair centre’ ‘PC APK’ en ‘PC Check’. Hetzelfde geldt voor het kleurgebruik op de website, nu Allround ITC c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat het publiek de kleur die zij gebruikt op haar website specifiek met haar onderneming in verband brengt. Met betrekking tot de verhuizing geldt dat [Y] zijn verhuizing pas een half jaar na Allround ITC aankondigde. Door dat tijdsverloop is het de vraag of het die verhuizing zal verwarren met de verhuizing van Allround ITC. De overige uitingen waarop Allround ITC wijst, betreffen telkens slechts één aspect van een reclame-uiting van Allround ITC (alléén de afbeelding van gras, alléén de power button, één zin uit een radiospot). Voorts worden die reclame-uitingen door Allround ITC openbaar gemaakt als afkomstig van ImakeIT Repair Centre en door [Y] als afkomstig van Computer Repair Centre of Laptop Repair Centre. In het licht van deze omstandigheden acht de voorzieningenrechter het voorshands onvoldoende aannemelijk dat er, ondanks de herhaling van de navolging door [Y], door het hiervoor beschreven samenstel van handelingen verwarring baij het publiek te duchten is.
Allround ITC c.s. heeft wel gesteld dat er al daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, doch heeft deze stelling niet nader gemotiveerd of onderbouwd. Dit had in het kader van dit kort geding wel op haar weg gelegen, zeker nu de beschreven handelwijze van [Y] al meer dan een jaar plaatsvindt. Voor nadere bewijslevering is in het kader van dit kort geding geen plaats. De door Allround ITC c.s. ingestelde vorderingen op grond van onrechtmatige daad komen dan ook niet voor toewijzing in aanmerking. Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter er wel op dat [Y] het voorgaande niet dient te beschouwen als een vrijbrief om ook aan allerlei andere uitingen van Allround ITC c.s. aan te gaan haken, omdat hij dan het risico loopt wel onrechtmatig te handelen.

Vzr. Rechtbank Breda 26 oktober 2011, LJN BU3266 (Cinque Terre B.V. en Oosterhoutse Kaneelstok B.V. tegen Carmel BV en Carmel Candy BV) - ANP persbericht

Met dank aan Tom van Riel, Raetsluy advocaten

Merkenrecht. Nogaproducten en kaneelstokken. Voornemen tot ompakken > is geen merkinbreuk.

Rens Joosen Suikerwerken BV was Benelux-merkenhouder van onder andere Willem Stuvé Nougat (zeer bekend merk, geproduceerd door Belgische fabrikant Carlier) en De Oosterhoutse Kaneelstok (geproduceerd door fabrikant Tom Sweets). Op 9 augustus j.l. is Joosen failliet verklaard.

Gedaagden hebben uit het faillissement van de b.v. Tom Sweets het woordmerk T.O.M. Sweets en machines overgenomen. Belgische fabrikant van Nougat heeft 12 augustus j.l. nougatproducten voorzien van merk Stuvé aan gedaagden verkocht en geleverd, welke weer heeft doorverkocht aan kermisexploitanten.

Na faillissement hebben gedaagden banner met tekst op hun fabriekspand aangebracht met tekst "Tom Sweets De Kaneelstok uit Oosterhout". De banner is geen eerlijk gebruik van herkomstvermelding en levert merkinbreuk op en geeft aanleiding om te vrezen voor nieuwe inbreuk op het merk De Oosterhoutse Kaneelstok".

Ter vermijding van executiegeschillen hebben eiseressen onderschreven dat het toelaatbaar is dat gedaagden de Nougat ontdoen van hun verpakking en nieuw ompakken. Zij handhaven, evenzeer terecht, dat het overstickeren van de verpakking, zodat het oorspronkelijke merk er wel op blijft, wél merkinbreuk oplevert. (r.o. 3.23).

Alle banners moeten worden overgedragen aan eiseressen of derde in afwachting van vonnis in de bodemprocedure (brief is voorgedicteerd in het dictum). Verklaring van een AA-accountant betreft opgaveverplichting. Dwangsom van €5.000 per overtreding met een maximum van €50.000. Gedaagden worden veroordeeld tot proceskosten ex 1019h Rv ad €18.328,66, dit wordt verlaagd tot €6.000 omdat het een eenvoudig kort geding betreft.

3.15. Partijen zijn verdeeld over de vraag of gedaagden merkinbreuk plegen door gebruik van deze aanduiding. En concreet: of gedaagden inbreuk hebben gepleegd door a) de banner, eigendom van gedaagden, (in de feiten visueel aangegeven) te laten gebruiken), in huur, door de kermisexploitanten op hun kraam en door b) dit zichtbaar vanaf de straat aan te brengen op hun pand in Oosterhout.

3.17. Het aangevallen teken is niet gelijk aan het merk. Er is wel sprake van een overeenstemmend teken, gebruikt in het economisch verkeer om in de situatie a) de aandacht te trekken van het kermispubliek. Inbreuk op het merk is er wanneer sprake is van gebruik in het economisch verkeer voor waren van gedaagden en als bij het in aanmerking te nemen publiek verwarring kan ontstaan (art. 2.20 lid aanhef en sub b BVIE), of als gedaagden zonder geldige reden enig ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk.

3.19 (...) Gedaagden wisten uit het contact met de curator dat "De Oosterhoutse Kaneelstok" zou doorstarten. De enkele mededeling hiervan zou al voldoende geruststelling zijn geweest. Het dominant te onderkennen belang van gedaagde bij de banner, op dat moment en in die situatie was het aanhaken bij en afbreuk doen aan de naamsbekendheid van het merk dat door het faillissement wat kwetsbaarder was. Dat is geen eerlijk gebruik van herkomst-vermelding. De banner vormde daardoor merkinbreuk.

3.23. Ter vermijding van executiegeschillen wordt op wens van eiseres het navolgende overwogen. Partijen hebben ter zitting besproken of het in voorraad hebben van nougat, voorzien van de verpakking met het merk van eiseressen, merkinbreuk oplevert. Gedaagden hebben gesteld dat zij deze voorraad niet houden om deze, met de merkverpakking, in de handel te brengen. Zij willen deze verpakking geheel verwijderen, een andere verpakking er om doen en dan verkopen. Eiseressen hebben, terecht, onderschreven dat dit toelaatbaar is en dat het in voorraad houden dan geen merkinbreuk oplevert. Zij handhaven, evenzeer terecht, dat het overstickeren van de verpakking, zodat het oorspronkelijke merk er wel op blijft, wél merkinbreuk oplevert.

Lees het vonnis hier (LJN / grosse / opgeschoonde pdf)