Proceskostenveroordeling (bijzondere uitspraken)  

Hof Den Haag 29 januari 2013, LJN BZ0458 (Wilkinson tegen Gillette)

Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek.

Beroep na IEF 10712 (De beste scheerbeurt). Reclamerecht. Merkenrecht. Ongeoorloofde vergelijkende reclame en (dus) merkinbreuk. Territoriale reikwijdte: gemeenschapswijd verbod, uitbreiding verbod in Nederland met Franstalige claim, met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen. Omvang proceskostenveroordeling.

Zowel Gillette (MACH en MACH3) als Wilkinson (HYDRO3 en HYDRO 5) zijn producenten van scheersystemen voor natscheren. Wilkinson gebruikt de tekst "scheert BETER dan MACH 3" en "de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID" op haar producten [zie afbeelding].

Internationale bevoegdheid/litispendentie
Het hof ziet geen reden om zijn oordeel aan te houden tot in de in Duitsland en Spanje aanhangige procedures uitspraak is gedaan. Beroep op artikel 27 EEX faalt, omdat deze procedures niet tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp worden gevoerd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de vergelijkende reclame en wijst de merkenrechtelijke grief tevens af, nu Wilkinson niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat er sprake is van geoorloofde reclame.

Reikwijdte van de verboden
Wilkinson betoogt dat het verbod, inbreuk te maken op de Gemeenschapsmerkrechten van Gillette, beperkt dient te worden tot Nederland. Nu de merkinbreuk uitsluitend berust op het oordeel over de vergelijkende reclame en zich de uitzonderingssituatie van DHL/Chronopost voordoet dat de inbreuk is beperkt tot één lidstaat. Gillette betoogt dat het verbod gebaseerd op onrechtmatige daad betrekking heeft op de Claim in welke taal dan ook.

Gillette heeft slechts voor de Benelux-landen aannemelijk gemaakt dat er een onrechtmatige daad plaatsvindt of dreigt te vinden. Het hof heeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen wordt opgelegd.

Wat betreft het merkenrechtelijk verbod
De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaatsvinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd.

Niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang heeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Het verbod wordt uitgebreid zodat ook de Franstalige Claim in Nederland verboden is.

Proceskosten merkenrecht/vergelijkende reclame
Wilkinson bepleit dat artikel 1019h Rv slechts voor 5% ziet op de merkinbreuk. Het hof is van oordeel dat, nu Gillette haar vorderingen, ook voor zover zij stelt dat geen sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, grondt op haar merkrechten, terwijl omgekeerd de uitkomst van de beoordeling van de vraag of de vergelijkende reclame geoorloofd is bepalend is voor de uitkomst van het merkenrechtelijke geschil, alle proceskosten kunnen worden beschouwd als gemaakt ter handhaving van de merkrechten van Gillette en daarmee voor vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv.

Vergelijkende reclame
16. Uit het voorgaande volgt dat het hof, evenals de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel is dat de Claim niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel6:194a, lid 2, onder c BW, zodat Wilkinson daartegen in haar grief 2 tevergeefs opkomt. Dit betekent dat in het midden kan blijven of de Claim juist is. Grief 3 kan derhalve niet tot vernietiging leiden. Daarmee faalt ook grief 4, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Merkinbreuk
17. Nu Wilkinson de gestelde merkinbreuk niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, en deze stelling wordt verworpen, staat (voorshands) vast dat Wilkinson met de Claim inbreuk maakt op de merkrechten van Gillette. Ook grief 5 faalt derhalve.

26. (...) Het hof is van oordeel dat Gillette daarin slechts is geslaagd ten aanzien van Wilkinson Sword voor wat betreft de landen van de Benelux. Gillette heeft wel gesteld, maar, gelet op de betwisting door Wilkinson, onvoldoende gemotiveerd dat wat betreft Frankrijk sprake is van een concrete dreiging tot gebruik van de Claim. Wat betreft de overige landen van de Europese Unie beeft Gillette niet gesteld dat sprake is van een ( op dit moment) concrete dreiging van gebruik van de Claim (in de Nederlandse en Franse taal). Nu Energizer het product alleen in Nederland distribueert, dient het verbod jegens baar slechts voor Nederland te worden toegewezen. Jegens Wilkinson Sword, die de verpakkingen (in elk geval) ook voor de andere Benelux-Ianden produceert, dient het verbod tevens te worden toegewezen voor Belgi! en Luxemburg. In dat verband is nog het volgende van belang. De regeling betreffende vergelijkende reclame is geharmoniseerd in de Richtlijn. De voorwaarden waaronder vergelijkende reclame is toegestaan zijn, wat betreft de vergelijking, neergelegd in artikel 4 onder c van de Richtlijn. In zoverre is sprake van maximum-harmonisatie. Zoals uit het voorgaande blijkt, is het hof van oordeel dat niet aan die voorwaarden is voldaan. Het hof beeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Dat is door partijen ook niet gesteld. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen kan worden opgelegd In zoverre slaagt (dit onderdeel van) grief A van Gillette.

Verboden
28. (...) Er is geen reden in dit verband onderscheid te maken tussen Energizer en Wilkinson Sword. De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaats vinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd. Gelet op het voorgaande faalt grief 7 van Wilkinson .

29. (...) Nu i) de Claim die de inzet vormt van dit geding in de Nederlandse en de Franse taal is gesteld, terwijl ii) de HYDRO 3-producten met daarop de Nederlands/Franse Claim ook in België en Luxemburg worden verhandeld, ziet het hof aanleiding de verboden uit te breiden met het gebruik van (de merken van Gillette in) de Franstalige Claim. Het hof zal deze uitbreiding, ook wat betreft het op onrechtmatige daad gebaseerde verbod, mede op Nederland betrekken, omdat niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang beeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Dit onderdeel van grief A van Gillette slaagt derhalve gedeeltelijk.

Lees de uitspraak zaaknummer 200.101.128/01, LJN BZ0458.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT ("Scheert beter dan mach 3" blijft verboden mede wegens verpakking)
DVAN (Vergelijkende reclame: Scheert Wilkinson HYDRO 3 beter dan Gillette MACH 3?)
SOLV (Scheert beter dan mach 3)

Rechtbank Den Haag 9 januari 2013, zaaknr. 415046 / HA ZA 12-354 (Remu Oy tegen Knoop c.s.)

Uitspraak ingezonden door Daan de Lange, Brinkhof NV. en Harold Griede, Slinkman | De Graaf advocaten.

Octrooirecht. Proceskostenveroordeling uitgesteld, zodat partijen zich over Bericap/Plastinnova kunnen uitlaten.

Remu is houdster van EP 1727687 B1 voor een Pontonsamenstel met rupsbanden. Knoop doet in- en verkoop van baggermaterieel, bouwmachines en aanverwanten machines, en toebehoor. In haar brochure en via haar websites biedt zij amfibische graafmachines onder de naam 'Waterking' aan. Er wordt een octrooiverbod gevorderd met enkele nevenvorderingen.

De gemiddelde vakman zou zonder meer tot een oplossing met behulp van aandrijfmiddelen komen, zoals  hydraulische cilinders uitschuifbaar onderstel, en die de oplossing van het octrooi bereiken zodra hij literatuur raadpleegt. Dat landrupsvoertuigen en amfibische rupsvoertuigen strikt genomen tot een andere IPC-classificatie behoren doet daaraan niet af. De vorderingen van Remu worden afgewezen. De rechtbank komt tot een ander oordeel dan haar Franse collega's (Tribunal de Grande Instance de Paris) betreft de inventiviteit en vernietigd conclusie van het Nederlandse deel van EP 687.

Met een verwijzing naar HvJ EU Bericap / Plastinnova [red. IEF 12005] dat kort voorafgaand aan de zitting is gewezen, wordt een volledige proceskostenveroordeling uitgesproken, nu uitsluitend de nietigheid van een IE-recht aan de orde is in (onvoorwaardelijk) reconventie, aangehouden. Partijen kunnen zich daarover nog uitlaten bij akte.

2.12. Bij vonnis van 2 november 2012 heeft de Tribunal de Grande Instance de Paris (rechters Salord, Bessaud en Chretiennot) in een zaak tussen Remu en RDS France SARL enerzijds en Sodineg SARL, Tecman SARL en Enterprise Leriche SAS anderzijds de conclusies 1, 2, 5, 6 en 10 van het Franse deel van EP 687 nieuw en inventief geoordeeld.  

4.2.Partijen verschillen enigszins van mening over de vraag welk document moet worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. Knoop c.s. meent dat dit zowel het in EP 687 genoemde Amerikaanse octrooi US 6,315,622 (hierna: 'Wilson') kan zijn, als Prestenbach (vgl. 2.11.). Remu gaat uit van Bruyas (vgl. 2.8.) als vertrekpunt. Alle drie de documenten zien op amfibische voertuigen, zij het dat Prestenbach in het bijzonder ingaat op het gebruik van amfibische rupsvoertuigen voor gebruik op land, onder moerassige omstandigheden. Zo beschouwd komt Prestenbach wellicht niet direct als eerste keuze in aanmerking. Wilson is weliswaar het document waar het octrooi van afbakent, doch, nu de daar beschreven constructie ziet op een pontonsamenstel met pontonelementen die handmatig door middel van schroefverbindingen met elkaar worden verbonden, lijkt Bruyas, om de hierna te noemen redenen, meer nabij te liggen. Nu ook Remu als octrooihouder daar zelf vanuit gaat, en bovendien ook Knoop c.s. (die primair meent dat Bruyas de uitvinding van EP 687 anticipeert) een problem-solution-approach vanuit Bruyas heeft uitgewerkt, zal de rechtbank Bruyas aanmerken als 'most promising springboard'

4.3. Bruyas openbaart een rupsonderstel, in het bijzonder een amfibisch rupsonderstel. Het verschilt hierin van het octrooi dat Bruyas niet zonder meer direct en ondubbelzinnig openbaart op welke wijze een rupsonderstel eenvoudig uitschuifbaar gemaakt kan worden. Bruyas noemt deze mogelijkheid  en het gebruik van hydraulische cilinders daarbij wel expliciet; het document bevat in die zin dus een rechtstreekse pointer naar een door middel van hydraulische cilinders uitschuifbaar rupsonderstel. Dat uit Bruyas, zoals Remu aanvoert, niet zou kunnen worden opgemaakt dat de hydraulische cilinders deel uitmaken van een samenstel van rupsbanddelen en montageframe, maar die cilinders ook 'los' als (hydraulisch) gereedschap zouden kunnen worden gebruikt, is gebaseerd op een niet redelijke en gezochte lezing van het document en wordt verworpen. In regel 21 van Bruyas immers, wordt het gebruik van hydraulische cilinders voor het verstellen van de breedte nu juist afgezet tegen het handmatig bereiken daarvan ('La modification de la largues est obtenue manuellement ou à l'aide de vérins hydrauliques selon les réalisations').

4.6. Zo de gemiddelde vakman al niet op basis van zijn algemene vakkennis tot een met behulp van aandrijfmiddelen, zoals hydraulische cilinders uitschuifbaar onderstel zou komen om aldus het hiervoor geformuleerde probleem op te lossen, dan zou hij zonder meer de oplossing van het octrooi bereiken zodra hij Haest (vgl. 2.9.) of Althais (vgl. 2.10.) raadpleegt. In beide publicaties worden namelijk met hydraulische aandrijfmiddelen verstelbare landrupsonderstellen beschreven en de vakman zou op basis daarvan, uitgaande van het rupsonderstel dat Bruyas openbaart, zonder inventieve denkarbeid door modificatie tot de uitvinding volgens EP 687 komen. Anders dan Remu betoogt, zou de gemiddelde vakman Haest en/of Althaus ook zonder meer raadplegen omdat het hetzelfde vakgebied betreft, althans in ieder geval een zeer nabij vakgebied, zoals ook al blijkt uit het feit dat Prestenbach amfibische- en landrupsvoertuigen in feite op een hoop veegt (vgl. 2.11.). Bovendien bevat Bruyas een rechtstreekse pointer naar een uitschuifbaar rupsonderstel met gebruik van hydraulische cilinders, zodat de gemiddelde vakman ook al om die reden naar genoemde documenten zou kijken. Dat landrupsvoertuigen strikt genomen tot een andere IPC-classificatie behoren, zoals Remu nog heeft aangevoerd, doet daar niet aan af.

4.10. Remu zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie. Knoop c.s. vordert een volledige proceskostenveroordeling op basis van artikel 1019h Rv. Het arrest dat het Hof van Justitie heeft gewezen in de zaal Bericap v. Plastinnova (HvJ EY 15 november 2012, C-180/11, IEPT20121115) roept de vraag op of dat artikel grond biedt voor een volledige proceskostenveroordeling in een zaak waarin uitsluitend de nietigheid van een intellectueel-eigendomsrecht aan de orde is, zoals de onderhavige zaak in (onvoorwaardelijke) reconventie. In het arrest heeft het hof namelijk onder meer overwogen over het toepassingsbereik van de handhavingsrichtlijn, waarvan onder meer artikel 1019h Rv de implementatie vormt: (...)

Beschikking HR 14 december 2012, LJN BX7456 (Realchemie Nederland tegen Bayer Cropscience)

Proceskostenveroordeling. Exequaturprocedure art. 38 EEX-Verordening. Vervolg op HR 16 oktober 2009, IEF 8276 en HvJEU 18 oktober 2011, IEF 10364. Over de toepasselijkheid van de EEX-Verordening op de tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis met boetebeslissing inzake een octrooi-inbreuk en de toepasselijkheid art. 14 Handhavingsrichtlijn op exequaturprocedure.

Uit het arrest van het HvJEU volgt dat art. 14 van de Handhavingsrichtlijn ook van toepassing is op een exequaturprocedure als de onderhavige en op beslissingen omtrent de daaraan verbonden kosten. Het oordeel van de rechtbank is derhalve onjuist, zodat de bestreden beschikking ten aanzien van de proceskostenveroordeling moet worden vernietigd. De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen door de door Bayer op de voet van art. 1019h Rv gevorderde en door Realchemie niet bestreden proceskosten alsnog toe te wijzen.

3.1 Het door Bayer in het incidentele beroep voorgestelde middel is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat in de onderhavige exequaturprocedure geen plaats is voor een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. De rechtbank overwoog daartoe (rov. 3.8) dat het in deze procedure niet gaat om vragen betreffende (inbreuk op) een intellectuele-eigendomsrecht, maar om vragen betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen.
De Hoge Raad heeft naar aanleiding van het middel de hiervoor in 1.1 onder 2 weergegeven vraag van uitleg gesteld, die door het HvJEU als volgt is beantwoord.
"2) De kosten die zijn verbonden aan een in een lidstaat ingeleide exequaturprocedure waarin wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die in een andere lidstaat is gegeven in het kader van een procedure tot handhaving van een intellectuele-eigendomsrecht, vallen onder artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten."

3.2 Uit het arrest van het HvJEU volgt dat art. 14 van de Handhavingsrichtlijn ook van toepassing is op een exequaturprocedure als de onderhavige en op beslissingen omtrent de daaraan verbonden kosten.
Het oordeel van de rechtbank is derhalve onjuist, zodat de bestreden beschikking ten aanzien van de proceskostenveroordeling moet worden vernietigd.
De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen door de door Bayer op de voet van art. 1019h Rv gevorderde en door Realchemie niet bestreden proceskosten alsnog toe te wijzen.

dictum:
in het incidentele beroep:
vernietigt de beschikking van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 26 februari 2008, doch uitsluitend voor zover deze betreft de in het dictum onder 4.2 opgenomen kostenveroordeling, en, in zoverre opnieuw rechtdoende, veroordeelt Realchemie in de kosten aan de zijde van Bayer gevallen en tot aan de uitspraak van de rechtbank begroot op € 12.438,62;

in het principale en het incidentele beroep:
veroordeelt Realchemie in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Bayer begroot op € 42.611,80.

Rechtbank 's-Gravenhage 12 december 2012, zaaknr. 395991 / HA ZA 11-1715 (HPS c.s. tegen Geddeg B.V./Bomée B.V.)

Octrooirecht. Procesrecht. Onrechtmatig beslag. Proceskosten. In opdracht van HPS c.s. is door Patentwerk ten aanzien van de geldigheid van EP1062095 een rapport opgesteld, daarin is geconcludeerd dat conclusie 1 en 12 zijn niet nieuw ten opzichte van EP’382 en het openbaar voorgebruik door Color Wings. Bovendien zijn deze conclusies niet inventief ten opzichte van de combinatie van de NUR Blueboard printer "(...) ben ik van mening dat EP’095 niet verleend had mogen worden omdat alle conclusies niet nieuw althans niet inventief zijn. EP’095 is dus nietig”.

HPS vordert vernietiging van het Nederlandse deel en een verklaring dat Geddeg onrechtmatig heeft gehandeld door beslag te leggen en het betrekken van AVI, X en Y in kort geding. Geddeg stelt dat HPS inbreuk maakt op haar Nederlands octrooi met haar EU-octrooi. In reconventie vordert Geddeg verklaring voor recht dat er onrechtmatig is gehandeld door het openbaar voorgebruik te verzwijgen voor Color Wings.

Het in het geding gebrachte rapport is niet weersproken en de vernietigingsvordering wordt toegewezen. Dat HPS c.s. geen belang meer zou hebben, omdat EP 095 inmiddels is vervallen, wordt niet gevolgd nu de gevorderde vernietiging onder meer relevant is voor een schadevergoedingsvordering die ziet op beweerdelijk inbreuk in het verleden. Er is niet onrechtmatig gehandeld met het wapperen en entameren kort geding.

Evenmin weersproken is dat HPS c.s. het voormelde rapport van Patentwerk, waarin de nietigheid van het octrooi onderbouwd wordt toegelicht vier dagen voor het geappointeerde kort geding, aan Geddeg heeft doen toekomen. Dat is anders wat het door Geddeg gelegde conservatoir beslag. Volgens vaste jurisprudentie handelt degene die een beslag legt op eigen risico en is diegene, bijzondere omstandigheden daargelaten, gehouden de door het beslag geleden schade te vergoeden indien het beslag ten onrechte blijkt te zijn gelegd, zulks ook in het geval hij, op verdedigbare gronden van het bestaan van zijn vorderingsrecht overtuigd, bij het leggen van beslag niet lichtvaardig te werk is gegaan.

Onder verwijzing naar HvJ Bericap-Plastinnova, waarover partijen zich nog niet hebben kunnen uitlaten en zij daartoe in de gelegenheid worden gesteld, is de vraag of 1019h Rv van toepassing is wanneer uitsluitend de nietigheid van een IE-recht aan de orde is. Geddeg wordt in haar reconventionele vordering niet-ontvankelijk verklaard.

vernietiging Nederlands deel EP 095
4.2. HPS c.s. heeft betoogd dat het Nederlandse deel van EP 095 nietig is, vanwege een gebrek aan nieuwheid en inventiviteit, waarbij zij heeft verwezen naar het door haar als productie in het geding gebrachte rapport van Patentwerk. Nu dit door Geddeg in ieder geval wat het gebrek aan nieuwheid en inventiviteit ten opzichte van de in het rapport genoemde publicaties betreft in het geheel niet is weersproken (ten aanzien van het daarnaast gestelde openbaar voorgebruik refereert Geddeg c.s. zich), ligt de vordering tot vernietiging van het na gedeeltelijke afstand luidende Nederlandse deel van EP 095, althans voor de periode dat het octrooi van kracht is geweest, reeds om die reden voor toewijzing gereed. Het standpunt van Geddeg dat, zoals zij nog heeft aangevoerd, HPS c.s. geen belang meer zou hebben bij haar vordering, omdat EP 095 voor Nederland inmiddels is vervallen, wordt niet gevolgd. HPS c.s. heeft immers onweersproken gesteld dat de gevorderde vernietiging onder meer relevant blijft in verband met een mogelijk door Geddeg in te stellen schadevergoedingsvordering die ziet op beweerdelijke inbreuk in het verleden. De vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 095 zoals dat luidt na de akte van afstand van 22 juni 2010 zal derhalve worden toegewezen als hierna in het dictum verwoord.

Wapperen/entameren kort geding
4.5. (...) Van een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi geen stand zou houden in een nietigheidsprocedure behoefde Geddeg naar het oordeel van de rechtbank op dat moment niet uitgaan. Daarbij is van belang dat Geddeg c.s. onweersproken heeft gesteld dat zij HPS c.s. voorafgaand aan het kort geding verschillende malen tevergeefs heeft verzocht om haar te voorzien van informatie waaruit de nietigheid van EP 095 zou blijken. Evenmin weersproken is dat HPS c.s. het voormelde rapport van Patentwerk, waarin de nietigheid van het octrooi onderbouwd wordt toegelicht, eerst op 4 december 2010, zijnde vier dagen voor het geappointeerde kort geding, aan Geddeg heeft doen toekomen. Dat Geddeg van de nietigheid van het octrooi al had uit te gaan uit andere bron, zoals HPS c.s. stelt, is door Geddeg c.s. betwist en vervolgens door HPS c.s. niet nader onderbouwd, zodat die stelling als ongegrond wordt verworpen. Datzelfde geldt voor de stelling dat Geddeg c.s. ook na december 2010 handelingen ter handhaving van haar octrooirecht heeft verricht, welke stelling, gelet op de betwisting daarvan door Geddeg c.s., onvoldoende is onderbouwd. De vordering tot een verklaring voor recht van onrechtmatig handelen en de gevorderde schadevergoeding zal in zoverre derhalve worden afgewezen.

kosten procedure in conventie tussen HPS c.s. en Geddeg
4.14. Het arrest dat het Hof van Justitie heeft gewezen in de zaak Bericap – Plastinnova (HvJ EU 15 november 2012, C-180/11) roept de vraag op of dat artikel grond biedt voor een volledige proceskostenveroordeling in een zaak waarin uitsluitend de nietigheid van een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is, zoals in de onderhavige zaak in conventie. In dat arrest heeft het hof namelijk onder meer het volgende overwogen over het toepassingsbereik van de handhavingsrichtlijn, waarvan onder meer artikel 1019h Rv de implementatie vormt: (...)

4.15. Aangezien dit arrest is gewezen nadat vonnis was bepaald, hebben partijen zich nog niet kunnen uitlaten over de consequenties van dit arrest voor deze zaak. Partijen zullen daarom in de gelegenheid worden gesteld dat alsnog te doen bij akte, waarbij wordt opgemerkt dat de akte uitdrukkelijk tot dit onderwerp beperkt dient te blijven. Voor zover het meer omvat, kan de akte door de rechtbank geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. Met het oog op de aktewisseling zal de beslissing over de proceskosten in conventie, ook die in de procedure tussen HPS c.s. en Bomée en Z, waarbij HPS c.s. als de in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt, worden aangehouden.

C.J.S. Vrendenbarg, Update met Apple/Samsung kort commentaar bij HvJ EU 15 november 2012, zaak C-180/11 (Bericap tegen Plastinnova), IE-Forum nr. IEF 12069.

Update van IEF 12065 met IEF 12062. Update: De vraag rijst of de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn c.q. artikel 1019 e.v. Rv (nog) wel van toepassing zijn te achten op, bijvoorbeeld, een nietigheidsprocedure die is ingesteld in het kader van een inbreukprocedure. Deze problematiek speelt op dit moment in de zaak Apple / Samsung [IEF 12062], waarin Samsung in reconventie (voorwaardelijk) de nietigheid vordert van het Nederlands deel van het octrooi van Apple. Samsung wordt ten aanzien van de reconventionele vordering in het ongelijk gesteld. In verband met het arrest Bericap/Plastinnova rijst de vraag wat dient te gebeuren met de proceskosten ex artikel 1019h Rv. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de consequenties van het arrest voor deze zaak. Het Europese Hof rept echter niet over de toepasselijkheid van de richtlijn in een dergelijke situatie. In het algemeen heeft het Europese Hof geen of nauwelijks aandacht voor de positie van de (zich met succes) verwerende, (beweerdelijk) inbreukmakende partij. Wat dient te gebeuren met de proceskosten indien de ‘inbreukmaker’ zich met succes verweert tegen de rechthebbende, bijvoorbeeld door middel van een geslaagde nietigheidsactie tegen het ingeroepen IE-recht? Naar mijn mening dient conform de restrictieve benadering onderscheid te worden gemaakt tussen:

(i) op zichzelf staande nietigheidsprocedures (denk aan een nietigheidsprocedure geïnitieerd door iemand die zelf geen merkhouder is, maar de nietigheid van een merk inroept omdat het ingeschreven merk onderscheidend vermogen mist) en
(ii) nietigheidsprocedures die zijn ingesteld in het kader van een inbreukactie. De eerste categorie nietigheidsprocedures valt buiten de reikwijdte van de Handhavingsrichtlijn. Dat volgt uit het arrest in de zaak Bericap/Plastinnova, waarin het ook ging om een op zichzelf staande nietigheidsprocedure, in dit geval met betrekking tot een gebruiksmodel. De tweede categorie nietigheidsprocedures kan worden gelijkgesteld met een verweer in of naar aanleiding van een inbreukprocedure en valt om die reden wel onder het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn. Binnen dat kader laat artikel 14 richtlijn / 1019h Rv ruimte voor een veroordeling van die rechthebbende in de proceskosten van de wederpartij, wanneer de rechthebbende in het ongelijk wordt gesteld: immers rept de bepaling over de ‘in het ongelijk gestelde partij’ en niet over de ‘inbreukmakende partij’. Een succesvol verweer van de ‘inbreukmaker’, of dit nu is gevoerd in de inbreukprocedure zelf, door middel van een reconventionele vordering of een nietigheidsprocedure die plaatsvindt in het kader van de inbreukprocedure, dient kortom gehonoreerd te worden met een proceskostenvergoeding op de voet van artikel 14 richtlijn / 1019h Rv.

C.J.S. Vrendenbarg, Kort commentaar bij HvJ EU 15 november 2012, zaak C-180/11 (Bericap tegen Plastinnova), IE-Forum nr. IEF 12065.

Een bijdrage van Charlotte Vrendenbarg, Universiteit Leiden.

(...) Een nietigheidsprocedure heeft betrekking op de geldigheid van, i.c., een gebruiksmodel en niet op inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, en valt daarom buiten de reikwijdte van de Handhavingsrichtlijn.

Deze uitspraak verrast op zich niet, nu alles in de totstandkomingsgeschiedenis van de Handhavingsrichtlijn erop wijst dat de Europese wetgever met deze richtlijn heeft beoogd te voorzien in maatregelen en procedures uitsluitend voor gevallen van inbreuk (of hoogstens dreigende inbreuk) op IE-rechten. Uit de wetsgeschiedenis van de artikelen 1019 t/m 1019i Rv, die de implementatie vormen van de Handhavingsrichtlijn, blijkt niet dat de Nederlandse wetgever een verdergaand toepassingsbereik heeft willen realiseren dan de richtlijn.

De Nederlandse rechtspraak daarentegen laat geen eenduidig beeld zien. Zo zijn proceskostenveroordelingen ex artikel 1019h Rv toegewezen in procedures die uitsluitend de geldigheid van een IE-recht betroffen. Een dergelijke, ruime interpretatie van het toepassingsbereik staat tegenover de restrictieve benadering, waarbij als voorwaarde voor toepasselijkheid van (bijvoorbeeld) artikel 1019h Rv wordt gesteld dat de procedure daadwerkelijk betrekking heeft op (dreigende) inbreuk of plaatsvindt in het kader van een inbreukactie. (Voor voorbeelden uit de rechtspraak van deze uiteenlopende benaderingswijzen zie het overzicht “Arresten over de volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken” [IEF 11780], punt 7 t/m 9 en de noot onder HR 22 juni 2012 (Knooble/Staat en NNI) in BIE 2012/65 [login]; IEF 11479). Het onderhavige arrest van Europese Hof schept duidelijkheid, althans bevestigt hetgeen ook wel volgt uit de Handhavingsrichtlijn (en de Memorie van Toelichting): de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn c.q. artikel 1019 e.v. Rv zijn alleen van toepassing wanneer sprake is van (dreigende) inbreuk op een IE-recht.

Lees de gehele bijdrage hier.

Rechtbank Utrecht 14 november 2012, zaaknr. 284686 / HA ZA 10-814 (ACS Systems B.V. tegen Terwa B.V.)

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers, Bingh Advocaten.

In navolging van IEF 10957 en IEF 5062. Uitgebreid over proceskosten ex 1019h Rv: in kort geding, boven indicatietarieven, na advocatenwissel, ondeugdelijke omschrijving (summiere en op globale wijze), geschat door de rechtbank. De rechtbank verwijst naar en blijft bij hetgeen zij in het tussenvonnis heeft overwogen. Er wordt geen tussentijds hoger beroep toegestaan tegen dat tussenvonnis. De rechtbank acht geen termen aanwezig op grond waarvan tussentijds hoger beroep zou moeten worden toegestaan nu het enige resterende onderdeel - de proceskosten - is aangehouden.

ACS betwist de hoogte van de vordering. In het kort gedingvonnis (tot april 2010) is bepaald dat iedere partij eigen kosten draagt, tot oktober 2010 is slechts ingegaan op de slaafse nabootsingsleer (liquidatietarief) en pas bij het laatst ingediende stuk heeft Terwa met een eiswijziging zich uitgelaten over de auteursrechtelijke grondslag. Volgens ACS betreft het deel auteursrecht slechts 1/3 deel.

Omdat gevorderde kosten boven de richtlijn indicatietarieven in IE-zaken uitkomt en er geen reden is om ten gunste van Terwa af te wijken en zal niet meer dan €25.000,- worden toegewezen. Nu in voornoemde overzichten in slechts minder dan de helft van de gedeclareerde uren een omschrijving is gegeven, in zeer summiere mate op globale wijze weergegeven, valt niet af te leiden wat de verdeling tussen de auteursrechtelijke en overige vorderingen. De rechtbank schat, nu een deugdelijke omschrijving ontbreekt, de verhouding op één/tweede deel. Door de advocatenwissels is er meerdere malen overleg gevoerd en in de voorbereiding is het aannemelijk dat de auteursrechtelijke vordering is onderzocht. De kosten van het kort geding en onderhavige zaak zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden vanwege overlap.

Voor het overige wordt voor recht verklaart dat ACS een verbod tot het niet doen van onrechtmatige uitlatingen heeft overtreding [6.4, IEF 5062].

Vzr. Rechtbank Groningen 19 oktober 2012, LJN BY2155 (A en B tegen C)

Kort geding opheffing beslag. Overeenstemming bereikt, alleen proceskostenveroordeling: iede draagt eigen kosten. A en B zijn met C overeengekomen om een kledinglijn te ontwikkelen. De ontwerpen voor de kleding zouden van de hand van C komen en B en A zou zorg dragen voor de benodigde machines, stoffen en overige materialen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft C zijn woning beschikbaar gesteld. C wordt vervolgens opgenomen in het ziekenhuis, tijdens het ziekenhuisverblijf heeft B goederen uit het huis van C naar eigen woning gebracht. C had daar geen toestemming voor gegeven en doet aangifte van diefstal door B. Er wordt beslag gelegd op de goederen, inmiddels in de woning van A en B. Kort geding opheffing beslag.

Partijen bereiken ter zitting overeenstemming over de wijze waarop de beslagen goederen tussen hen zullen worden verdeeld. Zodat enkel nog een oordeel dient te worden gegeven over de proceskosten. Iedere partij draagt de eigen kosten.

4.3. Voor een beslissing over de proceskosten dient de voorzieningenrechter zich (alsnog) te buigen over de vraag of het beslag rechtmatig is gelegd en of toewijzing van de aanvankelijk gevorderde opheffing ervan in de rede had gelegen. De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande als volgt. De opheffing van een beslag kan onder meer worden bevolen indien op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen zijn verzuimd, summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag, of, zo het beslag is gelegd voor een geldvordering, indien voor deze vordering voldoende zekerheid is gesteld. De gehele beoordeling kan niet geschieden zonder afweging van de wederzijdse belangen.

4.4. Gesteld noch gebleken is dat vormvoorschriften zijn geschonden of dat het beslag onnodig is gelegd. Wat betreft de summierlijk te blijken ondeugdelijkheid van de gepretendeerde vordering overweegt de voorzieningenrechter dat voorshands niet kan worden geoordeeld dat (zondermeer) sprake is van een onrechtmatig door [C] ten laste van [B] en [A] gelegd beslag. [A] en [B] stellen weliswaar dat de goederen (waar uiteindelijk beslag op is gelegd) op basis van een met [C] gemaakte afspraak uit de woning zijn gehaald, maar [C] heeft het bestaan van deze afspraak gemotiveerd weersproken. De juistheid van de stelling van [B] en [A] kan derhalve niet zonder nader feitelijk onderzoek c.q. nadere bewijsvoering worden vastgesteld. Aangezien een procedure in kort geding zich niet leent voor nadere bewijsvoering, dient de stelling van [B] en [A] te worden gepasseerd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan op basis van de thans gepresenteerde feiten en omstandigheden niet worden geoordeeld dat een gerede kans bestaat dat de bodemrechter zal oordelen dat het beslag onrechtmatig is gelegd, althans dat de vordering tot opheffing ervan zondermeer moet worden toegewezen.

Evenwel blijkt uit het verhandelde ter zitting dat een deel van de beslagen goederen in eigendom toebehoren aan [B] en [A] en niet, zoals in het aan het beslag ten grondslag liggende verzoekschrift is verklaard, aan [C]. Toewijzing van tenminste een deel van de gevorderde opheffing van het beslag zou - voor zover dat rust op aan [B] en [A] in eigendom toebehoren goederen - derhalve in de rede hebben gelegen. Dit rechtvaardigt echter niet een proceskostenveroordeling zoals door [B] en [A] gevorderd. Dat geldt evenzeer - voor zover gehandhaafd - voor de in reconventie gevorderde proceskostenveroordeling,

4.5. De voorzieningenrechter ziet in het vorenstaande en in het feit dat partijen hun vorderingen over en weer hebben ingetrokken aanleiding de proceskosten te compenseren aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt.


5. De beslissing:
In conventie en in reconventie
5.1. compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt,

Hof Arnhem 11 september 2012, LJN BX8860 (Bora Borgh Beheer B.V. en Shotblastsupport tegen Kaltenbach Shotblast and Painting Systems)

Art. 110 Rv. In navolging van IEF 10463, waarin werd beslist in het bevoegdheidsincident geoordeeld dat de rechtbank ’s-Gravenhage exclusief relatief bevoegd is kennis te nemen van het geschil. Onder meer was gevorderd merkenrecht verbod, handelsnaam/domeinnaam gebruiken en het voeren van reclame. Het hoger beroep betreft uitsluitend de kostenveroordeling. Volgens Bora c.s. had de rechtbank Kaltenbach moeten veroordelen in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, zoals door Bora c.s. was gevorderd en met een kostenspecificatie was onderbouwd. Kaltenbach heeft verweer gevoerd. Tegen een vonnis waarin de rechtbank zich relatief onbevoegd heeft verklaard staat geen hogere voorziening open (110 lid 3 Rv).

3.6  Het hof overweegt als volgt. Het vonnis waarvan beroep is een vonnis waarin de rechtbank zich relatief onbevoegd heeft verklaard en de zaak heeft verwezen naar een andere rechter. Ingevolge artikel 110 lid 3 Rv is tegen een zodanig vonnis geen hogere voorziening toegelaten. De enkele omstandigheid dat de rechtbank in het vonnis een proceskostenveroordeling heeft uitgesproken en het hoger beroep zich uitsluitend tegen die kostenbeslissing richt, maakt dit nog niet anders (vgl. HR 6 februari 2004, LJN AL7065).

De beoordeling van de kostenbeslissing in hoger beroep zal immers in de regel een (her)beoordeling van de beslissing over de toe- of afwijzing van de incidentele vordering vergen. Die beoordeling is ingevolge artikel 110 lid 3 Rv nu juist van (tussentijds) hoger beroep uitgesloten. Dat, zoals in deze zaak, uitsluitend de hoogte van de kostenveroordeling wordt bestreden met de klacht dat de rechtbank ten onrechte heeft nagelaten artikel 1019h Rv toe te passen, is geen grond om in afwijking van artikel 110 lid 3 Rv toch hoger beroep toe te staan. De rechter naar wie wordt verwezen kan, zo artikel 1019h Rv dit vergt, de in het incident reeds toegewezen kosten aanvullen. Daarmee is de werking van het gemeenschapsrecht voldoende gewaarborgd, zonder dat afbreuk hoeft te worden gedaan aan de door artikel 110 lid 3 Rv beoogde snelle beslechting van geschillen omtrent de relatieve bevoegdheid.

C.J.S. Vrendenbarg, Arresten over de volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken - Korte bespreking van arresten van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie over artikel 1019h Rv / 14 Handhavingsrichtlijn, IEF 11780.

Een bijdrage van Charlotte Vrendenbarg, sectie IE, Universiteit Leiden.

Inhoudsopgave:
1. Desgevorderd
2. 2. Tijdige opgave en specificatie
3. Niet betwiste kosten worden toegewezen
4. Proceskosten in cassatie
5. De overeengekomen proceskostenvergoeding
6. 1019h Rv ook in exequaturprocedures
7. Geen (dreigende) inbreuk, wel 1019h Rv
8. Vordering gericht tegen de rechthebbende: 1019h Rv van toepassing
9. Prejudiciële vraag over het toepassingsbereik van artikel 14 Handhavingsrichtlijn

In het arrest van 21 september 2012 in de zaak ACI c.s./Stichting De Thuiskopie (HR 21 september 2012, LJN: BW5879 (ACI c.s./Stichting De Thuiskopie) met conclusie A-G Huydecoper) heeft de Hoge Raad alsnog prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over (onder meer) het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn. In deze zaak kwam (onder andere) de vraag aan de orde of artikel 14 Handhavingsrichtlijn c.q. 1019h Rv van toepassing is in een geding waarin betalingsplichtigen met betrekking tot de thuiskopieheffing een verklaring voor recht vragen ten laste van Stichting De Thuiskopie, gericht op de vaststelling van de omvang van die heffing. De Hoge Raad overweegt in r.o. 5.5. dat de aanspraken van Stichting De Thuiskopie die de inzet van het geding vormen, niet lijken voort te vloeien uit ‘inbreuken op intellectueleeigendomsrechten’ als bedoeld in artikel 2 lid 1 Handhavingsrichtlijn. De Hoge Raad sluit echter niet uit dat de handhaving van de aanspraken van Stichting De Thuiskopie mogelijk wel kan worden bestempeld als een vorm van handhaving van IE-rechten. Daarnaast overweegt de Hoge Raad dat de vraag of i.c. (toch) sprake kan zijn van handhaving tegen inbreuk, afhankelijk is van het antwoord op de overige prejudiciële vragen, die zich als volgt laten samenvatten: (i) laat de Auteursrechtrichtlijn het kopiëren uit illegale bron wel of niet toe en (ii), indien kopiëren uit illegale bron niet is toegestaan volgens de Auteursrechtrichtlijn, mag door de wet een vergoeding worden opgelegd voor thuiskopieën uit illegale bron, zolang er geen mogelijkheden zijn om illegaal thuiskopiëren tegen te gaan? (Zie tevens het persbericht van de Hoge Raad d.d. 21 september 2012 op rechtspraak.nl.)

Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over artikel 14 Handhavingsrichtlijn kan eindelijk duidelijkheid scheppen over het wat moet worden verstaan onder ‘handhaving’ en het toepassingsbereik van de richtlijn(bepaling).