Proceskostenveroordeling (bijzondere uitspraken)  

Conclusie A-G HR 7 september 2012, zaaknr. 11/04472 (Stichting Leenrecht tegen Vereniging van Openbare Bibliotheken)

Conclusie ingezonden door Dirk Visser en Marloes Bakker, Klos Morel Vos & Schaap.

Cassatie ná IEF 9889 en IEF 8697. De AG concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. Verlengingen zijn geen afzonderlijke uitleningen en er is geen leenrechtvergoeding voor verschuldigd. Vordering en specificatie van volledige proceskosten bij schriftelijke toelichting dienen tijdig te worden opgegeven, zodat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Dit belemmert niet om dergelijke kosten bij schriftelijke toelichting in cassatie te vorderen.

Onderdeel 1, samengevat, er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het Unierechtelijke begrip uitlenen en het Nederlandsrechtelijk begrip uitlenen "als de handeling die in het Nederlandse auteursrechtelijk systeem een leenrechtvergoeding doet ontstaan". Het hof heeft aan het Europese begrip getoetst.

R.o. 3.14.1. De discussie of een verlenging als een afzonderlijke rechtshandeling moet worden gezien, is naar mijn mening niet relevant voor de betekenis van het begrip uitlenen in de Auteurswet. De kwalificatie 'rechtshandeling' in artikel 15c Auteurswet beoogt naar mijn mening niet om de betekenis van het begrip uitlenen nader te bepalen.

Onderdeel 2, samengevat: het hof miskend dat een verlenging een openbaarmaking vormt in de zin van de Auteurswet (en VRL 2006) en waarmee uitzondering is gecreëerd op de uitputtingsregeling.

Onderdeel 3, samengevat: Het hof heeft miskend dat het uitleenrecht een uitzondering vormt op het verbodsrecht en daarom beperkt dient te worden uitgelegd

3.45 In het licht van het voorgaande valt verder niet in te zien dat, enkel omdat voor een verlenging geen separate vergoeding wordt betaald, geconcludeerd zou moeten worden dat de vergoedingsregeling in strijd is met het Unierecht (...) danwel tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, danwel de belangen van de auteur onredelijk schaadt. Die waarderingen hangen af van meer variabelen.

Onderdeel 4, samengevat: het hof heeft ten onrechte doorslaggevende betekenis toegekend aan het feit dat verlenging mogelijk is zonder dat de lener het exemplaar eerst terugbrengt.

3.48 Het hof heeft aansluiting gezocht bij het element van terbeschikkingstelling. Met de overweging aan het slot van rov 12 heeft het hof niet toch betekenis gehecht aan de wijze van verlenging maar aan de terbeschikkingstelling. Het onderdeel mist dus feitelijke grondslag.

3.49 Aanvullend merk ik nog het volgende op. In subonderdeel 4.2 wordt een onderscheid gemaakt tussen twee invalshoeken: het uitlenersperspectief en het inlenersperspectief. Het uitlenersperspectief doelt op et oordeel van het hof (in rov 7 en 8) dat uitlenen ziet op het buiten de feitelijk macht van de uitlener brengen. Het inlenersperspectief wordt in het subonderdeel omschreven als het "ter beschikking staan" respectievelijk als het "ter beschikking krijgen" van het exemplaar, wat volgens het subonderdeel het geval is zowel tijdens de periode van het lenen als tijdens de periode van uitlening.

Aan de invulling die het hof aan de terbeschikkingstelling heeft gegeven - te weten: een "concrete uitlening" - is bij de bespreking van onderdeel 2 reeds aandacht bestaat. He door  subonderdeel 4.2 bedoelde inlenersperspectief is een andere manier om deze "concrete uitlening" te bezien. In het inlenersperspectief krijgt  de inlener het exemplaar namelijk twee maal tot zijn beschikking (...), terwijl tegelijkertijd vanuit het uitleversperspectief slechts een maal de macht is afgestaan. Wat er verder ook zij van deze benadering, zij kan niet tot cassatie leiden nu  het begrip uitlening in de VRL niet ziet op de "concrete uitlening".

Onderdeel 5: toelichting volledige proceskosten kan in cassatie

3.55 (...) de gevorderde kosten dienen zo tijdig te worden opgegeven en gespecificeerd dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Dit belemmert niet dergelijke kosten bij schriftelijke toelichting in cassatie te vorderen (...).

Rechtbank 's-Gravenhage 1 augustus 2012, zaaknr. 336687/HA ZA 09-1523 (Cisco c.s. tegen Comtek)

In navolging van IEF 10952 & IEF 8117.

Merkenrecht. Vermeende inbreuk door verhandelen (tweedehands) goederen met merk Cisco. Uitputting. Op 22 februari 2012 is tussenvonnis gewezen waarbij de rechtbank zich in reconventie niet bevoegd achtte en iedere verdere beslissing in reconventie is aangehouden. Deze zaak betreft de verdere beoordeling van het voorgaande, met betrekking tot het leveren van tegenbewijs van Comtek, dat alle producten die onder haar in beslag zijn genomen voorzien zijn van de merken Cisco.

De rechtbank oordeelt dat Comtek er niet in is geslaagd om tegenbewijs te leveren. Daarmee staat vast dat er zich geen producten onder de in beslag genomen producten bevinden die niet zijn voorzien van de merken van Cisco. Hierbij stelt de rechtbank vast dat er geen sprake is van uitputting met betrekking tot de merkrechten van Cisco c.s.. De rechtbank oordeelt dat sprake is van merkrechtinbreuk op het Gemeenschapsmerk- en Beneluxmerkenrecht van Cisco Technology. Cisco Systems doet geen beroep op merkrechten waarvan zij zelf houdster is, aldus is er geen grondslag voor haar verbodsvordering en wordt deze door de rechtbank afgewezen. De vordering van Cisco c.s. tot afgifte van producten wordt door de rechtbank afgewezen, daar er geen concrete bewijzen zijn. De gevorderde inzage door een onafhankelijke accountant wordt toegewezen. De rechtbank gaat ervan uit dat Comteks bezwaren tegen de door Cisco c.s. opgevoerde kostenopgave geen betrekking hebben op de hoogte van deze kosten, maar op hetgeen zij tegen deze kosten heeft aangevoerd. De enkele afwezigheid van kwader trouw kan er niet zonder meer toe leiden dat geen recht kan worden gedaan op de vergoeding van volledige proceskosten. Bezwaar hiertegen door Comtek wordt afgewezen.

De rechtbank wijst de vorderingen van Cisco c.s. gedeeltelijk toe en veroordeelt Comtek in de proceskosten.

Leveren tegenbewijs door Comtek 2.5. Met Cisco c.s. is de rechtbank van oordeel dat hierin geen toereikende reactie kan worden gevonden die aanleiding biedt voor nadere bewijslevering. Feitelijk berust hetgeen Comtek in dit verband aanvoert op een herhaling van wat door haar al voor het vonnis van 22 februari 2012 in de procedure naar voren is gebracht en dat de rechtbank heeft gebracht tot het als voorshands bewezen aannemen dat de in beslag genomen producten (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) zijn voorzien van de Merken. Ter onderbouwing van haar stellingen op dit punt heeft Comtek reeds eerder het standpunt ingenomen dat tijdens de bewaring niet zorgvuldig is omgegaan met de in beslag genomen producten en zelfs dat daar mee zou zijn gerommeld. Daarbij heeft zij gewezen op de hiervoor genoemde verklaring van mr. Russell waaruit dat zou blijken. Onder 6.15 van het vonnis van 22 februari 2012 heeft de rechtbank overwogen dat het door Comtek op dit punt gestelde niet afdoet aan – onder meer – het voorshands (behoudens tegenbewijs) bewezen geachte gebruik van de Merken op alle (behoudens de tape, de antistatische zakken en de Prolab) in beslag genomen producten. Dat er een chaotische situatie is ontstaan met betrekking tot de in beslag genomen producten nadat de producten in bewaring zijn gegeven, is niet van belang, nu door Comtek niet is betwist dat de in het proces-verbaal door de deurwaarder beschreven producten onder haar in beslag zijn genomen. Het door Comtek te leveren bewijs dient betrekking te hebben op de producten genoemd in het proces-verbaal van 31 oktober 2008 wil sprake zijn van tegenbewijs ten aanzien van het voorshands als bewezen aangenomen gebruik van de Merken op die producten. Ook wanneer Comteks verzoek aan de rechtbank om op een door de rechtbank te bepalen wijze de in beslag genomen producten te bezichtiging en/of Comteks subsidiaire verzoek aan de rechtbank om mr. Russell als getuige op te roepen, op enigerlei wijze worden gehonoreerd of daaraan anderszins door Comtek uitvoering wordt gegeven, zal de uitkomst daarvan betrekking hebben op de producten die nu in bewaring zijn en waarmee al dan niet is gerommeld. Daarmee kan nog geen bewijs worden bijgebracht met betrekking tot het gebruik van de Merken op de producten die onder Comtek in beslag zijn genomen en genoemd zijn in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008, althans Comtek heeft in het geheel niet onderbouwd dat (en op welke wijze) de haar kennelijk voor ogen staande opzet zou kunnen leiden tot het bewijs waartoe zij is toegelaten. Nu er feitelijk geen (ter zake doend) tegenbewijs wordt voorgedragen, is de conclusie dan ook dat Comtek niet is geslaagd in het tegenbewijs waartoe zij is in de gelegenheid is gesteld. Daarmee staat vast dat (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) er zich geen producten onder de in beslag genomen producten bevinden die niet zijn voorzien van de Merken.

2.7. Met Cisco c.s. is de rechtbank van oordeel dat Comtek hiermee feitelijk niet heeft aangegeven dat zij (nader) bewijs wil leveren, laat staan dat zij uiteen heeft gezet op welke wijze zij dit wil doen. Hetgeen door Comtek in dit verband is aangevoerd, moet bovendien worden aangemerkt als een herhaling van hetgeen eerder door haar in de procedure naar voren is gebracht. Bewijs door nader te noemen getuigen te doen horen, is door Comtek niet concreet uitgewerkt noch heeft zij daarvoor getuigen voorgedragen. De rechtbank heeft in hetgeen Comtek in dit verband aanvoert – zo blijkt uit vonnis van 22 februari 2012, zie o.m. onder 6.12 – geen aanleiding gezien te komen tot de vaststelling dat zich onder de in beslag genomen producten producten bevinden die afkomstig zijn van HP c.s. De enkele herhaling van hetgeen reeds eerder naar voren is gebracht, kan de rechtbank niet tot een ander oordeel brengen. De conclusie is dan ook dat Comtek niet is geslaagd in het haar opgedragen bewijs. Daarmee staat vast dat er zich geen Cisco-producten afkomstig van HP c.s. onder de in beslag genomen producten bevinden en dat de merkrechten van Cisco c.s. ten aanzien van alle producten genoemd in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008 (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) niet zijn uitgeput.

Verbod 2.11. Met het voorgaande staat vast dat alle in beslag genomen producten, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab, genoemd in het procesverbaal van 31 oktober 2008 zijn voorzien van de Merken en dat deze producten niet afkomstig zijn van HP c.s. Nu geen sprake is van uitputting van de merkrechten van Cisco c.s. met betrekking tot deze producten is de conclusie dat Comtek inbreuk heeft gemaakt op de Merken. Op grond van artikel 9 lid 1, sub a GMVo en artikel 2.20 lid 1, sub a BVIE zal het (onder A) gevorderde verbod om inbreuk te maken op de Merken daarom, als in het dictum verwoord, worden toegewezen jegens de merkhoudster Cisco Technology. De gevorderde “tenzij”-formulering zal daarbij niet worden gevolgd, omdat deze geen aansluiting vindt bij de wijze waarop in het BVIE en de GMVo de uitputting is geformuleerd en omdat door Cisco c.s. onvoldoende onderbouwd is gesteld op grond waarvan de rechtbank reeds nu voor eventuele toekomstige situaties het door Cisco c.s. bedoelde bewijs al bij Comtek zou moeten leggen. Niet valt in te zien waarom het repareren of refubishen als zodanig dient te worden verboden. Cisco c.s. heeft immers verklaard dat het haar niet gaat om het repareren of reviseren als zodanig maar om namaak en door haar buiten de EER in de handel gebrachte producten (het vonnis van 22 februari 2012, onder 6.9). Het verbod zal voorts waar het Gemeenschapsmerken betreft, worden toegewezen voor de Gemeenschap en wat Benelux-merken betreft slechts worden toegewezen voor de Benelux. Omdat Cisco Systems geen beroep doet op merkrechten waarvan zij zelf houdster is, bestaat er geen grondslag voor haar verbodsvordering en zal deze worden afgewezen.

Inzage, opgave, rekening en verantwoording, afgifte 2.16. Gelet op het voorgaande kunnen de overige vorderingen slechts voor toewijzing in aanmerking komen voor zover zij betrekking hebben op de producten genoemd onder 3.5 en

3.6 van het vonnis van 22 februari 2012, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab. Niet valt echter in te zien welk belang Cisco c.s. heeft bij de (onder C) gevorderde opgave van beslagen producten, nu zij reeds beschikt over het proces-verbaal van beslaglegging waarin deze producten zijn beschreven. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. Evenmin valt in te zien welk belang Cisco c.s. heeft bij de (onder E) mede gevorderde opgave van de afnemers van de onder 3.5 en 3.6 van het vonnis van 22 februari 2012 bedoelde producten, nu deze producten hetzij door haarzelf zijn afgenomen,\ hetzij onder het door haar onder Comtek gelegde beslag vallen. Deze vordering zal op dit punt dan ook dan ook worden afgewezen. De onder D en E gevorderde rekening en verantwoording en informatie over leveranciers zullen, als in het dictum verwoord, en voor zover het alle Comtek beschikbare en/of bekende informatie betreft, worden toegewezen, waarbij een termijn gerelateerd aan de betekening van het vonnis zal worden bepaald. Daar de door Comtek genoten winst relevant zou kunnen zijn voor de berekening van de omvang van de door Cisco c.s. geleden schade, omdat daarbij volgens artikel 2.21 lid 2, onder a BVIE rekening kan worden gehouden met de door de inbreukmaker genoten winst, hebben zij tevens recht op opgave van gegevens ter bepaling van de door Comtek genoten nettowinst.

Proceskosten 2.23. Naar onweersproken door Cisco c.s. is aangevoerd, is haar wijziging van eis (“haar draai” in de woorden van Comtek) ingegeven door een mededeling van Comtek dat zij ook producten van niet-geautoriseerde dealers heeft betrokken. Dat dit voor Cisco c.s aanleiding was om haar vorderingen aan te passen en zich op het (ruimere) standpunt te stellen dat Comtek handelde in niet met toestemming van Cisco c.s. in de EER in het verkeer gebrachte producten, is niet onbegrijpelijk. Dat dat van invloed is op de kosten, mag zo zijn (door Comtek is overigens niet aangegeven tot welke verhoging dat aanleiding zou hebben gegeven), maar dat kan – zonder meer – nog geen reden zijn die niet voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Dat geldt eens te meer nu de rechtbank inbreuk aanneemt op grond van de gewijzigde eis. Uit de verwijzing van Comtek naar “dezelfde omstandigheden die zij heeft aangevoerd ter afwijzing van de vordering tot winstafdracht” leidt de rechtbank af dat zij bedoelt te stellen dat in verband met het ontbreken van kwade trouw aan haar zijde, de door Cisco c.s. gevorderde proceskosten niet voor integrale vergoeding in aanmerking komen. Welke kosten buiten beschouwing zouden moeten blijven, wordt daarbij niet duidelijk. De rechtbank overweegt dat de enkele afwezigheid van kwade trouw er niet zonder meer toe leidt dat geen recht kan worden gedaan op vergoeding van volledige proceskosten. Nu een nadere duidelijke onderbouwing ter zake ontbreekt, wordt Comteks bezwaar afgewezen.

Rechtbank Haarlem 1 augustus 2012 , LJN BX3596 zaaknr. 172240/HA ZA 10-1091 (Bacardi tegen Onafhankelijke Horeca Distributie  B.V.)

Uitspraak ingezonden door Mark Tsoutsanis en Paul Wezelenburg, RWV advocaten.

Merkenrecht. Bacardi is houdster van onder meer de Benelux woord- en beeldmerken BACARDI die zijn ingeschreven voor alcoholhoudende dranken. OHD is een groothandel in dranken. Zij brengt in Nederland originele producten van Bacardi, voorzien van de woord- en/of beeldmerken BACARDI op de markt. Deze heeft zij niet van Bacardi betrokken, noch heeft zij hiervoor toestemming verkregen. De bij OHD aangetroffen flessen BACARDI zijn door Bacardi oorspronkelijk buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) op de markt gebracht en vervolgens zijn deze zonder toestemming binnen de EER door OHD op de markt gebracht. Bacardi vordert onder meer een verbod op het maken van merkinbreuk.

OHD heeft een derde partij in vrijwaring opgeroepen. Hierbij vordert zij dat de derde partij wordt veroordeeld om te betalen hetgeen waartoe OHD in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld. De inbreukmakende producten heeft OHD van de derde partij betrokken, waarbij OHD stelt dat deze derde heeft gegarandeerd dat de geleverde producten niet inbreukmakend waren.

De rechtbank stelt vast dat er sprake is van een merkinbreuk door OHD ten aanzien van de BACARDI producten. Het merkinbreukverbod zal worden toegewezen, zij het dat dit wordt beperkt tot een verbod op inbreuk op het woord- en/of het beeldmerk BACARDI. Dat het voor OHD niet mogelijk is om te achterhalen of voorziene producten met toestemming van Bacardi binnen de EER in de handel is gebracht, doet niet af aan het voorgaande. Vordering tot schadevergoeding van Bacardi wordt afgewezen. De rechtbank matigt de proceskostenvergoeding. De rechtbank oordeelt dat OHD niet heeft aangetoond dat zij de inbreukmakende flessen van de derde partij heeft betrokken. De vordering van OHD jegens de derde partij in vrijwaring zal dan ook worden afgewezen.

De rechtbank veroordeelt OHD onder meer merkinbreuk te staken en gestaakt te houden onder last van een dwangsom. In vrijwaring wijst de rechtbank de vorderingen af en veroordeelt OHD in de proceskosten.

In de hoofdzaak
5.6. Het voorgaande brengt mee dat de door de Bacardi gestelde inbreuk op haar woord- en/of beeldmerk BACARDI ten aanzien van de totaal 56 BACARDI producten als vermeld onder 3.3 - 3.4 vaststaat. Het gevorderde merkinbreukverbod zal derhalve worden toegewezen zij het dat dit gezien de thans geconstateerde merkinbreuk zal worden beperkt tot een verbod op inbreuk op het woord- en/of het beeldmerk BACARDI. Gesteld noch gebleken is dat OHD zich ook overigens schuldig maakt of zal maken aan inbreuk op ander merken van Bacardi.

5.7. Dat het voor OHD -zonder hulp van Bacardi- niet mogelijk is om te achterhalen of van het woord- en/of het beeldmerk BACARDI voorziene producten door of met toestemming van Bacardi binnen de EER in de handel zijn gebracht, is niet ter zake dienend nu verwijtbaarheid op grond van artikel 2.20 BVIE niet is vereist voor toewijzing voor een verbod op merkinbreuk.

5.14. Bacardi vordert tevens een verklaring voor recht dat OHD aansprakelijk is voor alle door Bacardi geleden en nog te lijden schade. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Bacardi evenwel onvoldoende gesteld dat er schade is geleden. In het licht van de beperkte omvang van de merkinbreuk acht de rechtbank evenmin zonder meer aannemelijk dat er schade is geleden, zodat deze vordering zal worden afgewezen.

5.15. OHD zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de hoofdzaak in de proceskosten aan de zijde van Bacardi worden veroordeeld. Bacardi vordert in dit kader de werkelijke kosten van deze procedure op grond van artikel 1019 Rv, welke zij heeft beperkt tot het geldende indicatietarief in IE-zaken. Zij heeft ter onderbouwing van deze vordering een specificatie overgelegd van de door haar gemaakte kosten ad € 34.111,57 tot en met het nemen van de conclusie van repliek. De rechtbank acht in dit geval het indicatietarief ad € 10.000,- voor een 'eenvoudige bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi' redelijk en evenredig, zodat de vordering toewijsbaar is tot dit bedrag. (...)

In de vrijwaringszaak
5.18. OHD stelt zich op het standpunt dat zij de inbreukmakende flessen van [derde] heeft betrokken. Nu OHD in de onderhavige procedure niet heeft aangetoond dat dit inderdaad het geval is, zij heeft niet meer aangevoerd dan in de hoofdzaak, wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 5.4 is overwogen. De vordering van OHD jegens [derde] zal dan ook worden afgewezen, zodat de overige verweren van [derde] geen behandeling meer behoeven.

5.19. OHD zal als de in het ongelijk gestelde partij in de vrijwaringszaak in de proceskosten aan de zijde van [derde] worden veroordeeld. [Derde] heeft in dit kader een vergoeding van haar werkelijk gemaakte kosten op de voet van artikel 1019 Rv gevorderd. Ter onderbouwing heeft [derde] specificaties voor een totaal van € 18.484,45 overgelegd. Dit bedrag komt de rechtbank gezien de eenvoud van de zaak niet redelijk en rechtvaardig voor, zodat de rechtbank het bedrag baseert op het indicatietarief voor IE-zaken ad € 10.000,-. Het griffierecht wordt daarnaast begroot op € 258,00.

Zie hier de grosse.

Uit't persbericht: In het kader van het streven naar meer efficiency en kwaliteitsverbetering heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage een verkorte appelprocedure ontwikkeld, de ‘VIA-procedure’ (Versneld Innovatief Appel).

Doel van de VIA-procedure is vereenvoudiging en versnelling van het geding in hoger beroep, alsmede meer interactie met partijen. De belangrijkste kenmerken van de VIA-procedure zijn:
- korte termijnen en korte processtukken;
- aanwijzing van een regie-raadsheer;
- een van tevoren door de regie-raadsheer in overleg met partijen vastgesteld tijdpad;
- beperking van de devolutieve werking;
- een interactieve, meervoudige pleitcomparitie;
- een ‘agreed primer’ in octrooizaken.

De VIA-procedure moet worden gezien als een door het hof geboden alternatief voor de gewone (bodem- of kort geding-)procedure, waar partijen gezamenlijk voor kunnen kiezen. Met de voorgestelde maatregelen kan sneller tot de kern van het geschil worden doorgedrongen, kan het hof efficiënter werken en krijgen partijen sneller een uitspraak.
In verband met de vergaande inperking van de omvang van processtukken en de devolutieve werking is wel een eenparig verzoek vereist.

De VIA-procedure is een experiment. De gedachte is om haar voorlopig – tijdens een testfase – alleen open te stellen voor intellectuele-eigendomszaken. Bij gebleken succes kan eventueel worden besloten de VIA-procedure open te stellen voor andere soorten zaken. Het hof heeft over het initiatief en een blauwdruk voor de procedure overleg gepleegd met de IE-adviescommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze commissie ondersteunt het experiment volledig.

Het hof zal zich de komende maanden zetten aan het opstellen van een procesreglement. Het streven is dat de VIA-procedure per 1 september 2012 wordt opengesteld. Nadere berichtgeving volgt op www.rechtspraak.nl.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 mei 2012, KG ZA 12-574 HJ/PV (VAT Logistics, Neo Performance Materials, Ziba Jia Hua Advanced Material Resources tegen Rhodia Chimie)

Uitspraak ingezonden door Marc van Wijngaarden en Evelyn Tjon-En-Fa, Bird & Bird LLP. In navolging van IEF 10627 (Vzr. Amsterdam) en IEF 11241 (Hof Amsterdam).

Octrooirecht op 'zeldzame aarde'. Toepassing 1019 Rv op dreigende buitenlandse inbreuken. Bijvangstbewijsmateriaal. VAT vordert schorsing van tenuitvoerlegging totdat onherroepelijk op cassatieberoep wordt beslist en verzegelde bewaring van monsters en bescheiden.

In't kort: Over de reikwijdte van de toepassing van artikel 1019 e.v. Rv op octrooirechten buiten Nederland. Artikel 1019 Rv geeft in de limitatieve opsomming van rechten waarop de verdere Rv-artikelen van toepassing is, waaronder voor wat betreft octrooien, de Rijksoctrooiwet 1995. Dat deze artikelen ook toepasbaar zijn in het geval van een in Duitsland dreigende octrooi-inbreuk heeft het hof gebaseerd op de wetsgeschiedenis en op de Handhavingsrichtlijn. In dit executiegeschil kan geen uitspraak worden gedaan over de juistheid van de interpretatie en zal de Hoge Raad moeten oordelen.

De voorzieningenrechter acht het voldoende aannemelijk dat VAT c.s. een groot belang heeft bij het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de samenstelling van haar producten. Het hof heeft zich niet gerealiseerd dat de beslagen monsters en documenten ook 'bijvangst' zouden kunnen omvatten en het hof heeft ten onrechte de mogelijkheid van inzage in dat 'bijvangst'-bewijsmateriaal geopend. Daar is sprake van een juridische misslag.

4.23. (...) Het voorafgaande, in onderling verband bezien, leidt tot het oordeel dat Rhodia geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van haar bevoegdheid thans tot ongewijzigde tenuitvoerlegging van het arrest over te gaan. Wel heeft Rhodia een rechtens te respecteren belang bij onderzoek van de in beslag genomen monsters, maar slechts indien zodanige maatregelen worden getroffen dat  de vertrouwelijkheid gewaarborgd is. Daarom zal het onder 3 gevorderde in de gewijzigde eis worden toegewezen voor wat betreft de monsters, terwijl het onder 2 primair gevorderde zal worden toegewezen wat betreft de monsters, terwijl het onder 2 primair gevorderde zal worden toegewezen wat betreft de bescheiden. Daarbij wordt - zoals ook gevorderd - een juist evenwicht bewaard tussen de belangen van partijen in die zin dat de beslagen documenten in bewaring blijven hangende de cassatieprocedure, maar nog niet mogen worden afgegeven om te worden ingezien totdat de Hoge Raad in de cassatieprocedure over de vorderingen van Rhodia heeft beslist.

4.25 Nu in dit tussenvonnis reeds de belangrijkste geschilpunten tussen partijen zijn beslist, zal hoger beroep reeds thans worden opengesteld. Het vonnis zal wel uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Rhodia zal een voorschot moeten voldoen alvorens de deskundige met zjn werkzaamheden begint, zodat zij in geval van hoger beroep zelf kan beslissen op zij de kosten van het onderzoek reeds wil maken of eerst de uitkomst van het hoger beroep wil afwachten.

 

Rechtbank Amsterdam 9 mei 2012, HA ZA 10-1922 (Moog B.V. tegen E2M Technologies)

Uitspraak ingezonden door Helmer Klingenberg, NautaDutilh N.V..

Auteursrecht op software. Know How-bescherming. Non-concurrentie. Moog is ontwerper en fabrikant van bewegingsgecontroleerde producten en systemen in het bijzonder elektrische en hydraulische bewegingssystemen (vluchtsimulaties). Gedaagden zijn werkzaam bij Fokker en  worden later als extern adviseur ingeschakeld. Nog later volgt inschrijving van hun bedrijf. Moog stelt dat E2M c.s. inbreuk maakt op de software oplossingen, die belichaamd zijn in een broncode en ingebedde software.

Moog heeft niet gespecificeerd op welke (onderdelen van de) software de gestelde inbreuk betrekking heeft, zodat E2M nu niet kan nagaan of voldaan is aan het vereiste van oorspronkelijkheid. E2M heeft haar eigen software ontwikkeld die bestaat uit veel minder coderegels en gebaseerd is op generieke software die is terug te vinden in alle computers en apparaten waarin software aanwezig is. Moog heeft onvoldoende gesteld en geen concrete aanwijzingen verstrekt op basis waarvan kan worden aangenomen dat van een auteursrechtelijk relevante ontlening sprake is. Dat de ontwikkelperiode kort is en dat E2M niet wil meewerken aan een onafhankelijk onderzoek is onvoldoende aanwijzing hiervoor.

Bedrijfsgeheimen: Op het verweer van gedaagden dat de SPA alle eerdere overeenkomsten en dus ook de individuele arbeidsovereenkomsten verving, is door Moog niet meer inhoudelijk gereageerd, terwijl dat wel van haar mocht worden verwacht. De rechtbank acht in het licht hiervan de stelling dat er nog een geheimhoudingsverplichting bestond, gebaseerd op de individuele arbeidsovereenkomsten, onvoldoende nader onderbouwd, zodat deze faalt. Moog heeft gesteld dat er emails zijn gestuurd naar privé-adressen. Slechts bij drie berichten is ook een bijlage overlegd, zonder toelichting. Daarom valt er ook niet af te leiden of deze bijlagen bedrijfsgeheimen bevatten en welke dat dan zijn.

Non-concurrentiebeding: Gelet op de SPA is het non-concurrentiebeding niet van toepassing. Moog heeft nagelaten aan te geven welke activiteiten in strijd met dit beding zouden zijn (de ontwikkelde Superbus is een heel ander product en dus niet concurrerend). Als al sprake zou zijn van concurrerende activiteiten gedurende het dienstverband, dan heeft Moog haar rechten verwerkt. Tijdens het dienstverband is volledige openheid van zaken betracht en er is nooit bezwaar tegen gemaakt. Moog kan niet achteraf stellen dat die activiteiten in strijd zijn met de SPA. De vorderingen op basis van goed werknemerschap, onrechtmatige concurrentie, onrechtmatig handelen en slaafse nabootsing falen omdat ze niet voldoende zijn geadstrueerd in het licht van de betwisting.

Kortom: alle vorderingen worden afgewezen en Moog wordt veroordeeld in de proceskosten, waarvan 10% voor auteursrechteninbreuk ex 1019h Rv wordt toegewezen en 90% aan de hand van het liquidatietarief uit Rapport Voorwerk II.

Rechtbank 's-Gravenhage 9 mei 2012, HA ZA 11-2599 (Gaastra c.s. tegen gedaagde X en Y)

Gaastra-jurisprudentie. Y exploiteerde van 1 juli tot 20 augustus een kledingwinkel waar de merken Gaastra en McGregor werden aangeboden. X is de leverancier waartegen Y aangifte van oplichting heeft gedaan bij de politie. De rechtbank stelt vast dat Y merkinbreuk heeft gepleegd. X verweert zich (niet succesvol) door te stellen dat hij slechts als (on)middelijk vertegenwoordiger of op basis van een volmacht heeft gehandeld voor Y. Tussen Y en leverancier P is X geen partij, hij heeft ook geen winst genoten. Ook X pleegt merkinbreuk.

X en Y zullen ieder opgave moeten doen, worden veroordeeld tot volledige schadevergoeding op te maken bij staat en worden in de proceskosten veroordeeld. X wordt veroordeeld volgens de Indicatietarieven voor €3.862 en Y voor €9.268.

Schadevergoeding 4.16. Gaastra c.s. vordert voorts een voorschot op schadevergoeding van € 1.500,-- van zowel [Y] als [X], althans een bedrag dat de rechtbank in goede justitie juist acht. Op de zitting heeft Gaastra c.s. haar vordering toegelicht en gesteld dat het feit dat het aantal inbreukmakende kleding tenminste 47 stuks betreft, waarvan er tenminste zeven stuks aan derden zijn verkocht, duidt op een grote partij, zeker nu er een tweede persoon in beeld is gekomen, te weten [X], van wie geenszins vast staat dat hij niet ook aan derden heeft geleverd. De enkele stelling dat van grootschalige handel sprake is, kan echter niet leiden tot de vaststelling dat de schade tenminste € 1.500,-- bedraagt. Bovendien is onaannemelijk dat de verkoop van zeven stuks inbreukmakende kledingstukken kan leiden tot een winstderving en/of reputatieschade ter hoogte van voornoemd bedrag. Ook de subsidiaire vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding in goede justitie te bepalen, wordt afgewezen. Gaastra c.s. heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan in deze procedure vastgesteld kan worden dat Gaastra c.s. in ieder geval schade heeft geleden ter hoogte van een lager bedrag dan € 1.500,--.

Proceskosten 4.29. De gevorderde kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover deze redelijk en evenredig zijn, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Deze zaak wordt door de rechtbank aangemerkt als een eenvoudige bodemzaak zonder repliek, dupliek en/of pleidooi, waarvoor in de indicatietarieven in IE-zaken een bedrag van maximaal € 8.000,-- (ten aanzien van de werkzaamheden van de advocaat) is opgenomen. De tarieven geven een indicatie van het maximale bedrag dat door de bank genomen als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt. Anders dan [Y] en [X] stellen, is naar het oordeel van de rechtbank geen matiging van deze kosten tot een lager bedrag dan € 8.000,-- op grond van billijkheid geïndiceerd. De rechtbank volgt Gaastra c.s. voorts in haar stelling dat een overschrijding van dit maximum in dit geval redelijk is gelet op het feit dat in de door haar gevorderde kosten ook de kosten voor het conservatoire beslag onder [Y] zijn opgenomen. Gaastra c.s. heeft haar rechten in redelijkheid uitgeoefend inclusief het door haar gelegde conservatoire beslag en heeft belang bij de door haar ingestelde vorderingen. Daarbij neemt de rechtbank tevens in aanmerking dat sprake is van twee gedaagden die ieder afzonderlijk verweer hebben gevoerd. Voor de kostenveroordeling is voorts niet doorslaggevend het aantal door [Y] en [X] verkochte inbreukmakende kledingstukken, dat overigens thans nog niet vaststaat, noch dat [Y] serieuze schikkingsonderhandelingen heeft ondernomen. Gelet op het voorgaande zal De Bruine worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 9.268,-- aan Gaastra c.s. en [X] van € 3.862,--.

Rechtbank 's-Gravenhage 2 mei 2011 (bij vervroeging), HA ZA 11-1589 (Babywelt tegen Maxi Miliaan)

Uitspraak ingezonden door Laura Fresco en Frank Eijsvogels, Hoyng Monegier LLP.

Gemeenschapsmodellenrecht. EU-wijde verklaring van geen inbreuk toegewezen. Babywelt biedt kinderwagens en accessoires aan in verschillende landen, behalve in Nederland, onder de namen: Fit+, Kiss+, Flic en Flac. Maxi Miliaan ontwerpt en produceert kinderwagens en is houdster van drie gemeenschapsmodellen 49655-0003 (Zapp), 1218317-0001 en 1218317-0002 (Zapp-Xtra) én een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel.`In Duitsland heeft Maxi Miliaan meerdere procedures aangespannen met een beroep op haar Gemeenschapsmodellenrecht.

Babywelt vordert een verklaring van geen inbreuk in de EU op de Gemeenschapsmodelrechten van Maxi Miliaan. Vanwege een beperkte beschermingsomvang voor wat betreft de kenmerkende elementen die het gevolg zijn van het vormgevingserfgoed (13 voorbeelden worden in de uitspraak getoond) en de technische haalbaarheid zou er geen inbreuk worden gemaakt. Subsidiair wordt een beroep op voorgebruik gedaan wat betreft de Flic- en Flac-kinderwagens.

Ondanks dat veel kenmerken van de Zapp- en Zapp Xtramodellen reeds bekend zijn, of technisch zijn bepaald, kan aan de modellen door de specifieke combinatie nieuwheid en eigen karakter niet worden ontzegd. Aan de hand van 12 kenmerken vergelijkt en oordeelt de rechtbank dat de combinatie van de besproken elementen voor een geheel andere totaalindruk zorgen. Als de kap, beugel en korf bij de vergelijking worden betrokken - dat zijn demontabele onderdelen - is er dus een nog grotere afstand tot en derhalve evenmin sprake van inbreuk op de Gemeenschapsmodellen van Maxi Miliaan.

De door Maxi Miliaan gesuggereerde kostenbesparing is feitelijk niet aan de orde, omdat er geen bodemprocedure in Duitsland aanhangig was die betrekking had op dezelfde modelrechten. De rechtbank ziet geen reden om  de 1019h Rv-vordering af te wijzen of te beperken.

4.24. Zoals in 4.14 reeds overwogen leidt de combinatie van de besproken kenmerken van het Zapp-model en de Zapp Xtra-modellen tot het beeld van een gestroomlijnde, strak en modern vormgegeven kinderwagen met designuitstraling. De Fit+, Kiss+, Flic- en Flac-kinderwagens met hun op losse wijze aangebrachte stoffering hun frame dat geen vloeiende ellips is en de duwbeugel in plaats van handvatten, leveren een geheel andere totaalindruk op, namelijk die van een massievere, meer doorsnee kinderwagens zonder designuitstraling.

Proceskosten 4.31. De rechtbank overweegt dat nu deze procedure betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 1019 Rv, de door Babywelt gevorderde proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv in beginsel toewijsbaar is. In de omstandigheid dat Babywelt deze procedure in Nederland is begonnen, terwijl zij mogelijk ook een procedure in Duitsland had kunnen aanspannen, ziet de rechtbank geen reden om Babywelt haar vordering betreffende de proceskosten te ontzeggen of deze te beperken. Uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht, volgt dat er ten tijde van het aanbrengen van de onderhavige procedure geen bodemprocedure in Duitsland aanhangig was met betrekking tot dezelfde modelrechten van Maxi Miliaan en dezelfde kinderwagens van Babywelt als die in deze procedure aan de orde zijn, zodat de door Maxi Miliaan gesuggereerde kostenbesparing feitelijk niet aan de orde is. Maxi Miliaan heeft niet onderbouwd waarom de procestactische motieven die Babywelt voor ogen zouden hebben gestaan, aan toewijzing van de door haar gevorderde proceskostenveroordeling in de weg zouden kunnen staan. Ook is niet onderbouwd tot welke dubbele kosten de onderhavige procedure zou hebben geleid. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank de bezwaren van Maxi Miliaan tegen de door Babywelt gespecificeerde proceskosten passeert. De kosten aan de zijde van Babywelt worden conform de overigens onbestreden specificatie van Babywelt begroot op € 65.595,11 aan advocaatkosten en verschotten en worden, zoals onbestreden gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Dictum De rechtbank verklaart voor recht dat met het type Fit+/Kiss+-kinderwagens en met het type Flic-/Glac-kinderwagens geen inbreuk wordt gemaakt in de Europese Unie op de rechten van Maxi Miliaan uit hoofte van het ingeschreven Gemeenschapsmodel (...) en de ingeschreven Gemeenschapsmodellen noch op de eventuele rechten van Maxi Muliaan uit hoofde van het ongeregistreerd model (...).

Hof 's-Gravenhage 27 maart 2012, rekestnummer: 200.093.418/01 (Amsterdam Classics B.V. tegen Promotie voor Speciale Evenementen - Belgium N.V.)

Merkenrecht 'PROMS'. Verwatering. Proceskosten. Het BBIE heeft de eerdere oppositie op grond van ouder woordmerk en woord-/beeldmerk NIGHT OF THE PROMS tegen woord-/beeldmerk THE CLASSICAL PROMS toegewezen (IEF 9999). Deze beslissing wordt vernietigd.

AC heeft aangevoerd dat sinds 1895 in Engeland een evenement met de aanduiding "(Last Night of the) Proms" wordt georganiseerd. Het door PSE overnemen van de aanduiding 'Proms' als merk en daarmee oppositie in te stellen is misbruik van haar bevoegdheid. Verder betwist zij de algemene bekendheid en dat er tal van andere 'proms' zijn/waren waartegen niet of nauwelijks tegen is opgetreden. Tot slot zal het gemiddelde publiek bestaan uit personen die in echte klassieke muziek geïnteresseerd zijn.

Afgaand op de totaalindrukken van de betrokken merken, acht het hof dat het publiek slechts een geringe gelijkenis zien, namelijk alleen de term 'proms'. Het hof is van oordeel dat het desbetreffende publiek gelijk is te stellen aan een aanmerkelijk deel van het grote publiek, nu de liefhebbers van populaire muziek een aanmerkelijk deel van het grote publiek vormen, is dat dus niet beperkt tot een bepaalde sector.

Verwatering Uit het feit dat PSE slechts tweemaal heeft opgetreden tegen gebruik van de aanduiding 'Night of the Proms' en eenmaal tegen het gebruik van de aanduiding ´proms´ is enige verwatering opgetreden. Een aanmerkelijk deel van het grote publiek zal de aanduiding proms zien als een teken ter onderscheiding van waren en/of diensten (en niet als een onderscheidende aanduiding van de door BBC georganiseerde evenementen). Kortom: er is geen verwarringsgevaar ook al hebben de merken betrekking op nagenoeg identieke en soortgelijke waren en diensten, de beslissing van het BBIE wordt vernietigd.

Proceskosten Artikel 1019h RV is in een oppositie niet van toepassing en dat kan anders zijn indien de oppositieprocedure samenhangt met een concrete inbreukactie (idem, IEF 8730), dat is niet gesteld of gebleken. Er volgt aldus een begroting op basis van het algemene liquidatietarief. PSE zal worden veroordeeld ex 2.16 lid 5 BVIE en regel 1.32 lid 3 Uitvoeringsreglement.

9. (...) Hieruit leidt het hof af de PSE tweemaal is opgetreden tegen het gebruik van de aanduiding 'Night of the proms' en eenmaal tegen het gebruik van de aanduiding 'proms'. Door deze gang van zaken is enige verwarring opgetreden en hebben de merken van PSE aan onderscheidende kracht ingeboet.

10. Gelet op het voorgaande kan niet worden gezegd dat (tenminste) een aanmerkelijk deel van het grote publiek de aanduiding 'proms' zien als een teken ter onderscheiding van waren en/of dienten (en niet als een onderscheidende aanduiding van de door BBC georganiseerde evenementen 'Last Night of the Proms' en/of 'Proms' in London). Immers kan niet worden aangenomen dat (tenminste) een aanmerkelijk deel van het grote publiek een verband zal leggen met een bepaalde (andere) aanbieder van evenementen. Derhalve gaat het hof ervan uit dat in de Benelux de oudere merken van PSE niet algemeen bekend zijn en ook niet bekend in de zin van artikel 2:20, lid 1, aanhef en sub c BVIE.

13. Dat het woord ´proms´ in het Nederlandse woordenboek is opgenomen betekent in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van het hof niet dat het woord ´proms´ geen enkel onderscheidend vermogen heeft. Gelet op het hiervoor onder 10 (en 9) overwogene is het merk weliswaar niet algemeen bekend maar heeft het merk, dat van huis uit wellicht (zeer gering) onderscheidend vermogen heeft, in de Benelux tengevolge dat de onder 7 genoemde activiteiten wel meer, zij het een gering onderscheidend vermogen gekregen.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Night of the Proms verliest onderscheidend vermogen)

Rechtbank Utrecht 18 april 2012, LJN BW3580 (Roucar Gear Technologies B.V. tegen gedaagde)

In navolging van IEF 10462. Octrooirecht, proceskostenveroordeling. Verzet in de exequaturprocedure. De rechtbank constateert dat in de eerder beschikking al een beslissing is gegeven over de proceskosten, namelijk door deze conform het liquidatietarief toe te wijzen. Gedaagde had aanspraak willen maken op volledige proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv, dat heeft hij evenwel (kennelijk) nagelaten. In deze latere procedure kan hij daarom niet alsnog vergoeding van de kosten op grond van artikel 1019h Rv vragen.

De rechtbank volgt Roucar c.s. niet in zijn verweer dat artikel 1019h Rv alleen van toepassing is op zaken waarin sprake is van een vordering strekkende tot staking van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Uit het bepaalde in artikel 1019 Rv blijkt dat artikel 1019h Rv van toepassing is op alle zaken waarin de handhaving van rechten van intellectuele eigendom aan de orde is. In de Franse procedure strekte de vordering van [gedaagde] er kennelijk toe om hem als enig eigenaar aan te wijzen van een aantal patentaanvragen en om vervolgens de schade te vergoeden die hij heeft geleden doordat Roucar c.s. hem verhinderd heeft om de registratie van internationale uitbreidingen van de aanvragen en het zoeken van partners voor de ontwikkeling van de uitvindingen en hun toepassingen normaal uit te voeren (r.o. 2.8).

Daarmee is dat een zaak die ziet op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom. Op grond van het arrest van het Hof van Justitie van 18 oktober 2011, C-406/09, geldt dit oordeel vervolgens ook voor de uit die zaak voortvloeiende exequaturprocedure. Octrooirechten behoren tot de intellectuele eigendomsrechten waarvoor een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv kan worden gevraagd, omdat deze rechten onderdeel uitmaken van de opsomming van de intellectuele eigendomsrechten in artikel 1019 Rv. De gevraagde proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv is derhalve in beginsel toewijsbaar.

2.9. Ten aanzien van de hoogte van de gevorderde kosten overweegt de rechtbank als volgt. De onderhavige zaak betreft een octrooizaak en valt derhalve niet onder de landelijk vastgestelde indicatietarieven in IE-zaken, zodat de hoogte van de opgevoerde kosten niet aan die tarieven kan worden getoetst. Wel dienen de kosten te voldoen aan het vereiste van artikel 1019h Rv dat deze redelijk en evenredig zijn, en voorts dienen de kosten gemaakt te zijn met betrekking tot de onderhavige procedure. De rechtbank constateert dat een deel van de opgevoerde kosten, die [gedaagde] heeft gespecificeerd door overlegging van productie 4, ziet op kosten die dateren van vóór het uitbrengen van de inleidende dagvaarding op 27 juli 2011. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan niet worden aangenomen dat die kosten zien op de onderhavige procedure, zodat die kosten buiten beschouwing dienen te blijven. Voor zover de kosten zien op de afgifte van de uitvoerbaarverklaring (bij beschikking van 13 juli 2011), geldt bovendien dat in die beschikking al een beslissing over de daarvoor gemaakte proceskosten is gegeven. [gedaagde] aanspraak had willen maken op volledige proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv en/of nakosten, had hij dat in die procedure moeten vorderen. Dat heeft hij evenwel (kennelijk) nagelaten.

2.10. Anders dan Roucar c.s. stelt, kan de reistijd van de advocaat van [gedaagde] vanuit Brussel naar Utrecht voor het bijwonen van de zitting in de onderhavige procedure niet als onredelijk worden aangemerkt, nu het aan een partij zelf is om te beslissen of zij haar procesadvocaat naar een zitting wil sturen, of haar behandelend advocaat. Voor het overige kunnen de gespecificeerde kosten, ook indien in aanmerking wordt genomen dat de onderhavige procedure min of meer een herhaling vormt van de procedure die is geëindigd met de beschikking van 26 oktober 2011, niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt.