Procesrecht  

Hof 's-Gravenhage 18 oktober 2011, KG ZA 10-1057 (Indorato-Servicos & Gestao LDA Funchal en Great Lengths International tegen Euro Hair c.s. en Balmain Hair c.s.)

In navolging van IEF 9182 (Vzr.) en IEF 8835 (Rb). Octrooirecht. Indorato Servicos is houdster van EP 1 411 789 werkwijze en inrichting voor het aanbrengen van haarextensies. Geen inbreuk door Balmain Hair op het door de in EP omschreven vallende beschermingsomvang, er kan dus voorbij worden gegaan aan het nietigheidsverweer.

Hof veroordeelt Indorata in de proceskosten ex 1019h Rv ad €53.360,91 en daaronder inbegrepen de nakosten. Ingevolge artikel 237, derde lid Rv blijft de vaststelling van de proceskosten door het hof in dit arrest beperkt tot de vóór de uitspraak gemaakte kosten

14. De postionneur van de Balmain-inrchting wordt aan het hoofdhaar vastgezet. De 'steunband'/folie van Balmain bevindt zich in de positionneur en wordt daardoor omsloten. Indien al zou moet worden aangenomen dat de 'steunband' van Balmain een kleefkant heeft, zoals Indorate stelt maar Balmain betwist dan kan die - naar Indorata onderkent in punt 12 van het appelexploit - in ieder geval niet de functie hebben om de steunband aan het hoofdhaar te fixeren, maar hooguit de functie om de extensies aan de steunband te bevestigen. Het Balmain-systeem heeft dus geen 'kleefkant' als omschreven in conclusie 14 van EP 789

15. De voorzieningenrechter is tot hetzelfde oordeel gekomen op basis van een enigszins andere redenering. Aan de vaststelling dat de kleefband tevens de hoofdhaarfixeerfunctie heeft, heeft zij de gevolgtrekking verbonden dat de steunband over een groter oppervlak dan ter plaatse van de haarextensies klevend moet zijn. Aan deze eis is, aldus de voorzieningenrechter, in het Balmain-systeem niet voldaan. In ha a r 'conclusie van eis' in hoger beroep (onder 10 en 14) heeft Indorata betoogd dat op de steunband van het Balmain-systeem een coating aanwezig is die kleverig wordt bij een temperatuur van 170 oe en dat deze kleefkant zich, anders dan de voorzieningenrechter heeft overwogen, wel degelijk uitstrekt buiten de contactpunten tussen de steunband en de uiteinden van de haarextensies. Balmain heeft betwist dat haar coating een kleefmiddel is (punt 45 MvAlMvG-inc). In haar systeem worden, zo stelt BalmaÎn, de haarextensies aan de steunband geplakt door' middel van lijm die op de bevestigingsmiddelen is aangebracht, en niet door kleefstof aan de steunband. Wat hier verder van zij, genoemde nieuwe stelling van Indorata in haar 'conclusie van e i s ' in hoger beroep kan haar niet baten omdat daarmee onaangetast blijft dat in het Balmain-systeen de steunband met (beweerde) kleefkant door de positionneur wordt omsloten, zodat die kleefkant niet de functie vervult (of kan vervullen) om de steunband aan het hoofdhaar vast te zetten.

19. AI het voorgaande brengt met zich dat het systeem van Balmain niet onder de beschenningsomvang van conclusie L4 van EP 789 valt, en evenmin onder de beschermingsomvang van de daarvan afhankelijke conclusies 15, 16, 19,21 en/of 23. Derhalve zijn de vorderingen van Indorata niet toewijsbaar en kunnen haar grieven niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden. Aan de beoordeling van het incidenteel appel komt het hof niet toe nu dit is door Balmain is ingesteld onder de niet vervulde voorwaarde dat een of meer van de grieven van Indorarata slagen

Vzr. Rechtbank ´s-Hertogenbosch 21 oktober 2011, KG ZA 11-674 (China Commodities International B.V. tegen Van Spaendonck)

Met dank aan Marjolein Driessen, Legaltree.

In navolging van IEF 10177. Executievonnis inzake modelrecht rondom tennisoefenwand 99874-0001. In feite beoogd CCI een inhoudelijke herbeoordeling, dat komt neer op een verkapt appèl en dat gaat het bestek van een executiegeschil te buiten. Er is geen sprake van kennelijke feitelijke en juridische misslag, dus vorderingen worden afgewezen. CCI wordt veroordeelt in de proceskosten. Kennelijke schrijffouten worden beoordeeld in een afzonderlijke beschikking.

4.3. Voorop gesteld zij dat het enkele feit dat een vonnis een feitelijke of juridische onjuistheid bevat, niet beteket dat de tenuitvoerlegging daarvan tot misbruik van bevoegdheid leidt. Daarvoor is vereist dat door de misslag iedere grond  aan de veroordeling onbreekt en dat dit ook voor de executant duidelijk is. daarvan is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. CCI heeft een zevental feitelijk danwel juridische misslagen aangevoerd. Een deel daarvan betreft in feite inhoudelijk bezwaren teggen het oordeel van de voorzieningenrechter. Voor beoordeling van dergelijke bezwaren bestaat in een executiegeschil geen ruimte, omdat daarmee sprake zou zijn van een verkapt appèl. (...)

4.4. Dan is er nog de in de ogen van CCi meest cruciale misslag, namelijk dat de voorzieningenrechter heeft verzuimd in te gaan op het kernverweer van CCI. Dat is volgens CCI haar verweer dat aan  het model van Tri-tennis Wand geen bescherming toekomst op grond van artikel 8 van de [GeMoV] omdat deze volledig technisch bepaald is.(...) Door de voorzieningenrechter wordt vervolgens niet expliciet ingegaan op de technische bepaaldheid. De voorzieningenrechter overweegt in 4.8 echter wel dat dient te worden uitgegaan van een geldig ingeschreven gemeensschapsmodel (...) Daarmee is impliciet het beroep op artikel 8 GeMoV verworpen.

Rechtbank Breda 19 oktober 2011, HA ZA 09-169 (Converse Inc en Kesbo Sport BV tegen ASPO Waalwijk c.s. en Diesel)

Met dank aan Gino van Roeyen, BANNING advocaten

Merkenrecht en invoeren, aanbieden althans in voorraad houden van counterfeit Converse. Geheimhouding (processuele houding) vs. beginsel van behoorlijk procesrecht. Kijkje in de keuken van de echtheidskenmerken.

In't kort: Kesbo niet ontvankelijk: licentie betwist en geen zelfstandig belang. Aspo stelt goede trouw (schriftelijke verklaringen omtrent originaliteit van de schoenen geleverd door Diesel en Duitse advocaat). Uitdrukkelijk beroep op Stüssy-arrest dat beginselen van Europees recht, vrij verkeer van goederen met zich meebrengt dat merkhouder moet worden belast met bewijs dat de producten buiten de door hem/met toestemming in verkeer zijn gebracht. Geoorloofde parallelimport en uitputtingsverweer ex 2.23 lid 3 BVIE (r.o. 4.5).

Authenticiteitskenmerken zijn strikt bedrijfsgeheim en staan in het rapport slechts in algemene, vage bewoordingen omschreven. Aspo stelt dat Converse zaak lastig maakt door onafhankelijk onderzoek te weigeren. Zeer casuïstische uitspraak. Het staat vrij echtheidskenmerken niet prijs te geven, met hier (verwezenlijkt) risico dat geen goed verweer gevoerd kan worden conform het beginsel van behoorlijk procesrecht. Proceskostenveroordeling voor Converse aan de zijde van Aspo €1.790 en Diesel €8.506,10.

4.1. Kesbo niet ontvankelijk aangezien de door Converse aan Kesbo verleende licentie door Aspo en Diesel wordt betwist en door Converse niet is onderbouwd en de stelling van Aspo en Dieseel dat Kesbo bij de ingestelde vordering geen zelfstandig belang heeft door Converse niet is weersproken.

4.20. De rechtbank merkt op het dat Converse vrij staat de door haar gehanteerde echtheidskenmerken - waarme, volgens Converse, haar deskundigen in staat zijn counterfeit schoenen van originele schoenen te onderscheiden - niet prijs te geven. Dit heeft echter tot gevolg dat Aspo en Dieseel, naar zij terecht stellen, niet in staat zijn om daartegen verweer te voeren. Het beginsel van behoorlijk procesrecht brengt mee dat eiser de gedaagde in staat moet stellen behoorlijk verweer te voeren. Converse loopt met haar processuele houding dan ook het risico dat de rechtbank tot het oordeel komt dat Converse haar stelling onvoldoende heeft onderbouwd. Dat risico heeft zich in onderhavige geval verwezenlijkt.

De rechtbank neemt daarbij niet alleen in aanmerking dat Converse geen inzicht geeft in de door haar gehanteerde echtheidskenmerken, maar ook dat deze echtheidskenmerken volgens Converse kunnen variëren afhankelijk van het type schoen, de maat schoen, het tijdstip van productie (de kenmerken worden van tijd tot tijd gewijzigd) en de fabriek waarin de schoen is geproduceerd, waardoor de juistheid van de stelling van Converse dat op grond van bepaalde echtheidskenmerken kan worden vastgesteld dat een schoen counterfeit is, alleen kan worden geverifieerd door de schoen te vergelijken met een schoen van hetzelfde type en dezelfde maat, gemaakt in dezelfde periode en in dezelfde fabriek. Volgens Converse is een dergelijke vergelijking niet meer mogelijk, omdat deze schoenen niet meer voorhanden zijn. Converse heeft bij pleidooi dan ook niet meer kunnen doen, dan de schoenen van de onderzochte partij met elkaar vergelijken. De daarbij door Converse geconstateerde afwijkingen, waaronder de afmeting van de sockliners in één paar schoenen, hebben met name betrekking op kwaliteitsverschillen. Kwaliteitsverschillen kunnen echter niet als deugdelijke onderbouwing van de gestelde counterfeit worden beschouwd. Converse heeft immers zelf aangegeven dat de originele Converse producten niet 100% foutloos zijn en dat daarvoor een AQL-limit wordt gehanteerd, waarbij een vastgelegde hoeveelheid fouten worden geaccepteerd.

4.21. Converse heeft geen inlichtingen willen verstrekken die het mogelijk maken om de schoenen door een onafhankelijk deskundige te laten onderzoeken. Nu zij daardoor niet in staat is om haar stelling aan de hand van een onafhankelijk deskundigenrapport te onderbouwen, mag van Converse worden verwacht dat zij haar stelling op een dusdanige manier opbouwt, dat Aspo en Dieseel in staat zijn om daartegen deugdelijk verweer te voeren. Converse had dan ook, ter voldoening aan haar stelplicht, concrete informatie dienen te verschaffen over de echtheidskenmerken op grond waarvan originele Converse schoenen van counterfeit schoenen kunnen worden onderscheiden. Converse had ook haar stelling op andere wijze, bijvoorbeeld aan de hand van haar administratie, kunnen onderbouwen. Zij stelt immer dat zij aan de hand van de productiecodes en andere informatie op tonglabels kan nagaan of onder de desbetreffende nummers daadwerkelijk een productieorder is uitgevoerd. (...)

4.23. De conclusie luidt dat Converse heeft aangegeven dat er twee methodes zijn om te bewijzen dat sprake is van counterfeit: via de productcodes die verwijzen naar de details van de bijbehorende orders in hun eigen administratie en via echtheidskenmerken. Converse heeft van de mogelijkheid om aan de hand van haar eigen administratie te onderbouwen dat sprake is van counterfeit geen gebruik gemaakt. Converse beroept zich slechts op het ontbreken van echtheidskenmerken, maar geeft over die kenmerken zodanig summiere informatie dat zij daarmee niet aan haar stelplicht heeft voldaan.

HvJ EU 18 oktober 2011, zaak C-406/09 (Realchemie tegen Bayer CropScience AG)

In navolging van IEF 8276 (HR) en IEF 9580 (Concl. A-G) en commentaar IEF 9579 .

Proceskosten. HvJ EU wijkt af van de conclusie van A-G Mengozzi. Verordening (EG) nr. 44/2001 Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen. De uitleg van het Begrip ‚burgerlijke en handelszaken’ inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissing waarbij geldboete wordt opgelegd. Richtlijn 2004/48/EG Intellectuele eigendomsrechten. Inbreuk op IE-rechten in exequaturprocedure, maatregelen, procedures en rechtsmiddelen en daaraan verbonden gerechtskosten.

Vragen

1) Moet het begrip ‚burgerlijke en handelszaken’ in artikel 1 [van verordening nr. 44/2001] aldus worden uitgelegd dat deze verordening ook van toepassing is op de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die een veroordeling tot betaling van ‚Ordnungsgeld’ op grond van § 890 ZPO inhoudt?
2) Moet artikel 14 van [richtlijn 2004/48] aldus worden uitgelegd dat zij ook van toepassing is op een exequaturprocedure met betrekking tot
a) een in een andere lidstaat gegeven beslissing over een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht;
b) een in een andere lidstaat gegeven beslissing waarbij een dwangsom dan wel boete is opgelegd wegens overtreding van een verbod tot inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht;
c) in een andere lidstaat gegeven kostenbeslissingen die voortbouwen op de sub a en b genoemde beslissingen?

Het Hof (Grote Kamer) verklaart voor recht

1)      Het begrip „burgerlijke en handelszaken” in artikel 1 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet in die zin worden uitgelegd dat deze verordening van toepassing is op de erkenning en de tenuitvoerlegging van een beslissing van een rechterlijke instantie die een veroordeling tot betaling van een geldboete bevat teneinde een op het gebied van burgerlijke en handelszaken gegeven rechterlijke beslissing te doen nakomen. (zie r.o. 35-44)

2)      De kosten die zijn verbonden aan een in een lidstaat ingeleide exequaturprocedure waarin wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die in een andere lidstaat is gegeven in het kader van een procedure tot handhaving van een intellectuele-eigendomsrecht, vallen onder artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. (zie r.o. 45-50)

In citaten

42      Uit de verwijzingsbeslissing blijkt weliswaar dat de bij de beschikking van het Landgericht Düsseldorf uit hoofde van § 890 ZPO aan Realchemie opgelegde geldboete in geval van tenuitvoerlegging niet moet worden betaald aan een particulier maar aan de Duitse Staat, dat de geldboete niet wordt geïnd door een particulier of in diens naam, maar van overheidswege, en dat de daadwerkelijke inning wordt verricht door de autoriteiten van het Duitse gerecht. Deze bijzondere aspecten van de Duitse executieprocedure kunnen echter niet worden geacht beslissend te zijn voor de aard van het recht van tenuitvoerlegging. De aard van dat recht is immers afhankelijk van de aard van het subjectieve recht waarvan de schending de grond voor het gelasten van de tenuitvoerlegging vormt, te weten in casu het recht van Bayer op exclusieve exploitatie van de door haar octrooi beschermde uitvinding, dat zonder twijfel tot de burgerlijke en handelszaken in de zin van artikel 1 van verordening nr. 44/2001 valt.

43      Wat ten slotte de door de Nederlandse regering opgeworpen vraag betreft, volgens welke procedurevoorschriften de nationale rechter de beslissingen die in het hoofdgeding aan de orde zijn ten uitvoer moet leggen, moet worden vastgesteld dat de verwijzende rechter op dit punt geen vragen heeft gesteld. Daarop hoeft bijgevolg niet te worden beslist.

44      Gelet op het voorgaande dient dus op de eerste vraag te worden geantwoord dat het begrip „burgerlijke en handelszaken” in artikel 1 van verordening nr. 44/2001 in die zin moet worden uitgelegd dat deze verordening van toepassing is op de erkenning en de tenuitvoerlegging van een beslissing van een rechterlijke instantie die een veroordeling tot betaling van een geldboete bevat teneinde een op het gebied van burgerlijke en handelszaken gegeven rechterlijke beslissing te doen nakomen.

(...)

48      Wat artikel 14 van richtlijn 2004/48 betreft, deze bepaling bedoelt het niveau van de bescherming van de intellectuele eigendom te versterken door te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn rechten een gerechtelijke procedure in te stellen.

49      Een uitlegging van deze bepaling in die zin dat zij tevens van toepassing is op een exequaturprocedure en op beslissingen omtrent de daaraan verbonden kosten, is dus in overeenstemming zowel met het algemene doel van richtlijn 2004/48, te weten de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van de intellectuele eigendom in de interne markt te waarborgen, als met het specifieke doel van deze bepaling, te weten te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn intellectuele-eigendomsrechten een gerechtelijke procedure in te stellen. Overeenkomstig die doelen moet in het algemeen de pleger van de inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten alle financiële gevolgen van zijn handelwijze dragen.

Hof Amsterdam 7 juli 2011, LJN BT8516 (handelsonderneming B&L B.V. tegen Green Works International B.V.)

In navolging van IEF 5060 (Rb 's-Gravenhage) en IEF 8128 (Rb Alkmaar).

Kwekersrecht. Beslag onrechtmatig. Partijen waren in onderhandeling over de aanstelling van (nog) meer kwekers, een vijfjarig exclusief contract was gepland. Het kwekersrecht is wel aangevraagd, maar nog niet verkregen. Beslag is rechtmatig geweest. Geen vergoeding van schade die is toegebracht aan niet-rechtmatig belang. Gederfde winst doordat wanprestatie niet kon worden geëffectueerd. Door ongeoorloofde vermeerdering verkregen planten.

3.14 Hoewel in het voorgaande de conclusie ligt besloten dat sprake is geweest van vermeerdering door B&L, laat die conclusie op zichzelf onverlet dat in beginsel vaststaat dat B&L de 21.364 planten, waarop het beslag rustte, gedurende een bepaalde periode niet heeft kunnen verkopen en leveren aan derden en deze op zeker moment onder meer buiten de kas heeft moeten plaatsen, zodat op zichzelf aannemelijk is dat zij als gevolg daarvan schade heeft geleden. Niettemin is het hof van oordeel dat B&L in verband met de aard van de schade als bedoeld in artikel 6:98 BW geen recht heeft op schadevergoeding wegens gederfde winst uit gemiste verkoop en wegens arbeidskosten, nu deze schade is toegebracht aan een niet-rechtmatig belang. Uit het voorgaande volgt immers dat B&L vergoeding vordert van schade bestaande uit gederfde winst (en daarmee samenhangende extra arbeidskosten) als gevolg van het feit dat zij gedurende een bepaalde periode niet in staat is geweest de door haar jegens Productions gepleegde wanprestatie–het betrof immers de beoogde verkoop en levering van door ongeoorloofde vermeerdering verkregenplanten -te effectueren. Dergelijke schade behoort volgens het hof niet te worden vergoed.

3.15 Uit het voorgaande volgt dat grief I en grief II falen. De daarin besloten liggende conclusie dat de eventuele schade die B&L heeft geleden als gevolg van het door GWI gelegde beslag niet voor vergoeding in aanmerking komt, impliceert dat grief III, die afhankelijk is van het welslagen van de eerste twee grieven, buiten bespreking kan blijven. 3.16 Met betrekking tot grief IV, die betrekking heeft op de schadevergoeding ter zake van het volgens B&L door GWI niet nakomen van de afspraak om gedurende vijf jaar exclusief aan B&L te leveren, overweegt het hof als volgt. 3.17 Allereerst geldt dat GWI uitdrukkelijk (en gemotiveerd) heeft betwist dat een dergelijke afspraak met B&L is gemaakt. Voorts blijkt uit de orderbevestiging van 12 oktober 2006 en de daarop volgende afleverbonnen dat B&L de bedoelde planten kocht en kreeg geleverd van Productions en niet van GWI. Verder blijkt uit het voornoemde gespreksverslag van 21 september 2005 dat GWI en/of Productions in elk geval niet akkoord ging met het voorstel van onder meer B&L om een exclusief contract voor vijf jaar te sluiten (zie de punten 4 en 9 van dit gespreksverslag). In het licht van deze feiten en omstandigheden had van B&L mogen worden verwacht -te meer daar de rechtbank ook al in dergelijke zin had overwogen -dat zij haar stellingen op dit punt in hoger beroep nader had onderbouwd en niet had volstaan met te stellen wat zij bij de toelichting op de vierde grief heeft aangevoerd, te weten dat er een mondelinge afspraak is gemaakt en dat daarover gehoord "kunnen worden de heren [B.], [L.], [V. L.], [V. d. A.] en nog een groot aantal andere getuigen die allen aanwezig geweest zijn bij de besprekingen waarin expliciet door GWI is toegezegd dat zij met B&L een vijfjarig leveringscontract wenste te sluiten." Met name had van B&L mogen worden verwacht dat zij onder meer zou hebben gesteld op of rond welke datum die afspraken zijn gemaakt, waar dit is gebeurd, wie daarbij namens wie aanwezig waren, wat de uiteindelijk gemaakte afspraken precies inhielden. B&L heeft, door dit achterwege te laten, niet aan haar stelplicht voldaan, zodat het hof haar stellingen op dit punt passeert.

Hof Arnhem, zittingsplaats Leeuwarden 18 oktober 2011, LJN BT8511 (appellant & De Culinaire Makelaar B.V. tegen Bi-Wear clothing company B.V.)

In navolging van IEF 9616. Auteursrecht. Werkgeversauteursrecht ex 7 Aw, gezagsverhouding aanwezig. Proceskostenveroordeling en bevoegdheidsmarge van de rechter. Incidentele grief proceskosten.

Voor het aannemen van een gezagsverhouding is voldoende dat de werkgever bevoegd is de werknemer bindende aanwijzingen met betrekking tot het te verrichten werk te geven. Het is niet noodzakelijk dat de werkgever in feite van die bevoegdheid gebruik maakt (vgl. HR, 7 februari 2001, LJN: AA9845).

Beoordelingsmarge van de rechter met betrekking tot een veroordeling in de proceskosten ex 1019h Rv. Nihilstelling zonder onderbouwing van proceskosten blijkt juist.  Incidentele grief dat rechter niet bevoegd is tot compensatie, terwijl het ging om kostenveroordeling ex 1019h Rv faalt. Dit omdat in hoger beroep auteursrechtelijk alsnog in't ongelijk is gesteld. Ieder draagt eigen kosten van hoger beroep.

Gezagsverhouding
2.5 De enkele omstandigheid dat [ontwerper] bestuurder en aandeelhouder is van Robia Holding B.V. , die op zijn beurt aandeelhouder en bestuurder is van Bi-Wear, staat er niet aan in de weg dat tussen Bi-Wear en [ontwerper] met betrekking tot met de door haar voor Bi-Wear verrichte ontwerpwerkzaamheden een gezagsverhouding aanwezig is. Anders dan De Culinaire Makelaar betoogt, is voor het aannemen van een gezagsverhouding voldoende dat de werkgever bevoegd is de werknemer bindende aanwijzingen met betrekking tot het te verrichten werk te geven. Het is niet noodzakelijk dat de werkgever in feite van die bevoegdheid gebruik maakt (vgl. HR, 7 februari 2001, LJN: AA9845). Uit de als productie 18 overgelegde schriftelijke verklaring, waarvan de betrouwbaarheid niet wordt betwist, blijkt dat Bi-Wear de bevoegdheid had dergelijke aanwijzingen aan [ontwerper] te geven. In het gegeven geval, waarbij werkgever en werknemer bevestigen dat de werkgever deze bevoegdheid heeft, hecht het hof meer waarde aan de overgelegde verklaring dan de (blote) stelling van De Culinaire Makelaar dat de werkgever deze bevoegdheid niet hadart. 1019h RV. Incidentele grief

Appellant over proceskosten

2.10 [appellant 1] stelt dat een deel van de door zijn advocaat en de advocaat van De Culinaire Makelaar gemaakte proceskosten verband houden met het door de voorzieningenrechter toegewezen verweer dat [appellant 1] met de inbreuk niets van doen had. Volgens [appellant 1] bedragen deze kosten minimaal 25% van de totale door de advocaat van de Culinaire Makelaar en [appellant 1] gefactureerde proceskosten. De vordering wordt door Bi-Wear gemotiveerd betwist.

2.11  Met Bi-Wear is het hof van oordeel dat het, op de voet van artikel 1019h Rv., op de weg van [appellant 1] had gelegen zijn vordering nader te onderbouwen, in het bijzonder het door hem geschatte percentage van de tijd die door zijn advocaat aan zijn verweer is besteed, vergezeld van een gespecificeerde opgave van de gevorderde kosten. Nu [appellant 1] zijn vordering op dit punt in het geheel niet heeft onderbouwd, is het - anders dan [appellant 1] stelt - juist dat de voorzieningenrechter de proceskosten van [appellant 1] op nihil heeft gesteld.

Incidentele grief 2.15 De incidentele grief van Bi-Wear houdt in dat de voorzieningenrechter ten onrechte de proceskosten heeft gecompenseerd in de zin dat De Culinaire Makelaar slechts de helft van de kosten van Bi-Wear dient te vergoeden. Volgens Bi-Wear had de voorzieningenrechter, nu het hier ging om een kostenveroordeling in de zin van 1019h Rv., niet de bevoegdheid de kosten te compenseren.

2.16 Het hof kan Bi-Wear hierin niet volgen. De toepasselijkheid van artikel 1019h Rv. tast de beoordelingsmarge van de rechter met betrekking tot een veroordeling in de proceskosten immers niet aan. Dat de rechter de bevoegdheid heeft een weersproken vordering te matigen volgt ook uit (de tekst van) artikel 1019h Rv. waarin is bepaald dat alleen die proceskosten voor vergoeding in aanmerking die "redelijk en evenredig" zijn en alleen voor zover de billijkheid zich daartegen niet verzet. Deze bevoegdheid volgt tevens uit artikel 237 Rv.een gespecificeerde opgave van de gevorderde kosten. Nu [appellant 1] zijn vordering op dit punt in het geheel niet heeft onderbouwd, is het -anders dan [appellant 1] stelt -juist dat de voorzieningenrechter de proceskosten van [appellant 1] op nihil heeft gesteld.

Lees het arrest hier (LJN BT8511 / pdf).

Gerecht EU 18 oktober 2011, zaak T-53/10 (Reisenthel tegen OHIM/Dynamic Promotion)

Gemeenschapsmodel picnickmand.  Procedurele vraag. Nietigheidsprocedure. Afwijzing van vordering tot nietigverklaring door nietigheidsafdeling. Kennisgeving van beslissing van nietigheidsafdeling per fax. Beroep bij kamer van beroep. Schriftelijke uiteenzetting van gronden van beroep. Termijn voor indiening. Ontvankelijkheid van beroep ex artikel 57 van verordening (EG) nr. 6/2002. Verzoek correctie van beslissing ex artikel 39 van verordening (EG) nr. 2245/2002. Algemeen rechtsbeginsel dat intrekking van onrechtmatige beslissing toestaat.

Verzoek om maatregelen van instructie, afgewezen.

91 Verzoeker vraagt het Gerecht om twee getuigen te horen teneinde aan te tonen dat de faxen van het BHIM het nummer van het verzendfaxapparaat vermelden en uiteen te zetten hoe wordt gewerkt in het kantoor van haar vertegenwoordiger, in het bijzonder wat de behandeling van inkomende faxen betreft. Verzoeker stelt dat door middel van die maatregel zal kunnen worden bewezen dat de kennisgeving per fax van de beslissing van de nietigheidsafdeling aan haar vertegenwoordiger op 20 mei 2009 niet heeft plaatsgevonden.

92 Gelet op hetgeen in de punten 75 tot en met 78 en 81 tot en met 83 hierboven is uiteengezet, zijn de vraag of de faxen van het BHIM het nummer van het verzendfaxapparaat vermelden, en de wijze waarop de arbeid in het kantoor van de vertegenwoordiger van verzoeker is georganiseerd, irrelevant voor de beslechting van het bij het Gerecht aanhangige geding. Het verzoek om maatregelen van instructie treft dan ook geen doel en dient te worden afgewezen.

84      Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat het verzendrapport rechtens afdoende aantoont dat van de beslissing van de nietigheidsafdeling op 20 mei 2009 per fax is kennis gegeven aan de vertegenwoordiger van verzoeker. De kamer van beroep heeft dan ook terecht geoordeeld dat de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep, die op 23 september 2009 was ontvangen, na het verstrijken van de in artikel 57 van verordening nr. 6/2002 gestelde termijn was ontvangen en dus niet in aanmerking kon worden genomen.

85      In die omstandigheden was de kamer van beroep, anders dan verzoeker beweert, niet gehouden om rekening te houden met de mogelijkheid van een technisch probleem bij de ontvangst van die fax of van verzending van die fax naar een verkeerd nummer. Overigens verduidelijkt verzoeker niet om welk technisch probleem het eventueel zou gaan en betwist hij niet dat het in het verzendrapport getoonde nummer van de geadresseerde het faxnummer van zijn vertegenwoordiger is.

Vzr. Rechtbank ´s-Gravenhage 17 oktober 2011, KG ZA 11-960 (Staten Productiedevelopment B.V. & Van Raalte Displays tegen Nedco Display)

In navolgingvan IEF 9451 (Rb Assen)en IEF 8051 (Vz. Assen)

Modelrecht. Staten heeft een reclamebordstandaard met kunststof voet ontworpen en is houdster van Beneluxmodel 31440-00.

In Coventie vordert Staten een verbod, met als nevenvorderingen: het doen van opgave van leveranciers, afnemers en bepaalde winst, het rondsturen van een recall, het vernietigen van producten, het betalen van een voorschot op schadevergoeding en het vergoeden van de proceskosten van Staten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

In voorwaardelijke reconventie: Nedco vordert een verbod op het entameren van een nieuw kort geding tegen Nedco op dezelfde gronden als het onderhavige kort geding, met veroordeling van Staten in de kosten van het geding in de zin van artikel 1019h Rv. De vordering is ingesteld onder de voorwaarde dat Staten de zaak in conventie intrekt.

Er is geen reële dreiging dat Nedco weer inbreuk zal gaan maken. Het enkele feit dat de (in vaststellingsovereenkomst vervatte) boete lager is dan de gevorderde dwangsom en dat de wettelijke ruimte om een boete te matigen groter zou zijn, is anders dan Staten meent, onvoldoende om een reële dreiging te kunnen aannemen. Gebrek aan aanwijzing/bewijs dat opgave, rcall of vernietiging onvolledig is geweest. Staten wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Verbod 4.2. Van een reële dreiging dat Nedco in de nabije toekomst weer inbreuk zal gaan maken is naar voorlopig oordeel ook geen sprake. Niet in geschil is dat Nedco door het tekenen van de onder 2.11 bedoelde vaststellingsovereenkomst zich jegens Staten heeft verbonden tot het nakomen van de daarin opgenomen verplichtingen, waaronder de verplichting geen inbreuk te maken, op straffe van een contractuele boete van € 500,00 per overtreding en € 100,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Het enkele feit dat die boete lager is dan de gevorderde dwangsom en dat de wettelijke ruimte om een boete te matigen groter zou zijn, is anders dan Staten meent, onvoldoende om een reële dreiging te kunnen aannemen. Voorshands moet worden aangenomen dat de boete een onvoldoende prikkel is om de naleving van de toezegging te waarborgen. Ook de stelling van Staten dat Nedco niet direct volledige openheid van zaken heeft gegeven, kan niet leiden tot een ander oordeel, alleen al omdat Staten onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door Nedco gedane opgave van 12 juli 2011, waarin Nedco openheid van zaken heeft gegeven, onvolledig is (zie hierna r.o. 4.4).

nevenvorderingen 4.4. Een spoedeisend belang bij de nevenvorderingen kan evenmin worden aangenomen. Staten heeft in dit verband slechts aangevoerd dat zij belang heeft bij de nevenvorderingen omdat Nedco daar volgens haar nog niet aan heeft voldaan. Waarom dat belang spoedeisend zou zijn, heeft Staten niet toegelicht, ook niet nadat Nedco het spoedeisend belang zowel bij conclusie van antwoord als ter zitting nadrukkelijk had bestreden. Daar komt bij dat Nedco heeft aangevoerd dat zij al wel heeft voldaan aan een groot deel van de nevenvorderingen (door een accountant gecertificeerde opgave van het aantal verkochte Nedco voeten per afnemer, recall bij afnemers, vernietiging). Ter onderbouwing daarvan heeft zij de accountantsverklaring met de opgave, een afschrift van de recall-brieven en foto’s van de vernietiging overgelegd. Een en ander heeft Staten niet steekhoudend bestreden. Ter zitting is gebleken dat – anders dan Staten aanvankelijk meende – de opgave niet onverenigbaar is met het overzicht van de gestuurde recall-brieven, maar daar juist mee correspondeert. Daarnaast heeft Staten slechts aangevoerd dat zij de volledigheid van de opgave, recall en vernietiging niet kan verifiëren. Bij gebrek aan enige aanwijzing dat de opgave, recall of vernietiging onvolledig is uitgevoerd, is dat onvoldoende om er in dit kort geding van uit te gaan dat Nedco de nevenvorderingen in mindere mate heeft uitgevoerd dan zij stelt. Bij dat deel van de nevenvordering heeft Staten dus geen belang, laat staan een spoedeisend belang.

Hof Amsterdam 4 oktober 2011, zaaknr 106.004.369/02 (Van Engelen tegen Ventoux Advocaten B.V.)

Proefproces in merkenrecht slaagt niet, vanwege onvoldoende belang (Van Engelen tegen (eigen) advocatenkantoor Ventoux inzake Benelux en Gemeenschapswoordmerken VENTOUX. In navolging van IEF 1398 waarin staat: "Aangezien wij graag problemen oplossen, heeft ons kantoor een proefprocedure daarover aanhangig gemaakt, zodat duidelijkheid over dit punt kan ontstaan. De rechtbank Utrecht heeft in die procedure op 30 november jl. vonnis gewezen, maar was van oordeel dat het probleem in de praktijk niet zou spelen en er niet voldoende belang bij een vonnis was."

Grief: dat het hof het vonnis waarvan beroep (...) voor recht zal verklaren dat: (i) de rechten op het Benelux-merk Ventoux en het Gemeenschapsmerk Ventoux geen registergoederen zijn in de zin van artikel 3:10 BW en (ii) de rechten van deze Ventoux-merken overdraagbaar zijn in de zin van artikel 3:83 (lid 3) BW. Partijen hebben "uitdrukkelijk te kennen gegeven dat de door hen gevoerde procedure het karakter heeft van een proefproces over een onderwerp waarover in de rechtsliteratuur debat plaats vindt. Daarvoor is het geding voor de burgerlijke rechter niet bestemd."

De overwegingen "ten overvloede" geven wel nog een korte analyse van de rechtsvraag en ziet toe op vereiste van schriftelijkheid van overdracht, derdenwerking en dat merkrecht geen registergoed in de zin van 3:16 lid 2 BW jo. artikel 8 Kadasterwet is. Veroordeling Van Engelen in de proceskosten.

3.8 Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat onvoldoende belang bestaat bij toewijzing van het gevorderde. 
Anders dan Van Engelen betoogt, dient de rechter ambtshalve vast te stellen of sprake is van het ingevolge artikel 3:303 BW vereiste belang. Weliswaar dient de rechter volgens vaste rechtspraak terughoudend te zijn bij het afwijzen van een vordering wegens ontbreken van voldoende belang en zal hij rekening dienen te houden met het uit artikel 6 EVRM voortvloeiende recht op toegang tot de rechter en het in artikel 26 Rv vervatte verbod van rechtsweigering. In de onderhavige zaak verlangen partijen echter een uitspraak van de burgerlijk rechter in een geschil dat louter academisch van aard is. Zij hebben immers uitdrukkelijk te kennen gegeven dat de door hen gevoerde procedure het karakter heeft van een proefproces over een onderwerp waarover in de rechtsliteratuur debat plaats vindt. Daarvoor is het geding voor de burgerlijke rechter niet bestemd.

3.9. Ten overvloede wijst het hof nog op het volgende. In artikel 2.31 BVIE wordt met betrekking tot de overdracht van een Benelux-merk de eis gesteld dat deze schriftelijk wordt vastgelegd en in artikel 17 lid 3 GMVo wordt met betrekking de overgang van een Gemeenschapsmerk bepaald dat deze geschiedt bij door de partijen bij de overeenkomst ondertekende akte. Dat de inschrijving van de destreffende akte een constitutief vereiste zou zijn voor de levering van het merk blijkt nergens uit: de in artikel 2.33 VIE alsmede in artikelen 17 lid 6 en 23  lid 1 GMVo voorziene inschrijving is, blijkens die bepalingen, vereist om aan de overgang van het merk derdenwerking te verlenen. Dit brengt mee dat naar Nederlands recht de levering van het merkrecht door middel van een onderhandse akte kan plaatsvinden. Dat het merkrecht niettemin zou zijn aan te merken als registergoed in de zin van artikel 3:10 BW vindt immers in de wettelijke regeling geen steun, het hof verwijst in dit verband nar het bepaalde in artikel 3:16 li 2 BW jo. artikel 8 Kadasterwet.

3.10. Het merkt ten slotte nog op dat indien bij beide partijen - kennelijk - vrees bestaat dat een onderhandse akte niet het door hen beoogde rechtsgevolg zal hebben, het hun vrij staat om een notariële akte te doen opmaken dan wel op andere wijze afspraken te maken.
Dat het gestelde gebrek aan medewerking van Van Engelen hieraan in de weg staat komt het hof ongeloofwaardig voor. De stelling dat het notariaat de bedoelde medewerking zou weigeren is niet genoegzaam onderbouwd.

3.11. Uit het vorenstaande volgt dat de grief faalt. Het hof zal het vonnis waarvan beroep bekrachtigen. Van Engelen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van hoger beroep worden veroordeeld.

Rechtbank Almelo 5 oktober 2011, LJN BT7211 (Shetland Pony Park Slagharen B.V. tegen gedaagde)

Auteursrecht broncode. Opdrachtgeversauteursrecht. Bewijs. Incidentele vordering.

Gedaagde is sinds jaren ´80 werknemer en betrokken bij automatisering. De auteursrechten van de door hem vervaardigde software in opdracht van Slagharen zijn nooit aan Slagharen overgedragen. Dus van onbevoegd toegang verschaffen tot email, LinkedIn en Twitter accounts is geen sprake, en voor zover hij dat deed is dat in opdracht.

Betwisting van auteursrecht overtuigt niet, stukken (continuïteitsverklaringen) waarin staat: "heeft voor u programmatuur ontwikkeld dat gemaakt is in Windev/Webdev/Winde Mobile for Windows. (….) De broncode is eigendom van Attractiepark Slagharen.". Veroordeling volgt.

De incidentele vordering ex 843a Rv betreft vertrouwelijke en concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens (email) is voldoende duidelijk, concreet en specifiek omschreven. Met dwangsommen €10.000 / dag(deel) met maximum van €200.000. Proceskostenuitspraak aangehouden tot eindvonnis

2.5. Uit die feiten, zoals hiervoor weergegeven in rechtsoverweging 1.1., komt duidelijk naar voren dat [gedaagde] bij herhaling en op verschillende manieren heeft gehandeld in strijd met de elementaire zorgvuldigheid die Slagharen van hem als haar ICT-functionaris/systeembeheerder mocht verwachten, met name door actief te bewerkstelligen dat evident vertrouwelijke, en daarom met wachtwoorden en dergelijke beveiligde gegevens, zowel van zakelijke als van persoonlijke aard, in handen kwamen of konden komen van onbevoegden, als gevolg waarvan een aanzienlijke kans ontstond dat van die gegevens misbruik werd gemaakt, waardoor aan Slagharen en/of aan haar medewerkers aanmerkelijke schade kon worden toegebracht. Die onzorgvuldigheid beschouwt de rechtbank als zowel een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van [gedaagde] uit hoofde van de tussen hem en Slagharen bestaande contractuele relatie, als een jegens Slagharen onrechtmatige daad.

2.6. De rechtbank verwerpt de overigens door [gedaagde] gevoerde verweren als volgt. [gedaagde] betwist de stelling van Slagharen, dat Slagharen het auteursrecht heeft op de door [gedaagde] in opdracht van Slagharen geschreven software. Die betwisting overtuigt echter niet, gezien de volgende door Slagharen overgelegde stukken:
- Een brief (een zgn. ‘continuïteitsverklaring’) d.d. 21 februari 2005 van [gedaagde] aan Slagharen, onder meer inhoudende: “[K-B] automatisering heeft voor u programmatuur ontwikkeld dat gemaakt is in Clarion voor Windows. (….) De broncode is eigendom van Attractiepark Slagharen.”
- Een brief (eveneens een ‘continuïteitsverklaring’) d.d. 17 maart 2008 van [gedaagde] aan Slagharen, onder meer inhoudende: “[K-B] automatisering heeft voor u programmatuur ontwikkeld dat gemaakt is in Windev/Webdev/Winde Mobile for Windows. (….) De broncode is eigendom van Attractiepark Slagharen.”
Op grond van deze stukken gaat de rechtbank er vooralsnog van uit, dat niet [gedaagde], maar Slagharen het auteursrecht heeft, zoals Slagharen heeft gesteld.

2.9. Anders dan [gedaagde] acht de rechtbank de incidentele vordering in het licht van artikel 843a Rv. duidelijk, concreet en specifiek genoeg omschreven, gezien de omstandigheden van dit geval. Slagharen somt de stukken, waarvan zij inzage verlangt, weliswaar niet stuk voor stuk op, maar dit valt van haar ook niet in redelijkheid te vergen. Nu het in de gegeven situatie zeer aannemelijk is dat [gedaagde] e-mailverkeer en (andere) documenten van Slagharen onrechtmatig naar zijn eigen mailadres(sen) heeft gestuurd, behoort Slagharen in de gelegenheid te worden gesteld om door raadpleging van de inbeslaggenomen data te bezien, welke documenten enz. dat zijn, en hoeft zij die stukken niet eerst individueel op te sommen en/of nader te beschrijven.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf).