Voorpublicatie (ruwe tekst) uit deel 2 van de nieuwe uitgave van Industriële Eigendom (oorspronkelijk bewerkt door E.A. van Nieuwenhoven Helbach) met betrekking tot de invloed van het bestaan van een Benelux territoir op inburgeringsvragen.
“Een andere benadering is te vinden in het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg in de zaak Options. Het Gerecht oordeelde daar dat de stelling niet aanvaard kan worden dat tot inschrijving moet worden overgegaan wanneer het merk door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen in een wezenlijk deel van de Gemeenschap. Om te kunnen worden ingeschreven moet het teken in de gehele Gemeenschap onderscheidend vermogen bezitten, volgens het Gerecht. Hierop sluit aan de positie die het Hof van Justitie koos in de zaak Storck. Het Hof overweegt in zijn arrest dat een merk op grond van art. 7(3) van de Gemeenschapsmerkenverordening slechts wordt ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in dat deel van de Gemeenschap waar het ab initio onderscheidend vermogen miste in de zin van art. 7(1)(b) Gemeenschapsmerkenverordening.
Dat kan dus ook de gehele Gemeenschap betreffen, wanneer het in de gehele Gemeenschap ab initio onderscheidend vermogen miste (bijvoorbeeld omdat het beschrijvend was in de veel begrepen Engelse taal). Wanneer er sprake is van het ontbreken van onderscheidend vermogen in slechts een deel van de Gemeenschap, is het voldoende dat in dat deel wordt ingeburgerd, terwijl dat gebied in voorkomende gevallen beperkt kan zijn tot slechts één lid-staat. Ratio hiervan is dat de bescherming die aan het merk kan worden ontleend, zich uitstrekt tot het gehele gebied van de Europese Gemeenschap, hetgeen als bezwaarlijk heeft te gelden wanneer het merk in een deel van de Gemeenschap als beschrijvend heeft te gelden, en eisen van algemeen belang meebrengen dat derden die beschrijvende aanduiding (daar) vrij en ongestoord moeten kunnen gebruiken.
Wanneer een en ander in de Benelux op dezelfde wijze benaderd wordt (en daartoe bestaat aanleiding aangezien het Benelux-merk beoogt een eenheid te vormen voor het hele Benelux-gebied, terwijl het Gemeenschapsmerk datzelfde beoogt voor het gehele EG-gebied), dan moet ook voor de Benelux worden aangenomen dat gebrek aan onderscheidend vermogen in de Benelux door inburgering gecompenseerd zal moeten worden overal waar dit onderscheidend vermogen ontbreekt. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een woordmerk dat een eigenschap van de waar of dienst beschrijft in het Nederlands, terwijl die beschrijving buiten het Nederlandse taalgebied in de Benelux niet als zodanig herkend wordt, dan is het voldoende om inburgering in het Nederlandse taalgebied binnen de Benelux te bewijzen. Gaat het daarentegen om een woordmerk dat ab initio onderscheidend vermogen ontbeert in de gehele Benelux (bijvoorbeeld omdat het een herkenbare Engelse beschrijving van een eigenschap vormt), dan zal ook inburgering in het hele Benelux-gebied vereist zijn.
Een en ander is bevestigd in het arrest van het Europese Hof inzake Europolis. Na te hebben benadrukt dat het Benelux-gebied voor wat betreft toepassing van bepalingen uit de Merkenrichtlijn als het gebied van één lid-staat moet worden beschouwd (daarmee impliciet het belang van het bestaan van nationale Benelux-staten verwerpend), overweegt het Hof dat inburgering niet zelf een merkrecht schept, maar slechts kan dienen ter overkoming van bezwaren bestaande in het ontbreken van voldoende onderscheidend vermogen. Bij interpretatie van de regels met betrekking tot inburgering, moeten daarom de algemene belangen die ten grondslag liggen aan de betrokken weigerings- en nietigheidsgronden, in het oog worden gehouden (waaronder -impliciet- het belang voor derden om beschrijvende aanduidingen ongestoord te kunnen gebruiken). Een en ander brengt mee dat onderscheidend vermogen moet worden verworven, daar waar het ontbrak. Dat kan dan in de gehele Benelux zijn, of in een deel daarvan, waarbij niet altijd langs landsgrenzen gedacht moet worden, maar ook langs taalgrenzen, afhankelijk van de vraag waar precies onderscheidend vermogen ontbreekt. Wanneer onderscheidend vermogen in een taalgebied ontbreekt, moet het in dat taalgebied ingeburgerd raken.
In dit verband is wat er niet in het Europolis-arrest staat, minstens even interessant als wat er wel staat. Het BBIE (destijds BMB) had -kort gezegd- verdedigd dat, omdat de bescherming van Benelux-merken zich automatisch uitstrekt tot vertalingen daarvan in de nationale- en spreektalen van de Benelux (ex art. 2.20(4) BVIE), het bezwaar van het ontbrekend onderscheidend vermogen zich altijd automatisch in het gehele Benelux-gebied zou laten gevoelen: het merk krijgt ook bescherming in vertaling, zodat het beschrijvend karakter alsnog in alle Beneluxtalen naar voren komt. Het Hof gaat niet mee in deze redenering, zonder daar een motivering aan te wijden. De denkfout in de hiervoor geschetste redenering zit hem, naar de mening schrijver dezes, hierin dat de vertaling van Benelux-merken pas relevant wordt wanneer de beschermingsomvang wordt bepaald, terwijl het merk in de (aanvrage om) inschrijving zelf, door art 2.20(4) BVIE geen wijziging ondergaat; het merk dat is ingeschreven in één Benelux-taal geeft geen recht op een merk in de andere Benelux-talen (zie hierboven onder 2.3.2.3). Bij de beoordeling van een (potentiële) inbreuk blijft de inschrijving (en niet de vertaling daarvan) het uitgangspunt. Daardoor zullen bijvoorbeeld afwijkingen ten opzichte van een letterlijke vertaling niet snel kunnen leiden tot een relevante overeenstemming tussen merk en teken. De houder van het merk Vlinder voor sloopdiensten kan zich bijvoorbeeld wel verzetten tegen het gebruik van Papillon voor sloopdiensten, maar niet tegen gebruik van Papille voor sloopdiensten, aangezien in het tweede geval een vergelijking moet worden gemaakt tussen het merk Vlinder en het teken Papille, dat auditief, visueel noch begripsmatig overeenstemt met het merk zoals ingeschreven. Anders gezegd: de (aanvrage om) inschrijving van een merk in één Benelux-taal is niet gelijk te stellen met een serie merk(aanvrag)en in alle Benelux-talen. Het merk zelf kan, wanneer het op de wijze waarop het in de aanvrage of inschrijving voorkomt in de andere taalgebieden niet als beschrijvend wordt beschouwd, slechts beschrijvend zijn in het taalgebied van de taal waarin de (aanvrage om) merkinschrijving luidt, zodat dan ook alleen inburgering in dàt taalgebied nodig is, en niet ook in de andere taalgebieden van de Benelux. Voor wat betreft de later aan het merk toe te kennen beschermingsomvang, dat is een dogmatisch separate kwestie, waarbij aan het beschrijvend zijn van de vertaling van het merk, consequenties verbonden kunnen worden, in die zin dat het beschrijvend gebruik van een beschrijvend teken (in een andere Benelux-taal) niet verboden kan worden op basis van het merkenrecht.
Een en ander laat onverlet dat er zich vele situaties (zullen) voordoen waarbij het merk in de aanvrage om inschrijving ab initio in het gehele Benelux-gebied onderscheidend vermogen ontbeert (dus ongeacht de taal waarin het merk is gesteld, bijvoorbeeld omdat Engelse termen zijn gebruikt). In dergelijke gevallen zal inburgering in één van de Benelux-landen niet voldoende zijn om de weigeringsgrond te neutraliseren (ook niet wanneer sprake is van inburgering in het grootste Benelux-land); daarvoor is immers vereist dat wordt aangetoond dat het merk onderscheidend vermogen heeft verworven in het gehele Benelux-gebied.
De enige marge die hier gelaten wordt is -zo valt af te leiden uit het tweede door het Hof in de Europolis-zaak gegeven antwoord - dat het voldoende is dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen de betrokken waar of dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming kan identificeren; een 100% dekking is niet vereist. Het moet dan weliswaar gaan om een aanzienlijk deel van het betrokken publiek in het gehele Benelux-gebied, maar het Hof stelt in zijn arrest (terecht) voorop dat het Benelux-territoir voor de merkenwetgeving beschouwd moet worden als het grondgebied van één lid-staat, zodat de nationale binnengrenzen merkenrechtelijk irrelevant zijn. Praktisch geeft dit ruimte wanneer een merk alleen onvoldoende is ingeburgerd in Luxemburg, maar wel in België en Nederland. In dat geval zal immers, wanneer het gaat om consumenten-producten waarvoor het algemene publiek de betrokken kringen vormt, "een aanzienlijk deel van de betrokken kringen" in de Benelux gedekt zijn (met de ruim 26,5 miljoen inwoners in Nederland en België samen, vallen de 450.000 inwoners van Luxemburg getalsmatig in het niet; die vormen daar naar boven afgerond 1,7% van), terwijl ook geografisch gezien slechts in een verwaarloosbaar klein deel van het totale Benelux-gebied inburgering ontbreekt (3%). Niet relevant is dat Luxemburg een volwaardige Benelux-lid-staat is. Wanneer opieuw de parallel getrokken wordt met het Gemeenschapsmerk, is een en ander ook in lijn met de jurisprudentie van het Europese Hof. In het Stock-arrest (ov. 83) benadrukt het Hof dat het "in voorkomend geval" mogelijk is dat het deel van de Gemeenschap waar een merk voldoende onderscheidend vermogen ontbeert, en dus moet inburgeren, "slechts uit één lid-staat bestaat". Uit deze formulering blijkt dat het ontbreken van onderscheidend vermogen in één lid-staat niet in alle gevallen moet leiden tot weigering van de inschrijving (al kan dat "in voorkomend geval" wel zo zijn). Net zo dwingt het feit dat een merk onderscheidend vermogen ontbeert in één Benelux-staat op zichzelf ook nog niet tot de conclusie dat inschrijving van een Benelux-merk geweigerd moet worden.
Het hierboven geschetste systeem heeft zwaarwegende praktische consequenties. Immers: het Benelux-gebied mag dan op papier dan wel een eenheid vormen, in de praktijk liggen de zaken genuanceerder. Zo zijn er bijvoorbeeld vele ondernemingen die hun producten uitsluitend aan de man brengen in één Benelux staat (bijvoorbeeld alleen in Nederland of alleen in België). Om redenen van taalbarrières wordt ook vaak uitsluitend in één taalgebied (bijvoorbeeld alleen in het Franstalige of alleen in het Nederlandstalige gebied) gebruik gemaakt van een merk, en dus ook alleen daar ingeburgerd. Wanneer het derhalve gaat om tekens die ab initio onvoldoende onderscheidend vermogen hebben in de gehele Benelux, lijkt het systeem van de Benelux-unie voor de merkhouder vaak slechts een last, en geen lust te zijn. Immers: daar waar hij actief is en zijn merk inburgert, daar had hij zonder Benelux-unie wellicht (op basis van die inburgering) een nationaal merkrecht kunnen vestigen, maar hij wordt daarin nu gedwarsboomd door het feit dat zijn merk in territoria waar hij niet actief is, nog immer voldoende onderscheidend vermogen ontbeert, zodat hij geen geldig Benelux-merkrecht kan vestigen. In dergelijke gevallen zal de merkhouder moeten terugvallen op algemene (nationale) leerstukken, waaronder hij zich kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat verwarring kan wekken met het door hem gevoerde onderscheidingsteken.”
TCJ
Reacties op deze tekst of andere commentaren op de zaak Bovemij zijn uiteraard welkom.
