Woord- en of beeldmerk  

HvJ EU 27 maart 2019, IEF 18351; IEFbe 2859; C‑578/17; ECLI:EU:C:2019:261 (Hartwall) Kleurmerk of beeldmerk – Grafische voorstelling van een merk in de vorm van een afbeelding. Naar aanleiding van een tussenbeslissing van het nationale bureau voor de intellectuele eigendom heeft Hartwall toegelicht dat zij verzocht om inschrijving van het litigieuze merk als „kleurmerk” en niet als beeldmerk. HvJ EU:

1)      Artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder b), [Merkenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat de door de aanvrager bij inschrijving aan een teken gegeven kwalificatie als „kleurmerk” of „beeldmerk” een van de relevante elementen vormt voor de beoordeling of dit teken een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van deze richtlijn en of, in voorkomend geval, dit teken onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van deze richtlijn, maar dat deze kwalificatie de bevoegde merkenrechtelijke autoriteit niet ontheft van haar verplichting om over te gaan tot een concrete en globale analyse van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk, hetgeen betekent dat die autoriteit de inschrijving van een teken als merk niet kan weigeren op de loutere grond dat dit teken geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt voor de geclaimde waren of diensten.

Rechtbank Gelderland 27 maart 2019, IEF 18345; IEFbe 2856; ECLI:NL:RBGEL:2019:1444 (Frito-Lay tegen Intersnack) Merkenrecht. Inbreuk. Frito-Lay is houder van het woordmerk TIJGERNOOTJES. Intersnack brengt Girafnootjes op de markt. Intersnack stelt dat TIJGERNOOTJES is verworden tot soortnaam, maar heeft dit onvoldoende onderbouwd. De nootjes zelf zijn een samengesteld merk (merk 2) dat zowel kleur- als vormelementen kent, maar hoeft niet te voldoen aan zowel de vereisten voor zuivere kleurmerken, als de vereisten voor zuivere vormmerken. Dit geldt niet voor alle samengestelde merken van Frito-Lay, uit een zwart-wit foto, zonder beschrijving valt niet af te leiden wat beschermd dient te worden. Het patroon van de noot is weliswaar onregelmatig, maar bevat voldoende karakteristieke, terugkerende elementen om herkenbaar te zijn voor het in aanmerking komende publiek. Daarnaast is er geen sprake van een technisch effect o.i.d. nu het merk enkel het patroon op de nootjes betreft. Er is onvoldoende overeenstemming tussen de het woordmerk TIJGERNOOTJES en Girafnootjes. Het uiterlijk van de nootjes stemt wel voldoende overeen om van inbreuk te spreken. Het gebruik van een afbeelding van de open noot is geen inbreuk nu dit een informatief doel dient. Geen slaafse nabootsing, wel merkinbreuk op het patroon van de nootjes.

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 maart 2019, IEF 18341; ECLI:NL:RBDHA:2019:2820 (Solatube tegen gedaagde) Solatube is een producent van dachtlichtsystemen en houdt in deze hoedanigheid enige merkregistraties, o.a. het Uniewoordmerk SOLATUBE. Gedaagde is een eenmanszaak handelend in bouwmaterialen en aanverwante producten, en heeft de domeinnaam solatube-shop.nl geregistreerd. Als meest verstrekkende vordering vordert Solatube dat gedaagde de verkoop en verhandeling van Solatube daglichtsystemen en aanverwante producten voorzien van het merk SOLATUBE moet staken en gestaakt moet houden. Gedaagde verweert zich met een beroep op uitputting. Nu zij uitputting onvoldoende onderbouwt, wordt deze vordering toegewezen. Hierna komt de vraag of gebruik van de domeinnaam ook merkinbreuk oplevert aan bod. Dit is het geval nu de domeinnaam de indruk van een economische band opwekt. Gedaagde hoeft niet haar domeinnaam over te dragen aan SOLATUBE. Nu zij gebruik hiervan dient te staken, ontbreekt het spoedeisend belang bij deze vordering. Gedaagde wordt veroordeeld in de proceskosten.

Hof Den Haag 12 juni 2018, IEF 17779; IEFbe 2615 (The Dow Chemical Company tegen Ceves-Vergeer) MerkenrechtDow voert oppositie tegen (woord)merkdepot PolyBlue van Ceves op basis van haar kleurmerk en merk BLUE. De oppositie wordt afgewezen [oppositienr. 2011406] en in dit beroep is dat terecht. Er is slechts beperkte overeenstemming tussen PolyBlue en het oudere Kleurmerk, ondanks de identieke waren, gaat het om een professioneel publiek dat bouwmateriaal koopt met verhoogd aandachtsniveau. BLUE is slechts incidenteel en dus niet-normaal gebruikt, en het argument dat het Frans woord BLEU, waarbij alleen de letters 'E' en 'U' zijn omgewisseld en dat normaal gebruik opleverd, kan in het midden blijven. Het beroep wordt afgewezen.

Vzr. Rechtbank Overijssel 1 mei 2018, IEF 17677; ECLI:NL:RBOVE:2018:1462 (Not Your Baby tegen Loavies) Merkenrecht. Webwinkel Loavies kondigde in de periode van 24 tot en met 30 juli 2017 haar nieuwe zomercollectie aan met daarin een t-shirt met daarop de tekst “Not Your Baby”. Not Your Baby heeft op 9 augustus 2017 het woordmerk “Not Your Baby” gedeponeerd. Het is aannemelijk dat het woordmerk “Not Your Baby” voldoende onderscheidend vermogen heeft en geen sprake is van een depot te kwader trouw, voorshands wordt uitgegaan van de geldigheid van dit woordmerk. Niet in geschil is immers dat Not Your Baby het teken “Not Your Baby” sinds het najaar van 2016 als handelsnaam voor haar webwinkel gebruikt, terwijl Loavies dit teken naar eigen zeggen pas sinds juli 2017 gebruikt. Het door Loavies gebruikte teken gelijk is aan het woordmerk van Not Your Baby, nu op de t-shirts van Loavies enkel de tekst “Not Your Baby” staat en daaraan geen andere tekens zijn toegevoegd. Het gebruik van het teken door Loavies levert merkinbreuk op.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 25 april 2018, IEF 17673; ECLI:NL:RBMNE:2018:1768 (IT-Staffing tegen Staffing IT) Merkenrecht. IT-Staffing is opgericht in 1987 en is actief op het gebied van arbeidsbemiddeling van IT-zzp'ers. Zij is houder van domeinnamen en beeldmerk. Sinds 2017 is Staffing it actief voor dezelfde diensten. Gelet op de vele elementen van overeenstemming doen de kleine afwijkingen (zoals een andere kleur en lettertype, een koppelteken en meerdere “figuurtjes” bij de letter “i”) er niet aan af dat het merk en teken dezelfde totaalindruk hebben. Het “Staffing it”-merk maakt inbreuk op het oudere merk “IT-Staffing” op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. De handelsnaam, de domeinnaam en het LinkedIn account waarin de woorden “Staffing it” voorkomen, maken inbreuk op het “IT-Staffing”-merk op grond van sub d. Staking van gebruik van 'Staffing it' alsmede verzoek tot doorhaling van het merk bij het BOIP. Maximum Indicatietarief in IE-zaken voor normaal kort geding met meerdere grondslagen en uitgebreid inhoudelijk verweer: Proceskostenveroordeling ad €15.707,00.

Gerecht EU 26 april 2018, IEF 17657; IEFbe 2560; T-554/14; ECLI:EU:T:2018:230 (MESSI) Merkenrecht. Uit het persbericht: Lionel Messi mag zijn merk „MESSI” laten inschrijven voor sportartikelen en -kleding. De bekendheid van de voetbalspeler weegt op tegen de visuele en fonetische punten van overeenstemming tussen zijn merk en het merk „MASSI” van een Spaanse vennootschap. Volgens het EUIPO bestond er verwarringsgevaar tussen de merken, omdat de dominerende bestanddelen bijna identiek op visueel en fonetisch vlak. Het Gerecht vernietigt deze beslissing.

Gerecht EU 15 maart 2018, IEF 175 ; IEFbe 2514; ECLI:EU:T:2018:146 (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk La Mafia SE SIENTA A LA MESA ('De Mafia gaat aan tafel'). Absolute weigeringsgrond. Strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden. De maffia in verband brengen met voorstellingen van gezelligheid en ontspanning die door het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd worden verbeeld, draagt er zodoende toe bij dat de illegale activiteiten van deze criminele organisatie worden vergoelijkt. Zoals het EUIPO en de Italiaanse Republiek aanvoeren, kan de associatie van het woordelement „la mafia” met de andere elementen van het betwiste merk daarom een in zijn geheel positief beeld schetsen van de daden van de maffia en de waarneming van de criminele activiteiten van die organisatie vergoelijken. Het betwiste merk schokt of beledigt niet alleen de slachtoffers van die criminele organisatie en hun gezinsleden maar ook elke persoon die op het grondgebied van de Unie met dat merk wordt geconfronteerd en een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel heeft.

Rechtbank Den Haag 14 maart 2018, IEF 17561; IEFbe 2509; ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 (Footsie-Gold Star tegen Birckenstock) Merkenrecht. Doorhaling. Footsie is fabrikant van orthopedische schoenen, sandalen en slippers. Birckenstock doet dat ook en heeft een anatomsich gevormd voetbed ontwikkeld. Zij is houdster van internationaal beeldmerk, dat niet als Uniemerk is ingeschreven vanwege ontbreken van onderscheidend vermogen. Footsie vordert met succes de nietigverklaring en schrapping uit het Benelux merkenregister voor zover dit merk in klasse 10 en 25 is ingeschreven. De stelling is uitsluitend uitgewerkt voor “(orthopedische) schoenen, al dan niet van leer” en daarmee nauw samenhangende waren, zoals onderdelen voor schoenen, inlegzolen e.d. zonder nadere toelichting. Het merk blijft slechts overeind voor klasse 10 chirurgische materialen en kunstledematen en klasse 18 paraplu's, beauty cases en (rij)zweepjes. De door het "bottenvormige patroon" opgeroepen totaalindruk is banaal en geeft niet meer weer dan de som van de bestanddelen.  Het marktonderzoek toont geen inburgering aan in de Benelux met 46% Nederlandse respondenten die niet spontaan, maar uit elf kenmerken kon kiezen, aangaf dat het speciale patroon op de schoenzool bij.

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 28 september 2017, IEF 17264; IEFbe 2400; C-578/17 (Hartwall) Merkenrecht. Via MinBuZa: Verzoeker (Oy Hartwall Ab) heeft op 20.09.2012 bij verweerder (nationaal octrooi- en registratiebureau) een aanvraag ingediend voor inschrijving van een teken als kleurmerk voor waren van klasse 32: minerale wateren. Verzoeker heeft naar aanleiding van een tussenbeslissing van verweerder toegelicht dat zij om inschrijving verzoekt van het aangevraagde merk als kleurmerk (niet als beeldmerk). Verweerder heeft de aanvraag (bij beslissing van 05.06.2013) afgewezen op grond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. Er zou geen uitsluitend recht op inschrijving van bepaalde kleuren kunnen worden verleend zonder gefundeerd bewijs dat de betrokken kleuren door langdurig en grootschalig gebruik onderscheidend vermogen hebben gekregen voor de betrokken waren. Het overlegde martktonderzoek van verzoeker zou niet hebben aangetoond dat de kleuren zelf bekend zijn, maar dat het beeldmerk bekend is. Verzoeker stelde beroep in tegen de beslissing van verweerder bij de handelsrechter, welke het beroep heeft verworpen bij bestreden beslissing. Omdat het aangevraagde kleurmerk niet voldoet aan de voor een merk geldende voorwaarden van §1(2) tweede alinea, van de merkenwet, die overeenkomt met artikel 2 van de merkenrichtlijn, behoeft volgens de handelsrechter in de onderhavige zaak niet te worden ingegaan op de in §13 van de merkenwet bedoelde vereisten betreffende het onderscheidend vermogen van een merk. Verzoeker heeft tegen de beslissing van de handelsrechter hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter (de hoogste bestuursrechter).