Alle rechtspraak  

Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 oktober 2010, HA ZA 08-1452, Euprax Perchtold & Partner Steuerberatersozietät (EPP) tegen [X] & Zobu B.V. (met eerdere dank aan Maarten Russchen, Dommerholt).

Eindvonnis na Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 september 2009, IEF 8233. Eerst even kort: Is gebruik Gemeenschapsmerk in één lidstaat te kwalificeren als normaal gebruik? De rechtbank is van oordeel dat ook in deze zaak sprake is van een problematiek zoals in de zaak Onel-Omel en houdt de zaak derhalve aan.

2.19. Bij deze stand van zaken is er in dit geding sprake van eenzelfde problematiek als die welke thans ter beoordeling voorligt bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage in het hoger beroep van Onel-Omel.

2.20. Redenen van proceseconomie brengen de rechtbank tot het oordeel dat het de voorkeur verdient thans eerst de beslissing van het Gerechtshof af te wachten. De zaak zal daarom worden aangehouden en op de parkeerrol worden geplaatst. Nadat het Gerechtshof arrest heeft gewezen, kan de meest gerede partij verzoeken voort te procederen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 6 oktober 2010, HA ZA 08-3964, Johnson & Johson c.s. tegen Gedaagden (met gelijktijdige dank aan Simon Dack, De Brauw, Blackstone Westbroek)

Merkenrecht. Counterfeit. Ompakking. Parallelimport. LifeScan OneTouch bloedglucose apparaten (Zie ook vzr. Rechtbank Alkmaar, 20 augustus 2009, IEF 8119 en Rechtbank Amsterdam 4 juli 2008,  IEF 6521).  Kort gezegd betref het geschil het ompakken van goedkope teststrips die bestemd waren voor de markt in Afrika, Azië en het Midden Oosten in nagemaakte originele Amerikaanse verpakkingen, waarna de strips weer aan een Amerikaanse afnemer werden doorverkocht. De rechtbank is “behoudens door [X] te leveren tegenbewijs, overtuigd van de juistheid van de stelling van J&J dat [X] op de hoogte is geweest van de handel in counterfeit producten.” Wegvloeien winst naar andere vennootschap is op zich onvoldoende reden om vereenzelviging aan te nemen. In citaten:

2.12.1. De vennootschappen van [X], onder andere FPG, kochten goedkope teststrips in in onder meer Turkije, Afrika en Dubai. Deze strips werden via tussenschakels verkocht aan een Zuid-Afrikaans bedrijf, Rowantree (ook genoemd Hadida en Wengen). Dit bedrijf werd geleid door [Q] en [R].

2.12.2. [Z] heeft originele Amerikaanse verpakkingen van de teststrips aan Rowantree geleverd. Aan de hand van deze verpakkingen, die zijn voorzien van onder meer een lotnummer en een expiratiedatum, heeft [Q] kopieën van de Amerikaanse verpakkingen laten drukken in Zuid-Afrika. De goedkope strips werden vervolgens omgepakt in deze Amerikaanse counterfeit verpakkingen.

2.12.3. Na ompakking werden de strips in de counterfeit verpakkingen door Rowantree (terug)verkocht aan FPG. FPG verkocht de producten vervolgens door aan CHI Pharma. CHI Pharma verkocht op haar beurt de producten weer aan de Amerikaanse afnemer Med- Health Direct Inc (verder: Med-Health).

(…)

2.16. Op 8 mei 2008 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank op verzoek van J&J [X] en Chi Pharma met toepassing van artikel 1019e Rv. bevolen inbreuk op de Gemeenschapsmerken van Johnson & Johnson te staken. In een daarop volgend kort geding is dit verbod bij vonnis van 10 juni 2008 opgeheven en is bevolen de verhandeling van teststrips in counterfeit verpakkingen te staken omdat de voorzieningenrechter deze verhandeling aanmerkte als het bevorderen of deelnemen aan inbreuk op merkrechten in de Verenigde Staten.

(…)

2.18. De curator in het faillissement van Chi Pharma, Chi Capital en Chi Medical heeft in de boedel een partij van circa 15.000 teststrips aangetroffen. Deze partij was door J&J bestemd voor Saudi-Arabië. (…) In de overeenkomst, gedateerd 6 april 2009, tussen de curator en HaJeAa Medical is bedongen dat de goederen niet op de Amerikaanse of de Europese markt gebracht zouden worden en heeft HaJeAa Medical verklaard dat, voor zover haar bekend, dat ook niet door haar afnemer gedaan zou worden. De goederen zijn niettemin door HaJeAa Medical doorverkocht aan een afnemer in de Verenigde Staten. [X] heeft [S], de bestuurder van HaJeAa Medical, met de curator in contact gebracht.

2.19 Nadat J&J het vermoeden had gekregen dat de partij toch op de Amerikaanse markt was gebracht, heeft zij in een kort geding op de voet van artikel 843a Rv. inzage in bepaalde documenten in de administratie van [S] gevorderd. Deze vordering is door de voorzieningenrechter bij vonnis van 20 augustus 2009 met betrekking tot een deel van die documenten toegewezen.

(…)

5.2. [X] heeft erkend dat FPG en CHI Pharma betrokken zijn geweest bij de handel in counterfeit producten. Hij bestrijdt ook niet dat hij, indien komt vast te staan dat hij hiervan op de hoogte is geweest, als bestuurder van deze vennootschappen persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden. Wel ontkent [X] dat hij van de handel in counterfeit producten heeft geweten.

(…)

5.6. [X] heeft als voormalige distributeur van de teststrips een grote kennis van de markt. [X] heeft geen aannemelijke verklaring gegeven waarom hij niettemin zou hebben gemeend dat J&J Rowantree zou hebben toegestaan VS-verpakkingen, die Rowantree tegen het hiervoor onder 2.11 bedoelde lagere tarief bij J&J had ingekocht, op de Amerikaanse markt af te zetten. Dat J&J iets dergelijks al eerder had gedaan, wat J&J ontkent, blijkt vooralsnog niet.

5.22. Uit de emails en de verklaring van [S] moet vooralsnog worden afgeleid dat [X] bewust betrokken is geweest bij het op de Amerikaanse markt brengen van de door de curator verkochte partij teststrips, in strijd met de aldaar geldende merkrechten van J&J. Dat gegeven maakt aannemelijker dat hij ook eerder betrokken is geweest bij de hem in deze procedure verweten handelingen.

5.23. Op grond van hetgeen onder 5.5 tot en met 5.22 is overwogen is de rechtbank, behoudens door [X] te leveren tegenbewijs, overtuigd van de juistheid van de stelling van J&J dat [X] op de hoogte is geweest van de handel in counterfeit producten. [X] zal echter, zoals hij uitdrukkelijk heeft aangeboden, gelegenheid worden gegeven tegenbewijs te leveren, waarin hij slaagt indien door het tegenbewijs voldoende twijfel aan de juistheid van de stelling J&J ontstaat. In het kader van het tegenbewijs heeft [X] de gelegenheid onder anderen [Y] en [S] onder ede door de rechtbank te laten horen.

(…)

6.2. De verbanden tussen de verschillende vennootschappen waarop J&J wijst zijn in concernverband zeer gebruikelijk. Die omstandigheden kunnen, ook gezien het verweer van Amroges, geen grond vormen om de vennootschappen met elkaar te vereenzelvigen. Dat de met de verweten handelingen gemaakte winst kán zijn weggesluisd naar Amroges is daarvoor evenmin reden. Dit zijn slechts speculaties van J&J en zelfs indien de winst naar Amroges is gevloeid is uitsluitend die omstandigheid onvoldoende reden om vereenzelviging aan te nemen. In voorkomend geval biedt artikel 3:45 B.W. J&J daar tegen voldoende bescherming.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 oktober 2010, HA ZA 09-3638, NSD Labelling  c.s. tegen Depa Disposables

Merkenrecht. De mininis. Vaststellingsovereenkomst. Eiser NSD is producent van een kleurcoderingssysteem voor houdbaarheidslabels onder de naam LabelLord en is houdster van de merken LABELLORD en LABELLOCK. Na bezwaar van eiser tegen het gebruik van het merk LabelLocker door gedaagde voor een soortgelijk coderingssysteem, komen partijen een naamsverandering van LabeLocker naar FoodSecure overeen. Het geschil i.c. betreft de nakoming van de vaststellingsovereenkomst. Vorderingen afgewezen op grond van de de minimis regeling en de redelijkheid & billijkheid: “De op 24 april 2009 gevonden vermelding op de website van Depa en Paardekooper is niet meer dan een minimale inbreuk op het merkrecht van NSD.”

4.2. (…) De rechtbank begrijpt dat na twee of meer klikken een webpagina gevonden kon worden met daarop, zeer klein, het teken LabeLocker. Ter comparitie is die pagina vergroot en in kleur afgedrukt aan de comparitierechter getoond. De comparitierechter heeft op die pagina de inbreukmakende aanduiding niet kunnen lezen. De rechtbank begrijpt dat vanaf die pagina kan worden doorgeklikt en dat dan een pagina verschijnt met groot en leesbaar het teken LabeLocker.

4.3. Tussen partijen staat vast dat in elk geval het leesbare gebruik van het teken Labe- Locker een gebruik door Depa is, dat partijen met de Overeenkomst wilden uitsluiten.

4.9. (…)  Het geschil tussen partijen ziet dan op de vraag of partijen uitsluitend een aanvullende garantie zijn overeengekomen, standpunt NSD, of een garantie plus waarschuwing en de minimis regeling, standpunt Depa.

4.10. Naar oordeel van de rechtbank is het standpunt van Depa het meest aannemelijk. Daartoe overweegt de rechtbank dat een dergelijke afspraak past in het systeem van de Overeenkomst. Waar artikel 1 ziet op het gebruik van het woord LabeLocker op producten en in reclame-uitingen of voor promotie, zoals op een website, ziet artikel 2 alleen op het gebruik van dat woord op de producten. Begrijpelijk is dat Depa in beide situaties een dergelijke garantie niet onverkort kan geven. Ook bij grote inspanning en zorgvuldigheid is niet uit te sluiten dat ergens een reclame-uiting of product met het woord LabeLocker zal opduiken. Dat Depa onder artikel 4 een dergelijke garantie wel zonder voorbehoud heeft willen geven kan daardoor worden verklaart dat artikel 4 ziet op een gebeurtenis in het verleden, vóór het ondertekenen van de Overeenkomst. Beide partijen konden op 3 februari 2009 vaststellen dat op de Horecava beurs van januari 2009 de aanduiding LabeLocker niet is gebruikt. De rechtbank concludeert dat ook met betrekking tot de websites een de minimus regeling met waarschuwingsplicht is overengekomen.

4.13. (…) dat de rechtbank wel van oordeel is dat, indien aan de garantie niet het voorbehoud van waarschuwing en de minimis regeling zou zijn verbonden, NSD geen nakoming kan vorderen op een wijze zoals zij thans doet.

4.14. Tot die omstandigheden rekent de rechtbank onder meer het minimale van de gestelde inbreuk, de afwezigheid van enig voordeel bij Depa, de afwezigheid van enig nadeel bij NSD, de wijze waarop partijen met elkaar zijn omgegaan en tot een regeling zijn gekomen en de omstandigheid dat zij elders in de overeenkomst het voorbehoud wel expliciet zijn overeengekomen. De wanverhouding tussen omvang van de dwangsom en de afwezigheid van voordeel respectievelijk nadeel dient ook in aanmerking te worden genomen. De rechtbank deelt dan ook geenszins de mening van NSD, gelijk zij verklaarde ter zitting, dat het haar vrij zou hebben gestaan vervallen boeten tot bijvoorbeeld het bedrag van € 1.825.000 te vorderen indien zij de litigieuze vermelding eerst na een jaar zou hebben ontdekt.

4.15. Dit komt er dus op neer dat indien naast de garantie geen uitdrukkelijk voorbehoud zou zijn overeengekomen – hetgeen de rechtbank onder 4.11 juist wél heeft aangenomen – dit niettemin op gronden van de eisen van redelijkheid en billijkheid tussen partijen zou gelden. (…)

4.16. De op 24 april 2009 gevonden vermelding op de website van Depa en Paardekooper is niet meer dan een minimale inbreuk op het merkrecht van NSD. Hierop is door NSD niet gereageerd met een waarschuwing. Nu de rechtbank er van uit gaat dat de garantie is gegeven met een waarschuwingsplicht, kan NSD Depa niet aan de garantie houden. Dit voert tot de slotsom dat geen boetesommen zijn verbeurd en dat de vorderingen van NSD dienen te worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, N.V. J. van Ratingen tegen N.V. Nova International & B.V. Princes Household Appliances (met dank aan Kristof Neefs &  Paul Maeyaert, Altius).

Merkenrecht. Beschrijvend gebruik. De vordering op basis van de samengestelde TURBO SAFE FRYING merken (hieronder links afgebeeld) tegen het gebruik van de tekens “turbo frit” (rechts afgebeeld) en “turbo fryer” door Nova International resp. Princess wordt afgewezen op grond van artikel 2.23.1 BVIE en artikel 12 GMVo.  “Een mooie illustratie van het feit dat wij in België onze frietjes au sérieux nemen”, aldus de inzendende advocaat. 

“Aldus kan de merkhouder derden niet verbieden het merk te gebruiken als beschrijvende aanduiding inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Een dergelijk beschrijvend gebruik doet immers geen afbreuk aan de commerciële herkomstaanduidende functie van het merk.
 
Meer bepaald willen genoemde bepalingen voor alle marktdeelnemers de mogelijkheid waarborgen om beschrijvende aanduidingen te gebruiken. Deze bepalingen vormen dus een uitdrukking van de vrijhoudingsbehoefte.
 
(…) In casu betreffen de door eiseres op hoofdeis aangevochten tekens – de tekens “TURBO FRIT” en “TURBO FRYER”, dan wel enig teken dat “TURBO” omvat – puur beschrijvende aanduidingen die verband houden met de kenmerken van de door verweersters op hoofdeis verhandelde waren, namelijk friteuses.

De term “FRYER“ is de Engelse term voor een frituurpan. De term “FRIT” is de Franse term voor friet. De term “TURBO”, die normaal gebruikt wordt als eerste element van samengestelde woorden die mechanismen, roterende motoren aanduiden – van het Latijnse turbo, turbinis “circulaire beweging” – of als afkorting van de woorden turbomotor of turbogenerator is per extensie een synoniem geworden van snelheid en efficiëntie."

Blijkt aldus dat het door eiseres op hoofdeis aangevochten gebruik van de litigieuze tekens louter beschrijvend is, zodat zij haar concurrenten dit gebruik niet kan verbieden.”

Eiser beroept zich m.b.t. de beweerde verwarringwekkende reclame door het gebruik van het teken “turbo”eveneens op Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Bij de beoordeling van deze verwarring wijst de rechter erop dat de aanwezigheid van de hoofdmerken van verweersters bij de gewraakte tekens verwarring uitsluit:

“Onterecht argumenteert eiseres op hoofdeis dat het gebruik van de tekens “TURBO FRIT” en “TURBO FRYER” bij de gemiddeld aandachtige consument misleiding/verwarring zou veroorzaken, nu deze er verkeerdelijk van zou uitgaan dat de friteuses afkomstig zijn van eiseres op hoofdeis.
           
De tekens “TURBO FRIT” en “TURBO FRYER” worden namelijk nooit individueel, maar steeds samen met het teken “NOVA” respectievelijk “PRINCESS” gebruikt. In de ogen van de gemiddeld aandachtige consument zal er derhalve nooit verwarring ontstaan.”
 
Lees het vonnis hier (N.B: hoger beroep is nog mogelijk).

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 13 oktober 2010,  LJN: BO1296, Ortho King Europe B.V. en [C] c.s. tegen [Y] & Voxel Works S.L.

Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Stukgelopen samenwerking. m.b.t. software m.b.t. orthopedische producten. Geschil in hoofdzaak betreft de gestelde inbreuk op diverse ie-rechten, dit vonnis in incident ziet op de internationale bevoegdheid. De rechtbank dient per (onderdeel van elke) afzonderlijke vordering van eiseres te onderzoeken of zij bevoegd is van (dat onderdeel van) die vordering kennis te nemen.  De rechtbank verklaart zich grotendeels onbevoegd. Aanhouding i.v.m. onduidelijkheid over soort merk (BX of CTM).

5.10.  Voor zover de vordering is gebaseerd op het merkrecht op “Ortho King”geldt het volgende. Onduidelijk is of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk. Voor zover het een Benelux-merk betreft is de rechtbank niet bevoegd gelet op het volgende. Ingevolge artikel 4.6. Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken, behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, bepaald door de woonplaats van de gedaagde, of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Gelet op het feit dat de vordering bestaat uit een zich onthouden van economisch gebruik (naar de rechtbank aanneemt: in de gehele EU) kan evenmin als met betrekking tot het non-concurrentiebeding een plaats van uitvoering worden bepaald, aangezien die verbintenis wordt gekarakteriseerd door een veelvoud van plaatsen waar zij is of moe(s)t worden uitgevoerd. Ortho King c.s. stellen dat omtrent de vervolgsamenwerking verschillende gesprekken zijn gevoerd in Nederland en Spanje, zodat niet valt vast te stellen waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan. Derhalve kan de bevoegdheid met betrekking tot het door Ortho King c.s. gestelde merkrecht enkel worden bepaald door de woonplaats van gedaagde.

Voor zover de vordering is gebaseerd op een Gemeenschapsmerk is niet deze rechtbank, maar de rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd. Immers betreft het in dat geval een vordering terzake een vermeende inbreuk als bedoeld in artikel 92 van de verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (de Gemeenschapsmerkverordening). In artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk voor vorderingen als bedoeld in artikel 92 van de Gemeenschapsmerkverordening is de rechtbank ’s-Gravenhage aangewezen als uitsluitend bevoegde rechter in Nederland.

Voor zover de vordering is gebaseerd op de (Nederlandse) Handelsnaamwet geldt het volgende. De Handelsnaamwet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling. Derhalve geldt de hoofdregel dat de gedaagde dient te worden opgeroepen voor de rechter van zijn woonplaats. Een en ander betekent dat de rechtbank ook ten aanzien van dit onderdeel van het onder 2. gevorderde niet bevoegd is daarvan kennis te nemen.

Het onder 3. gevorderde gebod iedere inbreuk op het auteursrecht van Ortho King c.s. op het fotomateriaal te staken.

5.11.  De (Nederlandse) Auteurswet is van toepassing op alle auteursrechtelijke werken die voor de eerste maal of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in een ander land zijn uitgegeven in Nederland, alsmede op alle zodanige werken waarvan de maker Nederlander is. Ortho King c.s. stellen dat het gewraakte fotomateriaal is gemaakt door [C], zodat de Auteurswet op de vordering van toepassing is. De Auteurswet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling met betrekking tot auteursrechtinbreuk. Dat betekent dat de hoofdregel van artikel 2 lid 1 EEX-Vo van toepassing is, zodat de rechtbank niet bevoegd is om van deze vordering kennis te nemen.

Conclusie

5.12.  De conclusie is dat deze rechtbank slechts bevoegd is kennis te nemen van de vordering tot verklaring voor recht dat [Y] c.s. onrechtmatig hebben gehandeld en van de vordering tot overdracht van stukken en dat de rechtbank onbevoegd is om van de overige vorderingen kennis te nemen.

5.13.  De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen opdat Ortho King c.s. zich uitlaten omtrent de vraag of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk en (in het laatste geval) of zij wensen dat de vordering terzake het Gemeenschapsmerk wordt verwezen naar de rechtbank te ’s-Gravenhage. Tevens dienen Ortho King c.s. zich uit te laten omtrent de vraag of zij de vorderingen waarvan deze rechtbank kennis kan nemen door deze rechtbank behandeld willen zien dan wel of zij ervoor kiezen alle vorderingen in te trekken teneinde deze aan de Spaanse rechter voor te leggen.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Alkmaar, 20 oktober 2010, LJN: BO1324, AZ N.V. tegen Toerkoop Zonvaart c.s.

Merkenrecht. Voortgezet conflict na ex parte (vzr. Rechtbank Alkmaar, 12 oktober 2009, IEF 8265).  Gebruik van aanduiding voetbalreizenAZ.nl, met onderschrift “reis met AZ mee Europa in” op website van reisbureau. Geen toelaatbaar refererend merkgebruik. Paneuropees verbod

"AZ heeft niet bestreden dat enig gebruik van de aanduiding AZ in de commerciële uitingen van Toerkoop nodig is, wil zij aan het publiek kenbaar maken dat zij reizen naar voetbalwedstrijden van AZ in het buitenland aanbiedt. AZ betoogt echter op goede gronden dat Toerkoop daarin verder is gegaan dan nodig is. Dat wordt al geïllustreerd doordat de na aanpassing gebruikte website een veel minder directe link naar AZ legt. Ook met deze website is Toerkoop (kennelijk) in staat om de AZ-supporters onder het publiek duidelijk te maken dat zij voor reizen naar hun favoriete club bij Toerkoop aan het juiste adres zijn.

Ook overigens is de gewraakte website geschikt om de indruk te wekken dat er een band bestaat tussen AZ en degene die de voetbalreizen aanbiedt. De kans op associatie wordt versterkt door het gebruik van dezelfde kleur rood als in het AZ logo wordt gebruikt, door de ovale ring om de aanduiding AZ, die verwijst naar het AZ-logo en door de zin "Reis met AZ mee Europa in!". Van toelaatbaar refererend merkgebruik is dan ook geen sprake.

Vast staat dat AZ op 9 november heeft gevraagd om het tekenen van een onthoudingsverklaring en om betaling van de tot dan geliquideerde kosten. Op het een noch het ander is met steekhoudende argumenten gereageerd. AZ kan dan ook niet het recht worden ontzegd om haar positie in relatie tot het gewraakte gebruik van de aanduiding door middel van een rechterlijk verbod zeker te stellen. Dat spreekt temeer nu Toerkoop in dit geding volhoudt dat zij de website onverplicht heeft aangepast.

(…) Beveelt Toerkoop om het gebruik van de merkaanduiding AZ of een daarop inbreuk makende aanduiding met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, te staken en gestaakt te houden, in alle lidstaten van de Europese Unie, alles op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,-- per dag voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) waarop een overtreding voortduurt, tot een maximum van euro 50.000,--. "

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 5 oktober 2010, LJN: BN9363, Strafzaak polsbandjes & riemen

Merkenrecht. Strafrecht. Art. 337 Sr. Invoer (op Schiphol, vanuit Thailand) van 89 polsbandjes en 12 riemen valselijk voorzien van een merk waarop een ander recht heeft (Nike & Mickey Mouse). Verweer dat de inbeslaggenomen polsbandjes niet vallen onder de klassen waarvoor het merk (Nike) is gedeponeerd en dat uit de gebezigde bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid hoe de polsbandjes eruit zagen, is gelet op de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen op toereikende gronden verworpen. De polsbandjes vallen gewoon onder de klasse ‘kleding’ van de merkregistratie van Nike.

Uitgebreide conclusie A-G Vegter. “De vraag of artikel 337, eerst lid, aanhef en onder b, Sr van toepassing is op waren die zijn voorzien van het merk van een ander dat die ander (slechts) voor een ander soort waren heeft gedeponeerd wordt in de literatuur uiteenlopend beantwoord. Ik geef een overzicht.” (…) Het is echter de vraag of het feit dat in de MvT bij de laatste wijziging van artikel 337 Sr bij de definitie in de Verordening wordt aangeknoopt betekent dat de strafrechtelijke bescherming van de merkgerechtigde is beperkt tot de (categorieën van) waren waarvoor het merk is ingeschreven. Het aangehaalde arrest van 6 februari 1996 dwingt ook niet tot de conclusie dat, voor zover hier van belang, slechts het invoeren van waren die zijn voorzien van een merk dat een ander voor de desbetreffende categorie waren heeft geregistreerd strafbaar is op grond van artikel 337, eerste lid, aanhef en onder b, Sr. Uit het feit dat het merk Le Papillon was gedeponeerd voor, kort gezegd, (ballet)kleding kon de politierechter uiteraard afleiden dat sprake was van een merk waarop een ander recht had. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet zo was geweest als bijvoorbeeld valse Papillon-sportdrank op de markt zou zijn gebracht.”

Lees het arrest en de conclusie hier. 

Hoge Raad, 15 oktober 2010, C07/034, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV en Remo Zaandam BV tegen Diesel SpA (met gelijktijdige dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Uitputting. Hoge Raad na prejudiciële antwoorden in  HvJ EG, 15 oktober 2009, zaak C-324/08, IEF 8270. Korte samenvatting rechtspraak.nl: “Uit het antwoord van het HvJ EU volgt dat de in de Davidoff-rechtspraak van het HvJ EU ontwikkelde maatstaf voor de beoordeling of sprake is van impliciete toestemming van de merkhouder (…) ook geldt voor goederen die door een derde die niet economisch is verbonden met de merkhouder zonder diens expliciete toestemming voor het eerst direct binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.

Omdat in dit geval het antwoord van het HvJ EU meebrengt dat de maatstaf uit de Davidoff-rechtspraak alleen toegepast dient te worden bij afwezigheid van economische verbondenheid tussen de merkhouder en de derde als bedoeld in HvJEU (Ideal Standard), had het gerechtshof de Davidoff-maatstaf niet mogen toepassen zonder een onderzoek naar die economische verbondenheid te verrichten.

3.3.2 Dit betekent dat het bestreden arrest van het hof niet in stand kan blijven. Verwijzing zal moeten volgen. Met het oog op de procedure na verwijzing wordt het volgende overwogen.

3.3.3 De verwijzingsrechter zal alsnog de vraag moeten beantwoorden of tussen Cosmos en Diesel ten tijde van het in het verkeer brengen in Spanje van de betrokken schoenen een economische verbondenheid bestond in de zin van het arrest IHT Danziger/Ideal Standard. (…)

3.3.4 Indien de verwijzingsrechter de hiervoor in 3.3.3 genoemde vraag in ontkennende zin beantwoordt, dan is hij gebonden aan de beslissing van het hof in het bestreden arrest die erop neer komt dat de toestemming van Diesel tot het door Cosmos in Spanje in het verkeer brengen van de betrokken schoenen ontbrak, welke beslissing berust op toepassing van de Davidoff-maatstaf. Die maatstaf is in dat geval immers terecht door het hof aangelegd, zoals blijkt uit het antwoord van het HvJEU, en daarvan uitgaande is die beslissing van het hof als zodanig in cassatie niet (voldoende) bestreden.

3.3.5 Ingeval de verwijzingsrechter tot het oordeel komt dat tussen Cosmos en Diesel wèl sprake was van verbondenheid in de zin van het arrest IHT Danziger/Ideal Standard, dan zal hij tot uitgangspunt moeten nemen dat Diesel toestemming heeft gegeven tot het in het verkeer brengen van de betrokken schoenen.

3.3.6 Hij zal echter vervolgens op grond van het Copad-arrest van het HvJEU alsnog de vraag moeten beantwoorden of de feiten die de Hoge Raad in zijn arrest van 11 juli 2008 in rov. 4, tweede alinea heeft genoemd, meebrengen dat niettemin gezegd moet worden dat die toestemming ontbrak op de in het Copad-arrest genoemde, aan art. 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn ontleende gronden (zie hiervoor in 3.2.5). De bewijslast ter zake van deze uitzondering rust in beginsel op Diesel. Aangezien partijen met (dit aspect van) het Copad-arrest geen rekening hebben kunnen houden, zullen zij in de procedure na verwijzing met het oog op de beantwoording van deze vraag hun stellingen mogen aanpassen.

Lees  het arrest hier of hier (Rechtspraak.nl, incl. conclusie Verkade)

Gerechtshof ’s-Gravenhage,  30 maart 2010, LJN: BN9781, Er.Ba Market Srl tegen Melvin Producties B.V.

Merkenrecht. Beschikking van 30 maart 2010 in oppositieprocedure ROX tegen ROXSTAR. Gedeeltelijke vernietiging (aardig voor de statistici) van de beslissing in oppositie van het Bureau. De oppositie is gegrond voorzover gericht tegen de inschrijving van het merk ROXSTAR voor klasse 18, paraplu’s en klasse 25, kleding, schoeisel en hoofddeksels. Procedurele overwegingen waarom het  hof (toch) bevoegd om de oppositie-beslissing van het Bureau gedeeltelijk te vernietigen en gedeeltelijk in stand te laten:

30.   Het hof merkt ten slotte nog het volgende op. Blijkens het arrest van het BGH van 15 december 2003 inzake ‘Langs Vlaamse Wegen’ (NJ 2004, 347), zoals verstaan in het arrest van de HR van 17 maart 2006 inzake ‘Erotisch Huishoudtextiel’ (NJ 2006, 532) en het al eerder genoemde arrest van het BGH inzake ‘Europolis’, staat het de hoven te Brussel, ’s-Gravenhage en Luxemburg niet vrij om hetzij ambtshalve hetzij op verzoek van de deposant een bevel te geven om tot gedeeltelijke inschrijving van het depot over te gaan in een door de deposant aan gespannen beroepsprocedure tegen de weigering van het Bureau om zijn merk in te schrijven (artikel 6ter BMW (oud)/2.12 BVIE).

De achtergrond van deze rechtspraak is dat genoemde hoven bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het Bureau een depot in te schrijven en derhalve alleen kunnen oordelen of het Bureau al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd, hetgeen inhoudt dat die hoven alleen maar die gegevens in aanmerking kunnen nemen op grond waarvan het Bureau heeft beslist of had moeten beslissen, zodat die gerechtelijke instanties geen acht kunnen slaan op gegevens die worden aangevoerd ter ondersteuning van aanspraken die, zoals een gedeeltelijke inschrijving, buiten de beslissing van het Bureau vallen of die niet aan het Bureau zijn voorgelegd. In een oppositieprocedure ingevolge artikel 6septies BMW (oud)/2.17 BVIE geldt eveneens dat de genoemde hoven alleen die gegevens in aanmerking kunnen nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het Bureau werd genomen of had moeten worden genomen, zo blijkt uit het arrest van het BGH van 26 juni 2009 inzake ‘Koyo/Kayo’ (BIE 2009, nr. 73).

Er bestaat evenwel ook een verschil tussen de weigeringsprocedure en de oppositieprocedure. In een verzoek van de deposant aan het Bureau in een weigeringsprocedure om inschrijving voor alle bij dat depot opgegeven waren en diensten hoeft een subsidiair verzoek tot inschrijvingen voor een aantal van die waren of diensten niet geïmpliceerd te worden geacht – althans kan het Bureau dit zo beperkt opvatten, hetgeen het kennelijk ook doet – omdat de deposant, die (na kennisneming van een voornemen van het Bureau tot weigering) meent dat voor een aantal van die waren en diensten in ieder geval inschrijving dient plaats te vinden, op de voet van regel 3.1 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE zijn depot dienovereenkomstig kan aanpassen. De opposant in een oppositieprocedure heeft niet een vergelijke mogelijkheid tot aanpassing van zijn verzoek. Het verzoek van een opposant aan het Bureau in een oppositieprocedure om – zoals in dit geval, zie rov. 1.c – het depot voor bepaalde bij het depot opgegeven waren niet in te schrijven moet daarom geacht worden wel het subsidiaire verzoek te impliceren om het merk hooguit voor een deel van die waren in te schrijven.

Aangenomen moet worden dat het Bureau het oppositieverzoek van ER.BA ook zo heeft opgevat. Het is aan de beoordeling van het impliciete subsidiaire verzoek van ER.BA echter niet toegekomen omdat het van oordeel was dat van overeenstemmende merken geen sprake was en dat reeds daarom het merk van Melvin voor alle waren ingeschreven diende te worden. Uit het hiervoor overwogene blijkt evenwel dat dit oordeel niet als juist kan worden beschouwd en dat het Bureau zijn beslissing mede op basis van het impliciete subsidiaire verzoek had moeten nemen. Het hof moet daarom dat impliciete subsidiaire verzoek alsnog in aanmerking nemen en is daarom bevoegd om de oppositie-beslissing van het Bureau gedeeltelijk te vernietigen en gedeeltelijk in stand te laten.

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 30 september 2010, LJN: BN9748 (wapperverbod software muziekcomputers).

Merkenrecht. Auteursrecht. Wapperverbod. Rome II (toepasselijk recht). Stukgelopen samenwerking. Auteursrechtelijke claims op software in hoogoplopend geschil ('de rat!!') tussen voormalige zakenpartners over betaling. Eisers vorderen inbreuk verbod op merken (gebruik op ‘kritieksite’)  en wapperverbod m.b.t. uitlatingen tegen derden over de ‘illegaliteit’ van door eisers verkochte producten.’ Vorderingen toegewezen. Grensoverschrijdend verbod m.b.t. in Duitsland geregistreerde .com domeinnaam. In citaten: 

Toepasselijk recht: 4.2.  Voor zover de vorderingen zijn gegrond op onrechtmatige gedragingen van  [gedaagde], het zogenaamde ‘wapperen’ met niet aan hem toekomende auteursrechten richting afnemers van [eisers] en het dreigen de software, inclusief broncodes, gratis ter beschikking te stellen aan derden, kunnen zij worden beoordeeld naar Nederlands recht, omdat ingevolge artikel 4 van Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007, betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (‘Rome II’), het recht van toepassing is van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. Aangenomen moet worden dat de gestelde schade zich (onder andere) in Nederland voordoet.

Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de ingeroepen merken, kunnen zij eveneens worden beoordeeld naar Nederlands recht, omdat ingevolge artikel 8 Rome II de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd, in dit geval (onder andere) Nederland.  Voor zover de vorderingen ten slotte zijn gegrond op onrechtmatige uitlatingen van [gedaagde], kunnen zij worden beoordeeld naar Nederlands recht, omdat ingevolge artikel 3 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de Staat op welks grondgebied de daad heeft plaatsgevonden. (…)

Wapperverbod: 4.6.  Nu [gedaagde] tot op heden geen enkele concrete onderbouwing heeft gegeven - en kennelijk vooralsnog ook niet wil geven - van zijn verweer (tegen de onder 4.4 genoemde stellingen van [eisers]) dat hij auteursrechthebbende is met betrekking tot de eerdergenoemde werken, maar wèl klanten van [eisers] heeft aangeschreven met de mededeling dat zij, kort gezegd, gebruikmaken van illegale software van [eisers], nu de auteursrechten van deze software niet bij [eisers] maar bij hem rusten, handelt [gedaagde] naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en aldus onrechtmatig jegens [eisers].

Merkenrecht: 4.11.  De voorzieningenrechter overweegt voorts dat door het gebruik door [gedaagde] van het teken [naam] in de domeinnaam www.[naam].com afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het woordmerk [woordmerk]. Het enkele feit dat onder dat - duidelijk aan het woordmerk gerelateerde - teken een klachten/kritieksite in stand wordt gehouden, is voor die conclusie reeds voldoende. [gedaagde] heeft deze stelling van [eisers] ook niet anders bestreden dan met het betoog dat het als een paal boven water staat dat [eisers] juist niet over een ‘goede reputatie’ beschikt, nu men werkt met illegale software. Mede gelet op hetgeen hiervoor ten aanzien van het zogenaamde ‘wapperverbod’ reeds is overwogen, wordt dit betoog echter als onvoldoende concreet onderbouwd verworpen.

4.12.  Ten slotte is de voorzieningenrechter van oordeel dat [gedaagde], anders dan hij zelf stelt, geen geldige reden heeft voor het gebruik van het woordmerk [woordmerk]. (…) Het is vaste rechtspraak dat van een geldige reden eerst sprake is wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. Er bestaat voor [gedaagde] geen enkele noodzaak om eventuele misstanden bij [eisers] aan de kaak te stellen onder het gewraakte teken [naam]. Dit geldt te meer nu [gedaagde] tot op heden in geen enkel opzicht aannemelijk heeft gemaakt dat [eisers] zich schuldig maakt/heeft gemaakt aan ‘systematische fraude’.

4.13.  Een en ander voert tot de slotsom dat [gedaagde] door het gebruik van het teken [naam] inbreuk maakt op het merkrecht van [eisers] in de onder 4.7 bedoelde zin.

Broncodes van de software: 4.14.  [gedaagde] heeft ter zitting erkend dat hij de broncodes van de [eisers] software in zijn bezit heeft. Uit de in het geding gebrachte stukken kan worden afgeleid dat [gedaagde] heeft gedreigd de software, inclusief broncodes, gratis ter beschikking te stellen aan derden (zie 2.8). Aangenomen moet echter worden dat deze broncodes behoren tot het bedrijfsdebiet van [eisers]. [gedaagde] heeft onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit het tegendeel kan worden afgeleid. Ook speelt hierbij een rol dat [gedaagde] tot op heden niet of nauwelijks concrete feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit kan worden afgeleid dat hij enige (rechtsgeldige) aanspraak kan maken op de muziekcomputers/software die door [eisers] op de markt worden gebracht. Onder deze omstandigheden heeft [eisers] dan ook groot belang bij een verbod om de broncodes gratis aan derden, waaronder klanten van [eisers], ter beschikking te stellen.

Onrechtmatige uitlatingen: “4.16.  Zoals hiervoor is overwogen, heeft [gedaagde] niet of nauwelijks concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat hij auteursrechthebbende is met betrekking tot de muziekcomputers/software die door [eisers] op de markt worden gebracht. Desondanks heeft [gedaagde] klanten van [eisers] aangeschreven met de mededeling dat zij gebruikmaken van illegale software van [eisers], nu de auteursrechten van deze software niet bij [eisers] maar bij hem rusten. Dit is op zichzelf al onrechtmatig jegens [eisers]. Daarnaast wordt [eis.3] in dit verband echter op verschillende manieren persoonlijk belast met allerlei negatieve uitlatingen omtrent zijn persoon. (…)

4.17.  Voorshands kwalificeren al deze uitlatingen van [gedaagde] voornamelijk als waardeoordelen die als excessief kunnen worden aangemerkt, die evident als onnodig grievend en beschadigend voor [eis.3] zijn te beschouwen en die voor het overige door geen enkele feitelijke onderbouwing worden ondersteund. Dit alles geldt te meer nu de website www.[naam].com, alsmede de berichten op de twitter-account van [gedaagde] zich richten tot een groot publiek. Verder geldt dat de wijze waarop [eis.3] telkens door [gedaagde] wordt omschreven/gekarakteriseerd niet noodzakelijk is om aandacht te vragen voor de gestelde illegale verhandeling van muziekcomputers/software door [eisers]. Zelfs indien - veronderstellenderwijs - moet worden uitgegaan van de juistheid van de stellingen van [gedaagde] op dit punt, gaat het niet aan om [eis.3] persoonlijk te beschimpen, op een wijze waarop dat feitelijk is gebeurd en die geenszins ter zake dienend is voor de kwestie waarop [gedaagde] kennelijk de aandacht wil vestigen, te weten zijn aanspraak op een auteursrecht met betrekking tot de muziekcomputers/software van [eisers].

Grensoverschrijdend verbod: 4.19.  Het gevorderde onder 3.1 sub a tot en met d ligt voor toewijzing gereed.  Met betrekking tot het gevorderde onder 3.1 sub c wordt nog het volgende overwogen. Weliswaar is de website www.[naam].com in Duitsland geregistreerd en aangemaakt en staat deze op naam van de in Duitsland woonachtige partner van [gedaagde], maar op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE is de voorzieningenrechter bevoegd om van deze vordering kennis te nemen, in welk geval hij ook een grensoverschrijdend verbod kan geven. Daarbij is nog van belang dat de bewuste website door gebruikmaking van de Nederlandse taal nagenoeg uitsluitend is gericht op de Nederlandse markt.

1019h Proceskosten: 4.22.  (…) Gelet op het feit dat het merkenrechtelijk aspect van deze zaak maar een beperkt onderdeel uitmaakt van de gehele zaak, alsmede dat het op dat punt om een eenvoudige zaak gaat, acht de voorzieningenrechter met inachtneming van het door het LOVC vastgestelde stuk ‘Indicatietarieven in IE-zaken’ een bedrag van € 2.000,00 (exclusief btw) redelijk en evenredig.

Lees het vonnis hier.