Alle rechtspraak  

Rechtbank Assen, 8 juni 2010, LJN: BN0714, Calidris 28 EU S.A.R.L c.s. tegen Gedaagde

Merkenrecht. Domeinnamen. Eisers stellen dat gedaagde door het gebruikt van merken en domeinnamen in een persbericht, waarmee gedaagde als een criminele organisatie aanmerkte, inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van eisers. Vorderingen (sub d) toegewezen. Veroordeling tot staken en gestaakt houden van inbreuk om merkrechten en gebruik van domeinnamen.  Lijfsdwang mag worden toegepast
 
4.13.  Niet in geschil is dat [naam gedaagde] in zijn persbericht van 22 april 2010 gebruik heeft gemaakt van het internationale (vogel-)beeldmerk van Calidris 2. Naar voorlopig oordeel kan Calidris 2 zich tegen dit gebruik door [naam gedaagde] verzetten op grond van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub d van het Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE), nu sprake is van gebruik door [naam gedaagde] van dit beeldmerk anders dan ter onderscheiding van de waren of diensten van Calidris 2, waarbij sprake is van gebruik van dit beeldmerk zonder geldige reden waardoor afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van dit merk. Gezien ook de verklaring van [naam gedaagde] dat hij van zins is uitlatingen over Calidris te blijven doen zal de door Calidris 2 onder 1. gevorderde veroordeling van [naam gedaagde] het gebruik van de merkrechten van Calidris 2 te staken en gestaakt te houden worden toegewezen, onder bepaling dat de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld binnen zes maanden nadat dit vonnis is betekend.

4.14.  Tevens is voldoende gebleken dat [naam gedaagde] in zijn persbericht van 22 april 2010 de domeinnamen van Calidris 3 - www.schwarzedose.de en www.schwarzedose.com - heeft gebruikt. Nu Calidris 3 houder is van deze door [naam gedaagde] gebruikte domeinnamen zal [naam gedaagde], gezien zijn verklaringen dat hij zich over Calidris wil blijven uitlaten, worden veroordeeld dit gebruik te staken en gestaakt te houden.

4.15.  Om te voorkomen dat [naam gedaagde] op het moment dat hij zich niet langer mag bedienen van de merken en domeinnamen van Calidris zijn toevlucht zal nemen tot het gebruik van de handelsnaam van Calidris om zijn onrechtmatige uitlatingen kracht bij te zetten, vordert Calidris tevens [naam gedaagde] te veroordelen het gebruik van haar handelsnaam te staken. Niet door Calidris gesteld is echter dat [naam gedaagde] reeds gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam van Calidris, zodat geen staking van dit gebruik kan worden gevorderd. Om die reden dient dit onderdeel van de vordering te worden afgewezen.

(…)

5.6.  bepaalt dat, door de eiseres die het betreffende verbod heeft gevorderd, op [naam gedaagde] lijfsdwang mag worden toegepast indien [naam gedaagde] één van de onder 5.1, 5.3 en 5.4 van het dictum genoemde veroordelingen overtreedt en machtigt de desbetreffende eiseres in dat geval om [naam gedaagde] te gijzelen voor de duur van maximaal een maand per overtreding van één van de opgelegde verboden, zulks tot een maximum voor al die veroordelingen tezamen van in totaal één jaar,

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 9 juli 2010, LJN: BM3979, Engineering Design Documentation Services B.V. tegen  Electronic Data Systems Corporation

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Procesrecht. Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep wegens het ontbreken van belang bij rechtsvordering betreffende een handelsnaam en merk en het terecht opwerpen van een exceptio plurium litis consortium. (Met conclusie A-G Huydecoper).

De partijen in deze zaak - EDDS, de eiseres tot cassatie, en EDSC, de verweerster - verschillen in materieel opzicht over de vraag, welke van hen de beste rechten heeft op de aanduiding "EDS". Beide maken aanspraak op zowel handelsnaam- als merkrechten voor deze aanduiding. In cassatie is dit materiële geschil echter maar zéér zijdelings aan de orde. In deze instantie strijden de partijen over de vraag of het hof met recht een namens EDSC gevoerd "prealabel" verweer gegrond heeft bevonden.

In de eerste aanleg werden EDSC c.s. in het gelijk gesteld. De rechtbank droeg aan EDDS bewijs op van het voeren van een relevante handelsnaam voorafgaand aan het (door de rechtbank als vaststaand aangenomen) voeren daarvan door EDSC c.s.; en kwam na getuigenverhoren tot het oordeel dat EDDS niet in het leveren van het haar opgedragen bewijs was geslaagd. EDDS stelde hoger beroep in, maar richtte dat alleen tegen EDSC - en dus niet tegen de dochtervennootschap EDSI B.V., die in eerste aanleg mede als principaal eiseres en als gedaagde in reconventie was opgetreden.

EDSC voerde in appel aan dat als gevolg van het niet in het appel betrekken van haar dochtervennootschap (waardoor het vonnis van de eerste aanleg tussen deze dochtervennootschap en EDDS kracht van gewijsde had gekregen), EDDS bij het hoger beroep tegen haar, EDSC, geen relevant belang meer had. Na een tussenarrest en daarop gevolgde comparitie voegde EDSC toe, dat haar hierdoor een beroep op de zogenaamde "exceptio plurium litisconsortium" toekwam. Het hof heeft de verweren van EDSC geaccepteerd. Het oordeelde het beroep van EDSC op de "exceptio" gegrond en stelde vast dat EDDS geen (rechtmatig) belang had bij haar hoger beroep. In aansluiting hierop verklaarde het hof EDDS niet-ontvankelijk in haar appel. (Gerechtshof Amsterdam, 10 oktober 2008, IEF 7258).

De Hoge Raad verwerpt i.c. het beroep tegen het arrest van het hof:

3.4 In dit geding dient tot uitgangspunt dat Electronic USA voor het aanbieden en leveren van computerdiensten de handelsnaam EDS voert en het woordmerk EDS als Benelux-merk heeft laten registreren, en dat zij aan haar Nederlandse dochtermaatschappij Electronic BV toestemming heeft gegeven voor diezelfde diensten EDS als handelsnaam en merk in Nederland te gebruiken.
Hoewel denkbaar was geweest dat het geschil tussen Engineering en Electronic c.s. over het gebruik van EDS als merk en handelsnaam aan de orde werd gesteld in een procedure tussen uitsluitend Engineering en Electronic USA (dan wel tussen uitsluitend Engineering en Electronic BV), brengt dat niet mee dat het hof Engineering in haar hoger beroep tegen (alleen) Electronic USA ontvankelijk had moeten verklaren. Het onderhavige geval wordt immers hierdoor gekenmerkt, zoals het hof in zijn hiervoor weergegeven rov. 2.7 tot uitdrukking heeft gebracht, dat de procedure in eerste aanleg is gevoerd tussen enerzijds Engineering en anderzijds zowel Electronic USA als Electronic BV, dat zulks heeft geleid tot een eindvonnis van de rechtbank dat, voor zover het de verhouding tussen Engineering en Electronic BV betreft, onherroepelijk is geworden, en dat op grond van het in zoverre onherroepelijke vonnis Engineering jegens Electronic BV verplicht is het gebruik van EDS als merk en handelsnaam te staken en gestaakt te houden, terwijl voorts de merkdepots van Engineering in dat vonnis nietig zijn verklaard en haar reconventionele vorderingen tot het verbieden van het gebruik van EDS als merk en handelsnaam door Electronic BV, onherroepelijk zijn afgewezen. Het hof heeft geoordeeld dat daarmee onverenigbaar is de door Engineering beoogde uitkomst van de procedure in hoger beroep jegens Electronic USA (te weten dat het haar wel en Electronic USA niet is toegestaan om de aanduiding EDS als merk en handelsnaam te gebruiken), en dat Engineering daarom geen belang had bij haar hoger beroep tegen Electronic USA. Daarbij heeft het hof kennelijk aangenomen dat, gelet op het onherroepelijke vonnis ten gunste van Electronic BV en de moeder/dochterrelatie tussen laatstgenoemde en Electronic USA, Engineering in geen geval gebruik zal kunnen maken van de rechten die zij in het hoger beroep tegen Electronic USA geldend wil maken. Deze oordelen geven geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en zijn in het licht van de vaststaande feiten en de door partijen aangevoerde stellingen niet onbegrijpelijk.

3.5 Het aldus door het hof gehonoreerde verweer is geen exceptief verweer maar een verweer ten principale. De door Electronic USA bepleite niet-ontvankelijkheid van Engineering is immers niet een gevolg van toepassing van regels van zuiver processuele aard, maar het gevolg van een inhoudelijke beoordeling van het belang van Engineering bij haar rechtsvordering jegens Electronic USA in het licht van de specifieke omstandigheden van het geval. Het gaat derhalve om een inhoudelijke beoordeling van de rechtsbetrekking in geschil (tussen Engineering en Electronic USA). Dit betekent dat hier geen sprake is van een exceptie als bedoeld in art. 128 lid 3 Rv. en dat het hof het verweer mocht beoordelen, ook als dat niet uiterlijk bij memorie van antwoord naar voren was gebracht. Het voorgaande geldt evenzeer indien het gaat om een exceptio plurium litis consortium.

3.6 Op grond van het voorgaande kunnen de klachten van het middel niet tot cassatie leiden.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Rotterdam, 12 mei 2010, LJN: BN1333, Stella Navigation N.V. tegen  Mammoet Holding B.V.
 
Merkenrecht, handelsnaamrecht althans verbintenissenrecht. Overeenkomst na aandelenoverdracht m.b.t. niet-gebruik handelsnaam/logo. Voldoende belang. Geen kwalitatief recht. Geen ontoelaatbare nevenrestrictie. Uitleg beding. In citaten:

5.1. De vordering van Stella Navigation is bij dagvaarding en bij repliek gebaseerd op de overeenkomst, niet op een merkrecht of handelsnaamrecht van Stella Navigation op de naam of het logo "Jumbo" ten opzichte van de naam of het logo van "Mammoet" of "Mammoet Shipping".

(…)

5.4. Bij de overeenkomst verbond Mammoet Holding zich - tegenover een zeer aanzienlijk door Stella Navigation te betalen bedrag - om voor bepaalde activiteiten geen gebruik te maken van de "Mammoet"-handelsnamen en het "Mammoet"-logo. De overeenkomst bracht mee dat Stella Navigation kon verlangen en ook in rechte kon vorderen dat Mammoet Holding deze verplichting zou nakomen. Een verklaring voor recht met die strekking kan daarmee op één lijn worden gesteld. De overeenkomst is kennelijk aangegaan voor onbepaalde tijd en die in rechte afdwingbare verplichting tot nakoming is derhalve ook blijven voortduren.

(…)

5.6 Evenmin kan worden aangenomen dat sprake was van een kwalitatief recht, in die zin dat de rechten uit de overeenkomst waren gekoppeld aan de onderneming van een zware lading rederij. Ook dit kan niet uit de overeenkomst worden afgeleid, terwijl daarover geen concrete feiten zijn gesteld. Derhalve kan niet worden gezegd dat overgang van de exploitatie van de Stellaprima van Stella Navigation naar Jumbo Shipping v.o.f. (en Scheepvaartmaatschappij Stella v.o.f.) ingevolge art. 6:251 lid 1 BW meebracht dat Stella Navigation geen belang meer had bij de rechten uit de overeenkomst.

5.7 In het licht van het voorgaande zou slechts onder bijzondere omstandigheden kunnen worden aangenomen dat Stella Navigation thans onvoldoende materieel en processueel belang heeft bij haar vordering. Dergelijke omstandigheden zijn echter niet gesteld of gebleken. Weliswaar treedt Stella Navigation nu niet langer zelf op als vervoerder van zware lading, maar zij heeft haar schip Stellaprima in rompbevrachting gegeven aan Stella Scheepvaartmaatschappij v.o.f., terwijl dit schip door deze en/of door Jumbo Shipping v.o.f. (als tijdbevrachter) voor het vervoer van zware lading wordt geëxploiteerd, waarbij ook de naam en het logo van "Jumbo" worden gebruikt (op de romp van het schip staat "www.jumboship.nl", zoals door de rompbevrachtingsovereenkomst wordt toegestaan).
Het resultaat van de exploitatie van het schip kan van invloed zijn op de nakoming van de rompbevrachting. De conclusie is dat Stella Navigation voldoende belang heeft bij haar vordering.

(...)

5.9 Mammoet Holding heeft aangevoerd dat de verplichting van art. 3 van de overeenkomst een zgn. nevenrestrictie is die thans niet meer toelaatbaar is.
Het begrip nevenrestrictie omvat elke beweerde mededingingsbeperking die rechtstreeks verband houdt met en nodig is voor de verwezenlijking van een niet-beperkende hoofdtransactie en die daaraan evenredig is, met dien verstande dat de hoofdtransactie zelf de mededinging niet mag beperken.

5.10 Kennelijk (zie conclusie van antwoord onder 6.2) meent Mammoet Holding dat de overeenkomst enerzijds inhield dat Mammoet Shipping (oud) haar naam wijzigde en dat anderzijds met art. 3 werd beoogd te voorkomen dat Mammoet Holding vervolgens zelf weer onder de naam of met het logo van "Mammoet" als zware lading rederij op de markt zou verschijnen.
De rechtbank leest in de overeenkomst geen verplichting tot naamswijziging van Mammoet Shipping (oud); de overeenkomst is alleen gericht op het niet-gebruiken van de naam en het logo van "Mammoet". Van een andere, als hoofdtransactie aan te duiden transactie tussen Mammoet Holding en Stella Navigation waarmee de verplichting van art. 3 verband hield, is geen sprake.

5.11 Blijkbaar (zie conclusie van dupliek onder 4.3-4.5) meent Mammoet Holding tevens dat
art. 3 van de overeenkomst is te beschouwen als nevenrestrictie bij de transactie tussen Mammoet Holding en Spliethoff, welke transactie enerzijds inhield dat Mammoet Holding haar 30% aandelen in Mammoet Shipping (oud) overdroeg en anderzijds dat Mammoet Holding Spliethoff geen concurrentie zou aandoen, terwijl Spliethoff geen gebruik zou maken van de "Mammoet"-handelsnamen en het "Mammoet"-logo.
Naar het oordeel van de rechtbank kan art. 3 van de overeenkomst niet worden gezien als nevenrestrictie bij de transactie met Spliethoff in de hiervoor aangeven betekenis, omdat de overeenkomst en die transactie niet tussen dezelfde partijen zijn totstandgekomen en niet blijkt dat de overeenkomst noodzakelijk was voor het verwezenlijken van die transactie.
De conclusie is dat de overeenkomst rechtsgeldig is.

5.12 Wat betreft de inhoud van de vordering van Stella Navigation moet worden vooropgesteld dat deze is gericht tegen Mammoet Holding als haar wederpartij bij de overeenkomst, die in de tweede zin van art. 3 heeft gegarandeerd dat zij op zee geen activiteiten ontplooit en/of zal ontplooien onder de naam en/of met het logo van "Mammoet", onder toevoeging van welk voor-, tussen- of achtervoegsel dan ook.
De nieuwe Mammoet Shipping B.V., kennelijk een volledige (klein)dochtervennootschap van Mammoet Holding, is geen partij bij de overeenkomst en ook geen gedaagde in deze procedure. De gevorderde verklaring voor recht kan dan ook niet tegen deze (klein)dochter-vennootschap zelf zijn gericht. Het gaat om de nakoming door Mammoet Holding van haar juistbedoelde garantie, waarbij ervan wordt uitgegaan dat Mammoet Holding rechthebbende is ten aanzien van de handelsnamen "Mammoet" en "Mammoet Shipping" en van het "Mammoet"-logo (zie hiervoor onder 5.3). Deze garantieverplichting is verbindend voor Mammoet Holding. Het ligt voor de hand aan te nemen dat partijen bij de overeenkomst hebben bedoeld - en het ligt dan ook kennelijk in de overeenkomst besloten - dat Mammoet Holding, als rechthebbende, ervoor diende te zorgen dat de naam en het logo van "Mammoet" niet zouden worden gebruikt voor de bedoelde activiteiten, noch door haarzelf noch door een (klein)dochtervennootschap. (…)

(...)

5.16  Voor toewijsbaarheid van de vordering is niet vereist dat vaststaat dat Mammoet Holding en/of de nieuwe Mammoet Shipping B.V. "vervoer van zware lading over zee" (gaan) verrichten. Nu Mammoet Holding blijkbaar heeft geweigerd een verklaring af te geven met de strekking dat zij art. 3 van de overeenkomst zal naleven, kan niet worden gezegd dat zij onnodig in rechte is betrokken.

De rechtbank verklaart voor recht dat de overeenkomst die op 24 juli 2000 tot stand is gekomen tussen Van Seumeren Holland B.V. en Jumbo Navigation N.V. rechtsgeldig is en verbindend voor Mammoet Holding B.V. en Stella Navigation N.V. en dat het Mammoet Holding B.V. niet is toegestaan activiteiten te ontplooien inhoudende het vervoer van zware lading over zee onder de naam en/of met het logo "Mammoet", onder toevoeging van welk voor-, tussen- of achtervoegsel dan ook.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 15 juli 2010, KG ZA 10-1145 P/MV, Silca S.P.A. tegen Duitman Hengelo B.V. c.s. (met dank aan Joost Wery, Dijks Leijssen).  

Merkenrecht. Sleutelcodes. Gedaagde is de grootste distributeur van eiser, sleutelfabrikant Silca,  in Nederland en België, maar verkoopt eveneens sleutels van concurrerende merken. Silca maakt bezwaar tegen het gebruik van Silca-codes voor sleutels van die niet afkomstig zijn van Silca en beroept zich hierbij op een aantal Benelux-spoedinschrijvingen (o.a: AKR11R, BAB13, CB6, LP57R, MAZ20R en NSN11). Vorderingen afgewezen, nu de codes niet zozeer de herkomt maar de bestemming van de sleutels aangeven en het “onvoldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de merken van Silca niet nietig verklaard.”

4.4. (…) Uit artikel 2.1 lid 1 onder a BVIE volgt dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben in die zin dat het merk de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming moet kunnen identificeren (herkomstfunctie). In dit geval kan niet worden uitgesloten dat de bodemrechter zal oordelen dat de merken van Silca niet aan deze voorwaarde voldoen. Het merk "Silca" op een sleutel fungeert in dit geval om de herkomst van de waar aan te geven, de codes (merken) die in dit geding centraal staan fungeren - en dit is niet bestreden door Silca - in eerste instantie om de bestemming van de waar aan te geven, te weten voor welk slot de desbetreffende sleutel is bestemd. De letters van de codes zijn immers een ''afkorting" van het merk slot waar de sleutel voor is bestemd, terwijl de cijfers verwijzen naar het type slot.

4.5. In dit geding kan evenmin worden uitgesloten dat de bodemrechter de nietigheidsgronden genoemd in artikel 2.28 lid 1 sub c en d BVIE van toepassing zal achten. Gezien het door Duitman gevoerde verweer is immers niet op voorhand onaannemelijk dat de bodemrechter de codes zal aanmerken als benamingen die in de handel kunnen dienen tot de aanduiding van de hoedanigheid en/of bestemming van de waar of dat de codes benamingen betreffen die in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

4.6. Nu gezien het bovenstaande onvoldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de merken van Silca niet nietig verklaart, kunnen de vorderingen in dit kort geding niet op basis van haar merkrechten worden toegewezen. Omdat evenmin kan worden gezegd - gezien het bovenstaande - dat Duitman nodeloos verwarring sticht met het gebruik van de codes - het is immers steeds duidelijk om welk merk sleutel het gaat - is voorshands evenmin sprake van onrechtmatig handelen van Duitman jegens Silca. 

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Breda, 12 juli 2010, KG ZA 10-260, VOF OMM Makelaars tegen VOF Van den Boer & Partners c.s. (met dank aan Luuk Jonker, Holla Advocaten). 
 
Merkenrecht. Domeinnamen. Na sommatie van eisers, houders van woordmerk ‘OMM  Makelaars’, hebben gedaagden diverse door gedaagden geregistreerde domeinnamen met het bestanddeel ‘OMM Makelaar’ opgezegd. Eiser vorderen i.c. een inbreukverbod, omdat gedaagden weigeren een onthoudingsverklaring te tekenen. Vordering toegewezen:

4.6. De vordering sub 1a is inhoudelijk niet weersproken en op de gronden die eiseres heeft aangevoerd is zij toewijsbaar om toekomstige mogelijke nieuwe inbreuken tegen te gaan. Door het gedrag van gedaagden zelf en het weigeren de gebruikelijke onthoudingsverklaring te tekenen bestaat gegronde vrees voor herhaling. 

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Arnhem, 7 juli 2010, HA ZA 09-242, Herian Reclame B.V. tegen X, h.o.d.n Herian en Y.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Domeinnamen. Eiser en gedaagde gebruiken ‘Herian’ voor reclame- en webdesigndiensten en betwisten de geldigheid van elkaars merken en handelsnamen. Beslissing aangehouden. Kort in citaten:

Verjaring nietigheidsvordering:  4.5. Nog afgezien van de omstandigheid dat eiseres haar rechtsvordering tot vernietiging van het merk van gedaagde sub 2 voor het eerst op 6 februari 2009 heeft ingesteld (in de eerdere dagvaarding van 28 november 2008 was een andere rechtspersoon als eisende partij vermeld), wordt overwogen dat in de Benelux tot 1 januari 2004 het uitsluitend recht op een merk werd verkregen door het eerste depot ervan, en dat de inschrijvingsdatum van het depot toen geen rol speelde. Dit leidt ertoe dat in het onderhavige geval, waar het gaat om een merk van vóór 1 januari 2004, de depotdatum van  dat merk, te weten 2 juli 2003, bepalend moet worden geacht voor het antwoord op de vraag of tijdig een beroep op nietigheid van deze merkinschrijving is gedaan. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat eiseres haar rechtsvordering tot vernietiging van de merkinschrijving van gedaagde sub 2 op grond van artikel 2.4 (f) juncto artikel 2.28 lid 3 (b) BVIE niet heeft gedaan binnen de in laatstgenoemd artikel voorgeschreven termijn van vijf jaren. Deze vordering van eiseres is dus verjaard, zodat eiseres hierin niet kan worden ontvangen.

Merkenrecht: 4.10. Tegenover het verweer van gedaagde sub 1 heeft eiseres onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan zij zich op grond van haar merkinschrijving uit 2008 kan verzetten tegen het gebruik door gedaagde sub 1 van het identieke merk of de identieke handelsnaam. Dat gedaagde sub 1 door haar huwelijk met gedaagde sub 2 mederechthebbende op het merk van gedaagde sub 2 is, heeft eiseres niet weersproken, zodat hiervan in het navolgende wordt uitgegaan. Net als bij gedaagde sub 2 wordt geoordeeld dat een jonger merk niet zonder meer kan worden ingeroepen tegen een rechthebbende op een oudere identieke merkinschrijving voor, zoals eiseres stelt, soortgelijke diensten. Indien gedaagde sub 1 enkel zou worden aangemerkt als houdster van de handelsnaam Herian, kan zij zich er bovendien terecht op beroepen dat zij een geldige reden heeft in de zin van artikel 2.20 lid 1 (d) BVIE voor het gebruik van Herian als handelsnaam. Op het moment dat zij met het voeren van de handelsnaam Herian aanving, kon zij immers niet weten dat eiseres in 2007 een met deze handelsnaam identiek merk zou gaan deponeren. De op het merkenrecht gestoelde vorderingen zullen daarom ook jegens gedaagde sub 1 worden afgewezen.

Handelsnaamrecht: 4.15. Centrale vraag in dit verband lijkt te zijn welke van de beide ondernemingen de handelsnaam Herian voor het eerst is gaan gebruiken in verband met het ontwerpen en (laten) bouwen van websites, en op welke schaal. Een onderneming met een bepaalde handelsnaam mag haar activiteiten uitbreiden onder dezelfde handelsnaam. Dit kan echter niet als zij daarmee in conflict komt met een onderneming met een identieke of gelijkende handelsnaam die dezelfde (of vergelijkbare) activiteiten al langer uitoefent in dat gebied en onder die handelsnaam. In dat geval zal zij voor de overlappende diensten een andere naam moeten kiezen. Het komt de rechtbank voor dat reclamediensten in 1995 nog geen diensten omvatten als het ontwerpen en (laten) bouwen van websites en dat deze diensten toen nog niet konden worden beschouwd als gelijksoortig of complementair. Mogelijk doet zich de bijzondere situatie voor dat de diensten van de onderhavige partijen geleidelijk aan voor een deel gelijksoortig en overlappend zijn geworden, waarbij de overlap zit in webdesigndiensten. Partijen hebben zich hieromtrent nog niet (voldoende) uitgelaten.

Onrechtmatige daad: 4.19. In het licht van dit verweer van gedaagden wordt geoordeeld dat uit de overgelegde stukken en hetgeen ter comparitie naar voren is gekomen niet is gebleken dat gedaagden door het gaan voeren van hun handelsnaam Herian en het registreren in 2003 en gebruiken van hun merk HERIAN onrechtmatig jegens eiseres hebben gehandeld. Eiseres heeft daarvan tot eind 2006 kennelijk geen hinder van ondervonden. Van kwade trouw aan de zijde van gedaagden is niet gebleken en van verwarring bij het publiek ook niet. Gedaagden lijken door hun voornamen een gerechtvaardigde reden te hebben gehad voor het kiezen van de handelsnaam en merknaam Herian. Uit het feit dat eiseres heeft aangetoond dat zij, vóórdat gedaagden hun onderneming startten, ook buiten de regio Friesland voor diverse grotere cliënten reclameadviesdiensten heeft verricht, kan niet worden geconcludeerd dat zij landelijk zodanige algemene bekendheid had verworven dat gedaagden wel van haar bestaan op de hoogte moeten zijn geweest en van het kiezen van een nagenoeg identieke naam hadden moeten afzien. Van een eerdere inschrijving van eiseres in het register van de Kamers van Koophandel dan die van 29 maart 2006 is niet gebleken. Het enkele feit dat gedaagden geen onderzoek hebben gedaan in de registers van de Kamers van Koophandel en wellicht ook niet via internet, maakt hun handelen nog niet zo onzorgvuldig dat kan worden gesproken van onrechtmatig handelen. De op onrechtmatig handelen gestoelde vorderingen zullen daarom ook worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtsbank ’s-Gravenhage, 21 juli 2010, gevoegde zaken HA ZA 08-3879 en HA ZA 09-348, Nintendo tegen Webwinkels (met eerdere dank aan Win Yan Lam, Hogan Lovells)

Auteursrecht. Merkenrecht. Software. Omzeiling. Nintendo maakt op grond van het Auteurs- en merkenrecht bezwaar tegen de verhandeling door gedaagden van flascards en modchips, waarmee op de Nintendo DS en Wii Spelcomputers andere progamma’s dan de door Nintende uitgegeven computerspellen, waaronder ongeautoriseerde kopieën van die spellen, kunnen worden gespeeld. Vorderingen toegewezen o.g.v. het auteursrecht, waardoor merkenrecht geen bespreking meer behoeft.  Toetsing aan art 29a AW (omzeiling technische beschermingsmaatregelen i.p.v. aan 32a (kraakmiddelen computerprogramma’s), nu het niet slechts computerprogramma’s zijn, nu het element vormgeving overheerst in de computerprogramma’s: de “programmatuur zorgt ervoor dat het spel kan worden gespeeld en bestuurd. De creatieve keuzes die ten aanzien van de programmatuur worden gemaakt staan dus in dienst van het spel zoals dat dan al is vormgegeven, en zijn daaraan ondergeschikt.” Geen 1019h indicatietarief, omdat gevorderde kosten van beide partijen die tarieven overstijgen.

5.5. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat bij een keuze tussen het regime van artikel 29a Aw en het regime van artikel 32a Aw doorslaggevend dient te zijn welk element van het spel in auteursrechtelijk opzicht overheerst. Het element dat in auteursrechtelijk opzicht overheerst is het element dat bij het maken van het spel de meeste creatieve inspanningen van de maker heeft gevergd.

5.6. Toetsend aan het hiervoor genoemde criterium moet met Nintendo worden geoordeeld dat in de computerspellen van Nintendo het element vormgeving overheerst. Nintendo heeft namelijk gedetailleerd en onweersproken uiteengezet dat het ontwerpen van een spel een langdurig creatief proces is waarin de vormgeving voorop staat. (…) Daarnaast wordt in deze fase de computerprogrammatuur geschreven. Die programmatuur zorgt ervoor dat het spel kan worden gespeeld en bestuurd. De creatieve keuzes die ten aanzien van de programmatuur worden gemaakt staan dus in dienst van het spel zoals dat dan al is vormgegeven, en zijn daaraan ondergeschikt.

5.8. De rechtbank is met Nintendo van oordeel dat de in rechtsoverweging 5.3 genoemde maatregelen die met de modchips en flashcards worden omzeild, te weten de onderling aansluitende vormgeving van de DS spelcomputer en spelkaartjes en de noodzaak van de kopieerbeveiligingscode om een spel te kunnen spelen op de Wii console, moeten worden aangemerkt als doeltreffende technische voorzieningen in de zin van artikel 29a Aw, dat wil zeggen als technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun normale werking dienen voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken, die door de maker of zijn rechtverkrijgenden niet zijn toegestaan (art. 29a lid 1 Aw). Het zijn namelijk technische voorzieningen die ervoor zorgen dat ongeautoriseerde kopieën van de spellen van Nintendo praktisch onbruikbaar zijn. Het doel en effect van de maatregelen is dan ook dat zij voorkomen dat er ongeautoriseerde kopieën van de spellen worden gemaakt, althans dat zij het aantal ongeautoriseerde kopieën sterk beperken. Dat de maatregelen doeltreffend zijn, is ook niet in geschil.

5.9. Het verweer van gedaagden dat de omzeilde maatregelen niets met de computerspellen te maken hebben, is ongegrond. Gedaagden wijzen er in dit verband op dat de omzeilde maatregelen de toegang tot de spelcomputers van Nintendo beperken. Dat de maatregelen de toegang tot de spelcomputers beperken, is niet in geschil, maar dat feit laat onverlet dat de maatregelen de computerspellen van Nintendo beschermen tegen het maken van ongeautoriseerde kopieën. De maatregelen moeten namelijk worden beschouwd in samenhang met het feit dat de computerspellen van Nintendo specifiek zijn ontworpen voor de spelcomputers van Nintendo en dat zij daarom enkel bruikbaar zijn op die spelcomputers. Vanwege die verwevenheid van de spelcomputers en de computerspellen kan Nintendo via het reguleren van de toegang tot haar spelcomputers ervoor zorgen dat ongeautoriseerde kopieën van haar computerspellen feitelijk onbruikbaar zijn. De omzeilde maatregelen hebben op die manier wel degelijk een beschermde werking ten aanzien van de computerspellen van Nintendo.

5.10. (…) Op zich is juist dat de omzeilde maatregelen verder gaan dan op grond van het auteursrecht mogelijk zou zijn. De maatregelen weren niet alleen ongeautoriseerde kopieën van de spellen van Nintendo, maar ook software van derden. In de definitie van technische voorziening in artikel 29a lid 1 Aw staat echter niet dat een technische voorziening geen enkel ander effect mag hebben dan het beschermen tegen auteursrechtelijk relevante handelingen. De definitie eist slechts dat de voorzieningen dienen voor het voorkomen of beperken van auteursrechtelijk relevante handelingen. Zoals hiervoor is vastgesteld, voldoen de door Nintendo getroffen maatregelen aan die eis.

5.17. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het gevorderde verbod op onrechtmatig handelen door verhandeling van de modchips en flashcards in aanmerking komt voor toewijzing op de hierna vermelde wijze tegen alle gedaagden met uitzondering van A. Het verbod zal zich niet uitstrekken tot “voor Nintendo producten te gebruiken omzeilingsmiddelen” in het algemeen omdat gesteld noch gebleken is dat gedaagden andere producten dan de flashcards en/of modchips verhandelen. (…)

Proceskosten: 5.24. In zaak 08-3879 vordert Nintendo een bedrag van € 138.501,81.  (…) De Webwinkels hebben de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde bedragen wel aangevochten ter comparitie en hebben verzocht de kosten te matigen tot het toepasselijke indicatietarief. De door henzelf gevorderde proceskosten, te weten € 77.600,00, overstijgen dat tarief echter ook. Gelet daarop moet worden aangenomen dat in ieder geval die kosten redelijk en evenredig zijn. Aangezien Nintendo niet inzichtelijk heeft gemaakt waarom het redelijk en evenredig is dat zij veel hogere kosten heeft gemaakt, zullen de Webwinkels worden veroordeeld tot betaling van elk € 7.054,55 (1/11 × € 77.600,00).

Merkenrecht: 5.27. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of gedaagden door verhandeling van de flashcards ook inbreuk maken op de merken van Nintendo. Voor zover er sprake is van merkinbreuk, kan dat namelijk niet leiden tot een toewijzing van meer vorderingen dan al zullen worden toegewezen op grond van de schending van artikel 29a Aw.

5.28. Niet valt in te zien dat Nintendo belang heeft bij een afzonderlijk verbod op merkinbreuk. Nintendo stelt namelijk dat de merkinbreuk besloten ligt in de verhandeling van de flashcards omdat in die flashcards een Nintendo Logo File is opgenomen (…). Het verbod op verhandeling van de flashcards op grond van artikel 29a Aw voorkomt dus ook de gestelde merkinbreuk.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 juli 2010,  KG ZA 10-283. Tangent A/S tegen Cool Summer

Merkenrecht. Parallelimport. Radio’s. Eiser Tangent stelt dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen. Uitputting niet aannemelijk gemaakt. Geen belang meer na ex parte beschikkingen (zie: vzr. Rb ’s-Gravenhage, Ex parte beschikkingen van 18 februari, 24 februari en  12 maart 2010, IEF 8702). Wel voldoende spoedeisend belang bij vordering tot opgave van afnemers, aantallen, nummers en afleveradressen. Recall. Rectificatie.

4.3. Het is aan Cool Summer de gestelde toestemming aannemelijk te maken. Bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing van de stelling van Cool Summer en gezien de betwisting daarvan door Tangent, gaat de voorzieningenrechter er voorshands vanuit dat Tangent geen toestemming heeft gegeven voor het in de EER op de markt brengen van de radio’s. Voorlopig oordelend stelt de voorzieningenrechter derhalve vast dat Cool Summer, door de radio’s zonder toestemming van Tangent in Nederland en Duitsland te koop aan te bieden en te leveren, inbreuk maakt op Tangents merken.

4.4. Bij beschikking van 22 februari 2010 is reeds een verbod op merkinbreuk gegeven. Tangent heeft daarom geen belang bij het in deze procedure gevorderde verbod op merkinbreuk. Hetzelfde geldt voor het verbod op inbreuk op het gestelde auteursrecht omdat niet aannemelijk is dat Cool Summer thans nog radio’s kan verhandelen en die, ontdaan van hun merken, in het verkeer zal brengen.

4.7. Tangent heeft wel een voldoende spoedeisend belang bij haar vordering tot opgave van de afnemers van Cool Summer, de aantallen, nummers en afleveradressen. Zij heeft toegelicht dat een doorlopend gevaar van inbreuk op haar merken bestaat zolang haar niet alle afnemers/ wederverkopers van Cool Summer bekend zijn.

4.11. Tangent heeft de gevorderde recall gemotiveerd met de stelling dat op deze wijze verdere inbreuken worden voorkomen zonder dat beslaglegging en dagvaarding in kort geding van afnemers noodzakelijk is. Dit belang is door Cool Summer niet, althans niet gemotiveerd, weersproken. De vordering is toewijsbaar op de wijze als hierna vermeld.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 juli 2010, HA ZA 09-3131, Formula One Licensing B.V. c.s. tegen Holding Theunisse B.V. (met dank aan Gregor Vos, Vos Klos Morel & Schaap)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiser, onderdeel van de groep van vennootschappen achter de Formule 1 autoraces, maakt bezwaar tegen het gebruik van een ‘F1’ logo en de tekens ‘F1 Racing Drink’, ‘F1 Powered’ en ‘F1 Events’ voor energy drinks. Vorderingen toegewezen. F1 is niet beschrijvend voor non-alcoholische dranken. Verwarringsgevaar aangenomen. Consument is “er mee bekend dat merken die verband houden met sport en sportevenementen regelmatig in licentie worden gegeven voor merchandise artikelen.” Picasso & Paashazen-verweer falen. Geen inbreuk handelsnaamrecht.

4.6. De rechtbank is van oordeel dat het bestanddeel 'Fl' op zichzelf onderscheidend is voor non-alcoholische dranken. Voor deze waren is dit bestanddeel geenszins de gebruikelijke benaming. Er is evenmin sprake van een uitsluitend beschrijvend teken, omdat de Formule 1 autoraces geenszins een kenmerk vormen van een non-alcoholische drank.

4.7 Het bestanddeel 'Fl' is het meest dominerende bestanddeel in zowel de FOL merken als het Imax-logo. Daardoor stemmen de FOL merken en het Imax-logo visueel sterk overeen. Daarnaast stemt het bestanddeel 'Fl ' in de FOL merken en het Imax-logo auditief volledig overeen. Voorts is tussen partijen in confesso dat het in aanmerking komende publiek het teken 'Fl ' opvat als de afkorting van de door FOL georganiseerde Formule l autoraces. FOL heeft daarnaast onbetwist gesteld dat zij de FOL merken zeer intensief gebruikt voor de organisatie van die races en daaraan gerelateerde merchandising voor andere waren. Het Imax-logo refereert door het gebruik van het patroon van een startvlag in de vorm van een autoband en het woord 'racing' eveneens aan autoraces. Hierdoor stemt het Imax-logo ook begripsmatig sterk overeen met de FOL merken. Nu het 'F1 ' bestanddeel het meest dominerende bestanddeel is in de vergeleken merken en tekens, doen de visuele verschillen van de overige beeldbestanddelen onvoldoende af aan de mate van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming. Er is in casu dan ook geen sprake van een situatie waarin een auditieve en visuele overeenstemming wordt tenietgedaan door een sterk begripsmatig verschil, zodat het beroep van Theunisse op het Picasso/Picaro arrest niet opgaat.

4.8. Daar het woordbestanddeel 'Fl' het meest dominerende bestanddeel is van de FOL merken, stemt het door Theunisse op de website gebruikte teken 'Fl' zonder beeldbestanddelen eveneens visueel, auditief en begripsmatig sterk overeen met de FOL merken.

(…)

4.10. Voorts overweegt de rechtbank dat moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Deze consument is er mee bekend dat merken die verband houden met sport en sportevenementen regelmatig in licentie worden gegeven voor merchandise artikelen.

4 l l. In het licht van de hiervoor besproken mate van overeenstemming van de FOL merken en de door Theunisse gebruikte tekens en de soortgelijkheid van de waren bestaat de mogelijkheid dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen de FOL merken en de door Theunisse gebruikte tekens en met name dat de indruk wordt gewekt dat er een verband bestaat tussen Theunisse en FOL.

(…)

4.1 3. Theunisse heeft voorts nog gesteld dat de FOL, merken zijn te beschouwen als een 'blokkerend depot', onder verwijzing naar het Paashazen-arrest van het Europese Hof van Justitie'. Deze stelling kan Theunisse niet baten, omdat een 'blokkerend depot' een vorm is van een depot te kwader trouw. Theunisse heeft geen reconventionele vordering tot vernietiging van de FOL merken ingesteld met een beroep op de nietigheid van deze merken wegens deponering te kwader trouw. Op grond van artikel 99 GMVo dient de rechtbank derhalve ook aan dit verweer voorbij te gaan.

(…)

4.1 7. Aannemende dat Theunisse de namen 'Fl Drinks' en 'F1 Racing Drink(s)' als handelsnaam zou gebruiken, dan maakt zij daarmee naar het oordeel van de rechtbank geen inbreuk op handelsnaamrechten van FOL. Fomula One Licensing houdt zich bezig met het beheer van intellectuele eigendomsrechten en Fomula One Administration met de exploitatie van die rechten door middel van licentieverlening. De bedrijfsactiviteiten waarvoor Theunisse de namen 'Fl Drinks' en 'F1 Racing Drink(s)' gebruikt, hebben betrekking op de verhandeling van (energy-) dranken. Gezien de aard van de ondernemingen van FOL enerzijds en Theunisse anderzijds, alsmede het feit dat de handelsnamen van FOL de daarvoor beschrijvende onderdelen 'Licensing' en 'Administration' bevatten en de namen van Theunisse het onderdeel 'Drink(s)', is er naar liet oordeel van de rechtbank geen gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten ten gevolge van dit handelsnaamgebruik.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 juli 2010, KG ZA 10-401, Sport Illimitato Group B.V. tegen Diadora S.P.A. c.s.

Merkenrecht. Licentieovereenkomst. Procesrecht. Eiser, licentienemer in Nederland m.b.t. de Diadora sport(kleding)merken, maakt bezwaar tegen de gesteld automatische opzegging van de licentieoverkomst met Diadora.

Vorderingen toegewezen. Bevoegdheid Nederlandse rechter m.b.t. voorlopig maatregelen, ook bij vastgelegde forumkeuze voor Italiaanse rechter. Uitleg overeenkomst naar Italiaans recht: geen automatische opzegging in geval van insolventie. Licentie houder heeft evident een belang bij de inschrijving van zijn licentie.

Derdenwerking van onder Gemeenschapsmerken verleende licenties, mits ingeschreven. ‘Het merkrecht is in dat geval te beschouwen als ‘bezwaard’ met de licentie’. Rechtsverkrijger dient licentieovereenkomst te eerbiedigen. Strijd met de licentie om aan derden licenties te verstrekken.

Bevoegdheid: 4.2. Naar voorlopig oordeel treft dit bevoegdheidsverweer van Diadora c.s. geen doel. Artikel 31 van de Verordening (EG) 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) bepaalt, zo erkennen ook Diadora c.s., dat partijen kunnen vragen om voorlopige maatregelen bij – kort gezegd – een andere dan de op grond van de EEX-Vo bevoegde bodemrechter. Dat geldt ook als in de overeenkomst een forumkeuze is opgenomen.

4.5. (…) Indien het al zo zou zijn dat na het aanhangig zijn van een bodemprocedure slechts bij die rechtbank voorlopige voorzieningen als hier door SIG verzocht zouden mogen worden gevorderd, zoals Diadora c.s. onder verwijzing naar artikel 27 en 28 EEX-Vo betogen, dan bestaat er in deze zaak nog geen aanleiding voor onbevoegdheid van de voorzieningenrechter, reeds omdat onderhavige kort geding procedure eerder aanhangig is gemaakt (…)

Uitleg overeenkomst: 4.17. De slotsom op grond van het voorgaande is dat naar voorlopig oordeel artikel 13.1 van de Overeenkomst moet worden uitgelegd – en met hoge mate van waarschijnlijkheid de bevoegde Italiaanse bodemrechter die bepaling zo zal uitleggen – dat de ene partij het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen, zodra de andere partij – kort gezegd – insolvabel wordt. Gegeven deze uitleg van artikel 13.1 kan in het midden kan blijven of de in artikel 13.1 genoemde omstandigheden zich hebben voorgedaan, zoals door Diadora c.s. gesteld, maar door SIG bestreden. Aldus heeft naar voorlopig oordeel geen rechtsgeldige tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst plaatsgevonden met de opzegging door (de liquidatori van) Diadora A.

Derdenwerking na overdracht van merkrechten: 4.22. De voorzieningenrechter stelt vast dat de vraag of een (ingeschreven) licentie na overdracht van een intellectueel eigendomsrecht derdenwerking heeft geen uitgekristalliseerd leerstuk is. In de literatuur wordt wel uitgegaan van derdenwerking van onder Gemeenschapsmerken verleende licenties, mits ingeschreven. Het merkrecht is in dat geval te beschouwen als ‘bezwaard’ met de licentie. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij die in de literatuur breed gedragen opvatting. Naar voorlopig oordeel zal Diadora B daarom de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de in de Overeenkomst neergelegde licentie onder de Gemeenschapsmerken moeten eerbiedigen en SIG behoudt voor de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst derhalve haar – voor Nederland exclusieve – licentiepositie onder de Gemeenschapsmerken die aan Diadora B zijn overgedragen. Het stond Diadora B derhalve niet vrij terzake de Diadora-Gemeenschapsmerken voor Nederland een licentie te verstrekken aan Overdistribution Ltd.

4.23. De voorzieningenrechter ziet onvoldoende aanknopingspunten om aan te kunnen nemen dat aan de niet-ingeschreven licentie onder de internationele merkrechten met gelding voor de Benelux eveneens dergelijke derdenwerking toekomt.

Lees het vonnis hier.