Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 23 februari 2017, IEF 16785; IEFbe 2171; C-148/17 (Peek & Cloppenburg) Merkenrecht. Het Duitse BGH vraagt uitleg van artikel 14 Vo 2008/95/EC en 34 lid 2 Uniemerkenrichtlijn. Verzoekster Peek en Cloppenburg Hamburg en verweerster Peek en Cloppenburg Düsseldorf zijn ondernemingen in de kledingsector. Zij zijn juridisch en economisch onafhankelijk van elkaar. Verzoekster is houdster van het woord- en beeldmerk PuC met voorrang uit het jaar 1953 voor kleding en verweerster voor woordmerk PUC uit 1978 en 1982 ook voor kleding. Verzoekster vraagt verweerster op 18-11-2004 om vrijwillige doorhaling van haar DUI woordmerken PUC wegens verval en als daar geen gehoor aan wordt gegeven start zij 11-02-2005 een procedure tot doorhaling, een zaak die in juli 2005 in der minne wordt geschikt: de twee woordmerken worden na afstand door verweerster doorgehaald. Verweerster beschikt ook over een op 06-04-2001 ingeschreven Uniewoordmerk PUC voor kleding. Dit merk roept voor het toepassingsgebied van DUI de anciënniteit van de twee doorgehaalde nationale merken van verweerster in. Verzoekster stapt op 12-03-2010 weer naar de rechter en vordert dat verweerster niet langer de anciënniteit van de doorgehaalde nationale merken kan inroepen. Zij stelt dat de nationale merken vóór doorhaling reeds vatbaar waren voor verval en dat de merken hadden kunnen worden doorgehaald op grond van verzoeksters oudere merkrechten. Zowel de lagere als de appelrechter stellen verzoekster in het gelijk. De zaak ligt nu voor in ‘Revision’ bij de verwijzende rechter.
Voor de verwijzende DUI rechter (Bundesgerichtshof) hangt de beslissing af van nadere uitleg van artikel 14 van RL 2008/95 en artikel 34.2 van Vo. 207/2009. Volgens het DUI merkenrecht kan vervallenverklaring van een merk alleen worden vastgesteld indien de voorwaarden voor doorhaling reeds waren vervuld op het tijdstip waarop het merk werd doorgehaald wegens niet vernieuwen van de beschermingsperiode of na afstand. Maar de DUI wetgever heeft een tweede vereiste gesteld: het nationale merk moet reeds op het tijdstip van doorhaling in het register met succes door middel van een vordering tot doorhaling wegens onvoldoende gebruik zijn aangevochten. Derhalve vereist de vaststelling van de vervallenverklaring van een merk waarvoor een daaraan gelijk Uniemerk de anciënniteit inroept, een beoordeling van de voorwaarden voor vervallenverklaring op twee verschillende tijdstippen. Dienovereenkomstig worden aan het slagen van een vordering tot vaststelling van de vervallenverklaring van een doorgehaald nationaal merk waarvan de anciënniteit door een Uniemerk wordt ingeroepen, hogere eisen gesteld dan aan het slagen van een vordering tot doorhaling op grond van de DUI merkenwet. Hij vraagt zich echter af of deze regeling verenigbaar is met EU-recht.
In tegenstelling tot het oordeel van de appelrechter is de verwijzende rechter van mening dat door het beëindigen van de doorhalingsprocedure zonder rechterlijke beslissing de blokkerende werking van de Merkenwet is geëindigd zodat in beginsel de nationale merken weer rechtsinstandhoudend hadden kunnen worden gebruikt. Maar of dat zo is is afhankelijk van de vraag welk rechtsgevolg het inroepen van de anciënniteit van het oudere nationale merk door het Uniemerk volgens artikel 34.2 van Vo. 207/2009 heeft. Hij legt het HvJEU de volgende vragen voor:
1. Is het verenigbaar met artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG dat de nietigheid of vervallenverklaring van een nationaal merk dat de basis vormt voor het inroepen van de anciënniteit van een Uniemerk en waarvan de houder afstand heeft gedaan of dat hij heeft laten vervallen, achteraf alleen kan worden vastgesteld indien aan de voorwaarden voor nietigheid of vervallenverklaring is voldaan niet alleen op het tijdstip waarop van het merk afstand wordt gedaan of waarop het merk vervalt, maar ook op het tijdstip van de rechterlijke beslissing waarbij de nietigheid of de vervallenverklaring wordt vastgesteld?
2. Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, heeft het inroepen van de anciënniteit overeenkomstig artikel 34, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 als rechtsgevolg dat het nationale merkrecht vervalt en niet meer rechtsinstandhoudend kan worden gebruikt, of blijft het nationale merk op grond van het Unierecht gehandhaafd, ook wanneer het niet meer in het register van de betrokken lidstaat is opgenomen, zodat het merk nog steeds rechtsinstandhoudend kan en moet worden gebruikt?
