Merkenrecht  

Een bijdrage van Bas Kist, Chiever.

In deze bijdrage wordt het IP-Translator arrest besproken (IEF 11454).

Hè, hè, met de uitspraak in de zaak IP-Translator heeft het Europese Hof van Justitie eindelijk weer eens een ‘merkengemachtigde’-arrest geproduceerd. Een echt ‘classificatie-arrest’, daar waren we wel aan toe, bijna 10 jaar na de Europese geur-, kleur- en klankmerk arresten.

(..)

Standaardzinnetje
Helaas heeft het Hof naar mijn mening echter verzuimd zijn nuttige werk af te maken. Hoewel het Hof deposanten dus verplicht voor een duidelijke en nauwkeurige producten en dienstenomschrijving te kiezen, zwakt het Hof zijn heldere standpunt ook meteen weer af. In RO 61 bepaalt het Hof namelijk dat als iemand de class heading gebruikt, hij altijd aan de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid kan voldoen door eenvoudigweg aan deze class heading toe te voegen dat zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van de betrokken klasse opgenomen waren of diensten. Kortom, een class heading met de toevoeging ‘de aanvraag heeft betrekking op alle producten en diensten uit deze klasse’, geeft de breedst mogelijke claim en dekt de totale klasse, dus ook de producten die niet in de class heading genoemd worden. Daarmee zijn we terug bij af en is het systeem na IP-Translator feitelijk niets anders dan het systeem dat OHIM tot op heden hanteerde: class heading covers all, alleen dan met een extra standaardzinnetje.

Gemiste kans
Je kunt er vergif op innemen dat vanaf nu elke class heading-classificatie voorzien wordt van deze toevoeging. Je zou wel gek zijn dat niet te doen. En daarmee is de duidelijkheid die IP-Translator leek te willen scheppen weer verdwenen. Het is doodzonde dat het Hof hier niet zonder afslag heeft durven kiezen voor een systeem dat echt 100 % duidelijk, nauwkeurig en voor iedereen meteen te begrijpen is: noem het beestje gewoon bij de naam en biedt de deposant niet de hiervoor genoemde ‘vangnet’ optie. Een gemiste kans, zou ik zeggen.

En de bestaande registraties?
Tot zover de consequenties van IP-Translator voor de nieuwe aanvragen. Dan zijn nu de bestaande registraties aan de beurt. Want hoewel IP-Translator alleen iets zegt over de regels die gelden voor nieuwe aanvragen, kunnen er wellicht ook wat voorzichtige conclusies getrokken worden met betrekking tot bestaande registraties met onduidelijke classificaties.

(...)

Nieuwe vragen aan het Hof
Natuurlijk, we kunnen nu niet anders dan afwachten hoe de nationale rechters de begrippen ‘onvoldoende duidelijk’ en ‘onvoldoende nauwkeurig’ gaan invullen. En vervolgens zullen er dan wel weer vragen aan het Europese Hof worden gesteld. Al met zal het dus nog wel even duren voordat we echt weten waar we aan toe zijn.

Zanger, Six Flags, danslokaal: ontspanning (kl. 41) bieden ze allemaal
Hoewel de exacte consequenties voor bestaande registraties met vage classificaties na IP-Translator nog onduidelijk zijn en ik de lat voor de begrippen ‘nauwkeurig’ en ‘duidelijk’ misschien wel hoog leg, zit het mij toch niet lekker. Zanger, Six Flags, danslokaal: ontspanning (klasse 41) bieden ze allemaal. Vooralsnog houd ik mijn hart vast.

Lees hier het volledige artikel.

Beschikking Rechtbank 's-Gravenhage 21 juni 2012, zaaknr. 1136481/12-80277 (Trends2Com BVBA tegen Playgo Ltd.)

Beschikking ingezonden door Paul Mazel, Trip advocaten.

In de Playgo-Trends2Com-serie. Beschikking op een verzoek tot het treffen van een beheersregeling met onderbewindstelling van Gemeenschapsmerken- en modellen.

De kantonrechter acht zich bevoegd, ondanks dat geen van beide partijen in Nederland woonplaats hebben, maar voor de Nederlandse rechter reeds een proces aanhangig is. Voor de toepassing van 3:168 BW is vereist dat partijen deelgenoten zijn, dit heeft de Rechtbank 's-Gravenhage reeds bepaald (IEF 10707).

De kantonrechter wijst het primaire verzoek af om Trends2Com bij uitsluiting bevoegd te verklaren om namens de gemeenschap op te nemen. Zij wijst het subsidiair gevorderde toe en stelt een bewindvoerder aan voor wiens kosten beiden de helft dragen. De kantonrechter veroordeelt Playgo in de kosten van deze verzoekschriftprocedure op grond van 1019 Rv geschat op €6.000. Trends2Com is niet bevoegd zelfstandig appel in te stellen tegen het vonnis van 14 december 2011.

4.2. Uitgaande van het deelgenootschap, staat vast dat een overeenkomst tot regeling van het genot, gebruik en beheer van het gemeenschapelijke ontbreekt. Een regeling is nodig ter voorkoming van handelingen van de ene partij zonder toestemming van de ander. Voor toewijzing van de primaire verzoeken van Trens2Com dat zij bij uitsluiting bevoegd zal zijn ziet de kantonrechter geen reden, aangezien uitgangspunt is dat zij niet alleen eigenaar is. De kantonrechter zal derhalve het subsidiaire verzoek toewijzen en de door partijen gezamenlijk voorgestelde persoon mr. (...) te 's-Hertogenbosch, als bewindvoerder benoemen. Indien zijn benoeming niet mogelijk blijkt, dan kan mr. (...) te Amsterdam worden benoemd als bewindvoerder. Het spreekt voor zich dat partijen de aan de werkzaamheden van de bewindvoerder verbonden kosten ieder bij helfte dragen.

4.3. Trends2Com verzoekt voorts te bepalen dat zij bevoegd is om zelfstandig appel in te stellen tegen het vonnis van 14 december 2012 [red. bedoeld: 2011]. Aangezien dit appel reeds door beide partijen is ingesteld, ontbreekt het belang van Trends2Com hiertoe. Indien Playgo stelt dat Trens2Com niet bevoegd was om zelfstandig appel in te stellen, zal het hof daarover oordelen. Dit verzoek zal de kantonrechter derhalve afwijzen.

Gerecht EU 21 juni 2012, zaak T-276/09 (Kavaklidere-Europe tegen OHIM/Yakult Honsha (Yakut))

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk Yakut (klasse 33, alcoholische dranken, geen bier) de houder van het gemeenschapsbeeldmerken Yakult, YAKULT en ouder niet-ingeschreven merk YAKULT (allen klasse 29 & 32, wel voor bier) tegen. Betreffende deze laatste twee merken wordt aangevoerd dat zij bekend zijn in alle EU-lidstaten. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe, het beroep wordt verworpen. Middel: soortgelijkheid, visuele en fonetische overeenstemming en ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, afbreuk doen aan onderscheidend vermogen/reputatie oppositiemerk.

Gerecht EU: wijst de klacht af. Het Gerecht stelt vast dat er een grote mate van gelijkheid tussen de 'bieren' van het oudere merk Yakult en de 'alcoholische dranken (geen bier)' van het aangevraagde merk Yakut bestaat. Verder oordeelt zij dat het in deze zaak niet uitmaakt dat het merk Yakult nog niet gebruikt wordt voor bier in de afgelopen vijf jaar. Vaststaat dat de tekens een hoge mate van visuele en fonetische gelijkheid hebben, er is een mogelijk verwarringsgevaar.

Vergelijking van de waren
31 That high degree of similarity is not called into question or lessened by the fact that there is only a low degree of similarity, or indeed none at all, between certain goods in the broad category of goods covered by the mark applied for, and also certain goods in one of the categories of goods covered by the earlier mark.

32 Therefore, the applicant’s arguments seeking to compare wine with beer or alcoholic beverages with sparkling wine are not relevant in the present case.

33 The same applies to the applicant’s argument that the mark Yakult has not yet been used for beer. This is because the goods to be compared are those set out in the respective lists of goods covered by the marks at issue, and not those which are or are not actually used (see, to that effect, judgment of 22 April 2008 in Case T 233/06 Casa Editorial el Tiempo v OHIM – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), not published in the ECR, paragraph 30).

34 Consequently, it must be held that there is a high degree of similarity between the goods in question.

Vergelijking van de tekens
48 Lastly, as regards the applicant’s argument concerning the figurative element of the earlier mark, that is to say, alleged red brackets surrounding the word element ‘yakult’ and the central position of that word element on bottles of probiotic milk beverages, the unavoidable conclusion is that that mark, as registered, does not claim any particular colour, does not state where the mark must be affixed to the goods and is in no way protected solely for the marketing of bottles of probiotic milk beverages.

49 Consequently, the signs at issue have a high degree of visual similarity.

50 From a phonetic point of view, as the Board of Appeal noted at paragraph 25 of the contested decision, the additional letter ‘l’ of the element ‘yakult’ of the earlier mark does not result, irrespective of which official language of the European Union serves as a reference point, in any noticeable difference in the pronunciation of that mark by the average consumer compared with that of the element ‘yakut’ of the mark applied for.

51 Therefore, there is also a high degree of phonetic similarity between the signs at issue.

Verwarringsgevaar
58 The applicant’s argument concerning the alleged marketing of the goods covered by the earlier mark in transparent plastic bottles of a specific shape is wholly unfounded, given that it does not at all follow from the registration of that mark that the goods that are marketed can be marketed only in that way (see paragraph 48 above).

59 Consequently, without it being necessary to examine the applicant’s arguments based, in the first plea, on Article 8(4) of Regulation No 207/2009, or, in the second plea, on Article 8(5) of that regulation, it must be held that the Board of Appeal acted correctly in concluding, in the contested decision, that there was a likelihood of confusion between the signs at issue, within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009.

Gerecht EU 21 juni 2012, zaak T-514/10 (Fruit of the Loom tegen OHIM/Blueshore Management (FRUIT))

Gemeenschapsmerkenrecht. De vervallenverklaring van het door Fruit of the Loom gevoerde woordmerk FRUIT (klassen 18, 24 & 25) is gevorderd door Blueshore Management. De nietigheidsafdeling wijst de vordering deels toe, het beroep wordt verworpen. Middel: sprake van schending van art. 15, er is namelijk geen rekening gehouden de voorstelling van betekenis van het woord 'FRUIT', dat producten informeel in de handel zijn gebracht onder de naam 'FRUIT', dat het merk mondeling gebruikt wordt bij onderhandelingen en transacties met klanten en dat 'FRUIT' gebruikt wordt als onderdeel van een commerciële website.

Gerecht EU: wijst de klacht af. Het Gerecht EU stelt vast dat de combinatie van woorden welke de expressie 'fruit of the loom' vormen, het woordmerk zijn onderscheidende karakter geeft. Het Gerecht stelt vast dat ondanks het feit dat wordt bewezen dat het merk intern en informeel wordt gebruikt tussen personen en dat het woord 'fruit' vaak als afkorting van het merk 'fruit of the loom' wordt gebruikt, het merk FRUIT OF THE LOOM commercieel wordt gebruikt. Met betrekking tot de website www.fruit.com, geeft het Gerecht aan dat onvoldoende wordt bewezen dat deze een marketing of adverterende functie heeft met betrekking tot de producten, nu ook op deze website de expressie 'fruit of the loom' wordt weergegeven.

56 As the Board of Appeal pointed out, those statements, for the most part, emanate from employees of the applicant and tend to show that the trade mark FRUIT is used informally, while the mark FRUIT OF THE LOOM is used when contacting new customers, in connection with marketing or promotional material.

57 In other words, far from proving that the trade mark FRUIT is used publicly and outwardly, those statements merely prove that the mark is used internally or casually among persons working for or with the applicant, and is often used merely as an abbreviation of the trade mark FRUIT OF THE LOOM. It is the trade mark FRUIT OF THE LOOM that is used to promote the company’s products.

58 The Board of Appeal was therefore fully entitled to take the view that the trade mark FRUIT is not associated with any goods. Since the verbal and informal use of the mark FRUIT is merely internal to the applicant’s undertaking, it cannot be regarded as genuine use of the mark within the meaning of Article 15 of Regulation No 207/2009 (Case C 40/01 Ansul [2003] ECR I 2439, paragraph 37).

63 It must be borne in mind that the use of the mark must relate to goods or services already marketed or about to be marketed and for which preparations by the undertaking to secure customers are under way, particularly in the form of advertising campaigns (Ansul, paragraph 37).

64 In the present case, it must be noted that the page reproduced by the applicant is not sufficient to prove that the internet site www.fruit.com has a marketing or advertising function in connection with the products of the trade mark FRUIT.

65 In fact, the figurative mark FRUIT OF THE LOOM occupies a prominent position on the home page of the internet site, since it appears above the various headings – the only significant features on that page – referring to the applicant’s products, stockists and contact address.

66 This arrangement is such that the headings relate to the trade mark FRUIT OF THE LOOM and not to the trade mark FRUIT. The internet site, therefore, is, at most, a means of marketing and advertising the products of the trade mark FRUIT OF THE LOOM. In any event it is not sufficient to prove genuine use of the trade mark FRUIT.

 

Gerecht EU 20 juni 2012, zaak T-357/10 (Kraft Foods Schweiz tegen OHIM/Compañía Nacional de Chocolates (Corona))

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk CORONA  (klasse 30) de houder van het Ests woordmerk KARUNA (klasse 30); het Lets woordmerk KARUNA (klasse 30) en het Litouws woordmerk kARŪNA (klasse 30) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe, deze beslissing wordt vernietigd en de oppositie wordt afgewezen. Middel: ten onrechte verwarringsgevaar uitgesloten, ten onrechte geoordeeld dat de merken niet gelijk zijn of overeenstemmen.

Vergelijking van de conflicterende tekens.
Het Gerecht stelt vast dat de tekens in het algemeen een verschillende visuele impressie oproepen, waardoor er geen sprake is van overeenstemming. Er is enkel sprake van een lage fonetische overeenkomst tussen de tekens, een begripsmatige overeenkomst is er volgens het Gerecht niet. De verzoeker stelt dat het Estlandse, Letse en Litouwse publiek goed Russisch spreekt en zij dus het Russische woord 'корона', in het Latijns vertaald als 'korona' (wat kroon betekend) associeert met het merk CORONA en de oudere merken KARUNA en KARŪNA. Het Gerecht stelt vast dat zelfs wanneer het publiek weet dat het russische woord ‘корона’ 'kroon' betekend, dat nog geen bewijs is dat het publiek het woord 'корона' of 'kroon' associeert met de term 'corona' uit het Latijnse alfabet, de waarvoor een gemeenschapsaanvraag is ingediend.

Het Gerecht overweegt verder dat het argument van verzoeker, dat de oudere merken KARUNA en KARŪNA al jaren werden gebruikt, vergezeld van een grafische weergave van een kroon niet slaagt. Dit omdat in de procedure de oudere merken een woordmerk betreffen.

Het Gerecht stelt vast dat er geen verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is, nu het Gerecht eerder heeft vastgesteld dat er totaal geen overeenstemming is tussen de merken. Het Gerecht EU wijst de klacht af.

30 Firstly, as regards the visual comparison, the signs at issue differ not only because of the presence of figurative elements in the sign applied for – white letters in a green oval, all on a rectangular yellow background – but also because of their word elements. Even though the word elements of the marks at issue have three letters out of six in common, a difference arises from the fact that the earlier marks begin with the letters ‘ka’ and the mark applied for with the letters ‘co’ and the fact that the consumer normally attaches more importance to the first part of words (Joined Cases T 183/02 and T 184/02 El Corte Inglés v OHIM – González Cabello and Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) [2004] ECR II 965, paragraph 81).

31 The applicant’s argument that the figurative elements of the mark applied for are banal and ordinary cannot be accepted. In the figurative mark applied for, the word element is surrounded by an oval which is in turn surrounded by a rectangle, a feature which in itself distinguishes that mark from the earlier marks, which are all solely word marks, even if the difference between the word elements set out in paragraph 30 above are not taken into account.

32 Secondly, as regards the phonetic comparison, it should be noted that the beginnings of the signs at issue are pronounced differently in that the earlier marks begin with the syllable ‘ka’ and the mark applied for with the syllable ‘co’. The second syllables of those signs differ because of their component vowels, since the syllable ‘ru’ is pronounced with a longer sound than the syllable ‘ro’ in Estonian, Latvian and Lithuanian. However, because of the fact that the last syllable ‘na’ is the same in those signs, as is the sequence of similar consonants, there is a low phonetic similarity between the signs taken as a whole (see, to that effect, judgment of 16 September 2009 in Case T 458/07 Dominio de la Vega v OHIM – Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA), not published in the ECR, paragraph 42).

33 Thirdly, as regards the conceptual comparison, it should be noted that, as is apparent from paragraph 21 of the contested decision, the word ‘corona’, meaning ‘crown’ in Spanish, does not have any meaning in Estonian, Latvian or Lithuanian. Accordingly, no conceptual comparison is possible between the signs at issue in the three Baltic States. The mere fact that the Lithuanian word ‘karūna’ means ‘crown’ is not sufficient to establish that the relevant public associates the terms ‘karuna’ or ‘karūna’ with the word ‘corona’, which remains a foreign word.

34 That finding cannot be weakened by the applicant’s argument that the fact that the Estonian, Latvian and Lithuanian public have a good level of Russian is a matter of common knowledge and that, consequently, the Russian word ‘корона’, transcribed into the Latin alphabet as ‘korona’, and meaning ‘crown’, is directly associated with the mark applied for CORONA as well as with the earlier marks KARUNA and KARŪNA.

35 In that connection, it must be held that, even if the relevant public know that the Russian word ‘корона’ means ‘crown’, there is no evidence to show that the relevant public will associate ‘корона’ in the Cyrillic alphabet – or ‘korona’, the equivalent term in the Latin alphabet – with the word element ‘corona’ of the sign applied for, which is a foreign word without meaning in Estonian, Latvian or Lithuanian.

41 In the present case, the Board of Appeal found, in paragraph 22 of the contested decision, that, despite the identical nature of the goods at issue, the differences between the signs at issue are such as to prevent the relevant consumers from mistaking the commercial origin of those goods. Furthermore, the fact that chocolate is not ordered verbally, but merely selected from shop shelves by consumers, makes the visual aspect of those signs more relevant. In that regard, it should be pointed out that the level of attention of the relevant public to be taken into account for assessing the likelihood of confusion in relation to everyday consumption is neither particularly high nor particularly low (see paragraph 23 above).

42 It follows from the foregoing considerations that one of the cumulative conditions for the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 is not fulfilled. In view of the lack of similarity between the marks at issue, there is no need to undertake a global assessment of the likelihood of confusion (see paragraph 40 above) or to examine the applicant’s other arguments concerning that assessment.

43 Given all those factors, the differences between the signs at issue are such as to exclude the possibility that the relevant public may believe that the goods at issue come from the same undertaking or from economically-linked undertakings. In the present case, the applicant is wrong to rely on case-law according to which marks with a highly distinctive character, whether per se or because of the reputation they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character (Case C 251/95 SABEL [1997] ECR I 6191, paragraph 24). The Board of Appeal was therefore right to consider that there was no likelihood of confusion between the signs at issue.

Hof Amsterdam 19 juni 2012, zaaknr. 200.099.241/01 SKG (Next Team Srl tegen Kawasaki Motors Europe N.V.)

Uitspraak ingezonden door Anne Bekema en Bas Le Poole, Houthoff Buruma.

Auteursrecht. Branding. Retail identity. Afgewezen. Na het kort geding (IEF 10492) vordert Next Team onthouding van inbreuk op auteursrechten van Next Team 'retail identity'. De grondslag daarvoor is dat zij niet alleen individuele showroom artikelen heeft ontworpen, maar tevens maker is van de branding/retail identity.

Kawasaki heeft aan Next Team opdracht gegeven tot het vervaardigen en leveren van showroommaterialen, maar deze opdracht strekte niet tot het maken van een 'branding-concept'.

Er is onvoldoende duidelijk of er sprake is geweest van een relevante creatieve inbreng van Next Team bij de ontwikkeling van de hier aan de orde zijnde 'branding'/'racing identity' van Kawasaki en zo ja tot welke elementen van het ontwerp de intellectuele schepping van Next Team zich uitstrekt. De vorderingen van Next Team worden afgewezen.

3.4. Het hof acht dan ook voorshands niet aannemelijk dat Next Team zelfstandig op het idee is gekomen om lime-groene strepen te combineren met een zwarte achtergrond en het witte Kawasaki logo. Next Team heeft weliswaar gesteld dat zij de 'racing identity' van Kawasaki niet kende toen zij ontwerpen voor het uiterlijk van de showroom materialen maakte maar dit is in het licht van de reeds genoemde memo alsmede het feit dat Kawasaki naar zij onweersproken heeft gesteld, in 2006 de uniforme 'Kawasaki Racing Identity' heeft ontwikkeld en deze in 2007 in heel Europa is gaan gebruiken, voorshands niet geloofwaardig te achten, te minder nu Next Team stelt ten behoeve van meerdere gerenommeerde partijen in de motorbranche werkzaam te zijn. Daarbij komt dat ook uit de 'briefing' naar aanleiding van de op 1 april 2008 door Next Team en Kawasaki gevoerde bespreking blijkt dat mogelijk gebruik van de (door Kawasaki eerder als 'DNA' omschreven) kleuren aan de orde is geweest. (...) als 'general feedback' met betrekking tot de reeds door Next Team gepresenteerde modellen onder meer meedeelt dat de kleur rood op de vloer groen moet worden en voorts de suggestie doet: "maybe more black and stripes of green, for eg. like Kawasaki racing team. Example enclosed."(...)

3.5. In het licht van dit een en ander is voorshands onvoldoende duidelijk of er sprake is geweest van een relevante creatieve inbreng van Next Team bij de ontwikkeling van de hier aan de orde zijnde 'branding' van Kawasaki en zo ja tot welke elementen van het ontwerp de intellectuele schepping van Next Team zich uitstrekt.(...)

3.6. Het hof komt tot de slotsom dat het betoog van Next Team dat de 'branding' die Kawasaki op dit moment voor (onder meer) showroom artikelen gebruikt moet worden aangemerkt als een intellectuele schepping van (medewerkers van) Next Team en dat Kawasaki op een aan Next Team toekomend auteursrecht inbreuk maakt, vooralsnog niet zodanige steun vindt in het feitenmateriaal dat door middel van voorzieningen als door Next Team gevorderd op een daaromtrent door de bodemrechter te nemen beslissing kan worden vooruitgelopen. Een en ander vergt nader onderzoek, waartoe dit (kort) geding zich niet leent.

Gerecht EU 19 juni 2012, zaak T-557/10 (H.Eich tegen OHIM/Arav (H.EICH))

Gemeenschapsmerkenrecht. Naam van ontwerper in merk.

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk H.EICH (klasse 18 & 25) de houder van het beeldmerk bevattende het woordbestanddeel 'H-Silvian Heach' (beiden voor kleding) tegen. Deze laatste bevat de achternaam van de ontwerper. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, tevens afwijzing van de gemeenschapsaanvraag. Middel: geen verwarringsgevaar.

Gerecht EU: Het Gerecht stelt vast dat de beoordeling van de overeenstemming van de twee merken niet kan worden beperkt tot slechts een onderdeel van een samengesteld merk. De merken moeten in hun geheel  en naar de totaalindruk worden beoordeeld, om vast te stellen of er sprake is van verwarring.

Onderscheidende en dominerende bestanddelen: Met betrekking tot het oudere merk zijn de elementen 'Silvian' en 'Heach' het meest onderscheidend. Het enkel feit dat deze elementen een (achter)naam van de ontwerper betreffen, kan niet leiden dat het merk een zelfstandig onderscheidend vermogen bevat.

Visuele vergelijking: Het Gerecht stelt vast dat er sprake is van een zekere gemiddelde visuele overeenstemming. Het oudere merk is niet volledig opgenomen in het nieuwe merk. Belangrijk visueel verschil is dat in het oudere merk het onderscheidende element 'Silvian' voorkomt en dit is niet het geval in het aangevraagde merk. Het Gerecht stelt vast dat het oudere merk in zijn geheel moet worden beschouwd als gemiddeld onderscheidend. De enige elementen van visuele overeenstemming worden gevonden in 'Heach' en 'h.eich', dit kan niet leiden tot visuele overeenstemming tussen de conflicterende merken, hierbij moet rekening worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Tevens stelt het Gerecht vast dat er sprake is van een lage mate van fonetische overeenstemming, gezien element Silvian.

Het Gerecht concludeert dat, gelet op de totaalindruk, de verschillen tussen de twee tekens voldoende zijn om aan te nemen dat er geen geen verwarring te duchten is bij het publiek. De beslissing van het OHIM wordt vernietigd.

49      Par ailleurs, le terme « silvian », qui est placé avant l’élément « heach » dans la marque antérieure, est susceptible d’attirer l’attention du consommateur tout autant que ce dernier, notamment si l’on tient compte du fait que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81]. Ce terme « silvian », qui fait partie de l’élément dominant de la marque antérieure (voir point 32 ci-dessus) et qui constitue également un élément distinctif, n’existe pas dans la marque demandée. Il constitue donc une différence visuelle importante entre les signes en cause.

68      En outre, même à supposer que le nom de famille « heach » puisse être considéré comme dominant dans la marque H SILVIAN HEACH, la comparaison entre « heach » et « h.eich » ne conduit pas davantage au constat d’une similitude conceptuelle moyenne. En effet, le point placé après le « h » indique clairement que le « h » représente l’initiale du prénom dans la marque demandée. Il n’est donc pas justifié d’en faire abstraction sur le plan conceptuel. La comparaison entre les noms de famille conduit donc à comparer les noms Heach et Eich, qui renvoient à des noms de personnes bien distinctes.

86      Cette conclusion s’imposerait également, quand bien même le nom de famille Heach devrait être considéré, ainsi que l’OHMI et l’intervenante le soutiennent, comme l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. En effet, dans ce cas, le même raisonnement devrait être effectué concernant le nom de famille Eich dans la marque demandée, et ce d’autant plus que le prénom n’y est désigné que par une initiale. Or, les éléments « heach » et « eich » ne peuvent pas être considérés comme communs. Au demeurant, les éléments « heach » et « h.eich », bien que présentant certains éléments de similitude visuelle (voir point 48 ci-dessus), ne sont pas communs, même pour le consommateur moyen, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêt Fifties, point 84 supra, point 28).

87      Par conséquent, le public pertinent ne sera pas à même d’établir un lien entre les deux marques en conflit, dès lors que la marque antérieure ne comporte pas l’élément « h.eich », ni d’ailleurs l’élément « eich ». Il y a donc lieu de rejeter l’argument tiré du risque d’association des marques en conflit.

91      Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l’impression globale produite par les signes en conflit et en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, il y a lieu de considérer que, malgré l’existence d’une identité des produits en cause, les différences entre les signes en cause constituent des motifs suffisants pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans la perception du public pertinent.

HvJ EU 19 juni 2012, zaak C-307/10 (The Chartered Institute of Patent Attorneys, IP Translator) - persbericht

Prejudiciële vragen gesteld door High Court of Justice England & Wales, Verenigd Koninkrijk.

In navolging van IEF 10583 (Concl. AG IP Translator). Merkenrecht, duidelijkheid en nauwkeurigheid.

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen.

Richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979, voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

De aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de in artikel 1 van deze Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie, moet nader toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

Vragen:

Is het in de context van [merkenrechtRichtlijn]:
- noodzakelijk dat de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, met enige mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid worden omschreven, en zo ja, met welke mate;
- toelaatbaar dat gebruik wordt gemaakt van de algemene bewoordingen van de hoofdklassen van de internationale classificatie van de waren en diensten volgens de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 (zoals periodiek herzien en gewijzigd) ter omschrijving van de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft;
- noodzakelijk of toelaatbaar dat een dergelijk gebruik van de algemene bewoordingen van de hoofdklassen van de voornoemde internationale classificatie van waren en diensten wordt uitgelegd volgens mededeling nr. 4/03 van de President van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 16 juni 2003 (PB BHIM 2003, blz. 1647)?

Op andere blogs:
AOMB (Koerswijziging in classificaties)
DeBrauwBlackstoneWestbroek (use of class headings in trademark registration is a risk)
Dirkzwagerieit (Hof van Justitie: waren en diensten van merk moeten duidelijk en nauwkeurig worden omschreven)
DPMA (Hinweis auf die unveränderte Praxis des DPMA nach der Entscheidung des EuGH vom 19. Juni 2012, C-307/10 - IP Translator)
IE-Forum (IP-Translator arrest: stap in goede richting of gemiste kans?)
Hogan Lovells (Specifications in Community Trademark Applications – IP TRANSLATOR and Further Consequences )
IE-Forum (BBIE verduidelijkt toepassing na HvJ EU IP Translator)
IE-Forum (BMM reactie aan BMM IP Translator)
IPKat (IP TRANSLATOR: a sun-drenched perspective)
IPKat (Classes, clarity and confusion: the legacy of IP Translator)
IPKat (Why not everyone is happy to tick the box)
IPKat (IP TRANSLATOR One Year On: Quo Vadis?)
KSNH (CJEU ‘Class Headings’ Case C-307/10 ‘IP TRANSLATOR’ – Final Judgement Is Out)
KSNH (Brand Owner’s Association Opposes OHIM’s Interpretation of IP TRANSLATOR judgement (CJEU C-307/10))
Marques (Stop press: IP Translator decision)
Marques (MARQUES speaks out on IP Translator)
Nederlandsch Octrooibureau (De IP TRANSLATOR zaak: grote veranderingen in de wijze van merkbescherming)
OHIM (press release)
Zacco (Change in Practice for Community Trademarks covering class headings)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 juni 2012, KG ZA 12-568 HJ/RV (G-Star Raw/Facton tegen Titan Fashion TNG)

Uitspraak ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en Rijksuniversiteit Groningen.

Merkenrecht. Wapperen. Registratie Gemeenschapsmerk te kwade trouw. Beroep nietigheid Benelux-merk afgewezen.

G-Star is houdster van onder meer Benelux en internationaal woordmerk GSRD. Titan heeft een beeldmerk (GSD) laten registreren in Duitsland en als Gemeenschapsbeeldmerk en gebruikt deze onder andere in de OTTO-catalogi. In de correspondentie tussen G-Star en Titan is er een overzicht overlegd van landen waar de G-Star-merken zijn geregistreerd, daarin is het Benelux woordmerk GSRD niet opgenomen. Hierna heeft Titan een Gemeenschapswoordmerk GSRD aangevraagd.

Wapperverbod / kwader trouw
G-Star vordert een wapperverbod, omdat Titan ten onrechte op haar Gemeenschapsmerk GSRD beroepen. Zij weet, dan wel heeft een ernstige reden om te vermoeden, dat namens haar verrichte registratie van het gemeenschapsmerk GSRD nietig zal worden verklaard op grond van het reeds bestaande Benelux-merk GSRD. De registratie te kwader trouw wordt aangenomen, omdat voldoende duidelijk is dat G-Star het teken gebruikt en het niet blijkt dat er sprake is van gebruik door Titan van het teken. Het betoog van Titan dat zij GSRD heeft laten registreren als uitbreiding van haar merkenfamilie, slaagt evenmin.

Beroep op nietigheid Beneluxmerk G-Star
G-Star heeft onweersproken gesteld dat GSRD staat voor de nog steeds gangbare kledinglijn G-Star Raw Denim. Het beroep van Titan op een viertal opposities tegen ingeschreven Gemeenschapsmerken waar één letter verschilt slaagt niet. G-Star heeft hier tegen ingebracht dat zij voorbeelden kan geven waarin bij een afwijking van één letter geen overeenstemming aanwezig werd geacht. Het is onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter het standpunt van Titan over de nietigheid van het Beneluxmerk (met een beroep op het Gemeenschapsmerk GSD van Titan) zal volgen.

Het wapperen met een IE-recht bij klanten en handelsrelaties van G-Star is dan ook onrechtmatig jegens G-Star en de rechter beveelt een rectificatiebrief te verzenden aan JeansOnline.

4.2. Het door G-Star gevorderde strekt tot het opleggen van een zogenaamd wapperverbod, omdat Titan onrechtmatig jegens haar zou hebben gehandeld door zich tegenover haar afnemers ten onrechte op het namens Titan gedeponeerde Gemeenschaps-woordmerk GSRD te beroepen. Dit kan een onrechtmatige daad opleveren indien Titan als houder van een Gemeenschapsmerk weet, dan wel ernstige reden heeft om te vermoeden, dat namens haar verrichte registratie van het gemeenschapsmerk GSRD nietig zal worden verklaard op grond van het reeds bestaande Benelux-merk GSRD waarvan G-Star rechthebbende is. De vordering van G-Star in deze procedure is dus slechts toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat Titan het teken GSRD te kwader trouw heeft laten deponeren als Gemeenschapsmerk. Titan heeft zich in dit verband beroepen op de nietigheid van heet Benelux-woordmerk GSRD op grond van haar ouder Gemeenschaps-beeldmerk GSD. Voor toewijzing van de vordering van G-Star dient daarom voldoende aannemelijk te zijn dat de bodemrechter de visie van Titan over de nietigheid van het Benelux-woordmerk GSRD niet zal volgen.

Beroep van Titan op de nietigheid van het Benelux-woordmerk GSRD
4.15. Gelet op het vorenstaande slaagt het beroep van Titan op een viertal opposities tegen ingeschreven Gemeenschapsmerken (de zaken PRF-RGF, APR-APRR, Geae-GEA en GSD-GPSD) niet, nog afgezien van de omstandigheid dat G-Star daartegen heeft ingebracht dat zij ook voorbeeld zou kunnen geven van zaken waarbin bij een afwijking van éen letter geen overeenstemming tussen merken aanwezig werd geacht.

Op andere blogs:
DeGier&Stam-weblog (G-Star, Titan en het wapperverbod)
Mode-recht.nl (G-Star, Titan en het wapperverbod)

BBIE 21 mei 2012, oppositienr. 2005732 (Twitter inc. tegen Bennis)

Met samenvatting van Jetske Zandberg, Inaday Merken B.V..

Merkenrecht. TWEET en TWEETJEMEE mogen naast elkaar bestaan.

Twitter mag intussen als een bekend merk worden beschouwd. Twitter Inc. heeft ook het begrip “TWEET” als Europees woordmerk geregistreerd. Tweet betekent “tjilpen” en zal door het overgrote deel van het publiek worden herkend als aanduiding voor het via twitter verzenden van een berichtje. Het merk TWEET is geregistreerd voor – kort gezegd – internetdiensten, verspreiden van berichten en sociale netwerkdiensten. Twitter heeft oppositie ingesteld tegen de Benelux merkaanvraag TWEETJEMEE van Bennis te Bloemendaal, vanwege het gebruik van het element TWEET in TWEETJEMEE.

Bennis heeft deze naam ingediend voor diensten op het gebied van reclame, schrijven van publicitaire teksten, professionele zakelijke consultatie, en beheer van databanken, een en ander in het bijzonder gericht op een zgn. digitale vrijmarkt voor kokers en eters, en voor horecadiensten, met name de materiële levering van voedsel en drank. Concreet gaat het om een digitaal platform waar mensen die graag koken maaltijden kunnen aanbieden voor mensen die weinig tijd of zin hebben om te koken. Deze laatsten kunnen via de website tweetjemee.nl voor een redelijke prijs een maaltijd of hapjes bestellen bij een deelnemer in hun omgeving, die dan zorgt dat de gewenste maaltijd wordt bereid en kan worden afgehaald. Een deel van de opbrengst gaat naar een toepasselijk goed doel, The Hunger Project.

Bennis verweerde zich o.a. met het argument dat in dit geval TWEETJE een samentrekking is van tweeten en eten, en het in de horeca bekende begrip “TWEETJE” voor een etentje voor twee personen erin opgenomen is. De uitspraak is niet hetzelfde, omdat in zijn merk de uitspraak niet is TWIET JE MEE maar TW-EET JE MEE.

Het BBIE is met dit verweer in zoverre meegegaan, dat diensten die niet specifiek op eten en drinken betrekking hebben moeten worden geschrapt uit de merkaanvraag van Bennis, maar dat de diensten gericht op het kookgebeuren niet voor verwarring zullen zorgen met het merk van Twitter. Het BBIE geeft aan het begrip TWEETJE uit de horeca niet te kennen. Of dit een goede reden is voor het al dan niet meegaan met een argument is de vraag, maar de uitkomst van de oppositieprocedure is dat het BBIE van mening is dat, hoewel er een duidelijke link is tussen de merken TWEET en TWEETJEMEE, deze toch naast elkaar kunnen bestaan zonder dat er verwarringsgevaar zal ontstaan.