Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 11 juli 2012, KG ZA 12-465 (Ten Cate c.s. tegen Fieldturf c.s.) LJN BX1228

Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Meerdere buitenlandse gedaagden. Anticipatie op Solvay/Honeywell. Revolution maakt inbreuk op Evolution.

Eiseressen opereert wereldwijd als producent van kunststofgarens (voor kunstgras). Gedaagden ontwikkelen en produceren sportvelden en vloeren en zijn gevestigd in Canada, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Mattex, ontwikkelaar van de zogenoemde "Evolution third generation slide" dat goed geschikt is voor de derde-generatie-kunstgrasvelden, heeft een exclusieve afnameovereenkomst met Fieldturf gesloten. Mattex is door Ten Cate overgenomen en zij is zodoende houdster van merkinschrijvingen. Fieldturf kondigde vóór het aflopen van de Supply Agreement met Ten Cate aan met kunstgrasgaren op de markt te komen onder de naam REVOLUTION en met de slogan "this is no EVOLUTION, this is REVOLUTION".

Inzake de bevoegdheid wordt (hieronder in citaat) verwezen naar de Conclusie A-G in Solvay/Honeywell [red. IEF 11126] over een onwenselijkheid om meerdere rechters in Europa zich te uit te spreken over gedaagden in diverse Europese landen over een verbod tot gebruik in de Europese Gemeenschap.

De tekens stemmen overeen, ook begripsmatig, omdat beide betrekking hebben op verandering. Er wordt een verbod tegen één Nederlandse en vijf buitenlandse gedaagden gegeven om merkinbreuk in de hele Europese Gemeenschap te staken. Gedaagde sub 3 is een Franse gedaagde die joint ventures heeft in zeer veel Europese landen, maar het verbod strekt zich niet tot deze rechtspersonen, omdat niet inzichtelijk is of er voldoende zeggenschap is om inbreuk tegen te gaan.

Procesrecht-bevoegdheid
4.2. (...) Als geen bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo zou worden aangenomen, zou dat betekenen dat eerst de Nederlandse rechter (voor de Nederlandse gedaagde) en vervolgens de eventueel aangezochte Franse rechter (voor gedaagde sub 3) voor de gehele EU zouden moeten beoordelen of hetzelfde teken inbreuk maakt volgens de GMVo op hetzelfde gemeenschapsmerk. Zulks terwijl de Nederlandse rechter in elk geval bevoegdheid heeft voor wat betreft het Nederlandse territoir ingevolge artikelen 97 lid 5 en 98 lid 2 GMVo. Duidelijk moge zijn dat die situatie onwenselijk is en tot onverenigbare beslissingen aanleiding kan geven (vgl. AG P.Cruz Villalón, 29 maart 2012, C-616/10 Solvay/Honeywell, nummers 23-27 [red. IEF 11570 waar vandaag ook arrest in is gewezen]

Materieelrechtelijk - merkinbreuk
4.19 De voorzieningenrechter stelt met Ten Cate vast dat er een aanzienlijke auditieve en visuele overeenstemming bestaat tussen het meest onderscheidende bestanddeel EVOLUTION van de merken en het teken REVOLUTION. OOk begripsmatig is er een behoorlijk overlag, omdat beide betrekking hebben op verandering.

4.22. Nu voorshaands vaststaat dat het gebruik van het teken REVOLUTION door Fieldturf als inbreukmakend, want in strijd met het verbod geformuleerd in artikel 9 lid 1 sub b GMVo respecievelijk artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, moet worden aangemerkt, kan het gevorderde verbod worden toegewezen als in het dictum verwoord. Het toe te wijzen (inbreuk)verbod zal zich niet uitstrekken tot aan gedaagden (via joint-ventures) verbonden rechtspersonen omdat niet inzichtelijk is of de betreffende gedaagde wel voldoende zeggenschap heeft om de inbreuk tegen te gaan en Ten Cate ter zake niets heeft gesteld.

Lees de uitspraak hier (KG ZA 12-465, LJN BX1228)

Gerecht EU 12 juli 2012, T-323/11 (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston tegen OHIM (forme d'une bouteille))

Gemeenschapsmerkenrecht. Driedimensionaal vormmerk.

Beroep tegen de afwijzing van inschrijving van het driedimensionaal merk van een bierfles . De onderzoeker wijst de inschrijvingsaanvraag af vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen, het beroep wordt verworpen. Middel: onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 7 lid 1 sub b Verordening (EG) nr. 207/2009.

Het Gerecht EU concludeert tot afwijzing van de klacht. In het geheel beschouwd onderscheidt het aangevraagde vormmerk zich niet van hetgeen gebruikelijk is als bierverpakking, maar is het eerder een variant.

32 Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 24 à 26 de la décision attaquée, que les éléments constituant la marque demandée sont dépourvus de caractère distinctif et que, examinée dans son ensemble, la marque demandée ne se distingue pas réellement des formes d’emballage de la bière fréquemment utilisées dans le commerce, mais constitue plutôt une variante de ces formes.

33 Partant, la marque demandée, telle que la percevra le public pertinent ne permet pas d’identifier la bière visée par la demande de marque ni de la distinguer des bières ayant d’autres origines commerciales. Dès lors, la chambre de recours a, à juste titre, constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

34 En ce qui concerne la référence à la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 avril 2010 (affaire R 1027/2009‑2), il y a lieu d’observer que, dans cette affaire, la chambre de recours a jugé que la forme de la bouteille demandée diffère sensiblement de celles existant sur le marché concerné. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la requérante ne peut en tirer argument. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, point 77, et la jurisprudence citée).

35 Enfin, l’argument selon lequel la forme de la bouteille demandée a été enregistrée au registre des marques du Pérou et celui selon lequel la chambre de recours aurait dû prendre en considération ledit enregistrement au moment d’apprécier le caractère distinctif de la forme demandée et son aptitude à être enregistrée en tant que marque communautaire ne sauraient non plus prospérer. Ainsi que l’a admis la requérante elle-même, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié au Recueil, point 46]. Or, la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte dudit enregistrement ni de son impact sur la légalité de la décision attaquée.

Op andere blogs:
Alicante News (case T-323/11)

Gerecht EU 12 juli 2012, T-61/11 (Vermop Salmon tegen OHIM/Leifheit (Clean Twist))

34 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer zu Recht die Auffassung vertreten, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken trotz der Identität der betreffenden Waren und der verhältnismäßig hohen Kennzeichnungskraft der älteren Marke höchst unwahrscheinlich erscheine. Die Beschwerdekammer ist insbesondere fehlerfrei zu dem Ergebnis gekommen, dass der Begriff „clean“, dessen Kennzeichnungskraft nicht als geringer eingestuft werden könne als die des Begriffs „twist“ im Anfangsteil der angefochtenen Marke, dem der Verbraucher regelmäßig mehr Bedeutung beimesse, zu einem erheblichen Unterschied im von diesen Marken hervorgerufenen Gesamteindruck führe. Es ist nämlich festzustellen, dass unabhängig von der Kenntnis der englischen Sprache seitens der maßgeblichen Verkehrskreise kein Wortbestandteil der angefochtenen Marke, die sich aus den Begriffen „clean“ und „twist“ zusammensetzt, für den von ihr hervorgerufenen Gesamteindruck prägend ist.

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-334/10 (Leifheit tegen OHIM/Vermop Salmon (Twist System))

Gemeenschapsmerkenrecht. In de nietigheidsprocedure wordt door de houder van het oudere merk TWIX (klasse 21) en TWIXTER (klasse 9, 12, 21, 22 en 25) de nietigheid van het jongere woordmerk Twist System (klasse 7, 8 en 21) gevorderd. De nietigheidsafdeling wijst de vordering tot nietigverklaring gedeeltelijk toe, beroep wordt verworpen. Middel: er heeft geen beoordeling plaatsgevonden van de bewijsstukken inzake het normale gebruik van het merk; en er is geen overeenstemming tussen de conflicterende merken.

Het Gerecht EU oordeelt dat de tekens een grote mate van overeenstemming hebben. Gezien de identiteit van de betrokken producten (schoonmaakmiddelen), de overeenstemming tussen de merken én het relevante publiek (de gemiddelde consument met een laag aandachtsniveau) bestaat er verwarringsgevaar. Het Gerecht EU verwerpt het beroep.

24 Wie aus den Akten hervorgeht (vgl. insbesondere Randnr. 12 zweiter Gedankenstrich der angefochtenen Entscheidung), hat die Klägerin aber lediglich geltend gemacht, aus den von der Streithelferin vorgelegten Unterlagen gehe hervor, dass die von der älteren Marke erfassten Waren nur in einem ganz bestimmten gewerblichen Bereich, nämlich zum Reinigen von Fußböden in Krankenhäusern, eingesetzt würden, so dass der Nachweis der Benutzung dieser Marke nur für den betreffenden Bereich erbracht sei. Somit hatte die Klägerin nur in Frage gestellt, auf welchen Bereich sich die Benutzung der von der älteren Marke erfassten Waren erstreckte, und nicht die tatsächliche und ernsthafte Benutzung dieser Marke. Nach Prüfung der von der Streithelferin vorgelegten Unterlagen ist die Beschwerdekammer aber zu dem Ergebnis gelangt, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke TWIX für sämtliche von ihr erfassten Waren und nicht nur für Erzeugnisse zur Reinigung der Fußböden von Krankenhäusern erbracht sei (vgl. Randnrn. 23 bis 26 der angefochtenen Entscheidung).

32 Zum Vergleich der fraglichen Zeichen macht die Klägerin erstens im Wesentlichen geltend, da kein Bestandteil der Marke Twist System dominierend sei und da der Buchstabe „x“ der Marke TWIX ein in allen Sprachen der Union ungewöhnlicher Buchstabe sei, hätte die Beschwerdekammer nicht auf eine bildliche Ähnlichkeit schließen dürfen. In klanglicher Hinsicht unterschieden sich die fraglichen Marken ebenfalls, denn zum einen wichen sie in Länge und Komposition voneinander ab, und zum anderen unterscheide sich, selbst wenn man den Vergleich auf die Bestandteile „twix “und „twist“ beschränken müsste, der Sprenglaut „t“ deutlich von dem Zischlaut „x“. Begrifflich bestehe zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen ebenfalls keine Ähnlichkeit, insbesondere weil die angefochtene Marke einen eindeutigen Sinngehalt dergestalt habe, dass sie auf ein „Drehsystem“ hinweise; daher könne sie nicht mit der älteren Marke TWIX verwechselt werden.

44 Schließlich ist zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr darauf hinzuweisen, dass sie eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, impliziert. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2006, Mast-Jägermeister/HABM – Licorera Zacapaneca [VENADO mit Rahmen u. a.], T‑81/03, T‑82/03 und T‑103/03, Slg. 2006, II‑5409, Randnr. 74). Eine Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn in kumulativer Weise der Grad der Ähnlichkeit der betreffenden Marken und der Grad der Ähnlichkeit der mit diesen Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hinreichend hoch sind (Urteil MATRATZEN, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 45).

HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-311/11 P (Smart Technologies tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht.

Hogere voorziening ingesteld na Gerecht EU T-523/09, waarin het Gerecht EU heeft geoordeeld dat het woordmerk 'WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH' (klasse 9) niet zal worden ingeschreven. Hiertegen wordt door de aanvrager van het merk een hogere voorziening ingesteld. Middel: er is wel sprake van onderscheidend vermogen.

Het Hof oordeelt dat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Het Gerecht EU heeft het merk als reclameslogan aangemerkt. Voor slogans gelden geen strengere criteria dan voor andere tekens. Het Hof oordeelt dat bij de concrete beoordeling van het onderscheidend vermogen de rechtspraak zich niet baseerd op de aanname dat het voor reclameslogans moeilijker is om onderscheidend vermogen vast te stellen, dan voor andere woordtekens.

Het Hof wijst de hogere voorziening af.

34 Het Gerecht heeft in punt 29 van het bestreden arrest niet alleen uitdrukkelijk verwezen naar de in de punten 44 en 45 van het arrest Audi/BHIM vermelde factoren, maar heeft in de punten 32 en volgende van het bestreden arrest aan de hand daarvan het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk ook onderzocht. Zoals uit punt 40 van het bestreden arrest blijkt, is het Gerecht op grond van dat onderzoek met name tot de conclusie gekomen dat het relevante publiek in dit merk buiten de verkoopbevorderende boodschap dat de betrokken waren de uitvoering van een complexe taak eenvoudig maken, geen aanduiding van de specifieke commerciële herkomst zal zien.

41 Ten slotte heeft het Gerecht het aangevraagde merk weliswaar als reclameslogan aangemerkt, maar heeft het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in geen geval andere criteria gehanteerd dan voor andere woordtekens. Zoals duidelijk blijkt uit punt 25 van het bestreden arrest, gelezen in samenhang met de punten 24 en 28 daarvan, heeft het Gerecht daarentegen geoordeeld dat voor slogans geen strengere criteria dienden te worden gehanteerd dan voor andere tekens.

43 Wat het tweede deel van dit onderdeel betreft, moet erop worden gewezen dat het Gerecht in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest weliswaar de in de punten 26 en 27 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak van het Hof heeft aangehaald, volgens welke niet valt uit te sluiten dat het onder bepaalde voorwaarden voor reclameslogans moeilijker kan zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen, maar dat het zich bij de concrete beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk niet heeft gebaseerd op de aanname dat het voor dit teken moeilijker is om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere woordtekens.

Op andere blogs:
Alicante News (A: Court of Justice: Judgments and Orders, case C-311/11)

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-279/09 (Aiello tegen OHIM/Cantoni ITC (100% Capri))

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het gemeenschapsbeeldmerk 100% CAPRI  (klassen 3, 18 en 25) de houder van het gemeenschapsbeeldmerk en nationaal beeldmerk woordelement CAPRI (klassen 3, 18 en 25) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe en wijst de inschrijvingsaanvraag af, het beroep wordt verworpen. Middel: mate van onderzoek van oppositie en beroep; verwarringsgevaar.]

Het Gerecht stelt vast dat verzoeker niet heeft kunnen reageren op de memorie van de opposant, waardoor niet kan worden vastgesteld dat de bestreden beslissing geen andere inhoud had kunnen hebben. Een procedurele onrechtmatigheid als deze zorgt ervoor dat de beslissing van de kamer van beroep ongeldig is. Het middel met betrekking tot het verwarringsgevaar behoeft niet meer te worden onderzocht. Gerecht EU vernietigt de bestreden beslissing. Ook in Alicante news (case T-279/09)

35 Het is stellig juist dat een procedurele onregelmatigheid een beslissing slechts geheel of ten dele ongeldig maakt indien is bewezen dat de bestreden beslissing die handeling zonder die onregelmatigheid een andere inhoud had kunnen hebben [arresten Gerecht van 11 juli 2006, Torres/BHIM – Bodegas Muga (Torre Muga), T‑247/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 79, en 24 november 2010, Nike International/BHIM – Muñoz Molina (R10), T‑137/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30].

36 In casu heeft verzoeker ter terechtzitting aangevoerd dat meerdere bladzijden van de memorie van opposante betrekking hadden op het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Ook al had verzoeker in het kader van zijn schriftelijke uiteenzetting van de gronden van zijn beroep voor de kamer van beroep argumenten betreffende het onderscheidend vermogen aangevoerd, moet niettemin worden geconstateerd dat de kamer van beroep, in punt 17 van de bestreden beslissing, voor haar vaststelling dat het oudere merk onderscheidend vermogen had, in soortgelijke bewoordingen als de door opposante in haar memorie gebruikte bewoordingen heeft geoordeeld dat geen enkele band bestond tussen de geografische naam van het eiland Capri en de waren die door het oudere merk worden aangeduid. Op dit punt heeft verzoeker echter niet kunnen antwoorden op de memorie van opposante, zodat, in tegenstelling tot hetgeen het BHIM ter terechtzitting heeft betoogd, niet kan worden gesteld dat de bestreden beslissing geen andere inhoud had kunnen hebben.

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-170/11 (Rivella International tegen OHIM/Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA))

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement BASKAYA bevat  (klasse 29, 30 en 32) de houder van het internationaal beeldmerk dat het woordelement Passaia bevat (klasse 32) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt verworpen. Middel: geen rekening gehouden met bewijs van gebruik; normaal gebruik.

Het Gerecht oordeelt dat het nationale recht in casu irrelevant is, de argumenten van verzoekster worden verworpen. Het Gerecht EU oordeelt dat is bewezen dat het oudere merk in Duitsland is gebruikt. Het Gerecht EU verwerpt het beroep. Op andere blogs: Alicante News (case T-170/11)

30 Zoals blijkt uit het voorgaande, is dit daarentegen niet het geval voor de bepaling van het gebied waarvoor het gebruik van het oudere merk moet worden bewezen. Deze kwestie wordt volledig door verordening nr. 207/2009 geregeld, zodat geen beroep hoeft te worden gedaan op het nationale recht.

36 Tot slot zou de niet-toepassing van het verdrag van 1892 volgens verzoekster afbreuk doen aan het eenvormige karakter van het gemeenschapsmerk in het kader van de toepassing van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 ingeval zij de Duitse rechter zou verzoeken om het gebruik van het aangevraagde merk in Duitsland te verbieden, aangezien het Duitse recht – waartoe het verdrag van 1892 behoort – toepasselijk blijft. Voor zover verzoekster stelt dat de zienswijze van de kamer van beroep afbreuk doet aan het beginsel van het eenvormige karakter van het gemeenschapsmerk, kan worden volstaan met een verwijzing naar de punten 4 en 6 van de considerans van verordening nr. 207/2009. Daaruit blijkt dat de nationale en communautaire regelingen naast elkaar bestaan. Voorts volgt uit punt 3 van de considerans van deze verordening dat dit beginsel niet absoluut geldt, zoals verzoekster zelf heeft erkend door te verwijzen naar de artikelen 111 en 165 van verordening nr. 207/2009.
Ook op de Marques-blog

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-227/11 (Wall tegen OHIM/Bluepod Media Worldwide (bluepod MEDIA))

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk 'bluepod media' (klasse 9, 35, 38 en 41) de houder van het gemeenschapsbeeldmerk blue spot  en het Duitse en internationale woordmerk BlueSpot (klasse 35, 36, 37 en 38) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, gedeeltelijke toewijzing van beroep en gedeeltelijke afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag. Middel: verwarringsgevaar.

Het Gerecht EU oordeelt dat de merken over het algemeen overeenstemmen. Het woord 'media' is niet beschrijvend met betrekking tot diensten uit klasse 41. Het Gerecht EU bevestigt het oordeel van de kamer van beroep dat de figuurlijke elementen ervoor zorgen dat er de algemene indruk van de merken verschillend is. Het Gerecht EU benadrukt dat het publiek wat geïnteresseerd in entertainmentdiensten/producten zullen vaak niet weten via welke telecommunicatieprovider zij diensten hebben vernomen. Ook oordeelt zij dat de diensten uit klasse 38 en klasse 41 niet overeenkomen en er geen verwarringsgevaar voor wat betreft waren uit klasse 41 (entertainment). Gerecht EU wijst de klacht af. Ook in Alicante News, case T-227/11.

Vergelijking diensten
49 Moreover, as pointed out by OHIM, the simple fact that a telecommunications operator might own a theatre or stadium does not mean that telecommunications services are necessarily similar to theatres, stadiums, cultural services or sports services. The public interested in cultural or sports services will generally obtain them from providers of specific services rather than from a telecommunications operator.

Verwarringsgevaar
55 As regards the figurative marks at issue, it has already been pointed out (see paragraph 40 above) that the Board of Appeal was correct to find that there are significant differences between them. Moreover, as is apparent from paragraph 54 above, the services in Class 41 covered by the mark applied for, as set out in that paragraph, and the services in Classes 35 and 38 covered by the earlier figurative mark are not similar. The Court therefore finds that the Board of Appeal was correct in its decision that there is no likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier figurative mark in so far as concerns the goods in Class 41 referred to at paragraph 54 above.

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-361/11 (Hand Held Products tegen OHIM/Orange Brand Services (DOLPHIN))

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk DOLPHIN (onder meer klasse 9) de houder van het gemeenschapswoordmerk DOLPHIN (klasse 9) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe voor een deel van de betrokken waren, gedeeltelijke vernietiging van deze beslissing door de kamer van beroep. Middel: geen passend gewicht toegekend aan de overeenstemming van de tekens bij de vergelijking van de merken.

Het Gerecht EU oordeelt dat interactieve terminals voor het tonen en bestellen van goederen/diensten en telecomsystemen en -installaties niet overeenstemmen met de goederen van het oudere merk, namelijk barcode en image scanners. Het Gerecht EU oordeelt dat er geen verwarringsgevaar is. Met betrekking tot de elektrische en elektronische accessoires oordeelt het Gerecht EU dat er wel verwarringsgevaar is, omdat zij wèl overeenstemmen met de goederen van het oudere merk.

Gerecht EU vernietigt de beslissing van de kamer van beroep, voor zover het de oppositie voor elektrische en elektronische accessoires, voor het overige wordt de klacht afgewezen. Op andere blogs: Alicante News (case T-361/11)

8 Contrary to what is maintained by the Board of Appeal and OHIM, barcode scanners are not stand-alone devices but rather accessories to main devices, in the absence of which the latter would serve no purpose. It is sufficient to recall in that regard the well-known fact that barcode readers are found in shops or libraries as accessories peripheral to the main equipment, namely tills or computers. In point 19 of the defence, OHIM itself indicates that barcode scanners are hand-held or stationary input devices, used to capture and read information contained in a barcode.

63 In the present case, taking account of the fact that interactive terminals for displaying and ordering goods and services and telecommunications systems and installations are not similar to the goods covered by the earlier trade mark, the Board of Appeal was fully entitled to conclude that there was no likelihood of confusion in respect of those goods.

64 By contrast, inasmuch as electrical and electronic accessories are similar to the goods covered by the earlier trade mark, the Board of Appeal made an error in concluding that there was no likelihood of confusion so far as such accessories are concerned. There is in fact a real risk that the public might believe that the goods at issue come from the same undertaking or from economically linked undertakings.

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-389/11(Guccio Gucci tegen OHIM/Chang Qing Qing (GUDDY))

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk GUDDY de houder an het gemeenschapswoordmerk GUCCI (beiden klasse 9, 14, 18 en 25) tegen.
De oppositieafdeling wijst de oppositie af, gedeeltelijke vernietiging van deze beslissing en gedeeltelijke verwerping van het beroep. Middel: nalaten van uitvoerig onderzoek van overgelegde documenten met betrekking tot onderscheidend vermogen.

Het Gerecht EU oordeelt dat de kamer van beroep in strijd heeft gehandeld met zijn motiveringsverplichting. Uit de verklaringen van de Kamer van Beroep wordt niet duidelijk waarom de overgelegde documenten van verzoekster niet relevant of toereikend zijn ter staving van het grote onderscheidende vermogen van het merk met betrekking tot de betreffende goederen.

Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de kamer van beroep voor het de waren uit de klassen 9 en 14 betreft. Op andere blogs: Alicante News (case T-389/11)

20 It must be pointed out that the statements of the Board of Appeal summarised in the preceding paragraph do not make it possible to understand the reasons why the documents provided by the applicant are not relevant or sufficient for the purpose of proving the highly distinctive character of the earlier mark in relation to the goods other than those covered by the categories of horological instruments and jewellery. The contested decision does not contain any comparison between, on the one hand, the goods referred to by those documents and, on the other hand, the goods in Class 9, precious stones and precious metals. Consequently, it must be held that the contested decision is vitiated by an infringement of the obligation to state the reasons on which the decision is based in that regard.

21 In view of the fact that, in paragraph 27 of the contested decision, the Board of Appeal based itself specifically on the mark GUCCI’s lack of highly distinctive character in relation to the goods at issue in order to discount the existence of a likelihood of confusion, the infringement of the obligation to state reasons, established in paragraph 20, above means that the Court must, for that reason alone, uphold the form of order sought by the applicant in its entirety.

Gerecht EU 12 juli 2012, zaak T-517/10 (Pharmazeutisdche Fabrik Evers tegen OHIM/Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL))

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk HYPOCHOL (klasse 5) de houder van het Duitse beeldmerk HITRECHOL (klasse 5) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt verworpen. Middel: verwarringsgevaar.

Gaat om medicatie voor patiënten met cholesterol gerelateerde ziektes. Het Gerecht EU oordeelt dat medische professionals een begripsmatig verschil zullen zien, dit in tegenstelling tot de patiënten die leiden aan cholesterol gerelateerde ziektes. De Chinese tekens in het merk HITRECHOL zorgen voor meer vergroting van dit verschil. Het Gerecht EU oordeelt dat er geen verwarringsgevaar is, omdat de merken een laag niveau van overeenstemming hebben. Gerecht EU wijst de klacht af.

Overeenstemming tekens
43 Therefore, so far as health professionals are concerned, even if the word elements of the marks at issue coincide in the common descriptive suffix ‘chol’, it none the less follows from the foregoing that only the word mark applied for has a meaning, whereas the position is different with regard to the word element of the earlier national mark, which has no meaning. From this it necessarily follows that health professionals will perceive the marks at issue as being conceptually different (see, to that effect, judgment of 21 January 2010 in Case T‑309/08 G‑Star Raw Denim v OHIM – ESGW (G Stor), not published in the ECR, paragraph 33). That conceptual difference is emphasised yet further by the presence of the figurative elements in the earlier national mark.

44 With regard to patients who suffer from cholesterol-related disorders, for whom, even if the common suffix ‘chol’ appears descriptive, first, the word element ‘hitrechol’ does not have any meaning in German and, second, the word element ‘hypochol’ does not have any clear meaning in that language, the view should be taken solely that the presence of the Chinese characters in the earlier national mark introduces an element of conceptual differentiation.

Verwarringsgevaar
53 Consequently, in the case of patients who suffer from cholesterol-related disorders, the view should be taken that, even if the goods in question are identical, there is no likelihood of confusion between the opposing marks, regard being had to the high degree of attention of those patients at the time of purchase and to the low degree of phonetic and visual similarity between the goods at issue. For that part of the relevant public, this conclusion is further reinforced by the fact that the Chinese characters featuring in the earlier national mark introduce an element of conceptual differentiation, and by the fact that the earlier national figurative mark has only a normal distinctive character.

54 The conclusion set out in the preceding paragraph also applies with regard to health professionals, all of whom will be highly attentive to the visual, phonetic and conceptual aspects of the opposing marks, whether or not the product bearing the mark requires a doctor’s prescription. Even if the goods in question are identical, it must be held that there is no likelihood of confusion between the opposing marks, in view of the low degree of visual and phonetic similarity of those marks, of the conceptual difference between their word elements, which is accentuated further by the presence of the figurative elements in the earlier national mark, and of the normal distinctive character of the earlier national mark.

Rechtbank ´s-Gravenhage 11 juli 2012, HA ZA 11-449 (G-Star Raw c.v. / Facton tegen gedaagden)

ter illustratie, via merchantcircle

Uitspraak ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh.

Merkenrecht. Counterfeit goederen. Bewijs identiteit gedaagden. Beperking van verbodsvordering op Beneluxmerk tot het grondgebied van de Benelux. Vordering tot informatie verschaffen toegewezen. Geen lijfsdwang.

G-Star c.s. bemerkt dat onder meer onder de naam Kleding2009 counterfeitkleding op internet wordt aangeboden voorzien van G-STAR-merken. Partijen twisten over de identiteit van de internetverkopers en die aan de onderzoekers van het door G-Star c.s. ingeschakelde onderzoekskantoor zijn verkocht. De rechtbank acht het voldoende concreet onderbouwd met feiten (rapport, foto's, verborgen camerabeelden, autoregistratie, verklaring bij notaris) dat het om deze gedaagden gaat. De rechtbank acht het belang van de privacy van gedaagden niet opwegen tegen het belang van de waarheidsvinding (observatiefoto's en verborgen camerabeelden).

Het gevorderde verbod op basis van de Benelux-merken wordt beperkt van de gehele Europese Gemeenschap tot het gebied van de Benelux. De vordering tot winstafdracht en de vordering tot vergoeding van de schade wordt toegewezen. Dat gedaagden moeten vrezen voor represailles van "de grote jongens achter de illegale kledinghandel" wanneer zij de verlangde informatie zouden verschaffen, is slechts in algemene bewoordingen gesteld en niet nader geconcretiseerd. Toch gaat de rechtbank hieraan voorbij.

Er wordt lijfsdwang gevorderd, maar niet toegewezen (zie citaat hieronder). De gevorderde dwangsom wordt toegewezen ad €10.000 per dag of exemplaar van een product met een maximum van €500.000. De proceskosten ad €57.865,69 dienen door gedaagden aan G-Star te worden vergoed.

4.18. De gevorderde lijfsdwang wordt afgewezen nu lijfsdwang slechts voor toepassing in aanmerking komt als een uiterste middel indien duidelijk is dat toepassing van een ander dwangmiddel - zoals een dwangsom - onvoldoende uitkomst zal bieden en bovendien het belang van de schuldeiser toepassing daarvan rechtvaardigt (vergelijk artikel 587 Rv). Zoals hiervoor onder 4.12 reeds aan de orde is gesteld is door G-Star c.s. onvoldoende onderbouwd gesteld dat [gedaagden] geen gevolg zullen gegeven aan de veroordelingen noch dat een dwangsom gesteld dat het belang van G-Star c.s. bij toepassing groter is dan dat van [gedaagden] bij het achterwege blijven daarvan.

Gerecht EU 11 juli 2012, zaak T-559/10 (Laboratoire Garnier tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. De aanvraag van het gemeenschapsbeeldmerk "natural beauty" wordt door de onderzoeker afgewezen, en het beroep wordt verworpen. Als middel wordt aangevoerd dat er ten onrechte is geconcludeerd dat er absolute weigeringsgronden van toepassing zijn vanwege het beschrijvend karakter van het merk.

Het relevante publiek is de gemiddelde Engelstalige consument en de woorden 'natural' en 'beauty' hebben een duidelijke betekenis in de Engelse taal. De soberheid van de gebruikte grafische middelen zorgt er niet voor dat deze banale grafische elementen niet de aandacht van het relevante publiek kunnen afleiden van de beschrijvende woorden 'natural beauty'.

Het Gerecht EU wijst de klacht af.

20 In addition, the applicant does not dispute the fact that the verbal elements of the mark applied for consist of two English words, ‘natural’ and ‘beauty’, as was noted by the Board of Appeal in paragraph 12 of the contested decision. Consequently, the relevant public, by reference to which the absolute ground for refusal must be examined, is the average English‑speaking consumer, as the Board of Appeal correctly found at paragraph 11 of the contested decision, without being contradicted by the applicant.

25 It must, however, be noted that, as the Board of Appeal correctly found at paragraph 16 of the contested decision, the stylisation of the mark applied for is limited to the addition of some common graphical features. In that regard, the Board of Appeal found that the use of the ordinary typeface was banal, while the fact that both words were written one over the other and that the ‘b’ within ‘beauty’ was slightly bigger than the rest of that word could not divert the consumer’s attention from the clear message conveyed by the descriptive words.

26 It must be pointed out that the graphical elements of the mark applied for consist, firstly, of the presentation of the element ‘natural’ placed above the element ‘beauty’ and, secondly, of the use of a certain typeface, the size used for the letter ‘b’ being different from that used for the other letters. However, it must be noted that those graphical elements are limited to the presentation of the two word elements and result from the use of common graphical methods. The typeface applied is banal and, contrary to the applicant’s assertions, the presentation, one above the other, of the two word elements cannot be regarded as unusual. Furthermore, the fact that the size of the letter ‘b’ is larger than that of the other letters of the word ‘beauty’ is barely perceptible, as is the position of the word ‘natural’, which is intended, somehow, to integrate that word into the element ‘beauty’. Those graphical elements cannot, as the applicant wrongly claims, give the impression of a logo, and those facts, by themselves, cannot confer a distinctive character on the sign applied for.

27      In view of the sobriety of the graphical means used, it must be held that, as found by the Board of Appeal at paragraph 16 of the contested decision, those banal graphical elements cannot divert the attention of the relevant public from the descriptive message resulting, in the present case, from the expression ‘natural beauty’.

Op andere blogs:
Alicante News (B. General Court, case T-559/10)

BBIE 22 mei 2012, oppositienr. 2004013 (Deutsche Telecom AG tegen Vehold B.V.)

Een bijdrage van / bespreking door Jetske Zandberg, Inaday.

In de oppositie tegen het Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk T-COMM TRACKING AND TRACING gaat het BBIE kennelijk mee in de mening van de opposant dat het element T-COMM hier het dominante bestanddeel is van het beeldmerk.

Terwijl enerzijds wordt gesteld dat het merk in zijn geheel moet worden beschouwd, wordt anderzijds toch de nadruk gelegd op de overeenstemmende elementen, namelijk de woord-bestanddelen T-COM / T-COMM. Het BBIE gaat niet mee in de stelling dat er geen of nauwelijks onderscheidend vermogen kan worden toegekend aan deze elementen. Wel wordt genoemd (onder punt 48) dat het publiek in dit element een verwijzing zou kunnen zien naar diensten met betrekking tot telecommunicatie. In zijn weigeringsbeleid is het feit dat een teken kan verwijzen naar kenmerken van de producten/diensten waarvoor registratie wordt gevraagd, voor het BBIE vaak voldoende om een merkaanvraag te weigeren. De redenatie van het BBIE lijkt hier dan ook enigszins gekunsteld.

Verder opvallend is het feit dat het OHIM het teken T-COMM TRACKING AND TRACING als woordmerk heeft geweigerd in te schrijven, terwijl het teken T-COM eerder wél is geaccepteerd. Dat de aanvragen daartoe werden ingediend rond de tijd van het BABY-DRY-arrest zou daarmee te maken kunnen hebben; in die periode werd het weigeringsbeleid erg soepel uitgevoerd. Gaandeweg zijn de normen daarna weer strenger geworden.

Dat het BBIE dan toch in zijn redenatie noemt dat het element T-COMM van de woordelementen het enige onderscheidende is, is op zijn minst opvallend te noemen. Bovendien is het merk van verweerder een gecombineerd woord/beeldmerk, waarin het figuratieve element zeer dominant is. Hier wordt door het BBIE in zijn vergelijking op visueel en auditief vlak m.i. nogal vlot voorbij gegaan.

Door de verweerder is in de oppositieprocedure om gebruiksbewijs gevraagd van de (ruim meer dan 5 jaar) oude ingeroepen rechten van de opposant. Jammer genoeg is er op de kennelijk ingediende bewijzen niet gereageerd door de verweerder, zodat in de beslissing van het BBIE daar ook verder niet op is ingegaan. Nu wordt uit de beslissing ook niet duidelijk waar het bewijsmateriaal betrekking op had. Voor te stellen is, dat het bewijs zeker niet voor alle waren en diensten geleverd zal zijn, en dat de vrij specifieke waren en diensten waarvoor verweerder zijn merk heeft ingediend niet identiek zijn aan die van opposant. Nu acht het BBIE ze wel identiek, omdat deze onder de algemene omschrijving in de ingeroepen rechten vallen. Dit lijkt een gemiste kans van de verweerder te zijn.

Al met al kan gesteld worden dat dit een toch wel verrassende beslissing van het BBIE is.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie juni 2012.

Gerecht EU 10 juli 2012, zaak T-135/11 (Clorox tegen OHIM/Industrias Alen)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het merk CLORALEX (klasse 3,5) de houdster van diverse nationale woordmerken CLOROX (voornamelijk klasse 1,3 en 5) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe. In beroep wordt deze beslissing vernietigd en wordt de gehele oppositie afgewezen. Aangevoerde middel bij het Gerecht EU: Beroepskamer heeft onjuist geoordeeld over de overeenstemming van de merken, er is geen rekening gehouden met de duidelijke gelijkenissen tussen het begin en eind van het ene en het begin en einde van het andere merk.

(uit r.o. 39): Met bijzondere aandacht voor de visuele vergelijking van de tekens, dient te worden opgemerkt dat de eerste vier letters van de merken, en de laatste letter identiek zijn, waardoor een sterke visuele overeenstemming is tussen deze tekens. In tegenstelling tot de bevindingen van de kamer van beroep in de punten 19 en 20 van de bestreden beslissing, wordt de gelijkenis niet gecompenseerd door het verschil in lengte tussen de twee merken (zes letters voor het oudere merk tegenover acht voor het aangevraagde merk ), noch het verschil van de centrale delen "o" en "ale", noch door het beschrijvende karakter van het gemeenschappelijke element "clor". In deze omstandigheden is het verkeerd dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat er een lage mate van visuele gelijkenis is. Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de Kamer van Beroep.

24      S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a considéré que, compte tenu des différences entre les parties centrales des signes en conflit et du fait que leur première syllabe « clor » commune était moins distinctive, le degré de similitude phonétique était également faible.

29      Il ne saurait donc être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que, dans l’esprit du consommateur pertinent, l’élément « clor » était descriptif d’un ingrédient des produits désignés par la marque demandée et qu’il présentait, dès lors, un caractère distinctif faible.

39      S’agissant plus précisément de la comparaison visuelle des signes en conflit, il y a lieu de relever que les quatre premières lettres des marques en cause, ainsi que leurs dernières lettres, sont identiques, créant ainsi une forte ressemblance visuelle entre celles-ci. Contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours aux points 19 et 20 de la décision attaquée, cette ressemblance n’est pas susceptible d’être contrebalancée, dans une mesure significative, par la différence de longueur entre les deux marques (six lettres pour la marque antérieure contre huit pour la marque demandée), par la différence des parties centrales « o » et « ale », ni par le caractère descriptif de l’élément commun « clor ». Dans ces circonstances, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude visuelle.

Op andere blogs:
Alicante News (B. General Court, case T-135/11)