Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 23 juli 2012, zaaknr. 421520/KG ZA 12-633 (Kao Corporation tegen X)

Merkenrecht. Kao is wereldwijd actief als producent op het gebied van persoonlijke verzorging. Zij fabriceert en verhandelt haar producten onder meer onder het merk GUHL en is houdster van diverse merkinschrijvingen. Nadat Kao heeft geconstateerd dat in Nederland Guhl-counterfeitproducten op de markt waren, heeft zij stappen ondernomen. X heeft een onthoudingsverklaring getekend waarin hij heef toegezegd zich te zullen onthouden van verdere inbreuk op de merkrechten van Kao. X heeft geen nadere informatie willen verschaffen over zijn leveranciers.

Gelet op de omstandigheden stelt de voorzieningenrechter vast dat er gerede twijfel bestaat over de juistheid van de verklaring van X, dat er geen nadere informatie verkregen kan worden. Het is voldoende aannemelijk dat Kao belang heeft bij het door haar gevoerde rechterlijk bevel op straffe van een dwangsom. De voorzieningenrechter oordeelt dat X schriftelijk opgave moet doen aan Kao van de namen en adressen van de personen van wie hij de inbreukmakende Guhlproducten heeft betrokken.

4.7 Mede gelet op de omstandigheden waaronder de verhandeling van de inbreukmakende producten heeft plaatsgevonden, met name de aanzienlijke omvang van de verhandelde partij, en het - in weerwil van de wettelijke administratieplicht van [X] - ontbreken van ieder spoor van de transactie in de administratie van [X], volgt de voorzieningenrechter Kao in haar stelling dat aan de juistheid van de verklaring van [X]dat hij niet meer informatie heeft over zijn leveranciers, althans geen mogelijkheid heeft om meer informatie te achterhalen, minst genomen getwijfeld kan worden. De voorzieningenrechter oordeelt dat, gelet op de gerede twijfel over de juistheid van de verklaring van [X], voorshands niet is uit te sluiten dat [X] niet alle hem bekende informatie over de herkomst van de inbreukmakende producten met Kao heeft gedeeld, bijvoorbeeld omdat hij vreest dat het delen van die informatie voor hem nadelige gevolgen zal kunnen hebben. Om die reden is voorshands voldoende aannemelijk dat Kao belang heeft bij het door haar gevorderde rechterlijk bevel op straffe van een dwangsom. Niet ondenkbaar is overigens dat [X] het standpunt zal blijven innemen dat hij -tevergeefs- al het mogelijke heeft gedaan om de verzochte informatie te achterhalen en hij dus onmogelijk aan het bevel zal kunnen voldoen. In dit laatste geval staat [X], mocht Kao op grond van de ook na het bevel volgehouden opstelling van [X] overgaan tot het executeren van dwangsommen, een beroep open op artikel 611d Rv en zal in een eventuele daarop volgende procedure moeten blijken van de onmogelijkheid van [X] om aan het bevel te voldoen.

4.10 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de vordering van Kao worden toegewezen als in het dictum verwoord. Wel zal de voorzieningenrechter de gevorderde dwangsom matigen en de aan het te geven bevel te verbinden termijn op zeven dagen stellen om [X] de mogelijkheid te bieden al het nodige te doen om de identiteit van zijn toeleveranciers te achterhalen.

Vzr. Rechtbank Leeuwarden 11 juli 2012, LJN BX2239 (OP=OP Partijgroothandel B.V. tegen OP en TOP V.O.F. c.s.)

Merkenrecht. Op = Op exploiteert de franchiseformule 'Op = Op Voordeelshop', die voornamelijk drogisterijartikelen verkoopt. Op = Op is houdster van het Benelux beeldmerk die de woordelementen Op = Op Voordeelshop bevat. Op & Top heeft in 2010 een warenhuisformule overgenomen. Op het dak van een van de winkels staat vanaf 1989 een metershoog logo, welke lijkt op die van Op = Op. In de Op & Top winkels worden naast drogisterijartikelen ook andere artikelen verkocht.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van gelijkenis of overeenstemming tussen het door Op & Top gebruikte teken en het beeldmerk van Op = Op. Bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van drogisterijartikelen zal geen verwarring ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie. Er is volgens de voorzieningenrechter niet gebleken dat Op & Top ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk. Dit is onvoldoende met concrete feiten onderbouwd. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen aan de zijde van Op & Top. De voorzieningenrechter wijst de vordering af.

4.10. Gelet op voorgaande feiten en omstandigheden is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van gelijkenis of overeenstemming tussen het door Op & Top gebruikte teken en het beeldmerk van Op = Op waardoor bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van drogisterijartikelen verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Daar komt nog bij dat het assortiment en de prijsstelling van de beide winkels duidelijke verschillen vertonen. Er is derhalve geen sprake van een inbreuk die onder het bereik van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE valt.

4.11. Niet blijkt, noch is voldoende met gestelde feiten onderbouwd dat Op = Op in de Benelux een bekend merk is. Dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk dan wel dat dit gebruik afbreuk zou kunnen doen aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie, bijvoorbeeld door verwatering van het merk, is ook niet gebleken. Evenmin zijn voldoende concrete feiten gesteld die dat oordeel zouden kunnen dragen. De in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE genoemde grond voor merkinbreuk doet zich derhalve niet voor.

4.12. Op = Op stelt dat Op & Top jegens haar onrechtmatig handelt door slaafse nabootsing van het beeldmerk. Dit is door Op & Top betwist. Ter zitting heeft Op = Op aangevoerd dat het voor de hand ligt dat een consument de winkel van Op & Top verwart of associeert met de winkel van Op = Op, dat zij zich niet aan de indruk kan onttrekken dat Op & Top daar bewust op heeft aangestuurd en dat Op & Top kennelijk wil meeliften op de naamsbekendheid van Op = Op. Met het enkel doen van deze suggesties heeft Op = Op haar stelling dat Op & Top haar beeldmerk slaafs heeft overgenomen, niet aannemelijk weten te maken. Van onrechtmatig handelen van de zijde van Op & Top is dan ook geen sprake.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 18 juli 2012, zaaknr. 40434/KG ZA 12-485 (Eiser c.s. tegen Nope is Dope B.V. c.s.)

Uitspraak én samenvatting ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen.

In de onderhavige zaak heeft één van de eisers enkele merken in licentie gegeven aan één van de gedaagden, op voorwaarde dat hij een aandeel zou verwerven van 33% in het aandelen pakket van de betrokken gedaagde. Het aandeel verwerft hij niet en verwerving na 3 jaar in het licht van de huidig zaak wordt in kort geding als onvoldoende spoedeisend geoordeeld. Eiser stelt dat later een van de andere gedaagden de merkrechten wegens een vervalste akte heeft doen overdragen. Dit komt niet voldoende vast te staan, omdat de originele akte nergens is te vinden en aan relevant grafologisch onderzoek niet kan worden toegekomen. De andere eiser is auteursrechthebbende op het logo dat in meerdere van de genoemde merken is opgenomen. Eiser heeft de met de merknaam overeenstemmende domeinnaam nopeisdope.com, die op naam stond van één van gedaagden, zonder titel overgedragen aan de andere eiser na bedreigingen. Eiser vordert om als bewindvoerder ex art 710 Rv bij de werkmaatschappij Nope Is Dope BV te worden aangesteld, maar dit wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. De vordering in reconventie tot staking van het gebruik van de merken en handelsnaam Nope Is Dope en overdracht van het domein nopeisdope.com wordt toegewezen aan gedaagden.

De voorzieningenrechter beveelt eiser c.s inbreuk op de merkrechten en de handelsnaam te staken en gestaakt te houden, beveelt eiser c.s. de domeinnaam nopeisdope.com ter vrije beschikking van Nope Is Dope c.s. te stellen. De proceskosten worden gematigd en deels gecompenseerd.

Merkinbreuk
6.5.2 Gelet hierop is niet met de in kort geding vereiste mate van zekerheid vast te stellen aan wie de merkrechten toebehoren. Binnen dit kort geding, waarbinnen voor verdere bewijsvoering gen plaats is, in het kader van de belangenafweging terughoudendheid geboden met het treffen van voorlopige voorzieningen die vergaande negatieve consequenties kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van partijen, waaronder het veroorzaken van blijvende schade. Dat het niet gebruik kunnen maken van de merkrechten A tot en met E voor NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., ernstige schade met zich meebrengt is evident. Nope is Dope B.V. maakt sinds haar oprichting in september 2009 veelvuldig gebruik van haar (licentie)rechten op de merken A tot en met E bij het promoten van de door Nope is Dope B.V. georganiseerde (dans)evenementen en de verkoop van tickets ten behoeve van die evenementen. Hiermee heeft NID c.s. voldoende aannemelijk gemaakt een zwaarwegend beland te hebben bij de merkrechten A tot en met ter uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Nope is Dope B.v.. Eiser c.s. heeft een redelijk, zwaarwegend belang bij de merkrechten op A tot en met onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Weliswaar heeft eiser ter zitting verklaard zo'n drie keer -met gebruik van zijn merkrechten- bedrijfsactiviteiten te hebben ontplooid, maar eiser c.s. heeft hier geen stukken van overlegd. Voorts kan in de geschetste situatie niet worden uitgesloten dat het door eiser c.s. gebruiken van voornoemde merkrechten voor het ontplooien van soortgelijke bedrijfsactiviteiten als Nope is Dope B.V. als onrechtmatig handelen van eiser c.s. jegens Nope is Dope B.V. gekwalificeerd moet worden. Daar komt bij dat de rechten van de licentienemer niet zonder omstandigheden zal de voorzieningenrechter zodanige voorzieningen treffen die er op neerkomen dat de bestaande situatie gehandhaafd wordt tot in de bodemprocedure hierover is beslist, dan wel partijen anderszins tot en vergelijk zijn gekomen. Het onder I primair in reconventie ten aanzien van de merkrechten A tot en met E zal daarom als na te melden worden toegewezen, onder afwijzing van het onder 3 in conventie gevorderde ten aanzien van de merken A, B, D en E. De meegevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Nu noch NID c.s., noch eiser c.s. aannemelijk heeft gemaakt dat de andere partij inbreuk maakt op de merkrechten F en G, en ook overigens niet is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE, zullen de vorderingen onder 3 in conventie en onder I primair in reconventie voor zover die zien op F en G worden afgewezen.

6.5.3 Gelet op het onder 6.5.2 overwogene zal de vordering onder 4 in conventie worden afgewezen omdat deze vordering ziet op logo's die tevens zijn aan te merken als beeldmerken en over deze beeldmerken is onder 6.5.2 reeds geoordeeld. De vraag of de -als productie 21 door eiser c.s. overgelegde- akte van overdracht auteursrechten d.d. 12 april 2006 tussen derde en eiser echt dan wel vervalst is kan mitsdien onbesproken blijven.

Handelsnaam
6.8 (...) Tussen partijen is niet in geschil dat Nope is Dope B.V. de handelsnaam Nope is Dope sinds haar oprichting op 2 september 2009 gebruikt voor haar bedrijfsactiviteiten en de website. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat hij onder de naam Nope is Dope deelneemt aan het economisch verkeer, waarbij materieel voordeel wordt beoogd en waarmee hij in min of meer blijvend verband naar buiten toe optreedt. Hiermee voldoet eiser c.s. niet aan artikel 1 van de Handelsnaamwet.

Domeinnaam
7.3 De voorzieningenrechter stelt (...) dat voorshands voldoende aannemelijk is dat Nope is Dope B.V. rechthebbende is op de domeinnaam nopeisdope.com. Tussen partijen is voorts niet in geschil dat Nope is Dope B.V. tot voor kort de domeinnaam nopeisdope.com in gebruik had en dat eiser c.s. deze domeinnaam, middels het wijzigen door eiser van de inloggegevens, zich heeft toegeëigend. Eiser c.s. heeft dit zelf ter zitting erkend. De voorzieningenrechter kwalificeert dit handelen als domeinkaping. Dat NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., hierdoor grote schade kan lijden is evident. De weigering van eiser c.s. om de domeinnaam toegankelijk te maken en over te dragen aan NID c.s. maakt daarom naar voorlopig oordeel inbreuk op de rechten die NID c.s. op de website kan doen gelden. Hiermee ligt de vordering onder V in reconventie, voor zover die ziet op de domeinnaam nopeisdope.com, als na te melden voor toewijzing gereed, met dien verstande dat het onder V i)primair gevorderde, gezien de door de voorzieningenrechter op dat punt te betrachten terughoudendheid, niet wordt toegewezen. De onder V gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. De vordering onder IV in reconventie zal niet afzonderlijk worden toegewezen omdat NID c.s. de onder IV in reconventie gevorderde handelingen zelf in haar macht heeft op het moment dat de domeinnaam nopeisdope.com aan haar te vrije beschikking staat.

Op andere blogs:
DomJur (nummer 2012-873)

HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - perscommuniqué

Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België).

In navolging van IEF 11265 (Concl. A-G). Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: 'licentiehouders van oudere rechten'. Het Hof EU benadrukt dat houders van oudere rechten tijdens de 'Sunrise Period' slechts één of meer domeinnamen in het .eu-domein kunnen laten registreren wanneer zij hun vestigingsplaats, hoofdbestuur, hoofdkantoor of woonplaats in de Unie hebben. Licentiehouders van oudere rechten zijn slechts registratiegerechtigd wanneer zij aanwezig zijn op het grondgebied van de Unie en in plaats van de houder beschikken over het oudere recht.

Antwoord van het Hof EU:

Artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.

Prejudiciële vragen:
1) Moet artikel 12, lid 2, van verordening [nr. 874/2004] aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, of, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

2) Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat „een recht of gewettigd belang” eveneens bestaat indien de „licentiehouder van oudere rechten” de .eu-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de eisen van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening [nr. 733/2002]?

Op andere blogs:
IPKat (Pie in the eye: Non-EU companies suffer .EU domain name blow)

Rechtbank 's-Gravenhage 18 juli 2012, zaaknr. 339611/HA ZA 09-1922 (Thane Direct Company c.s. tegen Robba B.V.)

In navolging van IEF 10083.

Merkenrecht. Auteursrecht. Compensatie proceskosten. Thane is merkhouder van het Beneluxwoordmerk Slim 'n Lift  en van Gemeenschapswoordmerk Orbitrek. Robba biedt figuurcorrigerende onderkleding en fitnessapparatuur aan onder de naam Slim 'n Lift Supreme Body Suit resp. Orbitrac, met gebruik van een foto afkomstig van de website van Thane. In het tussenvonnis heeft de rechtbank bepaald dat er sprake is van gedeeltelijke merkinbreuk op het Beneluxmerk. De rechtbank heeft het gevorderde verbod op het Gemeenschapsmerk en het auteursrecht op de foto toewijsbaar geoordeeld. De gevorderde winstafdracht is afgewezen. Aan Thane is gelegenheid geboden de schadevergoeding te onderbouwen, deze heeft Thane vervolgens ingetrokken. Thane heeft verzocht eindvonnis te wijzen met veroordeling van Robba in de proceskosten.

In de onderhavige zaak oordeelt de rechtbank dat er reden bestaat voor compensatie van de proceskosten. Dit omdat de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk slechts gedeeltelijk is toegewezen en Thane op bepaalde punten in het ongelijk is gesteld, dan wel haar vordering heeft ingetrokken.

De rechtbank verbiedt Robba inbreuk te maken op de merken en het auteursrecht van Thane Direct op last van een dwangsom.

2.6. Nu in deze procedure de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk slechts gedeeltelijk is komen vast te staan en Thane juist op de punten, die partijen voorafgaand aan de procedure verdeeld hielden, in het ongelijk wordt gesteld of zij zelf haar vordering heeft ingetrokken, bestaat reden, zoals Robba bepleit, voor compensatie van de proceskosten.

2.7. De gevorderde opgave van informatie met betrekking tot verkochte inbreukmakende producten wordt afgewezen. Bij deze opgave heeft Thane geen belang nu geen winstafdracht zal worden bevolen. Thane heeft daarnaast de met een verklaring van registeraccountant Oomen onderbouwde stelling van Robba, dat zij wel heeft aangeboden, maar niet daadwerkelijk inbreukmakende producten heeft ingekocht en verkocht, onvoldoende gemotiveerd bestreden. Voor zover al is verkocht, zijn de producten bovendien
aan particulieren verkocht. De gevorderde informatie is daarom evenmin zinvol om verdere inbreuken te voorkomen. Thane heeft ook in zoverre geen belang bij deze vordering.

2.8. In het tussenvonnis is overwogen dat het gebruik van de tekens ‘Slim & Lift Supreme Body Suit’ niet, zoals Thane heeft gesteld, als merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE1 kan worden aangemerkt omdat geen verwarringsgevaar bestaat. Daaraan is toe te voegen dat al om dezelfde reden het gebruik van die tekens niet kan worden verboden op grond van de gestelde onrechtmatige daad (oneerlijke concurrentie).

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 17 juli 2012, zaaknr. 418934/KG ZA 12-482 (AviaVox B.V. tegen YAP B.V.)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE Advocatuur.

Merkenrecht. Software.

AviaVox houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van geautomatiseerde omroepsystemen voor luchthavens. Eén van de klanten van AviaVox is Schiphol. AviaVox is houdster van het Gemeenschapswoordmerk AIRLINE-GATE-CLIENT. Daarnaast brengt AviaVox producten op de markt onder de beschrijvingen Zone Visualizer en Vox-out-of-a-box. YAP B.V. is een concurrent van AviaVox. Op de website van YAP staat onder meer een promotiefilm waarop beelden worden getoond die zijn opgenomen op de luchthaven Schiphol en teksten waarin de beschrijving Zone Visualizer en Out of the box solution worden genoemd. AviaVox vordert onder meer verbod op inbreuk op haar Gemeenschapswoordmerk en productbeschrijvingen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van merkinbreuk door YAP op het Gemeenschapsmerk. Het merk van AviaVox heeft volgens de voorzieningenrechter onderscheidend vermogen verkregen voor software met betrekking tot omroepsystemen. YAP heeft het teken gebruikt in combinatie met een productomschrijving die vrijwel letterlijk is gekopieerd van die van AviaVox, maar ook het gebruik van het teken los van de productomschrijving is inbreukmakend. De voorzieningenrechter merkt hierbij op dat de inbreuk niet geldt voor het teken 'YAP Gate Client', omdat de toevoeging van het element YAP zorgt dat het teken niet meer overeenstemt met het merk van AviaVox. Met betrekking tot de productomschrijvingen oordeelt de voorzieningenrechter dat YAP inbreuk pleegt op de uit de Auteurswet voortvloeiende bescherming van geschriften. Alle andere vorderingen van AviaVox met betrekking tot de website en het promotiefilmpje worden afgewezen.

De voorzieningenrechter veroordeelt YAP tot het staken en gestaakt houden van de inbreuk op het merk en productbeschrijvingen van AviaVox onder last van een dwangsom, voor het overige zijn de vorderingen afgewezen dus worden de proceskosten gecompenseerd.

4.6 Naar voorlopig oordeel heeft YAP door gebruik van het teken 'Gate Client' in het kader van de in 2.8 geciteerde tekst inbreuk gemaakt op het Gemeenschapsmerk. Het verweer van YAP dat zij het teken daar niet heeft gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Gelet op het feit dat het teken wordt gebruikt als kop van een alinea waarin door YAP aangeboden software wordt omschreven, moet voorshands worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek zou kunnen menen dat YAP die software aanbiedt onder het teken 'Gate Client' en dat het teken dus (op zijn minst mede) dient ter onderscheiding van die software.

4.7 Tevens is naar voorlopig oordeel sprake van een met het Gemeenschapsmerk overeenstemmend teken, gelet op het feit dat het teken bestaat uit twee van de drie elementen van het Gemeenschapsmerk. Door de weglating van het eerste element en de streepjes is de overeenstemming weliswaar beperkt, maar gelet op de overige omstandigheden van het geval is voorshands voldoende aannemelijk dat door het genoemde gebruik van het teken verwarring kan ontstaan bij het publiek in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Daarbij staat voorop dat het teken wordt gebruikt voor diensten die identiek zijn aan de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven. Daar komt bij dat tussen partijen vast staat dat AviaVox het Gemeenschapsmerk jarenlang intensief en wijdverspreid heeft gebruikt voor precies het product waarvoor YAP het teken ook gebruikt, te weten een computerprogramma dat de berichten die de verschillende vliegtuigmaatschappijen laten horen tijdens het aan boord gaan van het vliegtuig, ondersteunt en verspreidt. Dat brengt mee dat voorshands moet worden aangenomen dat het Gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor juist die software. Ten slotte is naar voorlopig oordeel van belang dat YAP het teken heeft gebruikt in combinatie met een productomschrijving die vrijwel letterlijk is gekopieerd van de productomschrijving die AviaVox hanteert (zie ook hierna r.o. 4.9). Die omstandigheid versterkt het gevaar van verwarring, maar ook het gebruik van het teken los van die productomschrijving is naar voorlopig oordeel inbreukmakend.

4.8 Het voorgaande geldt niet voor het teken 'YAP Gate Client'. Naar voorlopig oordeel leidt de toevoeging van het onderscheidende element 'YAP' aan het teken 'Gate Client' ertoe dat niet meer gesproken kan worden van een met een Gemeenschapsmerk overeenstemmend teken in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

4.9 Naar voorlopig oordeel moet het gebruik door YAP van de onder 2.8 bedoelde omschrijving van de producten Zone Visualizer en Gate Client worden aangemerkt als een eenvoudige herhaling van de onder 2.3 en 2.4 geciteerde omschrijvingen van de producten van AviaVox. De verschillen tussen die teksten zijn minimaal. Aangezien YAP niet heeft bestreden dat zij de productomschrijvingen heeft ontleend aan die teksten van AviaVox moet voorshands worden geconcludeerd dat YAP met het gebruik van de betreffende teksten op haar website inbreuk heeft gemaakt op de uit de Auteurswet voortvloeiende bescherming van geschriften. Voor de toepassing van die geschriftenbescherming is niet relevant of de productomschrijvingen van AviaVox een oorspronkelijk karakter hebben. Daarom kan het verweer van YAP dat de productomschrijvingen niet oorspronkelijk zijn, worden gepasseerd. YAP heeft niet aangevoerd dat de auteursrechtrichtlijn zich verzet tegen de bescherming van niet-oorspronkelijke geschriften. Daarom moet die kwestie hier buiten beschouwing blijven.

Rechtbank van Koophandel Brussel 6 juli 2012, nr. A/12/03823 (Alken-Maes Brouwerijen N.V. tegen InBev Belgium N.V.)

Uitspraak ingezonden door Jeroen Muyldermans, Altius.

Merkenrecht. Kleurmerk.

Alken-Maes is de producent van bieren die zij op de markt brengt in de Benelux onder de naam Maes en de blauwe kleur. Alken-Maes is houder van het kleurmerk PMS 2748C.
Dit kleurmerk wordt door Alken-Maes gebruikt voor het op de markt brengen van bier in blik en in fles. Inbev brengt bier op de markt onder de woordmerken Jupiler en Stella Artois. De aankleding van het bier Jupiler Blue (in 2006 door Inbev gelanceerd) wordt door Alken-Maes als inbreukmakend beschouwd omdat gebruik wordt gemaakt van het kleurmerk van Alken-Maes.

De rechtbank oordeelt dat het kleurmerk blauw, bekend in heel België, is ingeburgerd, waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen. Nu de vordering zich enkel richt op België, is het niet van belang dat het merk niet is ingeburgerd in Nederland en Luxemburg. Door de rechtbank wordt vastgesteld dat er sprake is van inbreuk op het kleurmerk van Maes. Met betrekking tot het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en reputatie van Maes, oordeelt de rechtbank dat het gebruik van een minstens zeer overeenstemmende kleur blauw voor identieke concurrerende producten ervoor zorgt dat het kleurmerk aan exclusiviteit inboet. Het argument dat Jupiler veel bekender is dan Maes is irrelevant. Alken-Maes kan zich succesvol beroepen op artikel 2.20 lid 1, sub c BVIE.

De rechtbank veroordeelt Inbev tot het staken van de inbreuken onder last van een dwangsom, tot het terugtrekken van de inbreukmakende producten en het betalen van de proceskosten.

Gelet op het onvolmaakte beeld dat de consument van het kleurmerk blauw van Alken-Maes heeft en gelet op de vluchtige perceptie van het relevante publiek die de betrokken waren meestal op enige afstand, in de winkelrekken, waarneemt, zal de consument merk en teken als identiek beschouwen.

De inbreuk op het kleurmerk MAES in de zin van artikel 2.20.1.a staat bijgevolg vast.

Uit het door eiseres voorgelegde marktonderzoek (haar stuk IV.10) blijkt duidelijk dat het blauwe kleurmerk van Alken-Maes wel degelijk bekend is als merk. Het feit dat het kleurmerk blauw als dusdanig nooit zelfstandig gebruikt wordt door de merkhouder, zonder 'Maes' is irrelevant. Gezien een kleurmerk als dusdanig nooit zelfstandig wordt gebruikt door de merkhouder maar steeds in combinatie met één of meer verbale merken, kan de bekendheid van het kleurmerk zonder meer worden afgeleid uit het intensieve gebruik ervan in combinatie met die andere merken.

Gelet op het feit dat Alken-Maes door het langdurig gebruik van de blauwe kleur een belangrijke reputatie heeft opgebouwd en de consument de blauwe kleur associeert met 'Maes', kan worden aangenomen dat de introductie van de BLUE verpakking tot doel heeft om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit- of mee te liften op- het onderscheidend vermogen van het kleurmerk van Alken-Maes zodat BLUE bij de introductie ervan meteen een impuls krijgt, temeer daar BLUE naast MAES in de rekken van de supermarkten wordt gepositioneerd.

De kleur blauw voor BLUE doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het kleurmerk van Alken-Maes;

Het gebruik van een minstens zeer overeenstemmende kleur blauw voor identieke en concurrerende producten, met name pilsbier, heeft tot risico dat het kleurmerk aan exclusiviteit inboet en mettertijd niet meer in staat zal zijn om een onmiddelijke associatie op te roepen met de waren waarvoor het is ingeschreven;

Het argument dat Jupiler veel bekende is dan Maes is irrelevant;

De gemiddeld aandachtige consument kan bijgevolg, na een globale vergelijking, worden misleid en de betrokken pilsbieren kunnen zelfs als identiek of overeenstemmend worden waargenomen. Hij kan althans door dat teken van Inbev aan het merk van Alken-Maes worden herinnerd. De gelijkwaardige schikken in de geometrie van de verbale elementen BLUE en MAES en het gebruik van dezelfde of zeer overeenstemmende kleuren (blauw en wit) zullen dezelfde totaalindruk overbrengen en aanleiding kunnen geven tot verwarring.

Gerecht EU 13 juli 2012, zaak T-255/09 (Caixa Geral de Depósitos tegen OHIM/Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ('la Caixa'))

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement la Caixa bevat (klasse 9, 16, 36, 38 en 45) de houder van de verschillende Portugese woordmerken en beeldmerk die het voorvoegsel 'caixa' bevatten (allen klasse 9, 16 en 36) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, het beroep wordt toegewezen en de litigieuze beslissing wordt vernietigd. Middel: schending van artikel 7 en 8 Verordening (EG) 207/2009.

De term Caixa is een woord dat in de financiële sector wordt gebruikt, wat 'doos' of 'geld' betekent. Het Gerecht EU oordeelt dat het oudere woordmerk Caixa zwak onderscheidend vermogen bezit. Verzoekster heeft niet kunnen aantonen dat het merk onderscheidend vermogen heeft verworven door de mate van gebruik. Het Gerecht EU stelt vast dat de tekens visueel verschillen, maar fonetisch en begripsmatig overeenstemmen door het gemeenschappelijke element 'Caixa'. Het Gerecht EU bevestigt het oordeel van de Kamer van Beroep dat er geen verwarringsgevaar is. De gemiddeld oplettende en goed geïnformeerde consument weet dat de term wordt gebruikt door diverse banken en financiële organisaties, er is geen associatiegevaar te duchten. Het Gerecht EU oordeelt dat de Kamer van Beroep niet heeft voldaan aan zijn motiveringsplicht met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de term Caixa in verband met 'papier, karton en hieruit vervaardigde producten' van het oudere merk.

Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de Kamer van Beroep voor zover deze betrekking heeft op het aangevraagde merk in de klasse 16. Voor het overige wordt de klacht afgewezen.

Onderscheidend vermogen Caixa
32 À cet égard, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’observer que, en portugais, le terme « caixa » signifie « boîte » ou « caisse », et est compris ainsi par le public portugais. Dans un contexte économique et commercial, le terme « caixa » est aussi compris comme « caisse », dans le sens d’une banque ou d’un institut de crédit. Ainsi, « caixa económica » signifie caisse d’épargne et « caixa de depósitos » signifie banque de dépôts. De cette façon, dans le cadre des services relevant de la classe 36, notamment les services financiers et monétaires, ainsi que dans le cadre des produits relevant des classes 9, à savoir les « cartes de crédit magnétiques et cartes magnétiques pour des opérations bancaires », et 16, à savoir les « formulaires utilisés dans les transactions bancaires », en relation avec ces services, le terme « caixa » est un mot d’usage commun dans le secteur des établissements financiers, bancaires et de crédit.

33 Ainsi, en l’espèce, le consommateur ne percevra pas le terme « caixa » comme une indication spécifique de l’origine commerciale précise des services bancaires ou des produits en relation avec ces derniers, étant donné que ledit terme indique seulement qu’il s’agit là d’un certain type d’institut financier, faisant référence notamment à une caisse d’épargne.

34 Le caractère distinctif faible du terme « caixa » ressort aussi de la liste des établissements de crédit et des sociétés financières enregistrés auprès de la Banque centrale du Portugal, à laquelle la décision attaquée fait référence (point 31 de la décision attaquée). En effet, cette liste contient plusieurs entités comportant le terme « caixa » dans leur dénomination. Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel ce terme ne serait pas courant dans le secteur des banques doit être rejeté, dès lors qu’il est notoire que, au contraire, ce terme est couramment utilisé pour les dénominations d’instituts financiers au Portugal et a donc un caractère générique dans le secteur financier et bancaire.

35 En outre, afin d’étayer, dans la décision attaquée, ce caractère générique du terme « caixa », la chambre de recours a invoqué le cadre légal des établissements de crédit et des sociétés financières en droit portugais, selon lequel les banques, les « caixas económicas » (banques d’épargne) la « Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo » (banque centrale de crédit agricole mutuel) et les « caixas de crédito agrícola mútuo » (banques de crédit agricole mutuel) seraient des établissements de crédit (points 29 et 30 de la décision attaquée). Ainsi, les « caixas económicas » (banques d’épargne) sont désignés en tant que telles dans la législation portugaise. Le Tribunal estime que ceci constitue une preuve additionnelle du caractère générique du terme « caixa » dans le secteur des banques et des services financiers et monétaires. Les arguments contraires de la requérante ne sauraient prospérer.

36 En effet, un signe d’usage commun dans un secteur donné et ayant un caractère générique et descriptif ne permet pas au public pertinent de distinguer l’origine commerciale des produits. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le terme « caixa » est d’usage commun pour les services relevant de la classe 36 et les produits relevant des classes 9 et 16 couverts par la marque antérieure en relation avec ces services, dans le cas d’espèce. Il en résulte que ce terme n’est que très faiblement distinctif pour ces produits et services couverts par la marque antérieure.

41 Il appartenait, en principe, à la chambre de recours de motiver son analyse du caractère distinctif du terme « caixa » composant la marque antérieure pour chaque produit et service en cause, ou du moins pour chaque catégorie ou groupe de produits ou de services. Or, les explications de la chambre de recours, dans la décision attaquée, concernant le caractère distinctif du terme « caixa » ne s’appliquent pas pour autant aux produits de la marque antérieure sans relation avec le secteur financier et bancaire, à savoir les produits de catégorie générale tels que les « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 16. Des constatations générales pour une certaine catégorie de produits et services de la part de la chambre de recours ne suffisent pas pour justifier l’existence d’un caractère distinctif faible pour l’ensemble des produits et des services en cause. En effet, il n’est pas évident que le caractère distinctif faible du terme « caixa » résultant de son caractère descriptif et générique pour les services relevant de la classe 36 ou des produits en relation directe avec le secteur financier et bancaire, soit transposable à ces produits en l’absence d’une telle relation et d’une telle connexité avec le secteur financier et bancaire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mai 2011, CheapFlights International/OHMI – Cheapflights (Cheapflights), T‑460/09, non publié au Recueil, points 38 à 46].

42 Partant, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas satisfait à son obligation de motivation quant au caractère distinctif du terme « caixa » par rapport aux produits « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 16 de la marque antérieure.

Overeenstemming
67 Le Tribunal estime que, conceptuellement, les signes en conflit partagent l’élément « caixa » avec la signification générique et descriptive indiquée aux points 32 à 37 ci-dessus, qui renvoie à l’idée de « banque ». Pour le public pertinent, le consommateur moyen portugais, l’article étranger « la » introduit un élément de détermination, en ce qu’il fait référence à une banque étrangère. En effet, l’article défini « la » n’existe pas en langue portugaise. Son ajout sera perçu par le public pertinent comme une indication provenant d’une langue étrangère, notamment espagnole, française ou italienne, dans lesquelles cet article existe, et non de la langue portugaise. Partant, conceptuellement, le public pertinent reconnaîtra dans l’ajout de l’article « la » l’indication d’une langue et d’une origine étrangère, non portugaise, différente de l’origine portugaise de la requérante. Néanmoins, cet élément de différenciation n’est pas suffisant pour supprimer toute similitude entre les signes, du fait de la présence dans chacun d’eux du concept identique de « banque ».

Verwarringsgevaar
83 Il convient d’ajouter que, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’avait aucune obligation de faire l’analyse du risque de confusion pour chacune des marques antérieures invoquées. Dans la décision attaquée, c’est à bon droit que la chambre de recours a établi que la marque antérieure choisie présentait le degré le plus élevé de similitude par rapport à la marque demandée. En effet, ladite marque antérieure comporte, par rapport aux autres marques antérieures, moins d’éléments supplémentaires susceptibles de la distinguer de la marque demandée. Ainsi, la chambre de recours a établi l’absence de risque de confusion entre les signes les plus semblables. Il en découle que, les autres marques antérieures présentant plus de différences avec la marque demandée, il n’y a a fortiori pas de risque de confusion entre ces signes en conflit. Par conséquent, la chambre de recours était en droit de ne pas procéder à la comparaison de toutes les marques antérieures invoquées avec la marque demandée.

84 Ainsi, dans la mesure où la chambre de recours était fondée à considérer qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, l’examen d’un tel risque par rapport aux autres marques antérieures invoquées de la requérante n’était plus nécessaire, et cela indépendamment d’arguments spécifiques de la requérante eu égard à ces autres marques. Partant, la chambre de recours pouvait à juste titre considérer que, dans le cadre de l’appréciation globale de l’ensemble des signes en conflit, les différences entre les signes étaient suffisantes pour écarter un risque de confusion par le public pertinent.

Schending artikel 7 Verordening 207/2009
90 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle ne contient pas de motivation quant au caractère distinctif du terme « caixa », élément nécessaire pour l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit concernant les produits « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 16. Pour le surplus, il y a lieu de rejeter le recours.

Op andere blogs:
Alicante News (case T-255/09)

Rechtbank 's-Gravenhage 11 juli 2012, HA ZA 11-2743 (H&M tegen G-Star)

Merkenrecht. Bodemprocedure. Solvay-arrest.

Bij vonnis in kort geding [IEF 9280] is aan H&M een voorlopig verbod opgelegd om inbreuk te maken op het gemeenschapsmerkrecht van G-Star. In deze bodemprocedure vordert G-Star een verbod om inbreuk te maken op haar Gemeenschaps- en Benelux woordmerken RAW in de Benelux.

Inzake de bevoegdheid om te oordelen over de Gemeenschapswoordmerken wordt verwezen naar de procedure inzake Solvay/Honeywell [red. IEF 11126] waarin de vraag is gesteld of het voldoende is dat bij afzonderlijke berechting het gevaar bestaat van tegenstrijdige beslissingen, dan wel dat gevaar moet bestaan op rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten. De rechtbank prejudiciële vragen heeft gesteld, zie IEF 9311 & IEF 9089. De rechtbank ziet aanleiding partijen gelegenheid te geven zich over het arrest Solvay/Honeywell [red. IEF 11570], welke op 12 juli 2012 door het Hof van Justitie wordt gewezen, uit te laten.

De rechtbank verwijst de zaak naar de rol om partijen gelegenheid te geven zich uit te laten over de beslissing van het Hof van Justitie.

4.9 In het hiervoor genoemde arrest Roche-Primus heeft het Hof van Justitie echter gewezen op de vraag of voor toepassing van artikel 6 lid 1EEX-Vo voldoende is dat bij afzonderlijke berechting het gevaar bestaat van tegenstrijdige beslissingen, dan wel dat gevaar moet bestaan op rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten, zonder deze vraag te beantwoorden omdat dat voor die beslissing niet nodig was. Deze rechtbank heeft onder meer op dit punt in de procedure Solvay-Honeywell, waarin beantwoording van deze vraag wel noodzakelijk is geacht, prejudiciële vragen gesteld (vergelijk Rechtbank 's-Gravenhage, 15 september 2010, LJN: BV9928 en Rechtbank 's-Gravenhage, 22 december 2010, LJN: BP6970).

4.10 In deze laatste procedure wijst het Hof van Justitie op 12 juli 2012 arrest. Deze beslissing kan ook voor de beslissing in het onderhavige incident doorslaggevend zijn. De rechtbank ziet daarom aanleiding partijen gelegenheid te geven zich over het arrest uit te laten.

4.14 Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen van H&M AB in Nederland of op in Nederland ontstane schade door onrechtmatig handelen van H&M AB, bestaat in ieder geval bevoegdheid op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo. Voor zover dit zou hebben plaatsgevonden buiten Nederland, kan op dezelfde gronden als hiervoor vermeld de bevoegdheid volgen uit artikel 6 lid 1 EEX-Vo. Ook in zoverre dient de beslissing van het Hof van Justitie te worden afgewacht.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 11 juli 2012, KG ZA 12-465 (Ten Cate c.s. tegen Fieldturf c.s.) LJN BX1228

Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Meerdere buitenlandse gedaagden. Anticipatie op Solvay/Honeywell. Revolution maakt inbreuk op Evolution.

Eiseressen opereert wereldwijd als producent van kunststofgarens (voor kunstgras). Gedaagden ontwikkelen en produceren sportvelden en vloeren en zijn gevestigd in Canada, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Mattex, ontwikkelaar van de zogenoemde "Evolution third generation slide" dat goed geschikt is voor de derde-generatie-kunstgrasvelden, heeft een exclusieve afnameovereenkomst met Fieldturf gesloten. Mattex is door Ten Cate overgenomen en zij is zodoende houdster van merkinschrijvingen. Fieldturf kondigde vóór het aflopen van de Supply Agreement met Ten Cate aan met kunstgrasgaren op de markt te komen onder de naam REVOLUTION en met de slogan "this is no EVOLUTION, this is REVOLUTION".

Inzake de bevoegdheid wordt (hieronder in citaat) verwezen naar de Conclusie A-G in Solvay/Honeywell [red. IEF 11126] over een onwenselijkheid om meerdere rechters in Europa zich te uit te spreken over gedaagden in diverse Europese landen over een verbod tot gebruik in de Europese Gemeenschap.

De tekens stemmen overeen, ook begripsmatig, omdat beide betrekking hebben op verandering. Er wordt een verbod tegen één Nederlandse en vijf buitenlandse gedaagden gegeven om merkinbreuk in de hele Europese Gemeenschap te staken. Gedaagde sub 3 is een Franse gedaagde die joint ventures heeft in zeer veel Europese landen, maar het verbod strekt zich niet tot deze rechtspersonen, omdat niet inzichtelijk is of er voldoende zeggenschap is om inbreuk tegen te gaan.

Procesrecht-bevoegdheid
4.2. (...) Als geen bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo zou worden aangenomen, zou dat betekenen dat eerst de Nederlandse rechter (voor de Nederlandse gedaagde) en vervolgens de eventueel aangezochte Franse rechter (voor gedaagde sub 3) voor de gehele EU zouden moeten beoordelen of hetzelfde teken inbreuk maakt volgens de GMVo op hetzelfde gemeenschapsmerk. Zulks terwijl de Nederlandse rechter in elk geval bevoegdheid heeft voor wat betreft het Nederlandse territoir ingevolge artikelen 97 lid 5 en 98 lid 2 GMVo. Duidelijk moge zijn dat die situatie onwenselijk is en tot onverenigbare beslissingen aanleiding kan geven (vgl. AG P.Cruz Villalón, 29 maart 2012, C-616/10 Solvay/Honeywell, nummers 23-27 [red. IEF 11570 waar vandaag ook arrest in is gewezen]

Materieelrechtelijk - merkinbreuk
4.19 De voorzieningenrechter stelt met Ten Cate vast dat er een aanzienlijke auditieve en visuele overeenstemming bestaat tussen het meest onderscheidende bestanddeel EVOLUTION van de merken en het teken REVOLUTION. OOk begripsmatig is er een behoorlijk overlag, omdat beide betrekking hebben op verandering.

4.22. Nu voorshaands vaststaat dat het gebruik van het teken REVOLUTION door Fieldturf als inbreukmakend, want in strijd met het verbod geformuleerd in artikel 9 lid 1 sub b GMVo respecievelijk artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, moet worden aangemerkt, kan het gevorderde verbod worden toegewezen als in het dictum verwoord. Het toe te wijzen (inbreuk)verbod zal zich niet uitstrekken tot aan gedaagden (via joint-ventures) verbonden rechtspersonen omdat niet inzichtelijk is of de betreffende gedaagde wel voldoende zeggenschap heeft om de inbreuk tegen te gaan en Ten Cate ter zake niets heeft gesteld.

Lees de uitspraak hier (KG ZA 12-465, LJN BX1228)