Merkenrecht  

HvJ EG, 2 juli 2009, zaak C 302/08, Zino Davidoff SA tegen Bundesfinanzdirektion Südost. (Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht München (Duitsland))

Merkenrecht. Eerst even kort. Geding tussen Davidoff  en de Bundesfinanzdirektion Südost over een verzoek van Davidoff om aan de grens beslag te leggen op goederen die worden vermoed inbreuk te maken op internationaal ingeschreven merken waarvan zij houdster is.  Internationale inschrijving en gemeenschapsmerk gelijke gevolgen in Gemeenschap. Goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op merk. Recht op verkrijgen van optreden ook in andere lidstaten dan die waar verzoek om optreden is ingediend.

"Dient artikel 5, lid 4, van verordening [nr. 1383/2003] aldus te worden uitgelegd, gelet op de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het [Protocol], dat ondanks het gebruik van het begrip ‚gemeenschapsmerk’, ook internationale inschrijvingen van merken in de zin van artikel 146 en volgende van verordening [nr. 40/94] onder deze bepaling vallen?”

Het Hof van Justitie (Zesde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 4, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, gelezen in het licht van artikel 146 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een internationaal ingeschreven merk op basis van dit artikel het optreden kan verkrijgen van de douaneautoriteiten van een of meer andere lidstaten dan die waar hij zijn verzoek indient, zoals dit ook voor de houder van een gemeenschapsmerk het geval is.

Lees het arrest hier. 

HvJ EG, 2 juli 2009, C-343/07, Bavaria NV & Bavaria Italia Srl tegen Bayerischer Brauerbund eV .Verzoek om een prejudiciële beslissing door de Corte d'Appello di Torino (Italië). (Beschikbaar in alle talen behalve het Nederlands!).

Merkenrecht. Eerst even kort. Kunnen het oudere Nederlandse biermerk ‘Bavaria’ en de geografische aanduiding ‚Bayerisches Bier’ vreedzaam naast elkaar co-ëxisteren? Ja, dat kan:

"On those grounds, the Court (Fourth Chamber) hereby rules:

1. Consideration of the first question asked by the referring court has not disclosed any factor liable to affect the validity of Council Regulation (EC) No 1347/2001 of 28 June 2001 supplementing the Annex to Commission Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92.

2. Regulation No 1347/2001 must be interpreted as having no adverse effects on the validity and the possibility of using, in one of the situations referred to in Article 13 of Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, pre-existing trade marks of third parties in which the word ‘Bavaria’ appears and which were registered in good faith before the date on which the application for registration of the protected geographical indication ‘Bayerisches Bier’ was lodged, provided that those marks are not affected by the grounds for invalidity or revocation as provided for by Article 3(1)(c) and (g) and Article 12(2)(b) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks."

Lees het arrest hier.

NRC Handelsblad, weblog Folkert Jensma: Wanneer is een concurrent een parasiet en wanneer niet? [ HvJ EG L’Oréal/Bellure, IEF 7974]. Met commentaar van NJB-medewerkers Dirk Visser en Tobias Cohen Jehoram.

Mag een fabrikant zijn producten aanprijzen als goedkopere imitaties van met name genoemde duurdere merken? Wanneer is er sprake van ‘parasiterende concurrentie’? Zijn sommige huismerken kielzogvaarders?

"Feitelijk gaat het over de vrijheid om vergelijkende reclame te maken en daarmee dus ook om de vrijheid van concurrentie. Hoeveel respect moet je hebben voor de marketinginvesteringen van een ander. Wanneer gaat dat oorspronkelijke merk verwateren, vervagen of afbrokkelen? En mag je daaraan actief bijdragen door expliciet je imitatieproduct ernaast af te beelden en aan te prijzen. Is het onderscheidende vermogen, de reputatie van een beroemd merk dus ook beschermd? Of mag iedereen zijn pindakaas naast die van Calvé zetten met de mededeling: voor een fractie van de prijs en smaakt net als Calvé?"

Lees hier meer.

Rechtbank Zwolle-Lelystad 1 juli 2009, HA ZA 08-49, Sports Direct International tegen Sport Direct c.s. (Met dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne)

Handelsnaam- en merkenrecht. Vonnis in bodemprocedure. Voeren van handelsnamen SPORTS DIRECT en SPORTSDIRECT.com verboden. SPORT DIRECT is een geldige handelsnaam. Belang bij nietig verklaring en doorhaling woordmerk SPORT DIRECT onvoldoende gebleken. 1019h Rv. proceskosten: €25.251,00.

"4.3 Sport Direct c.s. heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht aangevoerd dat het Sports Direct International B.V. op grond van artikel 5 Handelsnaamwet verboden is om de handelsnaam SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.COM te voeren. Door het voeren van deze - naar tussen partijen niet ter discussie staat - jongere handelsnamen, onder meer door het gebruik van de domeinnaam www.sportsdirect.com en het voeren van de naam SPORTSDIRECT.com op winkelgevels, valt verwarring te duchten bij het publiek met de onderneming SPORTSDIRECT van Sport Direct B.V."

"4.5 De stellingen van Sports Direct International B.V. dat de handelsnaam SPORTDIRECT uit een samenvoeging bestaat van twee beschrijvende woorden en dat deze woorden niet gemonopoliseerd mogen worden zijn weliswaar juist, maar doen aan het vorenstaande neit af. Een handelsnaam mag uit een samenvoeging bestaan van twee beschrijvende woorden. Voor de geldigheid van een handelsnaam is voorts niet vereist dat de naam een zekere mate van originaliteit of onderscheidend vermogen heeft. De handelsnaam SPORTDIRECT is, naar Sports Direct International B.V. welbeschouwd niet (voldoende) bestrijdt, een geldige handelsnaam. [...]"

"4.6 Voorts doe daaraan niet af de stelling van Sport Direct International B.V. dat via haar webwinkel www.SPORTSDIRECT.com geen artikel kan worden verkregen met een SPORTDIRECT label. Uitgaande van de juistheid van die stelling, maakt dat nog niet dat het Sports Direct International B.V. vrij zou staan om een concurrerende (web) winkel te exploiteren onder een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Sport Direct B.V. Zij mag evenmin draagtassen aan het publiek verspreiden met daarop de aanduiding SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com, nu deze aanduidingen [...] slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam SPORTDIRECT en het virtuele uithangbord van deze onderneming onder de domeinnaam www.SPORTSDIRECT.com. Verspreiding van  tassen met voornoemde aanduidingen valt daarom te kwalificeren als onrechtmatig handelsnaamgebruik."

Lees het vonnis hier. Zie voor het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 januari 2009, IEF 7499 en vonnis van vzr. Rechtbank Breda, 18 december 2007, IEF 5342.

Hoge Raad,  26 juni 2009, LJN: BH8674, Pinocchio Schoenen B.V. tegen The Jaguar Collection Limited c.s.
 
Merkenrecht. BMW, BVIE en TRIPs. Nietigheid van inschrijving van merk (uit 1984) wegens verwarring met algemeen bekend woord/beeldmerk (JAGUAR) in zin van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE (art. 4, aanhef en onder 5, oud BMW) en art. 6bis Unieverdrag? Maatstaf. Eis van soortgelijkheid als bedoeld in art. 6bis. Prejudiciële vragen aan Benelux-Gerechtshof over uitleg van art. 4, aanhef en onder 5, oud BMW voor de periode vóór inwerkingtreding van art. 16 lid 3 Trips-Verdrag.
 
Partijen strijden over JAGUAR-merken. Jaguar acht zich aangetast in haar - volgens haar wereldbekende - JAGUAR-merken en dito handelsnaam, doordat eiseres 1 onder de naam 'Jaguar Shoes for Men' herenschoenen op de markt heeft gebracht en doordat Pinocchio in 1984 het merk JAGUAR te kwader trouw heeft gedeponeerd. Na een eerder tussen partijen gevoerd kort geding vordert Jaguar thans een verbod op het gebruik van het merk JAGUAR en nietigverklaring van het depot uit 1984.

De rechtbank heeft de op merkenrechtelijke, auteursrechtelijke en handelsnaamrechtelijke grondslagen (almede op onrechtmatige daad) gebaseerde vorderingen van Jaguar in zijn geheel afgewezen. In hoger beroep van dat vonnis in kort geding heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch onder meer geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat Pinocchio het merk JAGUAR in 1984 te kwader trouw heeft gedeponeerd, maar dat Jaguar zich wel kan verzetten tegen gebruik van het merk JAGUAR door eiseres 1 met betrekking tot de herenschoenen 'Jaguar Shoes For Men', door in reclame-uitingen slogans te bezigen als 'de wereldbekende naam Jaguar staat voor kwaliteit en zekerheid' en 'de befaamde Jaguars'.

Inschrijving algemeen bekend merk & 6bis Parijs:  4.4.2 Het middel faalt. Hoezeer ook art. 6bis Unieverdrag vooral zijn betekenis ontleent aan de bescherming die het biedt aan een algemeen bekend merk dat niet in het betrokken Unieland is ingeschreven, inschrijving van dat algemeen bekende merk staat aan (voortduring van) die bescherming niet in de weg.

Definitie algemeen bekend merk (BMW, TRIPs & BVIE): 4.5.2 Onderdeel 1 klaagt dat het hof door voor de bepaling of sprake is van een algemeen bekend merk uit te gaan van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd, namelijk niet die van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud). Volgens deze laatste bepaling moest het algemene publiek het merk kennen, ook het publiek dat niet behoort tot de sector van het publiek dat afnemer is van de betrokken waren of diensten. Door de inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag op 1 januari 1996 is de drempel substantieel verlaagd doordat volgens art. 16 (2) van dat verdrag bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, rekening wordt gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, aldus het onderdeel.

4.5.3 Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden omdat het berust op een verkeerde lezing van het arrest. In de eerste plaats blijkt uit rov. 4.14 dat het hof - terecht - onder ogen heeft gezien dat het TRIPs-Verdrag in deze zaak geen rol speelt. Bovendien blijkt uit de eerste zin van rov. 4.13 dat het hof zich aansluit bij het desbetreffende oordeel van de rechtbank in rov. 3.6 van haar vonnis, "dat het automerk JAGUAR van Jaguar c.s. ten tijde van het merkdepot door Pinocchio in 1984 een algemeen bekend merk in de zin van de BMW (oud) was". Aangenomen moet daarom worden dat het hof door in rov. 4.13 te spreken van een algemeen bekend merk "in de zin van (thans) artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE" slechts vanuit een oogpunt van actualisering verwijst naar de bepaling van het BVIE die met art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) correspondeert en geen andere maatstaf heeft gehanteerd dan de rechtbank met inachtneming van laatstgenoemd artikel heeft aangelegd.

Prejudiciële vragen BenGH (BMW):  4.6.2 Bij de beoordeling van deze klacht dient als uitgangspunt dat ten tijde van het depot door Pinocchio in 1984 art. 6bis Unieverdrag voor de bescherming van een algemeen bekend merk de eis stelde dat dit merk werd gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren als die waarvoor het ingeschreven, mogelijk verwarring stichtende, merk werd gebruikt. De tekst van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) spreekt in dit verband slechts van een merk dat verwarring kan stichten "met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs", zonder die eis uitdrukkelijk te noemen. Art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag breidt de bescherming van art. 6bis Unieverdrag onder bepaalde voorwaarden uit tot waren (en diensten) die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het mogelijk verwarring stichtende merk is ingeschreven, maar die uitbreiding dient, zoals gezegd (hiervoor in 4.5.3), in deze zaak buiten beschouwing te blijven.

4.6.3 Aldus rijzen vragen van uitleg van art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud) welke hierna in 6 worden geformuleerd en welke de Hoge Raad zal voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof, nu niet gezegd kan worden dat redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de gerezen vragen van uitleg

6. Vragen van uitleg met betrekking tot de voormalige Benelux-Merkenwet

1. Moet, voor de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag, art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud), aldus worden uitgelegd dat deze bepaling de bescherming die zij het algemeen bekende merk biedt, beperkt tot het recht zich te verzetten tegen inschrijving van dat merk door een ander voor gelijke of soortgelijke waren als waarvoor het algemeen bekende merk wordt gebruikt?

2. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode dan andere eisen of voorwaarden?

3. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode naast de eis van (soort)gelijkheid van waren nog andere eisen of voorwaarden?

Lees het arrest hier.

Kamerstuk 31959, nr. 3, 2e Kamer. Merkenrecht. Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)); Memorie van toelichting. Met onder andere:

Artikel 5.8 (Wet merken BES). Voor Nederland is het merkenrecht geregeld bij het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). Het BVIE bevat daarnaast regels over tekeningen en modellen. Verder zijn bij de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG nr. L 011 van 14 januari 1994) regels gesteld met betrekking tot merken; bij het BVIE is dan ook geregeld dat een eerder depot van een gemeenschapsmerk als een Benelux-depot kan worden ingeschreven. Idealiter zal BES te gelegener tijd onder de reikwijdte van het BVIE worden gebracht.

Uit het voorgaande moge blijken dat zulks niet op korte termijn is te realiseren. Het spreekt voor zich dat niet kan worden volstaan met enkel een aanpassing van artikel 1.16 van het BVIE – bij dat artikel wordt het toepassingsgebied BVIE omschreven – aangezien BES bijvoorbeeld geen deel zal uitmaken van de Europese Unie. Daarom is ervoor gekozen om de Merkenlandsverordening 1995 om te zetten in een Wet merken 1995 BES.

Opgemerkt wordt dat op de Nederlandse Antillen thans geen bescherming van tekeningen of modellen bestaat. Voor Nederland in Europa geldt het BVIE, dat zowel betrekking heeft op merken als tekeningen en modellen. Het Koninkrijk der Nederlanden is lid van de Wereldhandels- organisatie en partij bij de TRIPS-overeenkomst voor zover het betreft Nederland en de Nederlandse Antillen. In artikel 25 van de TRIPSovereenkomst wordt bepaald dat de Verdragsluitende en nadien toegetreden staten voorzien in de bescherming van onafhankelijk vervaardigde tekeningen en modellen van nijverheid die nieuw of oorspronkelijk zijn. Zonder regeling van de bescherming van tekening of modellen zou Nederland dus in strijd handelen met de TRIPS-overeenkomst. Het behoeft geen betoog dat het streven erop is op afzienbare termijn in deze lacune te voorzien.

Tenslotte wordt de aandacht erop gevestigd dat in een groot aantal artikelen van deze wet (zie de artikelen 7 tot en met 11, 17 tot en met 19, 25, 40 en 41) melding wordt gemaakt van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, (het Protocol bij) de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken en de Overeenkomst van Nice. Feitelijke inwerkingtreding van deze artikelen hangt uiteraard af van het tijdstip waarop BES tot die genoemde verdragen zijn toegetreden.

Onderdeel A

De aanpassingen onder 1 en 2 zijn van strikt technische aard. Onder 3 is Hoofdstuk V. Overgangsrecht uitgezonderd van de technische aanpassing, aangezien het overgangsrecht ook gevolgen heeft voor de door Curacao en Sint Maarten op te stellen landsverordeningen (zie onderdeel H en de toelichting daarop).

Onderdelen B en D (artikelen 1 en 10, tweede lid)

Naar het zich thans laat aanzien zal niet op elk BES-eiland een regionaal service centrum worden opgericht. Om de inwoners van het BES-eiland of de BES-eilanden waar niet zo’n centrum is opgericht te faciliteren kunnen door de Minister van Economische Zaken ook hulpbureaus worden aangewezen die geen kantoor houden aan het regionaal service centrum. Alle hulpbureaus hebben een loketfunctie.

Onderdeel F (artikel 15)

Dit artikel dient te vervallen omdat regels omtrent verplichte vertegenwoordiging, erkenning en inschrijving niet aansluiten bij het in Nederland vigerende systeem.

Onderdeel G (artikel 25)

Artikel 2 van de Merkenlandsverordening (P.B. 1961, 191) waarnaar wordt verwezen in artikel 25, vierde lid, is, op een enkele redactionele aanpassing, integraal overgenomen en als een nieuw zevende lid aan artikel 25 toegevoegd.

Onderdeel H (artikel 29)
Deze bepaling is met het oog op uitvoerbaarheid enigszins aangepast.

Onderdelen I en J (Hoofdstuk V. Overgangsrecht)

Artikel 42 wordt voor de merken die op grond van de Merkenlandsverordening 1995 zijn gedeponeerd voor het gebied dat de Nederlandse Antillen omvat, een overgangsrechtelijke regeling getroffen. Naar aanleiding van het tweede lid wordt, wellicht ten overvloede, opgemerkt dat een bevestigend depot had moeten geschieden volgens de geëigende procedure. Het beëindigen van de Merkenlandsverordening 1995 heeft uiteraard ook consequenties voor de landen Curac¸ao en Sint Maarten. Deze landen zullen net als de BES elk een nieuwe landsverordening moeten vaststellen met een vergelijkbare overgangsrechtelijke regeling. De artikelen 44 tot en met 46 zijn uitgewerkt en kunnen vervallen.

Lees hier meer.

Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd: Het op 27 maart 2006 te Singapore tot stand gekomen Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht (met reglement en bijlagen) (Trb. 2007, 23). Brief van de minister van Buitenlandse zaken.

“Met het onderhavige verdrag wordt het Verdrag van 1994 geactualiseerd, uitgebreid en vereenvoudigd. Daarmee wordt in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de wens van het internationaal werkende bedrijfsleven om de voorwaarden te harmoniseren waaronder een merkregistratie verkregen kan worden. (…) Het Verdrag treedt niet in de plaats van het Verdrag van 1994; het komt er naast.

Een belangrijk uitgangspunt van het Verdrag is dat (…) het ten algemene gaat om de formaliteiten die deze bureaus maximaal mogen verlangen. Zij kunnen dus ook volstaan met een lichter regime.

(…) Hiermee erkent het Verdrag dat merken niet langer beperkt zijn tot twee-dimensionale aanduidingen op producten. De in het Reglement neergelegde Regels vermelden expliciet nieuwe soorten merken, zoals merken bestaande uit hologrammen, bewegende mechanismen, kleuren en merken die uit niet zichtbare tekens bestaan, zoals geluid of smaak. Het Verdrag bevat (thans nog) geen gestandaardiseerde regels over hoe dergelijke merken in merkaanvragen weergegeven moeten worden. Gelet op het veelvuldig gebruik, dat in het bijzonder de industrie van merkartikelen maakt van licenties, is in het Verdrag voorzien in bepalingen met betrekking tot verzoeken tot het vastleggen van licenties en voor wijziging van of doorhaling van vastgelegde licenties.

Het Verdrag introduceert verplichte redresmaatregelen voor de procedures voor de merkenbureaus met het oog op het verzachten van de gevolgen van procedurele fouten, met name het niet voldoen aan gestelde termijnen, die, ingeval zij niet hersteld zouden worden, de betreffende merkrechten zouden kunnen schaden.

Het Verdrag is getoetst aan de Europese dienstenrichtlijn.  Gebleken is dat de voorschriften opgenomen in het Verdrag niet binnen het bereik van de dienstenrichtlijn vallen (…).Voor zover het de regeling betreft van merkgemachtigden, geldt het BVIE. Dat verdrag is getoetst aan de dienstenrichtlijn en is daaraan verenigbaar bevonden.

Lees de brief hier. Verdrag hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 19 juni 2009, KG RK 09-1621, Aulbach Lizenz AG c.s.

Merkenrecht. Kleding afkomstig van ex-licentienemer, zonder toestemming in de EER in het verkeer gebracht. “2.2. De overgelegde producties bieden voldoende grondslag voor het voorlopig oordeel dat kostuums onder het Gemeenschapsmerk DANIEL HECHTER zonder toestemming van verzoeksters in de EER zijn gebracht zijn verhandeld en door gerekwestreerden dreigen verder te worden verhandeld. De inbreuk op het merk Daniel Hechter is dan ook aannemelijk en dit rechtvaardigt het onder 1 gevorderde verbod.

2.3. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor verzoeksters zal veroorzaken.” [Gederfde inkomsten en reputatieschade- IEF]

Lees de beschikking hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 24 juni 2009, HA ZA 09-589, General Biscuits België N.V. c.s. tegen  Hoppe Food Group B.V.

Bevoegdheidsincident. Merkenrecht en auteursrecht TUC-koekjes: "4.1. Vooropgesteld moet worden dat voor de vaststelling van de relatieve bevoegdheid van de rechtbank de stellingen van General Biscuits in de dagvaarding maatgevend zijn, zulks ongeacht of deze stellingen feitelijk juist zullen blijken te zijn. Onjuistheid van de stellingen leidt niet tot onbevoegdheid van deze rechtbank maar tot afwijzing van de vorderingen van General Biscuits. General Biscuits heeft in de dagvaarding gesteld dat Hoppe inbreuk maakt op de aan haar toekomende Gemeenschaps- en Beneluxmerkrechten.

Met inachtneming van het vorenstaande en gelet op de vestigingsplaats van Hoppe in Nederland (Reusel) is deze rechtbank krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmerk kennis te nemen. De bevoegdheid van deze rechtbank om ook van de vorderingen gebaseerd op de naar gesteld aan General Biscuits toekomende Beneluxmerken en op de gestelde slaafse nabootsing kennis te nemen, berust op verknochtheid van deze vorderingen aan de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmerk. De exceptie van onbevoegdheid moet dan ook worden verworpen."

Lees het vonnis hier.

Benelux Gerechtshof, 26 juni 2009, zaak A 2008/1, JTEKT Corporation Ltd tegen Jacobs Trading N.V. & BBIE .

Merkenrecht. Prejudiciële vragen Hof van Beroep Brussel m.b.t. oppositieprocedure. BBIE laat oppositie ‘ verder buiten behandeling’, omdat na verstrijken verlenging door partijen geen argumenten of stukken zijn ingediend.

De beslissing “buiten behandeling te laten” genomen door het BBIE moet beschouwd worden als een beslissing waartegen hoger beroep kan worden ingesteld. Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten genomen worden. Indien een beslissing tot verder buiten behandeling laten door het hof van beroep wordt vernietigd, dan dient dat hof aan de opposant gelegenheid te bieden tot nadere onderbouwing van zijn oppositie en zulks met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.

1. In de procedure van hoger beroep tegen een beslissing van het BBIE inzake oppositie kan de BOIE of het BBIE niet als partij in de procedure worden betrokken, ook niet in het kader van een vordering tot gemeenverklaring.

2. Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement strijdt niet met artikel 2.16.1, 2.16.3 en 2.16.4 BVIE.

3. Regel 1.17.1.c van het Uitvoeringsreglement is verenigbaar met de verdragsbepalingen in zoverre het “buiten behandeling laten” instelt als sanctie wegens de niet-mededeling van argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie.

4. De beslissing “buiten behandeling te laten” genomen door het BBIE moet beschouwd worden als een beslissing waartegen hoger beroep kan worden ingesteld volgens artikel 2.17.1 BVIE wanneer vaststaat dat het BBIE de oppositie niet alsnog nader in aanmerking zal nemen.

5. De bepaling dat de partijen zich bij verzoekschrift kunnen wenden tot een van de in artikel 2.17.1 BVIE genoemde rechtsinstanties verzet er zich niet tegen dat een vordering tot vernietiging op een andere wijze wordt ingeleid indien het nationale procesrecht die wijze van indiening toelaat.

6. Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten genomen worden. Indien een beslissing tot verder buiten behandeling laten door het hof van beroep wordt vernietigd, dan dient dat hof aan de opposant gelegenheid te bieden tot nadere onderbouwing van zijn oppositie en zulks met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.

Lees het arrest hier.