Merkenrecht  

HR Conclusie A-G 4 novermber 2022, IEF 21068, RB 3715; 21/04768 (Coty tegen Easycosmetic) Zie [IEF 20184] en [IEF 19102]. De vraag is of Easycosmetics gebruik van verzenddozen met daarop afgebeeld 80 verschillende merken, waaronder de merken Jil Sander en Davidoff waarvan Coty licentiehouder is, een gegronde reden voor Coty vormt om zich te verzetten tegen dit gebruik van die merken op de verzenddozen. De rechtbank oordeelde dat dit het geval was en zag in dit advertentiegebruik een omdat Easycosmetic daarmee de suggestie wekt dat er een economische band bestaat tussen haar en de merkhouder. Het hof heeft geoordeeld dat dit geen gegronde reden oplevert voor de merkhouder om zich tegen verdere verhandeling van de merkproducten te verzetten en dat dus sprake is van uitputting. Hiertegen wordt in cassatie opgekomen door Coty. A-G Van Peursem concludeert tot verwerping van het beroep omdat er hier, kort gezegd, sprake is van uitgeputte waar.

HvJ EU 27 oktober 2022, IEF 21062, IEFbe 3566; C‑197/21, ECLI:EU:C:2022:834 (SodaStream tegen MySoda) SodaStream produceert en verkoopt bruiswatertoestellen waarmee consumenten koolzuurhoudend water en koolzuurhoudende dranken met een smaakje kunnen bereiden uit leidingwater. SodaStream is houder van de Uniemerken en nationale merken SODASTREAM en SODA-CLUB. MySoda verkoopt in Finland onder het merk MySoda bruiswatertoestellen in verpakkingen die doorgaans geen kooldioxidefles bevatten. Sinds juni 2016 biedt MySoda in Finland flessen afgevuld met kooldioxide aan, die compatibel zijn met zowel haar eigen bruiswatertoestellen als die van SodaStream. Sommige van deze flessen werden aanvankelijk door SodaStream in de handel gebracht. SodaStream vordert vaststelling dat MySoda inbreuk maakt op haar merkenrechten. Uiteindelijk komt de zaak bij de Korkein oikeus (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Finland), die stelt een viertal prejudiciële vragen aan het Hof. De verwijzende rechter wenst met zijn vier vragen in wezen te vernemen of, en onder welke voorwaarden, de houder van een merk die in een lidstaat waren op de markt heeft gebracht die zijn bestemd om meermaals te worden hergebruikt en te worden nagevuld zich kan verzetten tegen verdere verhandeling van die waren in die lidstaat door een wederverkoper die de flessen heeft nagevuld en het etiket met het oorspronkelijke merk heeft vervangen door een andere etikettering, doch daarbij het oorspronkelijke merk op die waren zichtbaar heeft gelaten. Het Hof oordeelt dat de merkhouder zich in een dergelijke situatie niet tegen de wederverkoper kan verzetten, mits die nieuwe etikettering bij consumenten niet de onjuiste indruk wekt van het bestaan van een economische band tussen de wederverkoper en de merkhouder. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, aan de hand van de vermeldingen op de waar en op de nieuwe etikettering ervan, alsmede tegen de achtergrond van de distributiepraktijken in de betrokken sector en de mate waarin de consumenten op de hoogte zijn van deze praktijken.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 20 oktober 2022, IEF 21061; ECLI:NL:RBAMS:2022:5997 (De Nederlandsche Bank tegen DNCB) Het Beneluxmerk 'DNB' is geregistreerd ten behoeve van De Nederlandsche Bank. DNCB heeft een vestiging in Amsterdam en in Litouwen, die beide betrokken zijn in de procedure. De voorzieningenrechter oordeelt dat DCNB inbreuk maakt op het Beneluxmerk van DNB en gebiedt DCNB gebruik van elke aanduiding waarin 'DCNB' het hoofdbestanddeel is, te staken. Ook moet DCNB op haar websites een rectificatie op last van de rechter plaatsen.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2022, IEF 21058; ECLI:NL:RBAMS:2022:6133 (Red Bull tegen The Bulldog) Bij arrest van 14 maart 2017 heeft het gerechtshof Den Haag het vonnis van de rechtbank Amsterdam bekrachtigd waarin is geoordeeld dat er onvoldoende overeenstemming is tussen Red Bull en Bulldog [IEF 16652]. Op 26 september 2022 heeft The Bulldog bij de voorzieningenrechter van rechtbank Amsterdam verlof gevraagd om conservatoir derdenbeslag ten laste van Red Bull te mogen leggen voor de schade die zij stelt te hebben geleden door de, in haar visie, onrechtmatige tenuitvoerlegging van het arrest van het Hof Amsterdam. Het gevraagde verlof is nog dezelfde dag verleend. De vordering van The Bulldog is daarbij begroot op € 49 miljoen inclusief rente en kosten. Red Bull vordert opheffing van het beslag, de voorzieningenrechter wijst dit af.

Rb Den-Haag 19 oktober 2022, IEF 21048, IEFbe 3564; ECLI:NL:RBDHA:2022:10739 (Bokmerk tegen gedaagden) Bokmerk houdt zich bezig met de verkoop van aluminium panelen. Gedaagden 1 en 2 zijn een echtpaar dat een tijd lang middels een licentieovereenkomst exclusief gerechtigd om de Bokmerk-producten binnen het overeengekomen licentiegebied (België) voor eigen rekening en risico te verkopen. De licentieovereenkomst bevat onder meer een verbod om na het einde van die overeenkomst gebruik te  maken van de intellectuele eigendomsrechten en knowhow van Bokmerk, een geheimhoudingsbeding en een non-concurrentiebeding van één jaar na het einde van de overeenkomst. Per 1 maart 2021 is de licentieovereenkomst beëindigd, gedaagden 1 en 2 hebben een nieuwe onderneming opgezet. Gedaagde 3 is een vriend van hen die helpt bij de onderneming. Ook gedaagde 3 heeft in het verleden met Bokmerk samengewerkt. Bokmerk vordert van de 3 gedaagden onder meer dat zij de inbreuk op de IE-rechten van Bokmerk staken. Bokmerk wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen jegens gedaagde 3 omdat gedaagde 3 onder bewind is gesteld. De rechtbank oordeelt ten aanzien van de vorderingen jegens gedaagden 1 en 2 dat de licentieovereenkomst niet geschonden wordt. Verder oordeelt de rechtbank dat er geen sprake is van onrechtmatige daad, slaafse nabootsing en gebruik van beschermde knowhow. Evenwel is er geen schending van de handelsnaam-, merken- en auteursrechten van Bokmerk.

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 oktober 2022, IEF 21041; C/09/632874 / KG ZA 22-681 (William Djoko tegen DJOKO) Djoko en gedaagde zijn beiden DJ op het gebied van elektronische muziek. Djoko is sinds 2006 actief met gebruikmaking van combinaties van zijn eigen naam als artiestennaam, te weten Kouam Djoko, William Kouam Djoko, William Djoko en Djoko. Gedaagde heeft zich in de periode rond maart 2020 zijn muziekproducties onder de naam DJOKO online geprofileerd, zodanig dat een aantal muziekplatforms hem als nieuwe ontdekking aanmerkte. Op 9 juni is het Uniewoordmerk William Djoko geregistreerd. Op 23 juni 2021 heeft Djoko gedaagde voor de tweede keer per e-mail gevraagd om, gelet op de toenemende verwarring, de inbreuk op zijn rechten te stoppen. Gedaagde heeft dit verzoek afgewezen. Djoko vordert dat de voorzieningenrechter gedaagde veroordeelt inbreuk op Djoko’s rechten met betrekking tot het onderscheidingsteken ‘Djoko’ te staken. In reconventie vordert gedaagde Djoko het gebruik van de naam ‘DJOKO’ te staken. De voorzieningenrechter wijst de conventionele vordering van Djoko toe op grond van verwarringsgevaar, de vordering in reconventie wordt afgewezen.

Gerecht EU 19 oktober 2022, IEF 21036, IEFbe 3559; ECLI:EU:T:2022:643 (Greenwich Polo Club tegen EUIPO) Op 8 februari 2018 heeft Greenwich Polo Club bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een EU-merk ingediend. Op 29 maart 2018 is hiertegen oppositie ingesteld omdat op 14 november 2017 het EU-woordmerk Beverly Hills Polo Club is ingeschreven voor soortgelijke waren of diensten. De oppositie is gedeeltelijk toegewezen, Greenwich Polo Club is hiertegen in beroep gegaan bij het EUIPO. Het EUIPO heeft dit beroep verworpen wegens verwarringsgevaar bij de conflicterende merken. Het Hof oordeelt dat er verwarringsgevaar is omdat er sprake is van visuele en fonetische overeenstemming van tekens voor soortgelijke waren of diensten. De vordering van Greenwich Polo Club wordt afgewezen.

Vzr. Rechtbank Den Haag 19 oktober 2022, IEF 21034; C/09/633991 / KG ZA 22-753 EAM/EB (Puma tegen Brooks) Kort geding. Puma en Brooks maken allebei hardloopschoenen met stikstof in de tussenzool. De geïnjecteerde stikstof bepaalt (in ieder geval voor een groot deel) de demping die de schoen biedt. Het Engelse woord voor stikstof is nitrogen. Nitro is een gangbare afkorting voor nitrogen, zoals ook is geoordeeld door het EUIPO. In maart 2021 heeft Puma de hardloopschoen NITRO op de markt gebracht. Kenmerkend voor deze schoenlijn is dat stikstof is geinjecteerd in de tussenzool van de schoen. Deze techniek wordt ook door andere fabrikanten van sportschoenen gebruikt, waaronder Brooks. De vorderingen van Puma die zijn gebaseerd op een dreigende inreuk op een Uniemerk worden afgewezen. Onder meer omdat Brooks 'nitro' niet gebruikt als merk maar om een kenmerk van haar schoenen te beschrijven.

Hof Amsterdam 11 oktober 2022, IEF 21033; ECLI:NL:GHAMS:2022:2873 (appellant tegen geïntimeerden) Appellante is in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 12 augustus 2021 [zie IEF 20178]. In 2004 heeft appellante een franchise-concept opgezet. Franchisenemers konden een broodjeszaak uitbaten met gebruik van handelsnaam en logo in ruil voor een periodieke afdracht. Appellante en geïntimeerden zijn het niet eens over wat precies onder de franchise overname valt. Uiteindelijk heeft appellante iedere samenwerking met gedaagden beëindigd en voor zover noodzakelijk alle gebruiksrechten op het logo, het merk en de handelsnaam beëindigd. Geïntimeerden hebben aan appellante meegedeeld dat partijen nimmer een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Tot op heden maken zij gebruik van het logo en de handelsnaam. Appellante vordert in hoger beroep geïntimeerden te veroordelen de inbreuk op haar merkrecht te staken en gestaakt te houden. Het hof wijst de vordering niet toe omdat er onvoldoende aanleiding is om aan te nemen dat appellant het gebruiksrecht heeft mogen beëindigen.

HvJ EU 13 oktober 2022, IEF 21032, IEFbe 3558; C‑355/21, ECLI:EU:C:2022:791 (Perfumesco tegen Procter & Gamble) Procter & Gamble is een producent van parfumerieproducten. Door middel van een verleende licentieovereenkomst had zij het uitsluitende recht om het Uniewoordmerk HUGO BOSS te gebruiken. HUGO BOSS stelt aan de door haar erkende verkopers gratis productmonsters ter beschikking zodat klanten deze kunnen testen. Perfumesco is via een webwinkel actief als groothandelaar in parfumerieproducten. Zij biedt regelmarig productmonsters te koop aan die voorzien zijn van het merk HUGO BOSS, met de mededeling dat deze monsters zich qua geur niet van het gewone product onderscheiden. De zaak komt uiteindelijk bij de verwijzende rechter in kwestie, de Sąd Najwyższy (hoogste rechterlijke instantie in burgerlijke en strafzaken, Polen). Er bestaat onuidelijkheid over de vraag of de productmonsters vernietigd moeten worden. De Sąd Najwyższy verzocht het Hof een prejudiciële beslissing beslissing te nemen over of art. 10, lid 1 richtlijn 2004/48 aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de uitlegging van een nationale bepaling volgens welke een beschermende maatregel niet kan worden toegepast op goederen die zijn vervaardigd en voorzien van een Uniemerk met toestemming van de merkhouder, maar die zonder zijn toestemming in de handel zijn gebracht in de EER. Het Hof oordeelt dat artikel 10 lid 1 richtlijn 2004/48 zich inderdaad hiertegen verzet. Art. 10 lid 1 richtlijn 2004/48 beperkt zich in de toepassing van beschermende maatregelen niet tot bepaalde vormen van een inbreuk op een IE-recht.