Merkenrecht  

Met betrekking tot het woordmerk Pointer oordeelt de voorzieningenrechter dat het merk een relatief zwak onderscheidend vermogen heeft, omdat is aangetoond dat vele andere ondernemingen zijn met het teken Point in de naam en ook de naam Fietspunt als handelsnaam veelvuldig wordt gebruikt. De daarop volgende vaststelling van de voorzieningenrechter “Dat dit woord door intensief gebruik (inburgering) alsnog onderscheidend vermogen heeft verworven (artikel 2.28 lid 2 BVIE), is gesteld noch gebleken”, suggereert na de vaststelling van het zwakke onderscheidend echter dat er geen sprake is van onderscheidend vermogen, mede omdat ook in volgende overwegingen wordt gesteld dat het er bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van overeenstemming om gaat of het door Point Bike gebruikte teken overeenstemt met het woord(beeld)merk van Pointer en daarnaast of er verwarringsgevaar bestaat tussen het woord(beeld)merk ‘Pointer’ en het teken ‘Point’.

Het door Point Bike gebruikte teken en het woord(beeld)merk van Pointer worden aangemerkt als overeenstemmend, mede op grond van de dominerende rode punt. De aangewezen waren, fietsen en fietsonderdelen, zijn complementair. De slotsom is dan ook “dat het gevaar bestaat dat het relevante publiek Pointer zal associëren met Point-producten van Point Bike. Daardoor kan er ook dusdanige verwarring bestaan over de herkomst van de waren van Pointer, dat de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende en gemiddelde consument kan menen dat die waren afkomstig zijn van Point Bike.”

Een laatste verweer van rechtsverwerking wordt gepasseerd, nu Pointer voldoende aannemelijk gemaakt heeft niet van de verhandeling van Point-producten vóór 2006 op de hoogte te zijn geweest.

Ook de handelsnamen van gedaagde en de domeinnaam pointbike.nl worden als inbreukmakend aangemerkt en de vordering van Pointer worden grotendeels toegewezen. Point Bike wordt eveneeens veroordeeld tot betaling van de werkelijke proceskosten van Pointer (€7.728,03).

Lees het vonnis hier.

“4.7. Het hof kan Scapa niet volgen in haar stelling, dat Adidas met haar vordering kennelijk beoogt een monopolie te verwerven op het gebruik van strepen voor sportieve kleding. Het moge zo zijn dat, naar Scapa aanvoert, het gebruik van strepen op (sport-)kleding wijd en zijd gebruikelijk is. Waar het hier echter om gaat is, of het aangevallen teken, zoals dat door Scapa in de vorm van twee strepen is gebruikt, zo dicht tegen het bekende 3 strepenmerk van Adidas aanligt dat door dat gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk van Adidas. Deze restrictie laat de mogelijkheid van het aanbrengen van strepen op (sport )kleding in het algemeen, waarop Adidas naar zij ook erkent geen monopolie heeft, onverlet. Naar het voorlopig oordeel van het hof komt aldus het door Scapa ingeroepen algemene belang tot vrijhouding van gebruikelijke decoratieve elementen, door partijen ook wel aangeduid als het “Freihaltebedürfnis”,hier niet in de knel.

4.8. Bij de beoordeling van de door Adidas gestelde gelijkenis moet uitgegaan worden van het 3 strepenmerk zoals dat is gedeponeerd en het teken zoals dat door Scapa wordt gebruikt. Daarbij zijn derhalve in aanmerking te nemen de in het depot vermelde, hiervoor onder 4.1 sub a weergegeven specifieke kenmerken die in hun onderling verband bepalend zijn voor het uiterlijk en het onderscheidend vermogen van het merk van Adidas. Behalve door de drie door Scapa genoemde kenmerken wordt het 3 strepenmerk tevens hierdoor gekenmerkt dat de strepen van gelijke breedte zijn, van elkaar gescheiden door tussenruimten die nagenoeg dezelfde breedte hebben als de strepen, en dezelfde kleur hebben die contrasteert met de kleur van de onderliggende kleding.

4.10. Met de grieven VIII, IX en X, die eveneens gezamenlijk zijn toegelicht, bestrijdt Scapa het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van een met het merk overeenstemmend teken. Volgens Scapa is hiermee voorbijgegaan aan het feit dat het meest kenmerkende van het 3-strepenmerk van Adidas is, dat het uit drie strepen bestaat. Omdat het om een bekend merk gaat zal het relevante publiek dit specifieke kenmerk weten te reproduceren en zal het bij beschouwing van andere streepmotieven onmiddellijk zien hier niet met het Adidas–merk te maken te hebben, aldus Scapa.

4.11. Zoals reeds werd overwogen, zijn bij de vergelijking alle voornoemde specifieke kenmerken van het Adidas-merk in aanmerking te nemen. Het gaat hierbij om de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen. Scapa heeft niet betwist dat zij, zoals het hof ook zelf heeft waargenomen bij aanschouwing van de ter zitting getoonde kleding, alle genoemde kenmerken van het Adidas-merk heeft toegepast in het door haar gehanteerde strepenmotief met als enige verschil dat zij twee strepen gebruikt in plaats van drie. Voor het aannemen van overeenstemming in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE volstaat, dat het relevante publiek een verband legt tussen het bekende merk van Adidas en het twee-strepenteken van Scapa. Het hof acht voldoende aannemelijk dat dit zich hier voordoet. Het tevens aangebrachte maar weinig opvallende Scapa-beeldmerk maakt dit niet anders. Dat het publiek een verband legt als hier bedoeld wordt in voldoende mate ondersteund door de gerapporteerde resultaten van het Ivomar-onderzoek. De kritische evaluatie hiervan door prof. Wagenaar brengt het hof vooralsnog niet tot een ander oordeel. Het feit dat de respondenten zeer vaak Adidas zeggen tegen kleding met drie strepen, en veel minder vaak tegen kleding met twee strepen, laat onverlet dat door een significant gedeelte van het onderzochte publiek (38%) het bedoelde verband juist wel wordt gelegd. De grieven VIII, IX en X falen derhalve.

4.12. Met de grieven V, VI en VII komt Scapa op tegen de verwerping van haar betoog, dat zij de strepen op haar kleding louter als versiering heeft aangebracht en niet als merk. Ook deze grieven falen. Het gaat er om, of de strepen geschikt zijn als herkomstaanduiding en of zij aldus door consumenten in verband kunnen worden gebracht met de producent van kleding als die van Adidas. Met juistheid heeft de voorzieningenrechter overwogen dat het er niet om gaat wat het publiek denkt over de motieven van de producent, maar om de vraag hoe en op welke wijze het teken feitelijk in het economisch verkeer is gebruikt. De uitkomsten van het Ivomar-onderzoek wijzen er op, dat (een niet te verwaarlozen deel van) het publiek de strepen als een merk ervaart. Onder deze omstandigheden is geen plaats voor het verweer van Scapa dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van twee strepen op de wijze als door haar gedaan, nu dit strepengebruik niet als louter decoratief is te beschouwen. Dit brengt mee dat ook grief XIII faalt.

4.13. Op grond van het vooroverwogene acht het hof voorshands voldoende aannemelijk dat door het gebruik van het twee-strepenteken, zoals door Scapa toegepast, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Adidas-merk, in die zin dat dit gebruik leidt tot verwatering van de onderscheidende kracht van de bekende Adidas-strepen. Adidas heeft genoegzaam aangetoond stelselmatig tegen inbreuk op haar strepenmerk te hebben opgetreden. Dat zij daarbij mogelijk een enkel geval over het hoofd heeft gezien, zoals bijvoorbeeld indertijd de kleding van Reebok, is onvoldoende om haar te verwijten dat zij die verwatering zelf heeft bevorderd. Ook de grieven XI en XII falen derhalve.

Lees het arrest hier.  

“5.2. Zolang die nadere afspraken niet zijn gemaakt, dient geen van partijen handelingen te verrichten die de vennootschap (kunnen) schaden. In dit kader is de vordering om gedaagden te veroordelen de patronen aan de vennootschap terug te geven toewijsbaar (evenals de daarmee samenhangende vorderingen als weergegeven onder (2) en (3) van 3.1.) Voorshands is immers aannemelijk dat de (intellectuele) eigendom van die patronen bij de vennootschap rust, gezien hetgeen hierover in de overeenkomst is opgenomen (in de artikelen 2.1.8 en 3.3) en gezien het feit dat de ontwerper van die patronen ([gedaagde sub 1]) bij de vennootschap in loondienst was. Blijkens de stellingen van partijen vertegenwoordigen de patronen een waarde in geld en zij zullen dus moeten worden verdeeld bij het uiteengaan van partijen. Dit heeft voorshands tot gevolg dat het House of Avelon als aandeelhouder van de vennootschap niet vrijstaat de patronen die de vennootschap toebehoren vóórdat de samenwerking definitief wordt beëindigd te gelde te maken om zodoende een deel van haar investering terug te verdienen. De vordering tot afgifte van de patronen is niet te onbepaald om te kunnen worden toegewezen aangezien onder punt 14 van de dagvaarding voldoende duidelijk is omschreven welke papieren patronen het betreft. Aan het verweer van [gedaagde sub 1] dat de patronen die hij heeft meegenomen zijn persoonlijk eigendom waren, wordt, gezien het bovenstaande, voorbijgegaan. De aan de veroordeling te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

5.3. Aangezien onder de tussen partijen te verdelen (of over te nemen) activa eveneens de merknaam [.] [GEDAAGDE SUB 1] behoort, hebben gedaagden er belang bij dat het door hen gelegde beslag op die merknaam blijft rusten. House of Avelon heeft immers te kennen gegeven dat zij ook de merknaam te gelde wil maken om zodoende een deel van haar investeringen terug te verdienen. House of Avelon is hiertoe voorshands niet bevoegd omdat niet kan worden uitgesloten dat Abelina Holding met succes een beroep zal kunnen doen op artikel 8 van de overeenkomst en op die grond de merknaam zal verwerven. Opheffing van het beslag zou ertoe kunnen leiden dat Abelina Holding als medeaandeelhouder buiten spel wordt gezet. De vordering tot opheffing van het beslag op de merknaam zal dan ook worden afgewezen. De in dit kader ingestelde subsidiaire vordering zal eveneens worden afgewezen omdat een conservatoir beslag tot afgifte van een goed niet wordt gelegd ter verzekering van een geldvordering en derhalve niet tegen zekerheidsstelling kan worden opgeheven.”

Lees het vonnis hier. Gedaagde is inmiddels een nieuw label begonmne onder de naam Atelier PRC.

De rechtbank stelt vast dat Tel Sell inbreuk heeft gemaakt op het Gemeenschapsmodel van Actervis c.s. De Tel Sell Sauna Belt is nagenoeg identiek aan het Gemeenschapsmodel van Actervis c.s. en geeft derhalve geen andere algemene indruk. De inbreuk op de merken kan volgens de rechtbank niet worden vastgesteld op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMerkVo, respectievelijk 2.20 lid 1 sub a BVIE, aangezien het door Tel Sell gebruikte V Velform- teken  niet identiek is aan het V Velform-merk zoals Actervis dat heeft laten inschrijven. De verschillen tussen beide tekens zijn niet dermate onbeduidend dat gesproken kan worden van een teken dat gelijk is aan het merk. De merkinbreuk wordt dan ook aangenomen op grond van artikel 9 lid 1 sub b GMerkVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE.

“4.9. De aanspraak op auteursrechtelijke bescherming met betrekking tot de verpakking is gegrond. De vormgeving van de verpakking, in het bijzonder de keuze van de kleuren, de vlakverdeling en de poses en plaatsing van de figuren op de verpakking, getuigt van een zeker eigen, oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker. Niet in geschil is dat Tel Sell deze aspecten van de vormgeving één-op-één zonder toestemming van Actervis c.s. heeft gekopieerd, zodat er wat de verpakking betreft onmiskenbaar sprake is van een onrechtmatige verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet.” Ook het promotiemateriaal en de gebruiksaanwijzing zijn letterlijk door Tel Sell gekopieerd. Deze “andere geschriften” worden beschermd op grond van artikel 10 lid 1 onder 1° van de Auteurswet. De vorderingen die specifiek betrekking hebben op het auteursrecht ten aanzien van de sauna belt en de merken worden door de rechtbank afgewezen, omdat Actervis c.s. niet, althans onvoldoende, heeft aangevoerd dat zij een specifiek, van het modellen- en merkenrecht te onderscheiden belang heeft bij het beroep op het auteursrecht met betrekking tot de sauna belt en de merken.

Tel Sell betoogt tevergeefs dat er geen grond is voor het verbod op het gebruik van het Gemeenschapsmodel, respectievelijk de Gemeenschapsmerken, nu zij de verhandeling van de inbreukmakende producten direct zou hebben gestaakt nadat Actervis c.s. beslag had gelegd. De rechtbank merkt op, mede aan de hand van het HvJ EG-arrest Nokia-Wärdell, dat het enkele staken van de verhandeling geen grond kan zijn voor afwijzing van een verbod. “4.16 Daar komt bij dat de overige omstandigheden van het geval het belang van een verbod in deze zaak juist onderstrepen. Ten eerste gaat het naar het oordeel van de rechtbank om een ernstige, want moedwillige inbreuk. Ten tweede heeft Tel Sell die inbreuk niet vrijwillig beëindigd, maar als gevolg van een door Actervis c.s. gelegd beslag. Vervolgens heeft Tel Sell de inbreuk uitdrukkelijk ontkend en betoogd dat Actervis c.s. de “vermeende inbreuk” aan zichzelf te wijten zou hebben. Ten derde bestaat er een reële dreiging van herhaalde inbreuk.(…).” Dat laatste aangezien Tel Sell 12.000 sauna belts heeft besteld bij Tel Sell Antilles, waardoor niet kan worden uitgesloten dat die producten alsnog op de markt komen. De rechtbank wijst het verbod toe voor de gehele Europese Unie.

De flagrante inbreuk door Tel Sell op de rechten van Actervis c.s. heeft vergaande gevolgen.  De rechtbank gaat uitvoerig in op de diverse (neven)vorderingen en wijst deze nagenoeg allemaal toe: Vernietiging van de Tel Sell Sauna Belts, Recall, Rectificatie, Schadevergoeding door winstderving, Schadevergoeding wegens waardevermindering van de rechten van Actervis c.s. en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.

Alle vorderingen in reconventie, waaronder het verbod tot het doen van negatieve uitlatingen over Tel Sell door Actervis c.s., worden afgewezen – de rechtbank vindt de uitlatingen juist en daarom niet onrechtmatig.

Lees het vonnis hier.