Merkenrecht  

IEF 2971

Houdt het dan nooit op?

rtv10.gifDiverse media berichten dat regionale tv-zender RTV10 bezwaar maakt tegen de nieuwe naam van Talpa. Vanaf 16 december gaat Talpa toch Tien heten en RTV10 vreest dat er verwarring gaat ontstaan..

Talpa/Tien laat weten een eventuele rechtzaak met vertrouwen tegemoet te zien. “De naam Tien die we al in ons bezit hadden, gaan we gewoon vanaf half december voeren. Daarnaast heeft RTV10 het cijfer 10 in de naam en dat lijkt eerder op TV10, de naam waarvan het SBS-concern eigenaar is, dan op Talpa’s Tien.”

Lees bijvoorbeeld hier meer (Mediacourant.nl). Eerdere berichten hier.

IEF 2968

Damesbroeken (2)

eijsvogels.bmpBijdrage van Frank Eijsvogels (Howrey LLP) over het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Montex/Diesel (lees arrest hier).

"As it has not been argued in the German proceedings that the German court should determine whether the jeans coming from Poland and destined for Ireland qualify as 'goods infringing an intellectual property right' by applying the same criteria used to establish whether a trade mark right would have been infringed in Germany if these jeans would have been manufactured in Germany, and as the ECJ has not taken Article 6(2)(b) of Regulation 3295/94 into consideration in its decision, the decision in Montex/Diesel is not relevant for the meaning of Article 6(2)(b) of Regulation 3295/94 and of Article 10 in conjunction with recital 8 of Regulation 1383/2003. Therefore, the decision of the Supreme Court of 19 March 2004 in Philips/Princo c.s. is still relevant."

Lees hier meer.

IEF 2952

De benaming van een kleur (2)

vicks.bmpGerechtshof Amsterdam, 16 november 2006, Red Bull tegen Procter & Gamble Nederland (Met dank aan Marjolein Bronneman, De Brauw)

Hoger beroep in de zaak tussen Red Bull en Procter & Gamble (zie hier voor het vonnis van de rechtbank). Geen verwarring tussen de hoestbonbon die Vicks onder de naam Red Energy verkoopt en het energiedrankje Red Bull.

"De desbetreffende producten, een frisdrank in blik respectievelijk pastilles in een zakje, verschillen naar hun aard. Wel is er overeenstemming naar hun bestemming en gebruik, nu beide gepresenteerd worden als een functioneel, energie verhogend product. Beide producten bevatten hiertoe, in onderling uiteenlopende concentraties, de grondstoffen cafeïne en taurine, hetgeen op de verpakkingen is vermeld. Er kan derhalve naar het voorlopig oordeel van het hof wel van verwantschap tussen beide producten en daarmee, anders dan de voorzieningenrechter oordeelde, ook van een zekere mate van soortgelijkheid worden gesproken. Te beoordelen is vervolgens de vraag, of dit in het licht van de overige relevante factoren van het geval grond oplevert voor een verbod als door Red Bull gevorderd."

"Red Bull is als (kaal) woordmerk ingeschreven, zodat de vormgeving ervan geen rol speelt bij de vergelijking met het teken Red Energy zoals dat door Procter & Gamble wordt gebruikt. De overeenstemming is beperkt tot het woord Red. Dit woord is enkel de benaming van een kleur waaraan op zich zelf geen of hoogstens een zeer gering onderscheidend vermogen toekomt. Dit geldt ook in relatie tot de 'energieproducten' waarvoor het merk wordt gebruikt, nu de kleur rood in het algemeen als indicatief voor, onder meer, energie kan worden beschouwd. Ook indien in aanmerking wordt genomen dat de woordcombinatie Red Bull een bekend merk is, hetgeen door Procter & Gamble niet wordt bestreden, komt aan het element Red, als kwalificatie van het daaropvolgende zelfstandig naamwoord, geen althans onvoldoende onderscheidend vermogen toe. Weliswaar staat het woord Red in beide combinaties voorop, doch anders dan Red Bull betoogt brengt dit enkele feit op zich zelf niet mee dat het woord Red als het kenmerkende of meest onderscheidende deel moet worden beschouwd. Het hof verenigt zich dan ook met het oordeel van de voorzieningenrechter dat bij globale waarneming van de desbetreffende woordcombinaties door een gemiddelde en normaal oplettende consument het woord Red niet in overwegende mate de aandacht zal trekken."

De grieven falen en het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd. Lees hier het arrest.

IEF 2946

Pro-ces

pro.bmpRechtbank 's-Gravenhage, 16 november 2006, Arfaian Export-Import Handel GmbH tegen Wilbert Jan Paul Marie van Spaendonck.

Weinig opzienbarend vonnis inzake het registreren van een domeinnaam en handelsnaam door een groothandel in strijd met het merk- en handelsnaamrecht van de fabrikant.

Arfaian is producent en leverancier van tennisartikelen. Arfaian heeft in 1989 het woordmerk 'PRO'S PRO' gedeponeerd voor de klasse 18 en 28 en later, in 2006, ook voor klasse 7.

Van Spaendonck heeft een groothandel en postorderbedrijf in tennis- en golfartikelen en verkoopt producten van Arfaian onder het merk PRO'S PRO, voornamelijk bespanmachines, maar ook producten van andere fabrikanten en merken. Van Spaendonck heeft de domeinnamen www.prospro.nl en www.prospro.be op zijn naam laten registreren. De homepagina van www.prospro.nl vermeldt onder meer: “Welkom op de website van Pro's Pro. Wij bieden u vrijwel alles op het gebied van tennis (…). Alle producten op de Pro Pro's website zijn te bestellen via (…) dealer Spaendonck Sport. (…) Klik op de onderstaande link om naar de online webshop te gaan.” Om producten te bestellen dient te worden doorgeklikt naar www.spaendoncksport.nl of www.bestin.nl. Verder heeft Van Spaendonck in het handelsregister de handelsnaam Pro's Pro.nl laten vermelden.

 

Van Spaendonck bestrijdt dat Arfaian een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen. Volgens Van Spaendonck heeft hij in de week waarin de zitting plaatsvond verzocht de handelsnaam in het handelsregister door te halen. Het gebruik van de domeinnaam www.prospro.nl en van de handelsnaam duurt niettemin tot heden voort. Daaruit volgt een spoedeisend belang van Arfaian aan die, naar zij stelt, inbreuk op haar rechten een einde te maken.

Partijen zijn het er kennelijk over eens dat de domeinnamen moeten worden aangemerkt als gebruik van het merk, anders dan ter onderscheiding van waren.

Arfaian meent dat Van Spaendonck door het gebruik van de domeinnamen ongerechtvaardigd voordeel uit het merk van Arfaian trekt. Arfaian stelt terecht dat de consument door de bekendheid met het merk naar de domeinnaam/website www.prospro.nl of www.prospro.be geleid zal worden en vervolgens naar de webwinkels van Van Spaendonck.

Het ongerechtvaardigd karakter van dit voordeel wordt niet weggenomen doordat
Van Spaendonck - op eigen initiatief - in het merk zou hebben geïnvesteerd door daarvoor in Nederland reclame te maken. Evenmin is van belang dat Van Spaendonck zich bereid heeft verklaard de website zodanig aan te passen dat geen verwarring kan ontstaan tussen zijn onderneming en die van Van Spaendonck.

Van Spaendonck beroept zich erop dat Arfaian al jaren weet dat hij de domeinnamen gebruikt en dat Arfaian daarom haar recht heeft verwerkt tegen dat gebruik op te treden. Dit verweer gaat niet op. Rechtsverwerking kan niet worden aangenomen uitsluitend op de grond dat gedurende een zekere periode is nagelaten tegen aantasting van het recht op te treden. De gestelde toestemming is door Arfaian betwist en door Van Spaendonck niet aannemelijk gemaakt. Van die toestemming kan daarom in deze procedure niet worden uitgegaan.

Van Spaendonck heeft gewezen op het belang dat hij heeft bij het behoud van de
domeinnaam www.prospro.nl gezien de omzet die hij daarmee genereert. De
voorzieningenrechter wil dat aannemen, maar dat belang staat aan toewijzing van het gevorderde verbod niet in de weg.

Gelet op het voorgaande moet het gevorderde verbod op het gebruik en de gevorderde overdracht van de domeinnamen www.prospro.nl en www.prospro.be worden toegewezen als hierna vermeld, echter met bepaling van een ruimere termijn.

Lees het vonnis hier.

IEF 2945

Parallelle oppositieprocedures

GvEA 16 november 2006, zaak T 32/04, Lichtwer Pharma AG tegen BHIM
 
Taksen en kosten bij definitieve afwijzing van merkaanvraag in parallelle oppositieprocedures. 
 
Verzoekster heeft bij BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend inzake het woordteken Lyco A. Een drietal opposities zijn ingediend tegen deze merkaanvraag. Queisser Pharma GmbH & Co. doet dat op basis van het oudere merk LYCO PROTECT. Deze oppositie is afgewezen wegens het ontbreken van verwarringsgevaar. Er is geen beroep ingesteld. Laboratoire L. Lafon SA stelt oppositie in op basis van het oudere merk LYOC. Wegens het ontbreken van verwarringsgevaar wordt deze oppositie afgewezen. Medicom Pharma AG slaagt wel in haar oppositie op basis van het oudere merk LYCO Q10, waardoor de inschrijving van het aangevraagde merk word geweigerd. Partijen stellen geen beroep in waarna deze beslissing onherroepelijk is geworden.
 
De kamer van beroep beslist dat verzoekster de taksen en kosten van de oppositieprocedure en van de beroepsprocedure dient te betalen. Verzoekster vordert GvEA BHIM te veroordelen in deze kosten. Het GvEA wijst de vordering toe.

“Om te beginnen staat vast dat de oppositieprocedure die heeft geleid tot de afwijzing van verzoeksters merkaanvraag, berust op andere feiten dan de in casu bij de kamer van beroep aanhangige procedure tussen verzoekster en Laboratoire L. Lafon. Bijgevolg moet bij de beoordeling van het gevaar van verwarring van de conflicterende merken in elk van deze procedures rekening worden gehouden met alle elementen, feitelijk en rechtens, die partijen in elke procedure aanvoeren.”
 
“In deze omstandigheden kan op basis van de toewijzing van een oppositie, waardoor de parallelle procedures weliswaar zonder voorwerp raken, geenszins worden vastgesteld welke partij in deze parallelle procedures in het ongelijk zou zijn gesteld. De vaststelling van de verliezende partij in een bepaalde procedure mag immers alleen berusten op het voorwerp en het feitelijke en juridische kader van die procedure, zoals bepaald door de vorderingen van partijen.”
 
“Zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de gevolgen van een beslissing tot afwijzing van een merkaanvraag, vloeit bovendien uit de beslissing tot toewijzing van een van de tegen deze aanvraag ingestelde opposities geenszins automatisch voort – zoals de bestreden beslissing vooronderstelt – dat de aanvrager van het geweigerde merk wordt verwezen in de kosten van alle eventuele parallelle procedures.”
Lees hier het arrest.

 

IEF 2938

Moedermaatschappij

mogul.bmpRechtbank ‘s-Gravenhage, 15 november 2006, HA ZA 05/3934 (Mogul / Lazu)

Merkoverdracht

Tot 15 juli 2005 was Lasu International B.V. houdster van het gecombineerde Benelux woord/beeldmerk MOGUL BRAND. Echter, een bestuurder van Lasu heeft - buiten het medeweten van de medebestuurder en enig aandeelhouder - een overeenkomst gesloten met Mogul BVBA waarbij het merk tegen betaling aan Mogul werd overgedragen. Op 15 juli 2005 is in het Benelux Merkenregister de betreffende mutatie aangetekend en sindsdien staat het merk te naam van Mogul

Volgens de statuten van Lasu was voor de overdracht enerzijds goedkeuring vereist van de aandeelhouder, terwijl daarvoor anderzijds een bestuursbesluit met volstrekte meerderheid vereist was. Geen van deze statutaire voorschriften is nageleefd. De bestuurder die hiervoor verantwoordelijk was is inmiddels geschorst en ontslagen.

Saillant detail hierbij is dat de ontslagen bestuurder van Lasu de ex-vrouw is van de medebestuurder en enig aandeelhouder. Bovendien werd Mogul vertegenwoordigd door de zoon van deze ex-echtgenoten. Kortom, de moeder heeft zonder dat haar ex-echtgenoot daarvan op de hoogte was tegen betaling het merk MOGUL BRAND overgedragen aan haar zoon.

 

Mogul vordert nu een verbod tot merkinbreuk tegen de afnemers van Lasu (de gedaagden). In reconventie vordert Lasu (als gevoegde partij) primair nietigverklaring van de overeenkomst met Mogul, een bevel tot doorhaling van de mutatie in het Benelux Merkenregister en subsidiair ontbinding van de overeenkomst met Mogul vanwege wanprestatie.

Mogul is niet verschenen ter comparitie zonder daar een steekhoudend te achten reden voor te verschaffen. Haar procureur heeft zich genoodzaakte te zien zich aan de zaak te ontrekken. Zij heeft de eis in reconventie (ook) niet (anderszins) weersproken. Dat heeft volgens de rechtbank gevolgen voor de beoordeling. Op grond van de proceshouding van Mogul als eiseres in conventie, is het gestelde bij antwoord/eis in reconventie van de ex. art. 212 Rv gevoegde partij Lasu als niet weersproken vast komen te staan.

De vordering in conventie van Mogul wordt afgewezen. De vorderingen in reconventie van Lasu worden grotendeels toegewezen. Echter, de gevorderde nietigverklaring is wegens het niet partij zijn van de moeder in deze procedure op grond van art. 3:51 lid 2 BW niet toewijsbaar. Overigens bepaalt de rechtbank dat het vonnis op de voet van 3:300 BW zonodig in de plaats treedt van de medewerking van Mogul – Mogul is immers naar het buitenland vertrokken onder achterlating van een leeg kantoorpand - om tot registratie van de retro-overdracht op naam van Lasu over te gaan. Een dwangsom is dus volgens de rechtbank niet nodig.

Lees het vonnis hier.

 

IEF 2937

Litispendentie

litis.bmpRechtbank 's-Gravenhage, 15 november 2006, Societa' Italiana Calzature tegen Vicini

Bodemprocedure, bevoegdheidsincident, beroep op litispendentie

"In het incident concludeert Vicini tot onbevoegdheid van deze rechtbank wegens litispendentie in de zin van artikel 27 EEX-verordening en subsidiair vraagt zij onder verwijzing naar artikel 28 EEX-verordening aanhouding van deze procedure in Nederland tot onherroepelijke beslissingen zijn gegeven in de procedures in Milaan en in Bologna."
Societa' Italiana Calzature (SIC) dagvaart Vicini vanwege merkinbreuk op het Gemeenschapsmerk ZANOTTI uit 1996. Vicini heeft sinds 2001 een Benelux-beeldmerk. SIC vordert dat het merk wordt nietig verklaart en dat het wordt doorgehaald.

Omdat er twee procedures in Italie aanhangig zijn, waarin een beroep wordt gedaan op een vaststellingsovereenkomst die partijen in 1998 sloten ( Zie r.o. 3.1 voor de inhoud daarvan), concludeert Vicini tot onbevoegdheid van deze rechtbank wegens litispendentie in de zin van artikel 27 EEX-verordening en subsidiair vraagt zij onder verwijzing naar artikel 28 EEX-verordening aanhouding van deze procedure in Nederland tot onherroepelijke beslissingen zijn gegeven in de procedures in Milaan en in Bologna."

Omdat het in de onderhavige zaak draait om de geldigheid van een Beneluxmerk. De rb. overweegt: “Gegeven deze bevoegdheid is er geen grond voor toepassing van de litispendentie regeling van artikel 27 EEX-verordening. In de Nederlandse procedure
gaat het immers om de geldigheid van het Beneluxmerk met nummer 702510. Dit merk wordt in de Italiaanse procedures niet genoemd. Bovendien staat bij voorbaat vast dat ter zake van de onderhavige vordering de Italiaanse rechter geen rechtsmacht heeft.”

Wel wordt de zaak wegens samenhang aangehouden totdat in de eerst aangespannen procedure is beslist. De zaak gaat naar de parkeerrol.

Lees het vonnis hier.

 

IEF 2934

Kapotmaken

Henra.bmpRechtbank Zwolle-Lelystad, 14 oktober 2006, LJN: AZ2193, Henra Aanhangwagens tegen Aanhangcars

Beëindiging dealerschap en merkinbreuk. Met proceskostenveroordeling.

Het dealerschap met gedaagde is in januari 2006 beëindigd. "Op 27 september 2006 heeft gedaagde aan eiseres verzocht om levering van een koprek (aluminium borden voor op de aanhangwagen). Eiseres deelde aan gedaagde mee dat dit onderdeel niet rechtstreeks aan eiseres geleverd kon worden, omdat gedaagde geen dealer meer was van Henra aanhangwagens. Verbolgen over dit antwoord heeft gedaagde aangekondigd dat zij eiseres via internet "kapot zou maken"."

Aanhangcars biedt vervolgens via een advertentie op Marktplaats Henra aanhangwagens aan met aanzienlijke korting en toont op haar homepage de merknaam en het logo van Henra. Aan de sommatie van Henra wordt geen gehoor gegeven.

De rechtbank twijfelt niet: "De vorderingen zijn naar hun aard spoedeisend. Het is voorts zonder meer aannemelijk dat de bodemrechter de vorderingen zou toewijzen. Uit het feitelijke gedrag van gedaagde op haar website www.aanhangcars.nl en uit de door haar op marktplaats.nl geplaatste advertenties, blijkt dat gedaagde op meerdere juridische grondslagen onrechtmatig jegens eiseres handelt."

Naast het merkinbreuk stelt de rechtbank verder nog het volgende: " De vorderingen zijn ook om andere redenen toewijsbaar. Door zich te presenteren als Henra dealer en te adverteren met 150 nieuwe Henra aanhangwagens tegen onwaarschijnlijk lage prijzen - beneden de inkoopprijs die een dealer moet betalen bij eiseres - terwijl van afspraken met eiseres over levering van Henra aanhangwagens geen sprake is - , geeft gedaagde aan potentiële klanten van eiseres die op zoek zijn naar een Henra aanhangwagen via zoekmachines als Google een onjuiste voorstelling van zaken om daaruit ongerechtvaardigd profijt te trekken en schade te veroorzaken voor eiseres. Een potentiële klant die zich meldt wordt door gedaagde doorverwezen naar een ander merk, voor dezelfde of een iets hogere prijs. Deze handelwijze is in strijd met artikel 6:194 BW in verbinding met artikel 6:162 BW. Gedaagde heeft dat overigens ook niet weersproken."

Alle vorderingen worden toegewezen. Aanhangcars wordt veroordeeld in de proceskosten. Tevens dient Aanhangcars binnen drie dagen een rectificatie op haar website te plaatsen (met minimaal lettertype 24, in plaats van het gevorderde minimaal lettertype 32).

Lees het vonnis hier .

 

IEF 2933

Ondertussen in Genève

Persbericht WIPO: "In view of the amendments to Article 5 of the Madrid Protocol and Rule 39 of the Common Regulations, which were adopted by the Assembly of the Madrid Union at its thirty-seventh session on October 3, 2006, and which came into force with immediate effect, the International Bureau is in the course of updating the Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol.

Those revisions will be reflected shortly in the electronic version of the Guide, which is published on WIPO’s internet site.

The Assembly also adopted certain additional amendments to the Common Regulations, with effect from April 1, 2007. Those will be reflected in the electronic version of the Guide as from that date and will be incorporated, along with the amendment to Article 5 of the Protocol and Rule 39 of the Common Regulations, in the next hard copy edition of the Guide, which will be issued on that occasion.

An information notice will be issued shortly by the International Bureau featuring full details of amendments in question.

Lees hier iets meer over de ‘Assembly of the Madrid Union at its thirty-seventh session’.

IEF 2919

Declaration by the Kingdom of the Netherlands

arb.gif"The Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) presents his compliments to the Minister for Foreign Affairs and has the honor to refer to the deposit by the Government of the Kingdom of the Netherlands, on December 23, 1976, of its instrument of ratification of the Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks, done at Vienna on June 12, 1973, as amended on October 1, 1985.

The Director General of WIPO has the honor to notify that the Kingdom of the Netherlands has deposited a declaration, on October 31, 2006, according to which the said Agreement is applicable to Aruba.

In accordance with Article 12(3) of the Vienna Agreement, the said Agreement will be applicable, with respect to Aruba, on January 31, 2007."

Lees hier iets meer (Vienna (Classification) Notification No. 26, October 31, 2006).