Merkenrecht  

Refusal and Invalidation of Effects of International Registration in respect of certain Contracting Parties

Artikel 5 lid 2 onder c, ii:

De wijziging van dit artikel heeft geen inhoudelijke gevolgen.

Artikel 5 lid 2 onder e:

Ter nadere uitleg van dit artikel is een voetnoot vastgesteld. Hoewel het artikel een periode van 10 jaar noemt waarna de Vergadering het 'Refusal en Invalidation Systeem' zal herzien, moet het artikel zo worden uitgelegd dat de Vergadering het systeem op ieder moment onder de loep mag nemen en - indien aan de stembepaling wordt voldaan - mag wijzigen.

Common Regulations

Rule 1 Abreviated Expressions

De definitie van Rule 1 xxvibis (Contracting Party of the holder) is aangepast en houdt nu ook rekening met de mogelijkheid dat nieuwe staten (bijvoorbeeld Montenegro of Servië) zich gebonden achten aan de rechten en verplichtingen die rusten op de lidstaten waarvan zij eerder deel uitmaakte.

Rule 3 Representation before the International Bureau

Na invoering van de nieuwe regel bestaan er geen verplichtingen meer voor wat betreft het adres van de gemachtigde. De gemachtigde hoeft met name niet langer gevestigd te zijn in een lidstaat.

Rule 19 t/m 21 Date of recording of Certain Communications

De aangepaste regels geven duidelijk weer vanaf welk moment het Internationale Bureau de betreffende informatie (Invalidations; Restrictions of the Holders Right of Disposal; Licenses en Replacement of a National or Regional Registration) als in haar register verwerkt beschouwt. Voor alle regels geldt dat daarvoor de datum van ontvangst door het Internationale Bureau wordt aangehouden.

Rule 20 (3) Communication to the Office of the Contracting Party of the Holder of the Fact of the recording of a Registration

Het gewijzigde lid 3 bepaalt dat een communicatie betreffende de opname in het Internationale Register van een 'Restriction of the Holders Right of Disposal' ook moet worden gestuurd naar het nationale bureau van de 'Contracting Party of the Holder'. Volgens de huidige tekst moet dit slechts indien dit bureau het bureau is dat verzocht de beperking aan te tekenen.

Rule 21 Replacement

In aanvulling op de informatie die al mocht worden verstuurd (het IR registratienummer; de waren en diensten en de depot- en registratiedatum) is het nu ook toegestaan informatie met betrekking tot andere rechten die zijn verkregen door het in de plaats treden van een nationaal of regionaal recht, naar het Internationale Bureau te sturen.

Rule 28 (2) Corrections

Een aanpassing in het Internationale Register moet door het Internationale Bureau niet alleen worden gemeld aan de nationale bureaus van de lidstaten waar de aanpassing effect zal sorteren, maar tevens aan het nationale bureau van de lidstaat die om deze aanpassing heeft verzocht.

Rule 32 (3) Paper Form of the Yearly Index

Subparagraaf 32 is verwijderd. Naar aanleiding daarvan hoeft het Internationale Bureau niet langer jaarlijks een overzicht in de Gazette te publiceren van alle ingeschreven merkhouders.

Rule 39 Continuation of Effects of International Registrations in Certain Successor States

Deze regel bevat een procedure voor de voortzetting van de werking van een IR in nieuwe staten die eerder deel uit maakte van bestaande lidstaten. Deze regel is niet van toepassing op Rusland en (andere) staten die aangeven in de plaats te treden van een andere lidstaat (en dus de rechten en verplichtingen van die lidstaat overnemen).

De volledige (Engelse) tekst van de gewijzigde artikelen is hier na te lezen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft reeds aangevoerd dat het voorwerp van een dergelijke aanvraag geen „teken” in de zin van artikel 2 van de richtlijn is, en dat het dus niet als merk kan worden ingeschreven. Ondanks dat de prejudiciële vragen betrekking hebben op artikel 3, belet een en ander niet "dat het Hof de nationale rechter alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het gemeenschapsrecht verschaft die nuttig kunnen zijn met het oog op een beslissing in de bij hem aanhangige zaak, ongeacht of er in zijn vragen naar wordt verwezen." Het hof gaat aldus eerst in op artikel 2 van de richtlijn.

Het voorwerp van een aanvraag kan slechts een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, indien aan drie voorwaarden is voldaan. "Deze bepaling noemt weliswaar slechts twee- of driedimensionale tekens die visueel waarneembaar zijn en die dus door middel van letters of lettertekens of door een afbeelding kunnen worden voorgesteld, maar uit de tekst van zowel artikel 2 als de zevende overweging van de considerans van de richtlijn, die spreekt van een „niet-limitatieve opsomming” van tekens die een merk kunnen vormen, blijkt dat dit geen uitputtende opsomming is. Het Hof heeft derhalve reeds geoordeeld dat, hoewel artikel 2 van de richtlijn geen tekens noemt die als zodanig niet visueel kunnen worden waargenomen, zoals klanken of geuren, die tekens niet met zoveel woorden uitgesloten zijn.

Evenwel kan niet worden aanvaard dat het voorwerp van elke merkaanvraag noodzakelijkerwijs een teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn is, omdat anders deze voorwaarde een dode letter zou worden."

De merkaanvraag in het geding heeft op algemene en abstracte wijze betrekking op alle denkbare vormen van een dergelijke verzamelbak. "Dienaangaande kan Dyson niet aanvoeren dat het voorwerp van haar merkaanvraag in het hoofdgeding visueel waarneembaar is." Het voorwerp van de aanvraag kan een veelheid aan verschillende verschijningsvormen aannemen en is het dus niet bepaald. Bovendien biedt transparantie de mogelijkheid om gebruik te maken van uiteenlopende kleuren. "Het voorwerp van de merkaanvraag die in het hoofdgeding aan de orde is, is dus in werkelijkheid niet meer dan een eigenschap van de betrokken waar en is dus geen „teken” in de zin van artikel 2 van de richtlijn."
     
"Mitsdien moet aan de verwijzende rechter worden geantwoord dat artikel 2 van de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd dat het voorwerp van een aanvraag tot inschrijving van merken zoals die welke in het hoofdgeding is ingediend, die betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, geen „teken” in de zin van die bepaling is en derhalve geen merk in de zin daarvan kan vormen." Aan een uitleg van artikel 3 komt het Hof derhalve niet meer toe.

Lees het arrest hier. Lees de conclusie van AG Léger hier.

Artikel 5 lid 1 sub a.

A-G Colomer had in zijn conclusie (“Die kleinen Fahrzeuge sind zur „Proustschen Madeleine“ der Erwachsenen geworden, bei denen in manchen Momenten ihre Erfahrungen als Knaben in kurzen Hosen wieder aufleben und die ihren Träumen freien Lauf lassen.“) al geoordeeld dat dergelijk gebruik geen merkgebruik was. Het merk wordt volgens Colomer op het model aangebracht om het model zo exact mogelijk te maken en niet om iets te zeggen over de herkomst van het model. Zo zal het ook door het publiek worden opgevat. Zo ook het Hof:

“23. In het hoofdgeding, waarin het betrokken merk zowel voor auto’s als voor speelgoed is ingeschreven, heeft de verwijzende rechter verduidelijkt dat het in Duitsland voor de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van waren van speelgoedfabrikanten een gewone zaak is dat schaalmodellen werkelijk bestaande voorbeelden nabootsen en dat deze consument zelfs veel belang hecht aan totale origineelgetrouwheid, zodat hij het Opel-logo op de waren van Autec zal opvatten als een aanduiding dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van het merk Opel.

24. Zo de verwijzende rechter met zijn toelichting heeft willen benadrukken dat het relevante publiek het aan het Opel-logo gelijke teken op de door Autec in de handel gebrachte schaalmodellen niet waarneemt als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van Adam Opel of van een met Adam Opel economisch verbonden onderneming, moet hij alsdan vaststellen dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk.

25. Het is aan de verwijzende rechter om uit te maken of, uit het oogpunt van de gemiddelde consument van speelgoed in Duitsland, het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik afbreuk doet aan de functies van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk. Overigens heeft Adam Opel niet gesteld dat dit gebruik afbreuk doet aan andere functies van dat merk dan de wezenlijke functie ervan.”

Ander gebruik?

Ten aanzien van de toepassing van 5 lid 2 van de richtlijn stelt het Hof dat dat van toepassing is (a) wanneer het is geïmplementeerd (het is immers een facultatieve bepaling) en (b) wanneer door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als voor auto’s ingeschreven merk. Tot zover de “uitleg” van het Hof van artikel 5 lid 2.

Artikel 6 lid 1 sub b

De uitzondering van artikel 6 lid 1 sub b gaat volgens het Hof niet op:

“44. Met het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan een voor met name auto’s ingeschreven merk, op schaalmodellen van voertuigen van dat merk als getrouwe nabootsing van deze voertuigen, wordt echter niet beoogd, een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen te geven; het is slechts een element van de getrouwe nabootsing van de originele voertuigen.

45. Op de tweede vraag moet dus worden geantwoord dat, wanneer een merk met name voor auto’s is ingeschreven, het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik vormen van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn.”

Lees het arrest hier.

Ook het niet afplakken van het oord “Eye” op de buitenverpakking tast de aard van het product niet aan. Gelet op de CBG registratie (voor oordruppels) en de overige informatie op de verpakking en in de bijsluiter zal het voor de consument voldoende duidelijk zijn dat het gaat om oordruppels. Bovendien speelt in het oordeel van de rechtbank mee dat zowel het CBG als de Inspectie voor de Volksgezondheid hun goedkeuring hebben gegeven voor het verhandelen van het product door ERC in de huidige vorm.

Het plakken van een sticker over het merk Sofradex op de verpakking doet naar mening van de rechtbank ook geen afbreuk aan de reputatie van het merk. Deze merknaam is immers op meerdere plaatsen op de verpakking zichtbaar.

Lees het vonnis hier.