Merkenrecht  

Wat het eerste verweer betreft, oordeelt de rechter dat het "visuele kenmerk van het ingeschreven beeldmerk niet zodanig bepalend voor dat merk, dat daaraan doorslaggevende betekenis zou moeten worden toegekend. Het begripsmatige element, het woord Bentley, is, mede gelet op de aard van de aangeboden diensten, dusdanig kenmerkend, dat het geschreven merk ook beschermt tegen oneigenlijk gebruik van het woordmerk Bentley."
 
Vervolgens gaat de rechter voor elk van de feitelijke uitingen van Van den Akker na, of zij bij het publiek de indruk wekken dat er een commerciële of bijzondere band bestaat tussen Bentley en Van den Akker.
  
4.5 "Bovenbedoelde indruk heeft Van den Akker naar het oordeel van de rechter zonder meer gewekt bij de personen die de uitnodiging (prod. 17 zijdens Bentley c.s.) voor de opening van de nieuwe showroom hebben ontvangen. In die uitnodiging staat onder meer "Vanuit dit moderne onderkomen zullen wij naast onze exclusieve Audi's voortaan in het verlengde hiervan ook het merk Bentley vertegenwoordigen." De term "vertegenwoordigen" wekt op zijn minst de indruk van een officieel dealerschap, althans van het bestaan van een commerciële of bijzondere band tussen Bentley en Van den Akker. Daarin heeft Bentley derhalve een gegronde reden zich tegen het in die uitnodiging gemaakte gebruik van haar merk te verzetten.(...)
 
4.6     Voorts is de rechter van oordeel dat het gebruik van de aanduiding "Vd Akker Audi & Bentley" tevens moet worden opgevat als het gebruik van een handelsnaam die dient ter onderscheiding van diensten en waren, namelijk de gespecialiseerde wederverkoop en reparatie van auto's van het merk Bentley. Dat sprake is van een handelsnaam volgt ook uit de tekst in genoemde uitnodiging voor de opening van de showroom, waarin Van den Akker schrijft: "Audi vd Akker heet voortaan: vd Akker Audi & Bentley" Die nieuwe naam wordt ook als zodanig onderaan de website van Van den Akker gebruikt met daaronder het adres van de showroom in Best alsmede op de (inmiddels weggenomen) aankondiging naast de A2 waarmee de komst van de nieuwe showroom werd aangekondigd. Dergelijk gebruik van een handelsnaam wekt de suggestie dat Van den Akker een officiële dealer is van Bentley (en Audi).

Van den Akker legt in die handelsnaam naar het oordeel van de rechter te veel nadruk op het merk Bentley en te weinig op haar eigen onderneming, te weten het gespecialiseerd zijn in het onderhouden en repareren van auto's van het merk Bentley en het verkopen van "gebruikte" Bentleys door bijvoorbeeld aan de handelsnaam de term "specialist" of iets dergelijks toe te voegen of deze vergezeld te doen gaan van een aanduiding die het niet beperkt zijn tot één merk accentueert. Op goede gronden verzetten Bentley c.s. zich tegen dergelijk gebruik van hun merk en naam als onderdeel van een handelsnaam van Van den Akker c.s.. Onderdeel 2 van de vordering is in die zin toewijsbaar.
 
4.7     Het vorenstaande doet zich tevens gelden ten aanzien van het gebruik door Van den Akker van de naam VD AKKER (in grote rode letters) met daaronder (in kleinere witte letters) AUDI & BENTLEY in een logo of daarop gelijkend beeld, zoals die bijvoorbeeld bovenaan haar website  en op genoemde uitnodiging ter opening van de showroom is gebruikt. Het "weven" van de naam Bentley in een eigen logo is ook een vorm van gebruik als handelsnaam die officieel dealerschap suggereert. Daaraan doet niet af het feit dat de naam VD AKKER, door een groter lettertype en het gebruik van een "signaalkleur", in eerste instantie wellicht meer in het oog springt dan de woorden AUDI & BENTLEY.
 
4.8     Dat alles geldt naar het oordeel van de rechter niet voor de presentatie op de gevel van de showroom van Van den Akker naast de A2 in Best. Daarop staat uiterst rechts op de voorgevel in grote rode letters "VD AKKER" en op aanzienlijke afstand daarvan in veel kleinere witte letters uiterst links, "AUDI & BENTLEY". Daarmee is van een vorm van handelsnaam of logo geen sprake. Van omstandigheden die naast het gebruik van het woordmerk Bentley zouden kunnen duiden  op een commerciële of bijzondere band tussen Van den Akker en Bentley, is niet gebleken. In dat licht constateert de rechter met name dat evenmin bedient van een voor officiële merkendealers gebruikelijk "merkenzuil" (zoals in de Porsche-zaak, Rechtbank 's Gravenhage 31 mei 2006, HA ZA 04-2610) of andere uitingen die in het bijzonder door dergelijke dealers plegen te worden gebruikt om zich te onderscheiden van andere autobedrijven die niet officieel merkendealer zijn."

De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis het gebruik van het woord “Bentley” als onderdeel van haar of hun handelsnaam te staken en gestaakt te houden met dien verstande dat deze veroordeling niet geldt indien bij dergelijk gebruik duidelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat gedaagden geen commerciële of bijzondere band met eisers hebben;

Lees het vonnis hier.

Met betrekking tot het in aanmerking te nemen publiek overweegt het GvEA:

"the likelihood of confusion must be assessed globally by reference to the perception which the relevant public has of the signs and the goods and services in question, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case, in particular the interdependence between the similarity of the signs and that of the goods or services designated"

Het in dit geval in aanmerking te nemen publiek zijn de Deense en Finse consumenten. Deze consumenten begrijpen over het algemeen ook de engelse taal.

Met betrekking tot de soortgelijkheid van de goederen overweegt het GvEA dat deze identiek zijn.

Het GvEA geeft aan dat het woord "BROTHERS" het dominerende bestanddeel vormt van beide merken. Met betrekking tot het gedeelte "by CAMPER" overweegt het GvEA:

That assessment cannot be called into question from a semantic point of view by the applicant’s argument that the Board of Appeal wrongly held that the words ‘by CAMPER’ do not refer to the commercial origin of the goods. That argument has no factual basis and does not correspond to the content of the contested decision. Thus, in paragraph 22 of the contested decision, the Board of Appeal merely stated the following:

‘[T]he element “by CAMPER” will be perceived as subsidiary, also due to the fact that the relevant public will perceive it as a mere indication of the undertaking producing the goods in question. Thus, the relevant consumer will focus [his] attention on the word “BROTHERS”, which does not refer to the name of the producer.’

Het GvEA geeft dat er sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en concludeert dat er verwarringsgevaar aanwezig is.

"The Court considers that that assessment is not vitiated by error. The addition of the words ‘by CAMPER’ in the mark applied for (two words and three syllables) to the word ‘BROTHERS’ of the earlier mark is only secondary in relation to the latter because, as the Board of Appeal states, it is likely that those two words will not be pronounced by the relevant consumers. A mark which includes several words will generally be abbreviated orally to something easier to pronounce. The mark BROTHERS by CAMPER will therefore easily be mentioned orally as BROTHERS, which gives rise to an obvious likelihood of confusion with the earlier mark."

Camper's argument dat haar merk CAMPER een bekend merk is en dat dit het verwarringsgevaar zou wegnemen wordt door het GvEA afgewezen. Associatiegevaar door consumenten wordt niet weggenomen door de bekendheid van het merk CAMPER.

Lees het arrest hier.

Met betrekking tot de handelsnamen Lorraine Shops en Lorraine Legservice stelt de voorzieningenrechter dat de opvatting van Rooding omtrent de reikwijdte van de verleende licentie onder het merk naar voorlopig oordeel (veel) te beperkt is.

“Een "Lorraine"-uitstraling gaat naar voorlopig oordeel bepaald verder dan uitsluitend "fysiek" gebruik van het merk in de winkel zelf, zoals door Rooding bepleit. Daartoe is medebepalend dat Hoogewoonink c.s. gehouden zijn tot exclusieve afname van parket onder het merk LORRAINE bij Rooding en derhalve voor haar bedrijfsvoering afhankelijk is van communicatie van het merk. Handelsnaamgebruik in de vorm van het hanteren van de handelsnaam Lorraine Shops valt onder deze voorlopige uitleg van "Lorraine" uitstraling.

Daar komt bij dat de statutair directeur van Rooding  op de hoogte was van het artikel uit het Rotterdams Dagblad van 25 januari 2005. Daarin wordt overduidelijk aangegeven dat men de handelsnaam Lorraine Shops hanteerde. (…) Voor zover Rooding daar thans nog tegen op wil treden, heeft zij daar naar voorlopig oordeel in ieder geval thans onvoldoende spoedeisend belang meer bij, als al niet geoordeeld moet worden dat sprake is van een (al dan niet deels stilzwijgende) licentie.”

Over gebruik van de handelsnaam Lorraine Legservice wordt overeenkomstig geoordeeld. “Rooding heeft niet weersproken dat zij zelf in haar facturatie Lorraine Legservice gebruikt. Dat maakt dat zij geen bezwaar meer kan maken tegen het hanteren van deze handelsnaam door gedaagden, die overigens geheel passend wordt geacht in de contractueel overeengekomen verplichting tot het optuigen van een "Lorraine" uitstraling.”

De Voorzieningenrechter wijst wel overdracht van de domeinnaam lorraine.nl toe:

“Voor zover het gebruik van de website www.lorraine.nl(en niet van de (fictieve) domeinnamen lorraineshops.nl of lorraine.amsterdam.nl en lorraine.rotterdam.nl, zoals met betrekking tot de twee laatstgenoemden ter zitting nog zijdens Rooding ter sprake is gebracht dat zulks domeinnamen zouden zijn, waartegen zij geen bezwaar zou willen hebben) moet worden gezien als handelsnaamgebruik, zoals Rooding voorop stelt en door Rooks c.s. niet wordt betwist en naar voorlopig oordeel juist voorkomt, is zijdens Rooks c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt (en door Rooding betwist) dat daartoe toestemming is gegeven.

Een verbod tot gebruik van de website en een overdrachtsbevel kan zodoende worden gegrond op art. 2.20 lid 1 sub d BVIE.1. Voldoende aannemelijk is gemaakt dat hiermee zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het merk.”  

Voor een verdergaand (algemeen) merkinbreukverbod (dat een verbod tot het hanteren van de website www.lorraine.nl te boven gaat), worden in de specifieke omstandigheden van deze zaak in kort geding onvoldoende termen gezien.

Er is sprake van een geldige en van kracht zijnde aan Rooks c.s. verleende (ruime) licentie onder het merk. (…) Voor zover gebruik van het teken Lorraine op de website geen al dan niet toegestaan handelsnaamgebruik betreft, wordt het naar voorlopig oordeel alleen gebruikt voor verdere verhandeling van de door Rooding onder het merk in het verkeer gebrachte producten, zodat alleen al daarom geen sprake is van "ander gebruik" in de zin van art 2.20 lid 1 sub d BVIE.

Voor zover Rooding heeft willen stellen dat ook op grond van art. 2.20 lid 1 sub a en/of b en/of c BVIE sprake is van merkinbreuk door middel van de gewraakte website, heeft zij ter zake niet voldaan aan de ook in kort geding te vergen (elementaire) substantiëringsplicht.

Lees het vonnis hier.

Op vordering van Sun is Sol bij het vonnis van 22 juni 2006 op daarin nader aangegeven gronden veroordeeld om binnen twee weken na betekening van het vonnis het gebruik van het merk, de handelsnaam en huisstijl van Sun te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom. Sun heeft het vonnis op 23 juni 2006 aan Sol laten betekenen, zodat het gebruik van het merk, de handelsnaam en de huisstijl gestaakt diende te zijn op 8 juli 2006. Een eerder executiegeschil van Sol met het verzoek om haar een ruimere termijn te gunnen was geen succes.

Sun heeft bij exploit van 14 augustus 2006 Sol gesommeerd tot betaling van proces- en executiekosten en van een bedrag van EUR 1.000.000,- aan verbeurde dwangsommen tot en met 10 augustus 2006. Sol heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven. Daarop heeft Sun executoriaal beslag laten leggen op de bankrekening en het bedrijfspand van Sol.

Sol vordert in dit executiegeschil primair schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis van 22 juni 2006, althans van (de looptijd van) de dwangsommen, tot in een bodemprocedure de veerschuldigheid van de dwangsommen is vastgesteld, en opheffing van de beslagen. Subsidiair vordert zij matiging van de verbeurde dwangsommen tot in totaal EUR 25.000,-.

De Voorzieningenrechter volgt Sol grotendeels in haar stellingen en komt tot de conclusie dat vooralsnog moet worden aangenomen dat Sol mogelijk dwangsommen heeft verbeurd, maar alleen door het tweemaal afgeven van cadeaubonnen waarop het merk van Sun was afgebeeld en derhalve tot een aanzienlijk geringer bedrag dan waarvoor beslag was gelegd. Onder die omstandigheden bestaat aanleiding de ingezette executie van het vonnis van 22 juni 2006 tot het verkrijgen van betaling van een bedrag van EUR 1.000.000,- te schorsen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat executieverkoop van het bedrijfspand van Sol naar mag worden aangenomen ernstige gevolgen zou hebben voor de bedrijfsvoering van het filiaal te Delft. Nu de executie wordt geschorst, bestaat volgens de Voorzieningenrechter geen reden de gelegde beslagen op te heffen.

Lees het vonnis hier. Lees het eerdere vonnis hier.

Ten aanzien van de gestelde inbreuk op de beeld/vormmerken van Duyvis oordeelt de rechter het volgende: "Geoordeeld moet worden dat de ‘poemanoten’ op deze wijze waargenomen een grote mate van overeenstemming vertonen met de ‘tijgernootjes’. Daarbij is mede van belang dat bij die waarneming niet een afzonderlijk exemplaar, maar een grotere hoeveelheid in het desbetreffende zakje, in een schaaltje of in de hand wordt gezien. Gevaar voor verwarring moet dan ook aannemelijk worden geacht." Op grond hiervan dient ook het gebruik van de afbeeldingen van de poemanoten op de verpakking van de 'poemanoten bacon-kaas' onrechtmatig te worden geacht. Dit geldt niet voor de verpakking van de 'Kenia mix met poemanoten' nu op die verpakking de 'poemanoten' niet prominent staan afgebeeld.

Het voorgaande leidt er toe dat de vordering van Duyvis strekkende tot het staken van de handel in ‘poemanoten’ en in de verpakkingen ‘poemanoten bacon-kaas’ zal worden toegewezen, als ook de vordering tot terugneming door DNG van vorenbedoelde inbreukmakende noten en verpakkingen en/of het reclamemateriaal voor die noten.

De rechtbank wijst de gevorderde advocaatkosten toe voor een (gematigd) bedrag van EUR 25.000,--.

Lees het vonnis hier.