Merkenrecht  

In december 2000 heeft de Duitse douane een voor Montex bestemde zending bestaande damesbroeken met de benaming DIESEL tegengehouden, die per verzegelde vrachtauto in ononderbroken doorvoer onderweg was van de Poolse fabriek via het Duitse grondgebied naar Montex in Ierland. Montex is van mening dat de enkele doorvoer van de goederen over het Duitse grondgebied op geen van de aan het merk verbonden rechten inbreuk maakt.

Met betrekking tot deze zaak stelt het Bundesgerichtshof  de vraag of artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd, dat het merk de houder het recht geeft om te verbieden dat in een derde staat vervaardigde goederen met daarop een teken dat gelijk is aan dat merk, worden doorgevoerd over het grondgebied van een lidstaat waarin dat merk bescherming geniet, wanneer de eindbestemming van de goederen een lidstaat is waar zij vrij in de handel kunnen worden gebracht omdat dat merk daar niet een dergelijke bescherming geniet.

Het Hof verwijst naar eerdere jurisprudentie waarin het oordeelde dat het extern douanevervoer van niet-communautaire goederen berust op een juridische fictie. Goederen die onder deze regeling zijn geplaatst, worden immers noch aan de overeenkomstige invoerrechten noch aan andere handelspolitieke maatregelen onderworpen, alsof zij het communautair grondgebied niet waren binnengekomen. Hieruit volgt dat alles zich afspeelt alsof de goederen vóór het in het vrije verkeer brengen ervan, hetgeen in Ierland moest plaatsvinden, nooit het communautair grondgebied waren binnengekomen. De doorvoer, die bestaat in het vervoer van in een lidstaat rechtmatig vervaardigde goederen naar een derde staat over het grondgebied van een of meer lidstaten, impliceert geen verhandeling van de betrokken goederen en kan het specifieke voorwerp van het merkrecht dus niet kan schaden. De merkhouder kan zich niet verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap  van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

De houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

Het enkele gevaar dat de goederen hun bestemming, te weten Ierland, een lidstaat waarin geen enkele bescherming voor het merk bestaat, niet bereiken en dat zij theoretisch in Duitsland illegaal in de handel kunnen worden gebracht, volstaat niet om te concluderen dat de doorvoer afbreuk doet aan de wezenlijke functies van het merk in Duitsland.

Op de eerste en de tweede vraag dient derhalve te worden geantwoord dat artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

Het is daarnaast in beginsel irrelevant is of de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand merkrecht van de merkhouder zijn vervaardigd.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1- Artikel 5, leden 1 en 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht.

2- Het is in dat opzicht in beginsel irrelevant of de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand merkrecht van de merkhouder zijn vervaardigd.

Lees het arrest hier.

Bij tussenvonnis heeft de rechtbank Lancaster toegelaten te bewijzen dat de beslagen producten door of met toestemming van Lancaster buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht. Bij  eindvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat Lancaster niet in het gevraagde bewijs was geslaagd en de vorderingen afgewezen.

Het hof volgt de rechtbank. “Door partijen is uitvoerig ingegaan op de vraag of in een geval - van een selectief distributiesysteem zoals dat door Lancaster wordt gehanteerd de bewijslast met betrekking tot de vraag of de producten door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht, op de merkhouder komt te rusten dan wel bij de derde die zich op uitputting van diens merkrecht beroept. Zij hebben hierbij, evenals de rechtbank, verwezen naar het arrest Van Doren/Lifestyle. Verder zijn partijen ingegaan op een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 14 oktober 2004, Lancôme/Kruidvat en heeft Lancaster gewezen op een onderdeel van de conclusie van AG Huydecoper van 12 mei 2006 in verband met het cassatieberoep tegen laatstgenoemd arrest dat inmiddels is verworpen.

Door gedaagde is erop gewezen dat alvorens de hiervoor bedoelde kwestie van bewijslastverdeling aan de orde kan komen, eerst zal dienen vast te staan dat de originele producten waarop Lancaster zich beroept en die zij in beslag heeft doen nemen aanvankelijk buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Immers, wanneer de producten in eerste instantie door of namens Lancaster in de EER in het verkeer zijn gebracht, speelt de hele kwestie niet. Alleen wanneer de producten voor de markt buiten de EER bestemd waren en aanvankelijk aldaar in het verkeer gebracht, en vervolgens toch binnen de EER op de markt zijn gebracht komt de kwestie aan de orde van de bewijslastverdeling met betrekking tot de wijze waarop die originele producten binnen de EER in de handel zijn gebracht. Anders dan in de andere zaken waarnaar door partijen werd verwezen, staat in de onderhavige zaak niet vast dat de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht.

Nu eerst vastgesteld vastgesteld dient te worden of de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel gebracht zijn en door gedaagde gemotiveerd wordt betwist dat daarvan sprake is, is het aan Lancaster om terzake bewijs te leveren. De rechtbank heeft, zij het op andere gronden, dienovereenkomstig aan Lancaster een bewijsopdracht verstrekt.

Het hof komt op dit punt tot dezelfde conclusie als de rechtbank zodat in het principaal appel de grieven die hierop betrekking hebben, worden verworpen. (…) Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de bescheiden die Lancaster naar aanleiding van de haar verstrekte bewijsopdracht heeft overgelegd niet het gevraagde bewijs opleveren.

Het hof  bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep.

Lees het arrest hier. HVJ EG Stussy hier. HR Lancôme-Kruidvat hier.

Ipco heeft betoogd dat de Haagse Voorzieningenrechter niet bevoegd zou zijn om van deze zaak kennis te nemen, aangezien in de distributieovereenkomst een arbitrageclausule is opgenomen. De Voorzieningenrechter oordeelt dat nog afgezien van het feit dat (i) de merkhouder bij die overeenkomst geen partij was, en (ii) de overeenkomst niet ziet op afspraken omtrent het merkrecht, het verweer van Ipco afstuit op de exclusieve bevoegdheid van de Haagse rechtbank. Gelet op artikel 93 lid 4 van de Gemeenschapsmerkenverordening zouden partijen hooguit kunnen overeenkomen een geschil als het onderhavige voor te leggen aan een andere rechtbank voor het Gemeenschapsmerk.

Het betoog van Ipco dat het merk POP-A-PLUG volledig beschrijvend zou zijn faalt volgens de Voorzieningenrechter. In dit oordeel wordt ambtshalve meegenomen dat het hier gaat om een vooronderzocht merkt en dat zo’n merk door het OHIM grondig wordt getoetst op mogelijke beschrijvendheid.

Ten aanzien van de inbreukvraag wordt de welbekende maatstaf toegepast. De voorzieningenrechter acht het gebruik van het teken POP&PLUG inderdaad inbreukmakend. Het het teken stemt auditief, visueel en begripsmatig in hoge mate overeen met het merk POP-A-PLUG en betreft exact dezelfde waren.

Met betrekking tot de proceskosten moet de voorzieningenrechter streng zijn: “Est Group B.V. heeft bij dagvaarding omstandig en op goede gronden aangegeven dat en waarom zij gelet op de Handhavingsrichtlijn, welke ten onrechte nog niet in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd, aanspraak kan maken op een vergoeding van redelijke en evenredige proceskosten. Est Group B.V. heeft evenwel in de dagvaarding geen enkele indicatie omtrent de hoogte van die kosten gegeven. Ter zitting is zij daar zelfs helemaal niet meer op teruggekomen. Dat betekent dat zij deze op zich terechte aanspraak niet heeft onderbouwd, zodat slechts een proceskostenvergoeding overeenkomstig het liquidatietarief zal worden toegewezen.”

Lees het vonnis hier.

Gedaagde sub 7, Valkenswaard, stelt dat Chaupain geen geldig merkrecht heeft, Valkenswaard oudere rechten heeft op de naam SHOW PAIN en het gebruik van het teken SHOW PAIN als merk of als handelsnaam geen inbreuk maakt op het merk CHAUPAIN. Valkenswaard beroept zich op een licentie die Show Pain Beheer B.V. zou hebben gekregen van Chaudpain Holding B.V., die sedert 1992 operationeel zou zijn geweest. Dit beroep slaagt niet, aangezien niet gesteld is dat Chaudpain rechthebbende is op het merk SHOW PAIN waarop de putatieve licentie ziet.

Voor zover Valkenswaard zou bedoelen, bij wijze van verweer, dat zij een ouder merkrecht SHOW PAIN bezit en Chaupain hierop inbreuk maakt door haar depot van het woordmerk CHAUPAIN stelt de rechtbank:

"Rechthebbende op het merk SHOW PAIN is de - thans gefailleerde - vennootschap Show Pain Beheer B.V. Niet gesteld of gebleken is dat Valkenswaard uit hoofde van bijvoorbeeld een licentieovereenkomst enige recht kan doen gelden op de inschrijving van het merk SHOW PAIN. Valkenswaard bezit het merk SHOW PAIN dan ook niet en ter zake komt haar dan ook geen vorderingsrecht toe."

Eerder maakt volgens de rechtbank het merk SHOW PAIN inbreuk op de oudere rechten van Chaupain, aangezien het (auditief) overeenstemt met Chaupain ("Valkenswaard erkent dit met zoveel woorden door de stelling te betrekken dat het woordmerk CHAUPAIN inbreuk maakt op het oudere merk SHOW PAIN"). Daarnaast betreft zowel het teken als het merk een verbasterde schrijfwijze van de Franstalige uitdrukking voor warm brood. Ook acht de rechtbank de waren soortgelijk. "Ondanks de verschillende schrijfwijzen zal de soortgelijkheid van de aangeboden waren en diensten bij het publiek suggereren dat de aanbieders loten van dezelfde stam zijn. Het verwarringsgevaar is hiermee gegeven."

Een aantal vorderingen die met name betreffen de positie van de gefaileerde gedaagden laat de rechtbank onbesproken. De vordering ten aanzien van de handelsnaam wordt wel toegewezen.

Leeshet vonnis hier.

(…) In Nederland al helemaal niet. Zelf werd Jim Souren als voorzitter van de Poloclub Wassenaar, als organisator van de Amsterdam Polo Trophy en als eigenaar van www. polo .nl door advocaat P.A. van Wees van het Haagse merkenbureau Vereenigde op de vingers getikt voor het gebruik van het woord polo en het beeldmerk van een polospeler. Van Wees treedt op namens de Amerikaanse firma The Polo /Lauren Company. Van Wees laat ook al voortdurend partijen kleding met het woord polo of het beeldmerk van een polospeler bij de douane in beslag nemen. Daarnaast opereert het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek in Nederland in opdracht van The Polo /Lauren Company.

Jim Souren, in het dagelijks leven orthondontist, vermoedt dat hij juridisch weinig kans maakt tegen zo'n krachtige Amerikaanse tegenspeler. Toch stelden polo -organisaties zich recentelijk met succes te weer tegen de pogingen van Ralph Lauren de naam en het beeldmerk van de sport te monopoliseren."

Lees hier meer (alleen voor abonnees).

Bij arrest van 25 november 2004 (Benetton - G-Star) heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat de vormmerken van G-star onderscheidend vermogen hebben, alsmede dat de Elwood kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van de Auteurswet. Benetton is van het arrest in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Bij uitspraak van 8 september 2006 heeft de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen twee prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot de, kort gezegd, geldigheid van de uitsluiting van een vormmerk en de beslissing voor het overige aangehouden (eerder bericht hier).

Auteursrechteljke bescherming.

Elwood. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vertoont de Crash Pant in zodanige mate auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood dat de totaalindrukken die de beide broeken maken te weinig verschillen om te kunnen oordelen dat de Crash Pant als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. In de Crash Pant zijn immers drie van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood overgenomen, te weten de schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, de bollend ingezette kniestukken en het ingezette ronde stuk op het zitvlak, zodat sprake is van nabootsing op karakteristieke onderdelen. De ook bestaande verschillen maken dit niet anders. Daarbij gaat het niet om stijlelementen, technische of functionele elementen, maar om elementen die oorspronkelijk zijn en derhalve niet noodzakelijk zijn om een broek een broek te laten zijn.

Mash Jacket. Jacks kunnen op tal van verschillende wijzen worden uitgevoerd. Geoordeeld wordt dat de verschillende elementen van het Mash Jacket zodanig in combinatie zijn verwerkt dat de Mash Jackets van G-Star een oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen.
Overwogen wordt dat de door PRL gesignaleerde verschillen in het niet vallen bij de overeenkomsten met de karakteristieke elementen van de Mash Jackets van G-Star. PRL maakt derhalve ook met de Fatigue jas h inbreuk op de auteursrechten van G-Star.

Merkenrechtelijke bescherming

Uitgangspunt is ook hier dat het Hof te Amsterdam in haar arrest van 25 november 2004 heeft beslist dat beide vormmerken onderscheidend vermogen hebben. Het verweer van PRL dat, nu de Hoge Raad aan het Europese Hof prejudiciële vragen heeft gesteld omtrent, kort gezegd, de geldigheid van de vormmerken van G-Star, aan het arrest van het Hof in afwachting van de beantwoording van die vragen geen rechtskracht toekomt, moet worden verworpen. Totdat Het Europese Hof anders zal hebben beslist, dient van de geldigheid van beide vormmerken te worden uitgegaan.

Vormmerk Elwood kniestuk. De voorzieningenrechter beschikt over een exemplaar van beide broeken met de bedoelde kniestukken. Een globale visuele vergelijking van de voorzijde van beide kniestukken als een geheel levert de volgende constatering op. De onderscheidende elementen van het vormmerk kniestuk als de ovale vorm en de horizontale inkepingen zijn op dezelfde wijze terug te vinden in het kniestuk van de Crash Pant. Er is sprake van dezelfde totaalindruk van de kniestukken. Slechts op detailniveau, te weten de wijze waarop de stiksels zijn aangebracht, is een verschil te zien.(…)Het publiek zal dan ook de beide kniestukken met elkaar kunnen verwarren en zich in de herkomst van de beide waren kunnen vergissen.

Vormmerk Elwood broek. Ook hier dient bij de beoordeling te worden uitgegaan van het vormmerk zoals door G-Star is gedeponeerd en de Crash Pant zoals die op de markt is gebracht en door het relevante publiek is waargenomen. Globale vergelijking van de Elwood met de Crash Pant laat zien dat drie meest dominerende punten van de vijf gedeponeerde onderscheidende elementen van de Elwood zijn overgenomen, te weten het kniestuk, de van heup tot kruisnaad lopende naden, en het ronde ingezette stuk op het zitvlak. De beide broeken geven dezelfde totaalindruk, zodat het relevante publiek niet alleen de beide broeken met elkaar kan verwarren maar tevens het gevaar aanwezig is dat zij aan de Crash Pant van PRL dezelfde herkomst toedichten als aan de broek van G-Star. Er is derhalve sprake van zowel direct als indirect verwarringsgevaar. Hieraan doet niet af dat er ook enkele punten van verschil aanwezig zijn.

De voorzieningenrechter beveelt PRL om onmiddellijk na betekening van dit vonnis in Nederland te staken en gestaakt te houden ieder vervaardigen, inkopen, afbeelden, verkopen, ter verkoop aanbieden en/of verhandelen van de Fatigue jas en de Crash Pant,

Met betrekking tot schadevergoeding en proceskosten, stelt de voorzieningenrechter dat “een geldvordering in kort geding alleen toewijsbaar is, indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in een eventuele bodemprocedure zal worden toegewezen en van de eiser niet gevergd kan worden dat hij de afloop van de bodemprocedure afwacht.” De geëiste schadevergoeding wordt gematigd. Over de proceskosten stelt de rechtbank:

“Conform artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 zal PRL als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de feitelijke proceskosten van G-Star, nu deze gelet op de omstandigheden en complexiteit van de zaak, niet onredelijk voorkomen. Buiten het griffierecht bedragen deze kosten € 12.707,85 aan advocatendeclaraties. Het standpunt van PRL dat deze kosten onvoldoende zijn aangetoond kan niet worden gevolgd nu immers de urendeclaraties, waarop geen concrete aanmerkingen zijn gemaakt, door 6- Star in het geding zijn gebracht. Deze geldvordering zal derhalve worden toegewezen. Het toe te wijzen bedrag geldt als voorschot op en ter nadere verrekening met hetgeen PRL in de bodemprocedure zal blijken verschuldigd te zijn.”

Lees het vonnis hier.

Tussen Campina  en Cabrima is volgens de rechtbank zeker overeenstemming aan te wijzen, maar “vergeten mag evenwel niet worden dat de visuele waarneming van een woordmerk impliceert het lezen wat er staat. Het is evident dat het zelfs de minder geschoolde lezer niet zal ontgaan dat er bij CAMPINA iets anders staat dan bij CABRIMA. Auditief is de overeenstemming nog minder dan het overeenkomstige letterbeeld doet vermoeden. (…) Bij de beoordeling van de visuele overeenstemming kan ook in aanmerking worden genomen hoe het merk of teken wordt gepresenteerd. (…) Naar oordeel van de rechtbank presenteert CBM op deze wijze haar teken op een manier waardoor de visuele overeenstemming met het merk van Campina nog minder wordt. Dominerend op de verpakking is feitelijk de aandui ding geitenmelk en niet het teken Cabrima.De verpakking voor geitenmelk onderscheidt zich nog meer van verpakkingen voor koemelk  en daarmee van de verpakkingen van Campina — door de afwijkende inhoudsmaat.
 
De rechtbank begrijpt dan ook dat de pijn voor Campina vooral zit in het gebruik van het teken Cabrima in een ovaal met het gebruik van de kleur groen. Campina stelt dat dit groene logo, gebruikt voor kaas, van CBM in ontoelaatbare mate overeenstemt met haar beeldmerk dat ook ovaalvormig en hoofdzakelijk groen is.

Na protest van Campina gebruikt CBM echter sindsdien meer algemeen en ook voor kaas het rode logo. Campina heeft niet betwist dat CBM het logo niet meer gebruikt en van de beweerdelijk inbreukmakende productverpakking zijn ook geen geschikte afbeeldingen overgelegd. Veronderstellenderwijs er van uitgaande dat het groene logo in ontoelaatbare mate overeenstemt met het beeldmerk is het volgens de rechtbank bovendien niet aannemelijk dat dit gebruik zoveel impact zal hebben gehad bij het relevante publiek dat gesproken kan worden van enige “nawerking”. Campina heeft ook niet onderbouwd dat het oude logo nog in enige mate “voortleeft in de herinnering van het publiek.

De slotsom is dat de vorderingen van Campina worden afgewezen. “Naar oordeel van de rechtbank is er onvoldoende overeenstemming tussen de merken van Campina en de tekens van CBM om te concluderen tot verband tussen merk en teken. Nu associatie niet aannemelijk is geworden is er ook geen sprake van verwarringsgevaar. De afwezigheid van overeenstemming zal het publiek geen samenhang tussen de merken doen vermoeden en voert tot de conclusie dat er ook geen sprake is van verwateringsgevaar. Bij haar oordelen weegt de rechtbank mee dat de overeenstemming tussen de waren moet worden gerelativeerd. Geitenmelk onderscheidt zich van koemelk.

Lees het vonnis hier.