Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 maart 2019, IEF 18288 (Domek tegen Bialydomek) Handelsnaamrecht. Domek is sinds 2011 een financiële dienstverlener en makelaardij in onroerende goederen. Bialydomek is sinds 2016 een administratie- en boekhoudkantoor. Beide ondernemingen hebben een huisje en het woord domek in hun logo. Ze bieden soortgelijke diensten aan en de doelgroepen van de partijen overlappen; partijen zijn allebei (via internet) landelijk actief, maar richten zich op de Poolse doelgroep. De rechter oordeelt dat de handelsnaam DOMEK een ruime beschermingsomvang heeft omdat zij een brede bekendheid heeft verworven onder de Poolse gemeenschap in Nederland. Gezien de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen is er gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen bij het publiek. Staking van gebruik van het teken als handelsnaam en merk, en binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis het Bialydomek-logo te (doen) wijzigen.

Ktr Rechtbank Gelderland 4 maart 2019, IEF 18282; ECLI:NL:RBGEL:2019:1091 (Binx smartility tegen Bincx). Binx Smartility is een joint-venture waarin twee bouwbedrijven deelnemen. Zij hebben het Binx Smartility dan ook als woordmerk gedeponeerd. Verweerder drijft ook een bouwbedrijf en heeft aangekondigd haar handelsnaam te gaan wijzigen in Bincx. Binx Smartility heeft Bincx gevraagd het (voorgenomen) gebruik te staken. Bincx geeft hieraan geen gehoor. Binx Smartility is hierop naar de rechter gestapt. De woordmerken Binx Smartility en Bincx verschillen vrijwel niet van elkaar op zowel auditief als visueel vlak. Er is dus sprake van een merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Voorts vordert Binx Smartility het staken en gestaakt houden van het voeren van de handelsnaam Bincx. Beide ondernemingen bieden hetzelfde soort diensten aan, en zijn actief in hetzelfde geografische gebied. Binx Smartility heeft ter zitting voldoende duidelijk weten te maken dat er sprake is van te duchten verwarring. De vordering strekkende tot staking zal derhalve worden toegewezen. Daarnaast vordert Binx Smartility nog dat de website van Bincx aan haar wordt overgedragen. Nu aangenomen moet worden dat Bincx niet de eigenaar is van deze domeinnaam kan geen overdracht worden toegewezen, Bincx wordt verboden deze domeinnaam nog te gebruiken. Bincx wordt veroordeelt in de proceskosten.

Conclusie AG HvJ EU 6 maart 2019, IEF 18279; IEFbe 2833; C-705/17 (Roslags Punsch tegen Roslagsöl). Conclusie AG:

Article 4(1)(b) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that the existence of a waiver, or disclaimer, such as that at issue in the case in the main proceedings, relating to one of the elements which comprise an earlier mark, has no bearing on the assessment of the likelihood of confusion between that earlier mark and a later sign for which registration as a trade mark is sought.

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2019, IEF 18273; ECLI:NL:RBDHA:2019:1845 (De Bondt tegen Hobii). Merkenrecht. De Bondt is groothandel in fournituren, haak- en breigarens en houdt in deze hoedanigheid een aantal merkregistraties, waaronder het woordmerk Benelux- en Uniewoordmerk WHIRL. Hobbii is een online-winkel die brei- en haakbenodigdheden verkoopt aan creatievelingen. Zij richt deze activiteit ook op Nederland middels een website. Zij gebruikt bij aanprijzing van haar waren de term ‘Twirls’. De Bondt stelt dat gebruik van deze term een inbreuk vormt op haar merkrecht. De rechter oordeelt dat er geen sprake is van een inbreuk is op het merkrecht van De Bondt, nu ‘Twirl’ verwijst naar het soort garen en het productieproces om dit garen te creëren door de draden om elkaar heen te draaien. Dit wordt voor de geïnformeerde gebruiker bekend geacht. De rechtbank wijst derhalve de vorderingen van De Bondt af, en veroordeelt haar in de proceskosten.

Rechtbank Rotterdam 28 februari 2019, IEF 18268; ECLI:NL:RBROT:2019:1591 (Grolsch tegen Lidl NL). Grolsch is een bierbrouwerij die pils op de markt brengt onder de naam Kornuit. Dit pils is op verschillende locaties verkrijgbaar. KORNUIT is door Grolsch ingeschreven als woord- en beeldmerk. Lidl NL exploiteert supermarkten en heeft een pils laten ontwikkelen dat zij op de markt heeft gebracht onder de naam Kordaat. Ook Lidl NL heeft haar teken in laten schrijven als woord- en beeldmerk. Grolsch stelt dat Lidl NL met Kordaat een inbreuk maakt op haar merkrecht, en spant daarom een kort geding aan voor de Rechtbank Rotterdam. Lidl NL voert hierop gemotiveerd verweer. Grolsch stelt dat er auditieve en visuele overeenstemming is, terwijl Lidl NL aanvoert dat er begripsmatig juist grote verschillen bestaan. Nu er discussie is over de vraag of de betekenis van de begrippen beiden bij het grote publiek bekend zijn kan de rechtbank hieromtrent in dit kort geding geen conclusie trekken. Hierna oordeelt de rechtbank dat de auditieve overeenstemming gering is en de visuele overeenstemming eveneens beperkt is. De rechtbank komt dus tot de conclusie dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Met betrekking tot de vordering van Grolsch op grond van sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE oordeelt de rechtbank dat onvoldoende is gebleken dat het publiek een verband legt tussen Kordaat en Kornuit. Al met al komt de Rechtbank tot het oordeel dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat Lidl NL een inbreuk maakt op het merkrecht van Grolsch zodat de vorderingen dienen te worden afgewezen.

Hof Amsterdam 19 februari 2019, IEF 18258; ECLI:NL:GHAMS:2019:478 (Scotch & Soda tegen Mybrand). Hoger beroep naar aanleiding van IEF 16197. Scotch & Soda is in hoger beroep gekomen tegen een eerdere uitspraak waarin het hof heeft bepaald dat MyBrand c.s. (hierna: MyBrand) geen inbreuk maakt op het woordmerk ‘SCOTCH SHRUNK’. Scotch & Soda voert twee grieven aan: allereerst dat ook aan het woordmerk ‘SHRUNK’ betekenis moet toekomen, nu de inbreuk ook na inschrijving (23 november 2015) heeft plaatsgevonden, en daarnaast dat niet ‘SCOTCH’, maar ‘SHRUNK’ het dominante bestanddeel is. Met betrekking tot de tweede grief (die het hof eerst heeft behandeld) oordeelt het hof dat er geen sprake is van verwarringsgevaar ten aanzien van ‘SCOTCH SHRUNK’, nu ‘SHRUNK’ vooral beschrijvend is. Met betrekking tot het woordmerk ‘SHRUNK’ voert MyBrand aan dat er geen sprake kan zijn van merkenrechtelijke bescherming nu deze term puur beschrijvend is. Het hof gaat hier echter niet in mee, nu ‘SHRUNK’ zeker enig onderscheidend vermogen toekomt. Nu ‘SHRUNK’ een merk is dat bescherming verdient, heeft MyBrand met haar verkopen inbreuk gemaakt op de merkrechten van Scotch & Soda. Het hof oordeelt dus dat er sprake is van een inbreuk, en veroordeelt MyBrand in de proceskosten.

Rechtbank Den Haag 20 februari 2019, IEF 18257; ECLI:NL:RBDHA:2019:1420 (Jack Daniel's tegen Kamstra c.s.). Merkenrecht. Bodemzaak. Eerste Aanleg. Eindvonnis na tussenvonnis. In het tussenvonnis (zie IEF 16511) heeft de Rechtbank Den Haag bepaald dat Kamstra c.s. schadeplichtig is jegens Jack Daniel’s. Op deze beslissing komt de Rechtbank niet terug. In deze uitspraak beoordeelt de Rechtbank de betrouwbaarheid van de schaderapporten en begroot de Rechtbank de schade. Ook verbiedt de Rechtbank Kamstra c.s. het voortzetten van de inbreukmakende handelingen. De dwangsommen worden toegekend zoals door Jack Daniel's gevorderd. Kamstra hoeft Jack Daniel's geen verdere gegevens te verstrekken bij gebrek aan belang. Nu schadevergoeding en winstafdracht niet kunnen cumuleren oordeelt de rechtbank dat er slechts schade hoeft te worden vergoed. Nu beide partijen gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld dienen zij beide bij te dragen aan de proceskosten.

Hof van Beroep Antwerpen, 24 december 2018, IEF 18241, IEFbe 2819; 2018/AR/336 (Star Group tegen Cargo). Merkenrecht. Hoger beroep. Bij overeenkomst worden aan Star Group drie woordmerken overgedragen, te weten "Studio 54", "Disco 54" en "54". Deze merken gebruikt Star Group voor het organiseren van feesten in Antwerpen. Echter heeft Star Group moeten constateren dat Cargo ook gebruik maakt van deze merken bij het organiseren van haar feesten. Star Group vordert derhalve dat Cargo gebruik van het merk moet staken. Cargo stelt op haar beurt dat de merken te zeer gebruikelijk zijn voor het organiseren van disco feesten, en dat het merk dus nietig is. Het hof oordeelt echter dat er wel degelijk sprake is van onderscheidend vermogen, nu het relevante publiek bekend is met de betekenis, maar Studio 54 zeker niet tot synoniem voor (bepaalde) feesten is verworden. Er kan dus ook geen sprake zijn van verval van inschrijving van het merkrecht nu daarvoor vereist is dat er sprake is van verwatering, en dat deze verwatering door toedoen van de merkhouder tot stand is gekomen. Tot slot stelt Cargo nog dat dat de vordering van Star Group niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard bij gebrek aan rechtmatig belang. Dit omdat Star group gebruik van het merk enkel zou willen verbieden omdat de feesten van Cargo voor homo’s en dragqeens worden georganiseerd. Dit is echter nergens uit gebleken, en dus kan het hof niet anders dan het hoger beroep ongegrond verklaren.

Rechtbank Den Haag, 19 december 2018, IEF 18239; ECLI:NL:RBDHA:2018:15133 (Plein tegen RSR). Merkenrecht. Bodemzaak. Eerste aanleg. Plein is een mode-ontwerper en tevens merkhouder van verschillende merken die hij aanbrengt op zijn kleding. RSR exploiteert een kledingwinkel in Rotterdam, en maakt vermeend inbreuk op het merkrecht van Plein, door namaak kleding te verkopen. RSR beweert echter dat er sprake zou zijn van uitputting. De rechtbank overweegt dat het aan RSR is om het bewijs hiertoe te leveren, nu er geen risico is van afscherming van nationale markten. De rechtbank komt op grond van het door RSR aangeleverde bewijs tot de conclusie dat voor 30 van de 35 in beslag genomen producten vast is komen te staan dat deze met toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. De rechtbank beslist dat deze 5 artikelen inderdaad niet meer verhandeld mogen worden, en dat deze dienen te worden overgedragen ter vernietiging. De vordering tot winstafdracht wordt afgewezen nu de merkinbreuk niet te kwader trouw lijkt te hebben plaatsgevonden. Beide partijen moeten hun eigen proceskosten dragen nu beiden gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld. Wel dient Plein RSR tegemoet te komen in de gederfde winst, maar minder dan gevorderd. Nu de vordering tot reputatieschade door RSR niet nader is onderbouwd wordt deze vordering afgewezen.

Rechtbank Den Haag 30 januari 2019, IEF 18233; ECLI:NL:RBDHA:2019:700 (Luxottica tegen X). Merkrecht. Bodemzaak. Eerste aanleg. Luxottica (de onderneming achter o.a. Ray-Ban) vordert dat gedaagde, die volgens Luxottica namaak zonnebrillen verkoopt op facebook, de inbreuk op haar merkrecht moet staken, en daarnaast haar winsten af moet dragen. Aan deze eisen legt Luxottica ten grondslag dat gedaagde zonder toestemming aan het merk identieke tekens heeft gebruikt bij de verkoop van haar producten. Gedaagde voert hierop gemotiveerd verweer, en beroept zich op uitputting: gedaagde stelt de zonnebrillen allen stuk voor stuk bij officiële verkooppunten te hebben gekocht. De rechtbank stelt dat het op de weg van gedaagde ligt om de uitputting te bewijzen. De rechtbank oordeelt dat gedaagde hier niet in is geslaagd. Met betrekking tot de winstafdracht: deze vereist dat een merkinbreuk te kwader trouw is geweest. Het is dus vereist dat de gedaagde zich bewust is geweest van de inbreuk. De rechtbank oordeelt dat dit het geval is nu het gevoerde verweer al bij voorbaat kansloos kan worden geacht. De vorderingen van Luxottica worden dus, met inbegrip van de winstafdracht, toegewezen.