Octrooirecht  

Beleidsnota Biotechnologie; Brief regering; Beantwoording vragen commissie over de octrooiproblematiek van kwekers, Kamerstukken II 2011-2012, 27 428, nr. 204. en de bijlage Overzicht van sectoroverleg over een gedragscode voor de toegang tot plantmateriaal dat wordt beschermd door een octrooi

De stand van zaken. Over de octrooiproblematiek van kwekers is veel te doen, wel dient dit gescheiden te worden van de analyse van haalbaarheid en wenselijkheid van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht. Er zijn twee parallelle acties gestart: 
1.sinds augustus 2010: sectoroverleg van bedrijven in de groenteveredelingssector om te komen tot sectorbreed gedragen afspraken over een gedragscode voor toegang tot biologisch materiaal en het gebruik van octrooilicenties, en
2.sinds 11 april 2011: consultatie van belangenorganisaties VNO-NCW, Plantum, LTO, NIABA en Nefarma, met het oog op analyse van wenselijkheid en haalbaarheid van en alternatieven voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht.

Ad 1) Uit het verslag blijkt dat onder leiding van een Stuurgroep van betrokken bedrijven drie werkgroepen zijn ingesteld die zich respectievelijk buigen over:

• de voorbereiding van een standpunt over het moment van verlenen van toegang tot biologisch
  materiaal dat is gedeponeerd in het kader van een octrooi(aanvraag);
• een voorstel dat de toegang tot biologisch materiaal regelt, met in acht te nemen
  uitgangspunten die door de Stuurgroep zijn geformuleerd;
• de definities van de verschillende soorten te onderscheiden “traits’.

Ad 2) Ik zal de beoogde onafhankelijke voorzitter van deze dialoog ook verzoeken aandacht te geven aan inbreng van maatschappelijke organisaties en hun zienswijzen bij de oplossing van de onderhavige problematiek.

Slotopmerking 
Ik spreek hierbij graag het vertrouwen uit dat het sectoroverleg over de licentiegedragscode en de brede consultatie van belangenverenigingen oplossingen zullen opleveren die de toegang tot biologisch materiaal voor veredelingsdoeleinden zullen vergemakkelijken. Verder verwacht ik van alle bij de brede consultatie betrokken partijen dat zij constructief zullen bijdragen aan de voorbereiding van de standpuntbepaling over eventuele invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het internationale octrooirecht, of passende alternatieven daarvoor.

Complete dossier hier (link)

Rechtbank 's-Gravenhage 28 september 2011, HA ZA 11-344 (Nestec c.s. tegen Sara Lee/DE c.s.)

In navolging van IEF 10072. Sara Lee/DE en Nestresso zijn verwikkelt in octrooirechtelijke strijd rondom een Capsule extraction device (afbeelding voor vergroting). Waartegen 8 september j.l. oppositie tegen octrooiverlening plaatsvond en 23 september j.l. pleidooi in VRO-zaak diende. Incident wordt toegewezen, ook omdat Nestec met de schorsing instemd en ter vermijding van divergerende uitspraken:

4.2. De rechtbank begrijpt dat het partijen beide voor ogen staat dat de gehele procedure wordt geschorst, dat wil zeggen de procedure in conventie, met inbegrip van de door Nestec c.s. op 25 mei 2011 ingestelde provisionele verbodsvordering, de reconventie alsmede het incident tot inzage in en overlegging van in de akte van 26 augustus 2011 genoemde stukken ex artikelen 843a Rv, 1019a Rv en 22 Rv.

4.3. Gelet op het feit dat Nestec c.s. thans met de gevorderde schorsing instemt, alsmede ter vermijding van divergerende uitspraken, komt het de rechtbank dienstig voor de procedure op de voet van artikel 83, vierde lid, ROW in zijn geheel, dat wil zeggen in conventie (inclusief de daarin ingestelde provisionele vordering), in reconventie en in het incident tot inzage in en overlegging van in de akte van 26 augustus 2011 genoemde stukken ex artikelen 843a Rv, 1019a Rv en 22 Rv, te schorsen totdat door het Europees Octrooibureau in de ten processe bedoelde oppositieprocedure, en in voorkomend geval in beroep, een eindoordeel is gegeven omtrent de geldigheid van EP 236.

Hof 's-Gravenhage 27 september 2011, LJN BT6897 (Elli Lilly and Company Ltd tegen Ratiopharm GmbH)
Met dank aan Bert Oosting en Wenda Oudejans, Hogan Lovells.
In navolging van IEF 8698 waarin het Nederlandse deel van het octrooi en ABC van Eli Lilly wordt vernietigd vanwege eerdere publicatie. Die publicatie, vermeld als `Schauzu´, is foutief en voor de vakman is het kenbaar hoe dat kan worden rechtgezet.

Voor het Hof heeft Lilly betoogd dat "de gemiddelde vakman onmiddellijk en zonder twijfel zal concluderen dat Schauzu fouten bevat. In het geval dat de vakman wel tot de conclusie zou komen dat Schauzu fouten bevat, beschrijft Lilly zes mogelijkheden voor interpretatie en/of correctie van de publicatie." (8.2.) Het Hof oordeelt dat Schauzu ´manifestly erroneus´ is en de gevolgtrekking dat Schauzu olanzapine evenmin openbaart, grief 1 slaagt. Nieuwheid staat vast.

Inventiviteit (r.o. 10.4): Van speciale regels blijkt niet. Overigens is het hof van oordeel dat ook bij het bepalen van de inventiviteit van selectie-uitvindingen (bij voorkeur) de 'problem-solution-approach' wordt gevolgd. (...)Ook in de voorbeelden van selectie-uitvindingen die in de Guidelines (...) zijn besproken, zijn geen speciale regels te vinden.

Welk experimenteel materiaal in (de aanvrage voor) het octrooi aanwezig diende te zijn ter onderbouwing van de gestelde gunstige combinatie van eigenschappen ('technical effect') van olanzpine. In het algemeen zijn 'in vitro' experimenten daarvoor voldoende. (12.2), uiteindelijk beslist het hof tot vernietiging van het vonnis, zoals rechtbank afwijking van eerdere beslissingen ook al realiseerde:

13. De van conclusie 1 afhankelijke 4 - 20 worden ook inventief geacht. Ook de conclusies 21 en 22, welke zijn gericht op tussenproducten die bij de werkwijzeconclusie 20 voor het bereiden van olanzapine worden toegepast, voldoen aan de vereisten van nieuwsheid en inventiviteit.

14. Partijen hebben ieder bewijs aangeboden. Hieraan gaat het hof gezien het vorenstaande voorbij, nu dit niet ter zake dienend is dan wel niet voldoende gesubstantieerd of gespecificeerd.

15. Uit het vorenstaande vloeit voort dat ook grief 3 en grief 4 voor het overige slagen en dat het vonnis niet in stand kan blijven. Ratiopharm zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen. (...) Lilly betoogd dat Ratiopharm zelf ervoor heeft gekozen stukken betreffende  de Canadese procedure in het geding te brengen en dat zij (Lilly) in verband hiermee extra onderzoek heeft moeten doen hetgeen tijd en geld heeft gekost. (...) Het hof acht gelet hierop met name de kosten van reizen en deskundigen gezien de aard, omvang en zwaarte van de zaak aan de hoge kant en acht na te melden bedrag aan proceskosten redelijk en evenredig, terwijl niet gebleken is dat de billijkheid zich daartegen verzet. [red. in eerste aanleg: € 125.000 en in hoger beroep aan de zijde van Lilly €375.000 en €314 aan griffierecht]

Lees het vonnis hier (grosse / LJN / opgeschoonde pdf)

Hof 's-Gravenhage 20 september 2011, HA ZA 07-213 (BRS Excell Glass B.V. tegen Portal S.A. / Brakel/Atmos B.V.)

Met dank aan Marjanka Vermunt en Mark van Gardingen, Brinkhof.

Even voor jezelf lezen. Octrooirecht. Eindarrest met tussenarrest (hier). BRS is (mede)houdster van EP 0910721 B1 voor werkwijze voor het vervaardigen van een gebogen beglazing en onder de merknaam BRS FREEFORMGLASS wordt beglazing op de markt gebracht.

Brakel/Atmos en Portal maken deel uit van internationale groep van ondernemingen voor bouwmaterialen. Portal S.A. was betrokken bij bouw van Randstadrailstation en schrijft FREEFORMGLASS voor. De werkwijze van het buigen zonder enige verwarming, is bij uitstek geschikt om op de bouwlocatie te worden uitgevoerd,

Hof is van oordeel dat ten opzichte van EP 468 en Glaverbel sprake is van inventiviteit, en dat Glaverbel niet nieuwheidsschadelijk is, omdat er bij EP 721 geen verwarming nodig is (omdat de vakman het geclaimde niet zou hebben gedaan, uitgaande van de stand van de techniek). Ook wijdt het Hof overwegingen aan prioriteit en openbaar voorgebruik. Vorderingen en nevenvorderingen worden toegewezen.

22. Ook ten opzicht van Glaverbel acht het hof EP 721 inventief. Howel het hof met de rechtbank van oordeel is dat de vakman zal begrijpen dat een koud geboven glasruit, in plaats van door verwarming, ook door het gebruik van vasthoudmiddelen in de gebogen stand kan worden gefixeerd, deelt het hof niet het (impliciete) oordeel van de rechtbank dat de vakman dat ook zou hebben gedaan. Alle werkwijzen in Glaverbel, ook die waarbij het gelaagde glas (verondersteld) bij omgevingstemparatuur wordt geboven, voorzien van een verwarmingsstap, te weten: verwarming tot de verwekingstemperatuur van de kunststof tussenlaag (zie rov. 14). Het moge zo zijn dat die stap is ingegeven door de wens de kromming zonder gebruik van (definitieve) vasthoudmiddelen te fixeren. Echter, feitelijk wordt daarmee het delaminatierisico buiten de deur gehouden, hetgeen ook de vakman zal hebben begrepen. Daarmee bevat Glaverbel geen aanwijzing in de richting van het helemaal achterwege laten van de verwarming tot de verwekingstemperatuur van de kunststof tussenlaag, in tegendeel. Waar dat derhalve niet voor de hand liggend was heeft Vákár (de uitvinder van EP 721) dat toch geprobeerd. Daarmee is de inventiviteit gegeven. [arcering van het hof]

Meer citaten volgen

D.J.G. Visser, 'Alle auteurs krijgen recht op een 'billijke vergoeding', NJB 2011, p. 2017-2021.

In navolging van lunchdebat De Billijke Vergoeding, IEF 10112. De introductie van een billijke vergoeding voor ieder gebruik voor iedere auteur leidt vrijwel zeker niet tot een verbetering van de positie van de auteur en mogelijk tot een verslechtering. De kans is groot dat de Tweede Kamer er toch mee instemt, omdat het zo sympathiek klinkt. Want waarom zou je er als Tweede Kamer ‘nee’ tegen zeggen als het de overheid niets kost, producenten en uitgevers het moeten gaan betalen en de rechter moet gaan bepalen wat een billijke vergoeding is?

Alle auteurs² krijgen recht op een ‘billijke vergoeding’. Dat heeft de ministerraad op 8 juli 2011³ besloten. Dit recht op een billijke vergoeding wordt in de Auteurswet vastgelegd. Tot nu toe heeft een auteur meestal alleen een verbodsrecht, waarmee hij het gebruik van zijn werk kan verbieden. Op grond van dat verbodsrecht kan hij toestemming geven voor de exploitatie van zijn werk. Voor die toestemming kan hij een vergoeding vragen. De hoogte van die vergoeding hangt echter af van hoeveel producenten⁴ bereid zijn ervoor te betalen. Die bereidheid wordt weer bepaald door hoeveel producenten met dat werk denken te kunnen gaan verdienen. En dat hangt weer af van de kwaliteit van het werk en de voorkeur van het publiek. Als werk van goede kwaliteit is en populair is bij het publiek, dan kan een auteur een hoge vergoeding krijgen. Is het werk echter niet van goede kwaliteit of is er geen belangstelling voor, dan is de vergoeding laag of nul. Dat is de economische wet van vraag en aanbod.

Nu zijn auteurs bij een overeenkomst met een producent vaak ‘de zwakkere partij’. Een reden voor die zwakkere positie is dat een auteur soms niet leest of begrijpt waar hij mee akkoord gaat, net zoals consumenten akkoord gaan met allerlei voorwaarden die ze niet lezen of begrijpen. Maar de belangrijkste reden waarom auteurs ‘de zwakkere partij’ zijn, is omdat ze te graag willen en omdat er te veel zijn. Auteurs nemen een extra zwakke positie in als hun werk niet bovengemiddeld goed is, waardoor hun prestatie uitwisselbaar is met die van anderen of het publiek er geen belangstelling voor heeft. Veel auteurs willen graag hun werk onder de aandacht van het publiek brengen en bekend worden, terwijl producenten alleen maar ‘willen’ als zij er geld aan kunnen verdienen, omdat het publiek bereid is om ervoor te betalen. Op de markt waar auteurscontracten worden gesloten, is het aanbod groot en de vraag beperkt, wat de positie van de auteur ondermijnt. De positie van een goede auteur is daarentegen niet zwak. Zijn werk willen uitgevers en producenten maar al te graag uitgeven. Hij kan dus wel een hogere vergoeding vragen. Daarnaast kan hij een agent of adviseur inhuren die voor hem het contract leest en begrijpt en er eventueel over kan onderhandelen. Ook op de markt waar auteursovereenkomsten worden gesloten, geldt namelijk de wet van vraag en aanbod.

Lees hele artikel: klik op de juiste citeerwijze bovenaan (pdf)

2. Hier wordt steeds gesproken over ‘auteurs’, maar de regeling geldt ook voor ‘uitvoerende kunstenaars’: artiesten, acteurs, zangers, dansers en musici.
3. ‘Kabinet vernieuwt auteurscontractenrecht’, persbericht d.d. 8 juli 2011, www. rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/ministerraad/ persberichten/2011/07/08/kabinet- vernieuwt-auteurscontractenrecht.html.
4. Als hier gesproken wordt over ‘producenten’ worden daar ook uitgevers mee bedoeld.

Hof 's-Gravenhage 30 augustus 2011, LJN BS8698 (WMF Würtembergische Metallwarenfabrik AG tegen Vacuproducts

In navolging van IEF 9292 en IEF 8703. Incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad (1019h Rv) proceskostenveroordeling eerste aanleg ex art. 234 Rv in Europees octrooirecht zaa.

Het betreft Octrooi 0 483 930 B1, betrekking hebbend op een ananassnijder. Er volgt toewijzing op grond van belangenafweging, nu rechtbank daarover geen oordeel heeft gegeven. Vordering betalingsbevel met rente kan in dit incident niet aan de orde komen. Compensatie van de proceskosten.

4. Het hof stelt voorop dat voor toewijzing van een incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad vereist is dat de eisende partij belang heeft bij de door hem verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad en dat de wederpartij niet een, gezien de omstandigheden van het geval, zwaarder wegend belang heeft bij achterwege blijven van zodanige verklaring. De kans van slagen van het aangewende rechtsmiddel dient daarbij in de regel buiten beschouwing te blijven. (HR 29 april 2005, LJN AS8913, NJ 2006, 457 en 27 februari 1998, LJN ZC2602, NJ 1998, 512).
Voorts mag in het algemeen worden aangenomen dat, zolang niet van het tegendeel blijkt, degene die uitvoerbaarverklaring bij voorraad verlangt van een te zijnen verzoeke uitgesproken veroordeling tot betaling van een geldsom, het vereiste belang bij zodanige verklaring heeft (HR 27 februari 1998, LJN ZC2602, NJ 1998, 512).

6. Daar het gaat om een veroordeling tot betaling van proceskosten, mag worden aangenomen dat WMF, nu het tegendeel niet gemotiveerd is gesteld of gebleken, het vereiste belang heeft bij de door haar verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Vacu Products beoogt kennelijk te stellen dat haar belang bij behoud van de bestaande toestand tot op het rechtsmiddel is beslist zwaarder weegt, in welk verband zij zich, kort gezegd, beroept op het restitutierisico. Dat er een restitutierisico zou bestaan dient door Vacu Products gesteld en concreet onderbouwd te worden. Een restitutierisico in abstracto is onvoldoende aanleiding om zekerheid op te leggen en (dus zeker) om uitvoerbaarverklaring bij voorraad te weigeren (vergelijk HR 16 juni 1994, LJN ZC1400, NJ 1994, 591).
Voor zover Vacu Products voorts al stelt dat sprake is van een restitutierisico gaat het hof hieraan als onvoldoende onderbouwd voorbij. Zij volstaat slechts met een abstracte betwisting van de financiële soliditeit van WMF en de stelling dat WMF in Duitsland is gevestigd. De enkele omstandigheid dat WMF in Duitsland is gevestigd, acht het hof onvoldoende zwaarwegend. Dit geldt temeer nu Vacu Products in eerst aanleg heeft gesteld dat WMF ook in Nederland handelt. Het bovenstaande brengt mee dat niet gezegd kan worden dat Vacu Products een zwaarder wegend belang heeft bij achterwege blijven van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad dan WMF bij (het wel toewijzen van) deze verklaring.
De incidentele vordering komt dan ook voor toewijzing in aanmerking, terwijl er geen, althans onvoldoende aanleiding is aan de uitvoerbaarverklaring bij voorraad de voorwaarde van zekerheidstelling te verbinden.

EPO Enlarged Board of Appeal 30 augustus 2011, zaak G0002/10 (Disclaimers)

Met samenvatting van Bart Jansen, Zacco.

Europees octrooirecht. Kan disclaimer op basis van in de aanvrage aanwezige materie leiden tot uitbreiding van materie onder artikel 123(2) EOV?

Een disclaimer verkleint in principe de beschermingsomvang, maar kan mogelijk tóch tot ongeoorloofde verbreding van de beschermingsomvang leiden wanneer de formulering tot een bredere technische interpretatie van het niet-disclaimde deel de claim leidt (zie 4.5.1 van de toelichting). Disclaimers hebben als doel de nieuwheid van een claim te herstellen door als een chirurg een precies gedefinieerd stuk uit de beschermingsomvang te snijden, dus door het toevoegen van een negatief geformuleerd kenmerk.

De headlines van de beslissing die het Enlarged Board of Appeal (EBoA) nu heeft vastgesteld zijn als volgt:

“la. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed.

Hier wordt aangegeven dat er inderdaad uitbreiding volgens 123(2) kan optreden, indien de materie die na de disclaimer in de claim staat niet ondubbelzinnig geopenbaard is in de aanvrage.

lb. Determining whether or not that is the case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment.”

In deze headnote wordt aangegeven dat dit echter weer sterk afhangt van de manier waarop een en ander in de aanvrage beschreven was, en welke verdere informatie er voor de vakman beschikbaar is.

In tegenstelling tot de eerdere uitspraken G1/03 en G2/03, behandelt G2/10 de toelaatbaarheid van disclaimers op basis van tekst die in de aanvrage aanwezig was, in het bijzonder materie die als voorbeeld in de aanvrage was opgenomen. Terwijl G1/03 en G2/03 zich juist richten op disclaimers op basis van informatie van buiten de aanvrage. G2/10 geeft expliciet aan dat de regels uit G1/03 en G2/03 niet bedoeld zijn voor toepassing op in de aanvrage beschreven disclaimers.

Het gevaar van mogelijk uitbereiding van materie zal niet spelen wanneer het om een zeer expliciet voorbeeld gaat dat in de disclaimer staat, maar kan optreden wanneer, zoals onder 4.5.5 van de toelichting uitgelegd, de disclaimer de uitvinding splitst op een manier waarbij het overgebleven deel van de claim een subgroep is. Wanneer deze overgebleven subgroep onvoldoende gedefinieerd is kan dit de technische betekenis van het achtergebleven deel volgens de EBoA verbreden. De belangrijkste conclusie is dat in ieder geval niet zonder meer aan de toets aan artikel 123(2) EOV voorbij kan worden gegaan indien de disclaimer basis in de aanvrage zelf vindt.

Voor de dagelijkse praktijk betekent deze beslissing mijns inziens dat een disclaimer, mits precies geformuleerd op basis van een voorbeeld uit de aanvrage, doorgaans nog steeds niet tot verbreding onder 123(2) zal leiden, en dus door het EPO zal worden toegestaan. Op het moment van opstellen van een octrooiaanvrage is meestal niet te voorzien welk deel van de aanvrage in de toekomst eventueel van belang zou kunnen worden. In vakgebieden waarin disclaimers regelmatig voorkomen, zoals biotech met DNA en RNA-sequenties waar het in deze zaak om ging, kan op basis van deze uitspraak gesteld worden dat het aandacht verdient om subgroepen of partities binnen de beschrijving en in de voorbeelden goed af te bakenen.

Voor wie door wil lezen de amicus curiae briefs (link)

Rechtbank 's-Gravenhage 6 september 2011 KG ZA 11-739 (Gain Harvest Development LTD. tegen Taste of Nature B.V.)

met dank aan Paul Steinhauser, Arnold+Siedsma.

Octrooirecht. Contractenrecht. Uitleg van handhavingsbepaling in overeenkomst.

Gain Harvest exploiteert het Raphanus-octrooi en verwante octrooi(aanvrag)en door licenties te verstrekken. Koppert B.V., welke is overgegaan in Taste of Nature Holding B.V.) is actief als kweker en licentienemer. In een overeenkomst tot toepassing van geoctrooieerde werkwijze is een koopprijs afgesproken, evenals inspanningsplicht van Gain Harvest voor de handhaving van octrooien en merken.

Spoedeisend belang is aanwezig, omdat dit een voortdurende verbintenis tot nakoming betreft. Verplichting tot instandhouden van octrooi en merk, en dus optreden tegen inbreuken. Er is ten tijde van de beoogde levering een tweetal beweerdelijke inbreukmakers bekend, in artikel 13 valt echter geen garantie te lezen ten tijde van de beoogde levering echter:

Evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of dat zij die uitleg anderszins redelijkerwijs moest verwachten. Een dergelijke uitleg zou bovendien een garantie van Gain Harvest inhouden dat er ook op het moment van levering (ruim twee jaar later) geen verdere inbreukmakers zouden zijn, derhalve een garantie betreffende een toekomstige situatie en partijen die gelegen zijn buiten de invloedsfeer van degene die de garantie verleent. (r.o. 4.5)

Taste of Nature kan niet opschorten. Veroordeling (onder dwangsom) tot opgaaf van Raphanus-zaden (ook als dat "nul" blijkt te zijn) voor de nakoming van de overeenkomst en betaling van de koopprijs, geen dwangsom ex 611a Rv. Taste of nature veroordeelt in proceskosten in conventie én reconventie.

4.5. Blijkens artikel 13 (v) garandeert Gain Harvest “hierbij en […] bij de levering van het Raphanus octrooi” dat “[…] er tot op heden door derden geen inbreuk is gemaakt op het Raphanus octrooi en het merk, behoudens de partijen reeds bekende inbreuken door Hamu en Van der Plas”. Uitgaande van het onder 4.4. opgenomen criterium is naar voorlopig oordeel met “heden” bedoeld het moment van ondertekening van de Overeenkomst, derhalve 2 februari 2009. Zodoende kreeg Taste of Nature de garantie dat op 2 februari 2009 aan Gain Harvest geen andere inbreukmakers dan Hamu en Van der Plas bekend waren. Die garantie dat er op 2 februari 2009 aan Gain Harvest geen andere inbreukmakers dan de genoemde bekend waren, is voorts nog steeds van kracht op het moment van levering op 1 juni 2011. De door Taste of Nature voorgestane uitleg, te weten: Gain Harvest garandeert (op 2 februari 2009) dat ten tijde van de beoogde levering in juni 2011 ook geen inbreukmakers bekend zijn, valt niet in artikel 13 te lezen. Evenmin is aannemelijk gemaakt dat een dergelijke bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of dat zij die uitleg anderszins redelijkerwijs moest verwachten. Een dergelijke uitleg zou bovendien een garantie van Gain Harvest inhouden dat er ook op het moment van levering (ruim twee jaar later) geen verdere inbreukmakers zouden zijn, derhalve een garantie betreffende een toekomstige situatie en partijen die gelegen zijn buiten de invloedsfeer van degene die de garantie verleent. Het komt de voorzieningenrechter ongerijmd voor dat een dergelijke garantie – zonder niet mis te verstane bewoordingen van die strekking – bedoeld zal zijn. Dat mocht Taste Of Nature redelijkerwijs naar voorlopig oordeel derhalve niet verwachten. Voor nader feitelijk onderzoek is in het kader van dit kort geding geen plaats.

4.6. Andermaal het in r.o. 4.4 geformuleerde criterium tot uitgangspunt nemend, zal naar voorlopig oordeel de in artikel 6 opgenomen verplichting “al het nodige [te] doen om het Raphanus octrooi in alle octrooilanden en het merk in stand te houden” opgevat moeten worden als gericht op de zorg voor de instandhouding van octrooi en merk in de zin van het tijdig betalen van taksen en verrichten van andere formaliteiten, zoals indienen van vertalingen, prioriteitsdocumenten en dergelijke. Dit is ook een gebruikelijke uitleg van de bepaling. Dat hieronder tevens optreden tegen inbreukmakers zou vallen, zoals Taste of Nature heeft betoogd, valt in de bepaling voorshands niet te lezen. Taste of Nature stelt dat partijen deze verplichting wel met artikel 6 hebben bedoeld, maar [X] heeft ter zitting desgevraagd uitdrukkelijk betwist dat die bedoeling aan Gain Harvest kenbaar is gemaakt. Bij deze stand van zaken is, uitgaande van de bewoordingen van artikel 6 en indachtig het in r.o. 4.4 geformuleerde criterium, voorshands aannemelijk dat daarmee geen verplichting voor Gain Harvest tot optreden tegen inbreukmakers overeengekomen is, noch tot een oplevering van het Raphanus-octrooi “vrij van inbreuk” op 1 juni 2011. Voor nader feitelijk onderzoek is in kort geding geen plaats.

4.7. Voorgaande uitleg van artikel 6 ligt temeer voor de hand nu Gain Harvest terecht heeft aangevoerd dat uit artikel 17, tweede volzin, wel een verplichting kan worden afgeleid tot optreden tegen inbreukmakers, doch zulks eerst op verzoek van Taste of Nature. Voor zover Taste of Nature geacht moet worden tevens een beroep op opschorting wegens nietnakoming van de verplichtingen uit dat artikel te doen, geldt het volgende. [Y] heeft ter zitting aangegeven dat hij [X] in 2010 een aantal keren mondeling zou hebben gewezen op mogelijke inbreukmakers. [X] heeft ter zitting toegegeven dat is gesproken over optreden tegen Suba en Cresco Handels B.V. (te Honselersdijk, hierna Cresco) maar erop gewezen dat het lange tijd lastig is geweest om zaad te verkrijgen van de beweerdelijk inbreukmakende planten en dit vervolgens te laten analyseren (volgens voorschriften in het Raphanus-octrooi). Begin december 2010 is door [Y] een analyserapport inzake inbreuk door Cresco aan Gain Harvest/[X] gestuurd. Vervolgens is er in april 2011 een sommatiebrief gestuurd aan Cresco. Aan een Italiaanse advocaat is door Gain Harvest eveneens in april 2011 om advies gevraagd ter zake Suba. Wat betreft Hamu en Van der Plas (die al bij het sluiten van de Overeenkomst waren voorzien) heeft Gain Harvest onweersproken gesteld dat dit bevriende relaties van [Y]/Taste Of Nature zijn of waren en om die reden (lange tijd) niet zijn aangesproken (inmiddels wel).

4.9. Op grond van het vorenoverwogene oordeelt de voorzieningenrechter dat Taste of Nature zich niet kan beroepen op een opschortingrecht. Zij heeft het bestaan van de verplichtingen uit (artikel 4 van) de Overeenkomst niet betwist en heeft overigens geen andere omstandigheden aangevoerd die zouden maken dat zij bedoelde verplichtingen niet hoeft na te komen. Verder heeft zij ten aanzien van de gevorderde nakoming van haar verplichting onder artikel 12 van de Overeenkomst tot kwartaalopgaaf van de verkochte Raphanus-zaden2 enkel gesteld dat zij die zaden (nog) niet verkocht heeft en eerst dan licentievergoeding behoeft af te dragen. De omstandigheid dat die opgaaf mogelijk “nul” luidt betekent echter niet dat er geen opgaaf zoals afgesproken dient te geschieden (welke Gain Harvest vervolgens desgewenst door een accountant kan laten controleren). Zodoende dient Taste Of Nature tot nakoming van ook artikel 12 van de Overeenkomst te worden veroordeeld.

Rondom de Apple vs. Samsung-zaak is er veel in media verschenen. Onlangs speelt er ook tussen juristen een discussie, maar deze gaat over de bevoegdheid van Nederlandse rechters om tegen in Nederland gevestigde gedaagden in kort geding een grensoverschrijdend verbod uit te spreken.

In de laatste bijdrage van Willem Hoyng wordt er gereageerd op een bijdrage van Bart Sujecki en Michiel Rijsdijk verschenen in 't FD van 1 september 2011. Met name op het punt dat er een opmerkelijke rechtsoverweging 4.1 is. Hoyng reageert, gesteund door jurisprudentie zoals Gerechtshof ’s-Gravenhage d.d. 12 juli 2011, LJN BR1364, IEF 9973 (Yellow Page) en Rechtbank 's-Gravenhage 15 september 2010, IEF 9089 (Solvay/Honeywell), dat dit eerder uitdrukkelijk is geoordeeld.

Als extraatje voegt Willem Hoyng ook toe dat op het punt van toepassing van EEX-Vo de rechter ook juist heeft gehandeld.

[De voorzieningenrechter] merkt fijntjes op dat de Nederlandse gedaagden de bevoegdheid niet hebben bestreden, maar terecht acht hij dat onvoldoende om zich ex art. 24 EEX-Vo bevoegd te achten. Immers, wanneer het om de exclusieve bevoegdheid van art. 22 (4) EEX-Vo gaat, kan de rechter art. 24 EEX-Vo niet toepassen. Hij zal zelf moeten nagaan of hij met het aannemen van bevoegdheid de exclusieve bevoegdheid (van een andere rechter) schendt.

Lees de discussie verder hier (link en link).

EPO Enlarged Board of Appeal 25 augustus 2011, Case nr. : R 0020/10 (Borealis Technology Oy tegen The Dow Chemical Company)

Met samenvatting van Cees Mulder, Maastricht University.

Europees octrooirecht. Procesrecht. Artikel 100(c); Artikel 123(2); Regel 108(1) EOV. Niet-ontvankelijke petition for review.

Het octrooi heeft betrekking op een proces waarbij een metalen pijp wordt voorzien van een tweelaags ethyleen coating met een bepaalde scheurbestendigheid (“stress cracking resistance” - EP 0 837 915, gebaseerd op WIPO 97/03139). Tijdens de oppositieprocedure was de zogenoemde “melt flow rate” (MFR12) van de eerste ethyleen polymeer toegevoegd als kenmerk van de octrooiconclusie. Aangezien in de beschrijving van de octrooiaanvrage deze MFR12 waarde alleen in combinatie met twee andere extra functies werd beschreven, werd het niet ook opnemen van deze extra functies in de octrooiconclusie beschouwd als een ontoelaatbare uitbreiding van de beschermingsomvang van het octrooi (art. 123(2) EOV).

Board of Appeal In beroep (T 1478/07) diende de octrooihouder verschillende gewijzigde sets van octrooiconclusies in. Het merendeel van deze zogenoemde “auxiliary requests” werd afgewezen op dezelfde gronden als tijdens de oppositie (ontoelaatbare uitbreiding; artikel 123(2) EOV); de andere sets werden afgewezen bij gebrek aan inventiviteit. Ook maakte de octrooihouder bezwaar tegen het introduceren door de oppositieafdeling “ontoelaatbare uitbreiding” als nieuwe oppositiegrond (artikel 100(c) EOV) zonder voorafgaand overleg met de octrooihouder of deze grond al dan niet prima facie relevant was. De octrooihouder vond dat de oppositieafdeling het fundamentele artikel van het Europees Octrooiverdrag had geschonden, namelijk het recht om gehoord te worden (“right to be heard”; artikel 113(1) EOV). De Board of Appeal meende dat uit de inhoud van de eerdere beslissingen van de Enlarged Board of Appeal (G 9/91 of G 10/91) niet kan worden afgeleid dat om aan de vereisten van artikel 113(1) EOV  te voldoen, de oppositieafdeling partijen de mogelijkheid moet bieden om, voordat de discussie over de inhoudelijke aspecten kan beginnen, gehoord te worden over de toelaatbaarheid van het prima facie bezwaar als nieuwe oppositiegrond.

De Enlarged Board of Appeal stelt dat er geen enkele grond voor herziening van de beslissing van de Board of Appeal in het verzoekschrift staat die valt binnen de door het Europese Octrooiverdrag (EOV) vastgestelde kader van de petition for review  door de Enlarged Board of Appeal (regel 108(1) EOV). Het belangrijkste argument hierbij is dat een grief tegen de oppositieafdeling, te weten dat het recht van een partij om gehoord te worden is geschonden, geheel buiten de werkingssfeer valt van de mogelijke gronden voor herziening opgenomen in het EOV waarover de Enlarged Board of Appeal tot herziening kan besluiten. Alleen als de Board of Appeal zelf het recht om gehoord te worden van een van de partijen had geschonden, had dat een grond voor herziening van de beslissing kunnen opleveren waarover de Enlarged Board of Appeal tot herziening had kunnen besluiten als vastgelegd in artikel 112a(2)(c) EOV.

Omdat de Enlarged Board of Appeal in het verzoekschrift van de octrooihouder geen enkele onderbouwing van een bezwaar heeft kunnen vinden dat kan worden opgevat als een grond binnen het kader van artikel 112a(2) EOV (in combinatie met regel 104 EOV), waarop, althans potentieel, een verzoek tot herziening zou kunnen worden gebaseerd, en de verzoeker bovendien zelf ook niet heeft aangegeven wat de wettelijke basis van zijn verzoek is, heeft de Enlarged Board of Appeal niet anders kunnen besluiten dan de petition for review af te wijzen als manifest niet-ontvankelijk (“clearly inadmissible”).

Algemene toelichting
Sinds het Europees Octrooiverdrag in december 2007 gewijzigd in werking is getreden, is er ook de mogelijkheid gecreëerd voor het indienen van een verzoek tot herziening (“petition for review”) bij de Enlarged Board van Appeal van een beslissing van een Kamer van Beroep (Board of Appeal). Om te voorkomen dat teveel petitions worden ingediend, zijn de gronden waarop een verzoek tot herziening kan worden ingediend extreem beperkt gehouden. Van de sindsdien ongeveer 70 ingediende petitions is het merendeel aangemerkt als “clearly unallowable” en is er slechts één gegrond verklaard (R 7/09).