Octrooirecht  

Persbericht Commissie EU: “Patents: Commission sets out next steps for creation of unified patent litigation system The European Commission has adopted a Recommendation to the Council that would provide the Commission with negotiating directives for the conclusion of an agreement creating a Unified Patent Litigation System (UPLS). The UPLS would increase legal certainty, reduce costs and improve access to patent litigation for businesses, in particular SMEs. The court structure to be established in the framework of the UPLS would have jurisdiction both for existing European patents and for future Community patents. This constitutes a further significant step in the pursuit of the EU's patent reform agenda.”

Lees het persbericht hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 maart 2009, HD 200.012.193, Abbott Cardiovascular Systems Inc. tegen Medtronic B.V. (met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh)

Arrest in zaak over het inzagerecht in in beslaggenomen documenten met betrekking tot een beweerdelijk octrooi-inbreuk. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (zie Rechtbank Maastricht 29 juli 2008, IEF 6522). Artikel 1019b, alleen veiligstelling bewijs, geen inzage.

4.3.3. Weliswaar is juist dat het bewijsbeslag in het leven is geroepen om de IE-rechthebbende te voorzien van materiaal om zijn inbreukvordering te onderbouwen, maar - zoals het hof in r.o. 4.3.2 a1 overwoog - dat rechtvaardigt niet de conclusie dat een bewijsbeslag inzagerecht met zich mee brengt. Vooropgesteld moet worden - zoals ook de voorzieningenrechter heeft gedaan - dat de Richtlijn en de daarop gebaseerde Nederlandse wetgeving autonoom dienen te worden uitgelegd, en wel aan de hand van de inhoud van de Richtlijnen van die wetgeving. Zoals hiervoor is overwogen is daarin onderscheiden tussen veiligstelling van en inzage in bewijsmateriaal. Dat onderscheid heeft niet tot gevolg dat de minimum waarborg die de communautaire wetgever aan de IE-rechthebbende heeft willen geven niet wordt gehaald. Ook volgens de Nederlandse wetgeving kan de IE-rechthebbende immers op vrij eenvoudige wijze bewerkstelligen dat hij inzage verkrijgt in het inbeslaggenomen materiaal. Dat hij daartoe de weg van artikel l019a Rv. jo. artikel 843a Rv, dient te bewandelen betekent niet dat zijn inzagerecht onaanvaardbaar wordt beperkt.

4.3.5. (…) Voor de (impliciete) stelling van Abbott dat de wetgever heeft bedoeld dat de beslaglegger dan via de weg van artikel 15 lid 4 Gerechtsdeurwaarderswet de beschikking krijgt over de gedetailleerde beschrijving is naar het oordeel van het hof geen steun te vinden in de wet noch in de parlementaire geschiedenis daarvan.

(…) 4.4.1. . In dit hoger beroep heeft Abbott als meer subsidiair verweer in conventie tevens meer subsidiaire grondslag voor haar reconventionele vorderingen een beroep gedaan op artikel 1019a jo. artikel 843a Rv.(…)

4.4.3. Gelijk de voorzieningenrechter heeft overwogen vindt de stelling van Medtronic dat de vordering tot inzage slechts bij de bodemrechter kan worden gedaan geen steun in het recht. Mits aan de overige voorwaarden - waaronder het hebben van een rechtmatig belang en het bestaan van een rechtsbetrekking - is voldaan is denkbaar dat in spoedeisende zaken de vordering in kort geding wordt gedaan.(…)

4.4.4. Abbott heeft inmiddels ook in de versnelde bodemprocedure op de voet van de artikelen 1019a jo 843a Rv. en bij wijze van incident inzage gevorderd. In die procedure heeft de Rechtbank 's-Gravenhage in een rolbeslissing van 26 november 2008 beslist dat zij tegelijk met het eindvonnis op dit incident zal beslissen [zie: Rechtbank ’s-Gravenhage,  11 maart 2009, IEF 7665]. Partijen verwachten dit vonnis in maart 2009. Het oordeel van de bodemrechter omtrent de inzagevordering (en tegelijkertijd omtrent de inbreukvordering in de hoofdzaak) is in tijd dus vrijwel gelijk te verwachten met het oordeel van het hof in het onderhavige kort geding. Daarom heeft Abbott geen spoedeisend belang bij haar vordering in dit kort geding.

1019h proceskosten: €19.388.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 maart 2009, HA ZA 08-1136 en HA ZA 08-1039, Selo B.V., Freshsupport Packing B.V. & Coöperatieve Zuivelonderneming Cono B.a.  tegen PFM S.P.A. Packaging Machinery c.s  resp. PFM S.P.A. tegen Freshsupport PAcking B.V.

Gevoegde zaken Selo c.s. (Selo, Freshsupport en Cono) tegen PFM.

Gevoegde octrooizaken met betrekking tot verpakkingen. Vernietiging van een octrooi zoals dat gold vóór en na gedeeltelijke afstand. Door de  terugwerkende kracht van de vernietiging kunnen derden belang hebben bij vernietiging van een octrooi waarvan de reikwijdte is beperkt door gedeeltelijke afstand, in de vorm zoals het octrooi in het verleden heeft bestaan. Niet is in te zien dat artikel 75 ROW1995 zich beperkt tot het octrooi zoals dit geldt na de gedeeltelijke afstand. Het door PFM gevorderde verbod op octrooi-inbreuk is beperkt tot Nederland.

De gevorderde verklaring voor recht tot niet-inbreuk voor zover die ziet op voorbehouden handelingen buiten Nederland spruit dus niet voort uit het rechtsfeit waarop de vordering van PFM is gegrond. De rechtbank is in zoverre onbevoegd. Proceskostenveroordeling ook voor wat betreft de niet toegewezen reconventionele vordering van de wederpartij, omdat de voorwaardelijke vordering in reconventie tot vernietiging van het Octrooi onder de gegeven omstandigheden als een redelijke vorm van verdediging moet worden aangemerkt.

Freshsupport is een Nederlands verpakkingsbedrijf voor onder meer door Cono geproduceerde Beemster kaas. Daarbij maakt Freshsupport gebruik van door Selo geleverde machines. Bij deze machines die werken volgens de ‘flow-pack’ methode wordt een rol met folie afgewikkeld, waarbij de folie om het te verpakken product wordt gevouwen en vervolgens wordt dichtgelast. In de verpakkingsindustrie worden dergelijke machines algemeen gebruikt.

PFM is houdster van EP 995 695 (hierna: ‘EP 695’ of ‘het Octrooi’). Het Octrooi heeft betrekking op een zak voor de verpakking van levensmiddelen vervaardigd van een afpelbare folie en een werkwijze voor de productie daarvan. PFM heeft Freshsupport en Cono in juni 2006 aangeschreven wegens gestelde inbreuk op het Octrooi, waarop de raadsman van Freshsupport heeft gereageerd door -onder verwijzing naar prior art-  te stellen dat het Octrooi nietig was.

Op 19 juni 2007 heeft PFM middels een akte gedeeltelijk afstand gedaan van het Nederlandse deel van het Octrooi door de conclusies te beperken, onder meer door toevoeging van de maatregel ‘dat de genoemde koppelings en sluitmiddelen vervaardigd zijn van een plaketiket’ aan conclusie 1.

In twee later gevoegde parallelle zaken voeren Selo c.s. aan dat het Octrooi (ook na gedeeltelijke afstand) nietig is, dat zij geen inbreuk maken en dat PFM onrechtmatig handelt door zich op een Octrooi te beroepen terwijl zij wist (wat blijkt uit de gedeeltelijke afstand) dat het in rechte geen stand zou houden. PFM voert aan dat de voor Cono geproduceerde verpakking inbreuk maakt op het Octrooi zoals dat luidt na afstand resp. de door het Octrooi beschermde werkwijze wordt toegepast.

Nietigheid: Ter zitting heeft PFM erkend dat conclusie 1 van het Octrooi voor afstand nietig was omdat deze ‘te ruim’ was geformuleerd. Zij is tot dat inzicht gekomen na door Selo c.s. gewezen te zijn op bij PFM nog niet eerder bekende publicaties uit de stand van de techniek. Volgens PFM betreft het Octrooi na de Akte een zogenaamde combinatie-uitvinding. Naar het oordeel van de rechtbank, echter, kan in de toepassing van een plaketiket geen inventieve technische maatregel worden gezien. Het gebruik van een etiket als sluitmiddel van een zakje is met daarin levensmiddelen is algemeen bekend.

‘6.10 [...]de enkele toevoeging, aan een niet inventieve combinatie van maatregelen, van de op zichzelf bekende en algemeen toegepaste maatregel van het gebruik van een plaketiket om een zakje met daarin levensmiddelen dicht te plakken en tegelijkertijd informatie te verschaffen, niet kan maken dat de aldus ontstane combinatie van maatregelen wél inventief zou zijn.’

Toepassing van de problem solution benadering leidt niet tot een ander oordeel. Ook de overige voortbrengselconclusies zijn nietig, net als de werkwijzeconclusies:

‘6.17 [...]Niet valt daarom in te zien op grond waarvan het vervaardigen vaneen niet inventieve verpakking op een in de branche algemeen gebruikteverpakkingsmachine inventief zou kunnen worden geacht.’

Vernietiging Octrooi voor en na Afstand: De rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van het Octrooi in zijn geheel, zowel in de vorm zoals dat gold voor de Akte, als in de vorm zoals dat gold na de Akte.

‘6.23 [...]PFM heeft nog aangevoerd dat vernietiging van het octrooi zoals dit gold vóór de Akte niet mogelijk zou zijn omdat het octrooi in die vorm niet meer bestaat. Dit standpunt acht de rechtbank onjuist. Door de terugwerkende kracht van de vernietiging kunnen derden zoals Selo c.s. belang hebben bij vernietiging van een octrooi waarvan de reikwijdte is beperkt door gedeeltelijke afstand, in de vorm zoals het octrooi in het verleden heeft bestaan. De onderhavige afstand heeft namelijk geen werking voor het verleden [Noot1]. Niet is in te zien dat artikel 75 ROW1995 zich beperkt tot het octrooi zoals dit geldt na de gedeeltelijke afstand.

Noot1: ‘De akte van afstand is ingeschreven op 19 juni 2007, derhalve voor de inwerkingtreding (op 5 juni 2008) van de Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995 (Staatsblad 2007, nr 479). Ingevolge artikel I onder Q van die wet is artikel 63 ROW 1995 in die zin gewijzigd dat afstand – anders dan voordien het geval was – thans wel terugwerkende kracht heeft. Volgens artikel VII van die wijzigingswet blijft artikel 63 ROW 1995 zoals dat gold voor 5 juni 2008 van toepassing op een reeds voordien ingeschreven akte van afstand (eerbiedigende werking).’

Wapperverbod afgewezen. Ook vordering tot schadevergoeding (reputatieschade) wegens wapperen afgewezen: 

‘6.25 [...] Vast staat immers dat PFM juist naar aanleiding van de door Selo c.s. genoemde stand van de techniek haar Octrooi heeft beperkt. De rechtbank heeft geen reden om aan te nemen dat PFM ook nadien diende te beseffen dat er gerede kans was dat het Octrooi vernietigd zou worden.’

Eiswijziging in reconventie. Een voorwaarde verbinden aan een voorheen onvoorwaardelijke eis, leidt niet tot een vermeerdering van die eis.

Verklaring voor recht niet-inbreuk Nederland en buitenland: 

‘6.30 Anders dan in de procedure met rolnummer 08-1136 heeft Freshsupport in deze procedure de gevorderde verklaring voor recht niet beperkt tot Nederland. PFM heeft (incidenteel) de bevoegdheid van deze rechtbank bestreden de vordering te beoordelen voor zover deze ziet op voorbehouden handelingen buiten Nederland. Freshsupport baseert deze bevoegdheid ten onrechte op artikel 6 lid 3 van Verordening (EG) 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Het door PFM gevorderde verbod op octrooi-inbreuk is beperkt tot Nederland. De gevorderde verklaring voor recht voor zover die ziet op voorbehouden handelingen buiten Nederland spruit dus niet voort uit het rechtsfeit waarop de vordering van PFM is gegrond. De rechtbank is in zoverre onbevoegd.’

‘6.31 Voor zover de verklaring voor recht ziet op voorbehouden handelingen inNederland dient deze te worden afgewezen omdat niet is in te zien welk belangFreshsupport bij een dergelijke verklaring heeft nu het Nederlandse deel van hetOctrooi wordt vernietigd.’

Proceskosten: Veroordeling van PFM in de proceskosten, ook voor wat betreft de incidenten en de reconventie ‘omdat de voorwaardelijke vordering in reconventie tot vernietiging van het Octrooi onder de gegeven omstandigheden als een redelijke vorm van verdediging van Freshsupport moet worden aangemerkt (vergelijk H.R. 21 januari 1977, LJN AC5876.)’

Lees het vonnis hier.

Kamerstukken 2008/09, 27406, nr. 141, Bijlage; Evaluatie Programma voor de Creatieve Industrie - 2009-03-13 (bijlage bij 27406, nr. 141) (Ministeries EZ  & OCW)

Actielijn 3: intellectueel eigendom: Deze actielijn is onderverdeeld in drie initiatieven: Creative Commons, auteurscontractenrecht en voorlichting verbeteren. (...) Voor actielijn 3 geldt dat over het geheel genomen de uitvoering en opbrengsten redelijk goed zijn te noemen. Alleen bij de wijziging van het auteurscontractenrecht heeft vertraging plaatsgevonden. Dit initiatief is echter wel van wezenlijk belang om geconstateerde knelpunten weg te kunnen nemen

Creative Commons is een systeem van licenties, binnen het auteursrecht, waarbij rechthebbenden op eenvoudige en transparante wijze aangeven onder welke voorwaarden en tot op welke hoogte hun werk door anderen mag worden gebruikt. Creative Commons is succesvol verlopen. Het bereik onder de doelgroep is hoog te noemen. Binnen het initiatief is onder andere aandacht besteed aan voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten. Concrete resultaten zijn het gebruik van licenties (eind 2007 meer dan 200.000 werken op internet), de totstandkoming van een pilot met Buma/Stemra op het gebied van collectief rechtenbeheer en vele bezoekers (200.000) aan de website.

Het initiatief om het auteurcontractenrecht te herzien start begin 2009. In juni 2008 heeft de minister van Justitie aan de kamer laten weten dat begin 2009 het wetsvoorstel zal worden ingediend omdat op het ogenblik thuiskopie, toezicht en geschillenbeslechting voorrang hebben. Hierbij zal ook eerst overleg plaatsvinden met de EU-Commissie over de (on)mogelijkheden om bij wet collectieve tariefafspraken te maken. Er is geen sprake van een juridisch vacuüm omdat de mogelijkheid bestaat om specifieke regelingen in een modelcontract op te nemen. Deze activiteiten voltrekken zich echter buiten de regie van het programma voor de creatieve industrie.

Syntens voert in samenwerking met het Octrooicentrum Nederland de volgende activiteiten uit binnen de voorlichtingsactiviteiten intellectueel eigendom:

- Intake en scan Octrooicentrum
- Jaarlijks vinden minstens 25 workshops plaats rond het thema IE
- Doorverwijzen naar adviesbureaus
- Roadshows langs vestigingen van Syntens

Over de mate van gebruik van advies en het bezoek aan activiteiten zijn geen precieze cijfers bekend. Het aantal Syntens adviseurs dat zich richt op de creatieve industrie is wel toegenomen.

Voor actielijn 3 geldt dat over het geheel genomen de uitvoering en opbrengsten redelijk goed zijn te noemen. Alleen bij de wijziging van het auteurscontractenrecht heeft vertraging plaatsgevonden. Dit initiatief is echter wel van wezenlijk belang om geconstateerde knelpunten weg te kunnen nemen

Lees de evaluatie hier. 

Kamerstukken II 2008/09,  vraagnr. 2009Z04247. Vragen van de leden Irrgang en Bashir (beiden SP) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Financiën en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over medicijnen voor Afrika die worden tegengehouden. (Ingezonden 10 maart 2009)

"1.  Wat is uw reactie op het bericht «Weer partij medicijnen voor Afrika tegengehouden»?

2.  Kunt u aangeven of zowel wat betreft de Hiv-medicijnen als wat betreft de Losartan-zaak uitvoering wordt gegeven aan Nederlandse en/of Europese wetgeving en beleid? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, hoe kan het dan zijn dat inbeslagname van generieke medicijnen tweemaal in korte tijd plaats vindt?"

Lees alle vragen hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage,  11 maart 2009, HA ZA 08-2507, Abbott Cardiovascular Systems Inc. tegen Medtronic B.V.

Octrooirecht. EP Abbott m.b.t. expandable stents. Uitleg octrooi conform EOV 2000. Door Abbott voorgestane uitleg is letterlijk wellicht wel mogelijk, maar komt de rechtbank octrooirechtelijk niet juist voor. Waar het om gaat is dat de gehele context van de beschrijving moet worden bezien. Geen equivalentie. Wapperverbod afgewezen. Incidentele vordering tot toegang tot bewijs wegens niet-inbreuk oordeel afgewezen. Onderscheid tussen de vraag of bewijsbeslagmaatregelen mogelijk zijn met betrekking tot inbreuk op IE-rechten in het buitenland enerzijds (Synthon/Astellas) en de vraag naar exhibitie van reeds conservatoir beslagen bewijs met betrekking tot inbreuk in het buitenland anderzijds.

Vertrouwensverklaring ex art. 29 lid 1 sub b Rv. door rechtbank opgelegd aan partijen, partij-deskundigen en raadslieden. Gedeeltelijke behandeling achter gesloten deuren.

1019h Proceskosten in conventie conform eerder gemaakte afspraak tussen partijen (EUR 50.000,-). De vraag in hoeverre tevens de kostenveroordeling betrokken moet worden bij schadevergoeding wegens tenuitvoerlegging eerder kort geding vonnis naar schadestaat verwezen. Geen separate opgave, onderbouwing en specificatie proceskosten in incident leidt ertoe dat deze worden begroot op nihil.

Abbott is houdster van Europees octrooi 1 068 842 (B2)  (hierna: het octrooi of EP
842), voor expandable stents. Medtronic heeft begin augustus 2008 oppositie ingesteld tegen het octrooi. Medtronic brengt onder meer in Nederland stents op de markt.

In juni 2008 heeft Abbott conservatoir bewijsbeslag gelegd en een gedetailleerde beschrijving laten opmaken ter zake van beweerdelijke inbreuk door Medtronic. Abbott is bij [later] vonnis verboden om ex artt. 843a jo. 1019a Rv. toegang tot dit aldus beslagen bewijs en deze beschrijving te (doen) krijgen. Bij vonnis van 28 augustus 2008 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag in een kort gedingprocedure Medtronic een octrooi-inbreukverbod opgelegd, daarbij overwegend dat het octrooi voorshands geldig werd geacht. Van beide vonnissen is hoger beroep aanhangig.

Abbott vordert nu in conventie onder meer een inbreukverbod op EP 842. Medtronic vordert in reconventie primair vernietiging van het octrooi, subsidiair een handhavingsverbod alsmede schadevergoeding en terugbetaling in verband met de tenuitvoerlegging van het eerder gewezen kort gedingvonnis. Abbott vordert in het incident afgifte van de gedetailleerde beschrijving met bijbehorende data en toegang tot het procesverbaal van bewijsbeslag met bijbehorende (kopieën van) documenten en elektronische data.

In conventie

Uitleg conform EOV 2000: De Rechtbank oordeelt allereerst omtrent de inbreuk. Daar is geen sprake van. De door Abbott voorgestane uitleg is aldus de rechtbank wellicht ‘letterlijk’ nog wel mogelijk, maar komt de rechtbank octrooirechtelijk niet juist voor. De rechtbank overweegt:

“4.2 Voor de inbreukvraag is onder meer van belang welke betekenis moet worden gehecht aan de kenmerken "spaced" uit kenmerk (v) en "interconnecting elements" uit kenmerk (vi) van de opdeling van de hoofdconclusie [...].”

“Uitgangspunt daarbij is dat de betekenis van deze kenmerkelementen uit de hoofdconclusie moet worden achterhaald door de conclusie te begrijpen in de context van de beschrijving en de tekeningen op de wijze zoals art. 69 EOV 2000 dat voorschrijft, waarbij het (nieuwe) Uitlegprotocol van art. 69 EOV 2000 richting geeft.” [...]

 “4.4 Dit [Abbott’s betoog] wordt verworpen, omdat deze uitleg wellicht "letterlijk" nog wel mogelijk zou zijn, maar octrooirechtelijk niet juist voorkomt, omdat dit geen recht doet aan het uitgangspunt dat de conclusie moet worden begrepen in het licht van de beschrijving teneinde de beschermingsomvang vast te kunnen stellen [...].” [...]

“4.9 [...]Waar het om gaat is dat de gehele context van de beschrijving moet worden bezien en de elementen "interconnecting element" en "spaced" dan als het ware tezamen in ogenschouw moeten worden genomen (wat Abbott op andere plaatsten in haar betoog wel doet), zodat de rechtbank komt tot een andere uitleg dan Abbott voorstaat.”

Geen equivalentie: Ook Abbott’s beroep op equivalentie wordt verworpen. Medtronic bewerkstelligt het resultaat op andere wijze.

“4.12 [...]De way uit de function-way-result test is dus anders. Om dezelfde reden kan niet gesproken worden van insubstantial differences bij de uitvoeringsvorm van de Driver stents ten opzichte van het octrooi.

Proceskosten: Proceskosten -EUR 50.000,- ten laste van Abbott- volgens eerdere overeenkomst tussen partijen.

In reconventie

Oordeel over geldigheid geschorst hangende oppositie: Nu in conventie niet tot inbreuk is beslist, ziet de rechtbank reden om de zaak omtrent de geldigheid van het octrooi in reconventie te schorsen op de voet van art. 83 lid 3 ROW 1995, totdat in oppositie en eventueel beroep definitief is beslist. Dit, om uiteenlopende uitspraken over de geldigheid van Europese octrooien te voorkomen. Wel wordt de oppositie-instanties verzocht deze oppositie met voorrang te behandelen.

Wapperverbod afgewezen: “4.17 [...] Zoals vaker door de rechtbank is overwogen is met de onderhavige uitspraak ten gronde omtrent de inbreuk zonder nadere indicaties, die niet voorhanden zijn, er immers niet van uit te gaan dat Abbott na de onderhavige uitspraak door zal gaan met handhaving van het octrooi jegens Medtronic.”

Schadevergoeding / kostenveroordeling naar schadestaat verwezen: De gevorderde schadevergoeding wegens tenuitvoerlegging van het kort geding vonnis wordt toegewezen. De uitkomst van het geldigheidsdebat is daarbij niet van belang. In hoeverre daarbij tevens de kostenveroordeling dient te worden betrokken, is iets dat in de schadestaatprocedure tot klaarheid dient te komen.

Incidentele vordering - Toegang tot bewijs? De bewijsbeslagoperatie is blijkens het bewijsbeslagverzoekschrift ingezet teneinde de omvang van de inbreuk vast te stellen. Gegeven de non-inbreuk wordt het verzoek om toegang afgewezen. De rechtbank licht toe dat materieel de incidentele vordering dicht in de buurt komt van wat in hoofdzaak als nevenvordering gevorderd zou kunnen zijn teneinde de omvang van de inbreuk en de hoogte van de schade vast te kunnen stellen. Zo goed als bedoelde nevenvorderingen zouden zijn afgewezen bij een afwijzend oordeel omtrent de inbreukvraag, aldus de rechtbank, zo wordt thans exhibitie eveneens afgewezen. Grondslag is dat niet aan de vereisten van art. 843a Rv. is voldaan.

Toegang wegens bewijs inbreuk buitenland: Abbott voert aan dat de exhibitie er mede op ziet inbreuk door Medtronic in andere landen boven tafel te krijgen. Uit een in Frankrijk uitgevoerde saisie contrefaçon operatie zou blijken dat Medtronic vanuit Heerlen wereldwijd zou distribueren. Derhalve is geen sprake van exhibitie van gegevens ter bepaling van de omvang van inbreuk in Nederland, maar om de vraag in welke andere landen door Medtronic inbreuk wordt gepleegd op het octrooi. Dat in Nederland bewijsbeslag kan worden gelegd ten behoeve van bewijs van inbreuk in het buitenland is uitgemaakt in de Synthon/Astellas uitspraak, aldus Abbott.

De rechtbank overweegt dat:

“4.23 [...] er in de eerste plaats te onderscheiden [is] tussen de vraag of bewijsbeslagmaatregelen (artt. 1019b/c/d Rv.) mogelijk zijn met betrekking tot inbreuk op IE-rechten in het buitenland enerzijds en de vraag naar exhibitie van reeds conservatoir beslagen bewijs met betrekking tot inbreuk in het buitenland (artt. 843a jo. 1019a Rv.) anderzijds. De Synthon/Astellas zaak zag voor wat betreft de hier aan de orde zijnde vragen op de eerste categorie, niet op de tweede, die thans in dit incident speelt.”

Daarnaast is ook in dit geval is niet aan art. 843a Rv. voldaan nu geen aanvullende stellingen en/of gegevens zijn aangevoerd waaruit blijkt dat over inbreuk in het buitenland anders zou moeten worden geoordeeld. Tevens valt niet in te zien dat exhibitie, waarbij gevaar voor prijsgeven van bedrijfsgeheimen van Medtronic bepaald op de loer ligt,   noodzakelijk is en waarom andere (minder ingrijpende) mogelijkheden tot bewijsvergaring niet zouden volstaan. Bovendien ligt het bewijsbeslag er en is gedetailleerde beschrijving gegeven. Zo toegang daartoe, bijvoorbeeld in het kader van buitenlandse procedures mogelijk zou moeten worden, bestaat derhalve de mogelijkheid opnieuw een exhibitievordering terzake te doen.

Proceskosten Incident: “4.26. Nu in het incident geen (separate) opgave, onderbouwing en specificatie ` van gevorderde proceskosten is verschaft, worden deze begroot op nihil.”

Vertrouwensverklaring / gesloten deuren: “1.3. De bij antwoord in reconventie door Abbott verzochte uitdrukkelijke vertrouwensverklaring ex art. 29 (1)(b) Rv met betrekking tot haar weerlegging van het rechtsverwerkingsverweer zijdens Medtronic en de stukken ter onderbouwing daarvan die betrekking hebben op een Amerikaanse arbitrageprocedure wordt ter zitting besproken en de verzochte vertrouwensverklaring wordt door de rechtbank opgelegd aan partijen en de door hen ingeschakelde partij-deskundigen en raadslieden. Tevens is de behandeling van het deel van de zitting dat op deze kwestie zag op verzoek van Abbott met gesloten deuren geschied (met inbegrip van de re- en dupliek), zoals nader aangegeven op het audiëntieblad.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 maart 2009, HA ZA 08-2054, Den Toom Vloertechniek B.V. tegen Kick TG Holding B.V. & TG Lining B.V.

Octrooirecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Zowel eiser Den Toom als gedaagde TG Lining houden zich bezig met het aanbrengen van geleidelijnen en markeringen, bestaande uit ribbels op harde ondergronden, als voorziening voor blinden en slechtzienden. Gedaagde Kick TG is houdster van een EP voor  het aanbrengen van geleidelijnen. Na een negatief advies van het octrooicentrum heeft Kick afstand gedaan van een NL octrooi m.b.t. dezelfde materie. Gedaagden hebben een desbewustheidsexploit laten betekenen aan eisers i.c. Den Toom.

Den Toom stelt dat het EP van Kick niet geldig is en vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het EP en van het NL octrooi voor de tijd dat dit heeft bestaan. Die vorderingen worden toegewezen. Geen aanhouding i.v.m. oppositieprocedure bij het EOB (ROW is ruimer dan OV waar het de fictieve stand van de techniek betreft). Voorrangsrecht vervallen. Geen wapperverbod Kick c.s., wel rectificatie. Geen auteursrecht. Geen slaafse nabootsing of ongeoorloofde mededinging. 1019h proceskosten: €119 165,56 (incl. kosten advisering OCN).

Aanhouding: De gevorderde aanhouding wegens een lopende oppositie bij het EOB wordt afgewezen, omdat de stelling van Den Toom niet in oppositie aan de orde kan komen, maar wel van belang is voor de beoordeling van geldigheid van het Nederlandse deel van EP 549.

4.1 (…) De rechtbank wijst dat verzoek af, in elk geval wat betreft de beoordeling van de stelling van Den Toom dat EP 549 nietig is wegens anticipatie door NL 708. Op grond van artikel 75 lid 2 ROW wordt onder de stand van de techniek mede begrepen de inhoud van uit hoofde van de ROW ingediende octrooiaanvragen die zijn ingediend vóór de Europese octrooiaanvrage, maar die eerst op of ná die datum zijn ingeschreven (de zg. fictieve stand van de techniek). Daarmee is de fictieve stand van de techniek onder de ROW ruimer dan op grond van het EOV, waar de fictieve stand van de techniek is beperkt tot eerder ingediende maar nog niet gepubliceerde Europese aanvragen. De stelling van Den Toom zal derhalve niet in oppositie aan de orde kunnen komen, maar is wel van belang voor de beoordeling van geldigheid van het Nederlandse deel van EP 549.

Voorrangsrecht vervallen: 4.2 Kick c.s. heeft aangevoerd dat het EOB het voorrangsrecht bij beslissing van 2 oktober 2006 vervallen heeft verklaard ‘with effect from 4.12.1999’ zodat het recht van voorrang pas met ingang van die datum, zonder terugwerkende kracht, is vervallen. Omdat het voorrangsrecht nog van kracht was op het moment dat NL 708 werd gepubliceerd (12 januari 1999) zou deze publicatie niet nieuwheidschadelijk zijn. Kick c.s. kan daarin niet worden gevolgd. De stelling van Kick c.s. berust op een onjuiste interpretatie van de woorden with effect from 4.12.1999 en is overigens ook onverenigbaar met de bewoording van artikel 91 lid 3 EOV, waarin is bepaald dat indien een gebrek dat betrekking heeft op het recht van voorrang niet wordt opgeheven, dit recht voor de aanvrage vervalt. Voor het op een dergelijke aanvrage verleend octrooi is derhalve geen recht van voorrang van kracht, zoals ook volgt uit de publicatie van the deletion of the priority claim in het European Patent Bulletin op 21 juni 2000 en zoals eveneens blijkt uit het voorblad van het octrooischrift waarop geen prioriteitsrecht is vermeld. De door Kick c.s. verdedigde mogelijkheid van een recht van voorrang gedurende een bepaalde periode van de verleningsprocedure, die evenwel voor derden niet kenbaar is, is bovendien in strijd met de rechtszekerheid.

4.3 Vast staat derhalve dat voor EP 549 het recht van voorrang gebaseerd op NL 708 is vervallen. De nieuwheid van de aanvrage dient derhalve te worden beoordeeld naar de stand van de techniek bedoeld in artikel 4 ROW – de fictieve stand van de techniek daaronder begrepen – op de aanvraagdatum van EP 549.

Geen gevolg termijnoverschrijding OCN: 4.6 De stelling van Kick c.s. dat Den Toom niet ontvankelijk zou zijn in haar vordering tot vernietiging van NL 708 omdat het advies van OCN niet conform artikel 85 lid 3 ROW binnen twee maanden is uitgebracht verwerpt de rechtbank. De wet biedt geen aanknopingspunt voor het verbinden van een dergelijk rechtsgevolg aan een termijnoverschrijding door het OCN.

Nietigheid NL octrooi: De rechtbank oordeelt dat het Nederlandse deel van het EP inderdaad nietig is. Het vervallen NL octrooi ontneemt de nieuwheid aan het EP, nu alle maatregelen van het EP reeds geopenbaard in dat NL octrooi.

4.18 Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot de slotsom dat geen van de conclusies van NL 708 geldig was en dat de vordering tot vernietiging van NL 708 voor de periode waarin deze van kracht was derhalve voor toewijzing in aanmerking komt.

Wapperverbod: 4.21 De gevorderde verklaring voor recht dat Kick c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door mededelingen te doen over vermeende inbreuken op EP 549 of NL 708, wijst de rechtbank eveneens af. Naar het oordeel van de rechtbank hoefde Kick c.s. er – tot het advies van het OCN d.d. 1 februari 2008 – geen rekening mee te houden dat een gerede kans bestond dat deze octrooien in een nietigheidsprocedure geen stand zouden houden. Niet gesteld is dat Kick c.s. nadien nog mededelingen heeft gedaan over dergelijke vermeende inbreuken.

Rectificatie: 4.23 Wel voor toewijzing in aanmerking komt het gevorderde bevel een rectificatie te sturen in de bewoordingen als in het dictum vermeld aan al degenen aan wie mededelingen zijn gedaan over gestelde inbreuken op het Nederlandse deel van EP 549 of NL708. Op deze wijze kan het inmiddels onjuist gebleken beeld dat Den Toom inbreuk zou maken op NL 708 en/of EP 549, worden weggenomen.

Grensoverschrijdende vorderingen: 4.26 Voor zover door Kick c.s. grensoverschrijdende vorderingen zijn ingesteld wijst de rechtbank deze af bij gebrek aan belang, nu Kick c.s. onvoldoende feiten heeft aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat Den Toom in het buitenland werkzaam is (geweest) dan wel daartoe reële dreiging bestaat. De enkele omstandigheid dat Den Toom een [door de rechtbank afgewezen-IEF] verklaring voor recht heeft gevorderd dat zij geen inbreuk maakt op EP 549 in alle landen waar dit van kracht is, is daartoe onvoldoende.

Auteursrecht: 4.27 Kick c.s. heeft daarnaast aangevoerd dat Den Toom inbreuk zou plegen op het auteursrecht van Kick (…) Ut de stellingen van Kick c.s. leidt de rechtbank af dat zij bescherming inroept van de specifieke ribbelpatronen en daarvoor gebruikte mallen zoals beschreven in het uitvoeringsvoorbeeld en conclusie 9 van NL 708.

4.28 (…) Zoals Kick c.s. uitvoerig heeft betoogd, zijn de precieze maatvoering van de door Kick c.s. gebruikte mal en daarmee te verkrijgen ribbelpatronen bepaald door het daarmee te verkrijgen technisch effect, te weten geleidelijnen met optimale tactiele waarneembaarheid. (…) In het licht van die stukken valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien welke creatieve inbreng daarnaast nog mogelijk was en/of en hoe deze een weerslag heeft gevonden in de door Kick c.s. gehanteerde werkwijze en mallen en daaruit resulterende ribbels. Voor zover Kick c.s. zich heeft beroepen op auteursrecht op tekeningen en documentatie, heeft zij onvoldoende feiten gesteld op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen dat Den Toom daarop inbreuk zou maken.

Slaafse nabootsing: 4.29 Verder heeft Kick c.s. betoogd dat Den Toom de mal, gereedschappen (met name het plamuurmes) en ingrediënten (met name epoxyhars) slaafs zou nabootsen. (…) Daarvan zal in het algemeen alleen sprake kunnen zijn indien het nagebootste product dan wel werkwijze een eigen gezicht heeft op de markt. Kick c.s. heeft niet voldoende gemotiveerd gesteld dat zij een onderscheidende positie op de markt inneemt met haar werkwijze, de maatvoering van haar ribbels, de gebruikte gereedschappen en gebruikte materialen (…) Evenmin heeft Kick c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat bij het in aanmerking te nemen publiek, te weten opdrachtgevers, reëel gevaar voor verwarring te duchten valt. Verder stuiten de op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen ook af op de technische functionaliteit van de tot stand te brengen ribbels en daarmee de maatvoering van de mal.

Ongeoorloofde mededinging:  4.30 (…) Voor (aanvullende) bescherming op grond van ongeoorloofde mededinging is slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden plaats. Het gestelde ‘navolgen’ van de werkwijze van Kick c.s. als zodanig, als daarvan al sprake zou zijn, hetgeen in het licht van het verweer van Den Toom onvoldoende is onderbouwd, is daartoe onvoldoende.

Proceskosten: 4.32 De door Den Toom gevorderde proceskosten in conventie zullen worden toegewezen. Niet bestreden is dat de kosten verbonden aan de adviesprocedure voor het OCN dienen te worden begrepen onder de in artikel 1019h Rv bedoelde kosten van handhaving, nu dit artikel ook ziet op de kosten gemoeid met het verweer tegen de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht. De rechtbank ziet geen aanleiding die kosten desalniettemin voor rekening van Den Toom te laten omdat oppositie kon worden ingesteld, waarbij geen proceskostenveroordeling plaatsvindt, zoals Kick c.s. heeft betoogd. Naast EP 549 was immers een afzonderlijk Nederlands octrooi van kracht waarop Kick c.s. zich ook expliciet heeft beroepen. Op dat octrooi had de oppositieprocedure geen invloed. In het genoemde bedrag van € 35.248,-, zijn blijkens de specificatie naast de direct aan de OCN advies procedure verbonden kosten ook de kosten van advisering naar aanleiding van de ontvangen desbewustheidsexploiten, begrepen. Anders dan Kick c.s. heeft aangevoerd, zijn ook deze aan te merken als kosten van handhaving als bedoeld in artikel 1019h Rv en daarom toewijsbaar. De direct aan de onderhavige procedure gerelateerde proceskosten ter hoogte van € 83.917,58 zijn niet gemotiveerd bestreden noch onevenredig, mede in aanmerking genomen de wijze waarop Kick c.s. heeft geprocedeerd. Deze kosten zullen voor de helft (dus een bedrag van € 41.958,78) worden toegerekend aan het door Den Toom gevoerde verweer in reconventie. De aan de adviesprocedure voor het OCN verbonden kosten zullen worden toegerekend aan de procedure in conventie.

4.33 In de procedure in reconventie zal Kick c.s. eveneens worden veroordeeld in de proceskosten van Den Toom. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen zijn deze te begroten op € 41.958,78.

Lees het vonnis hier.

Kamerstukken II 2008/09, 29279, nr. 89. Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag algemeen overleg van 29 januari 2009, o.a. over de brief van de minister van Justitie, d.d. 12 december 2008 inzake de kwaliteit van het rechterlijk functioneren (29 279, nr. 84)

De heer De Wit (SP): Het gaat om het recht op zichzelf. "Het is heel verstandig om bij een civiele procedure deskundigen te vragen om advies. In de meeste gevallen kom je er als burger, als leek, niet uit. Het recht is kortom verworden tot een specialisme voor mensen die er dagelijks mee omgaan. 

Neem maar het auteursrecht en het octrooirecht. Al die ingewikkelde zaken kun je gewoon niet overlaten aan de burger. Daar heb je gewoon deskundigen voor nodig."

Lees het verslag hier.

Hoge Raad, 6 maart 2009, LJN: BG7412, Boston Scientific Scimed Inc. (voorheen genaamd Scimed Life Systems Inc.) tegen Medinol Ltd.Hoge Raad, 6 maart 2009, LJN: BG7412, Boston Scientific Scimed Inc. (voorheen genaamd Scimed Life Systems Inc.) tegen Medinol Ltd. (met uitgebreide conclusie A-G Langemeijer).

Octrooirecht. EP Ballonkatheter (‘Keith-octrooi’). Onmiddellijke werking van EOV 2000. Een na 13 december 2007 gegeven beslissing van het EOB tot beperking van een voor die datum verleend Europees octrooi wordt geacht terug te werken tot de datum waarop het octrooi oorspronkelijk is verleend. Wiva/Van Egmond (en dus Spiro/Flamco) niet verenigbaar met per 13 december 2007 geldend verdragsrecht. Toelaatbaar feitelijk novum. Verwijzingsinstructie. Door wijziging conclusies centraal beperkt octrooi uitgangspunt van beoordeling na verwijzing. In reconventie zal alsnog moeten worden onderzocht of het Keith-octrooi, zoals thans beperkt, had behoren te worden verleend.

Scimed heeft bij exploot van 22 oktober 2002 Medinol gedagvaard en gevorderd dat aan Medinol zal worden verboden inbreuk te maken op het Europees octrooi EP 0591199. Dit zogenoemde ‘Keith-octrooi’ heeft betrekking op een ‘Balloon catheter with distal guide wire lumen’. Medinol heeft de vordering bestreden en in reconventie de nietigverklaring althans vernietiging van het octrooi voor Nederland gevorderd. De rechtbank heeft bij vonnis van 10 september 2003 in conventie de vordering afgewezen en in reconventie het Nederlandse deel van het octrooi ten name van Scimed vernietigd.

Tegen dit vonnis heeft Scimed hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te ’s-Gravenhage. Scimed verlaat daar het eerder ingenomen standpunt omtrent het inventieve karakter van de uitvinding. Het nieuwe van het octrooi is volgens Scimed na de ‘koerswijziging’ niet meer gelegen in het toevoegen van slechts maatregel (c) aan de bekende Enger-katheter, maar in het toevoegen van maatregel (b) en (c).

Het hof (IEF 3157) acht deze koerswijziging procesrechtelijk toelaatbaar, maar concludeert dat het de toets van het octrooirecht niet kan doorstaan. Het hof overweegt daartoe dat het niet aannemelijk wordt geacht dat de nieuwe inzichten van Scimed zonder meer steun vinden in conclusie 1 van het Keith-octrooi op een voor de gemiddelde vakman duidelijk herkenbare wijze. Ook laat volgens het hof de beschrijving in het octrooischrift de vakman wederom zien dat het octrooi niet beperkt is tot katheters met maatregelen (b) en (c).

Op de subsidiaire stelling van Scimed, dat zij conclusie 1 beperkt wil zien of vrijwillig wenst te beperken tot een katheter gekenmerkt door de drie constructieve maatregelen (a), (b) en (c), overwoog het hof dat de constructieve maatregel (b) dan wel wordt gedekt door de aanvrage zoals ingediend, maar dat de constructieve maatregelen (b) en (c) onderwerpen van uitvinding betreffen die geen enkel inventief verband met elkaar houden. De aanvrage voor het octrooi voldeed derhalve niet aan het bepaalde in artikel 82 EOV.

Nu alleen maatregel (c) in het octrooi als (enkele) uitvinding is aan te wijzen, was het volgens het hof mogelijk dat constructieve maatregel (b) uit de aanvrage is afgesplitst. Zou dit het geval zijn geweest dan achtte het hof voorgestelde beperking niet toelaatbaar omdat Scimed daarmee materie terughaalt waarvan zij te kennen heeft gegeven daarvan in dit octrooi afstand te willen doen. Het octrooi in niet beperkte vorm wordt door het hof wel nieuw, maar niet inventief geacht. Bij arrest van 14 december 2006 heeft het hof het vonnis van de rechtbank, in conventie en reconventie gewezen, bekrachtigd.

In cassatie heeft Scimed een afschrift van het gewijzigde Europees octrooischrift in het geding gebracht onder het nummer EP 0591199 B3, dat het EOB op 23 juli 2008 heeft gepubliceerd na de door Scimed op 20 december 2007 aanhangig gemaakte beperkingsprocedure zoals neergelegd in art. 105a-105c van het EOV 2000. In deze procedure heeft het EOB beslist het Keith-octrooi te beperken, door het opnemen van de door Scimed voorgestelde aanvulling op de tekst van conclusie 1, tot onder conclusie 1 begrepen katheters waarin maatregel (b) wordt toegepast.

De Hoge Raad oordeelt dat het kennis kan nemen van de door Scimed in cassatie overgelegde gewijzigde Europese octrooischrift, nu de fundamentele regel dat de feitelijke grondslag der middelen alleen gevonden kan worden in de bestreden uitspraak en in de stukken van het geding in feitelijke instanties (artikel 419 lid 2 Rv.) niet geldt voor de beoordeling van de vraag of ontwikkelingen die zich na de bestreden uitspraak hebben voorgedaan aan de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie in de weg staan. Nu het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof betreffende het octrooi zoals oorspronkelijk veleend rijst de vraag of Scimed nog (voldoende) belang heeft bij haar cassatieberoep.

Met verwijzing naar de totstandkomingsgeschiedenis en de besluitvorming van het EOB, constateert de Hoge Raad dat de artikelen 68 en 105a-c EOV 2000 van toepassing zijn op Europese octrooien die op 13 december 2007 reeds waren verleend, en vervolgt:

‘4.3.3 [...]Ingevolge art. 68 EOV 2000 worden de Europese octrooiaanvrage en het daarop verleende octrooi geacht van de aanvang af niet de in de art. 64 (aan Europese octrooien verbonden rechten) en art. 67 (rechtsbescherming octrooiaanvrage na publicatie) bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naargelang het octrooi is herroepen of beperkt tijdens een oppositieprocedure (art. 99-105) dan wel een beperkings- of herroepingsprocedure (art. 105a-c).

‘Art. 68 EOV 2000 brengt derhalve mee - zoals Scimed met juistheid aanneemt - dat een na 13 december 2007 gegeven beslissing van het EOB tot beperking van een vóór die datum verleend Europees octrooi op grond van de art. 68 en 105b lid 2 en 3 EOV 2000 vanaf de datum waarop deze beslissing is vermeld in het Europees Octrooiblad, in alle voor het Europese octrooi aangewezen Verdragsluitende Staten wordt geacht terug te werken tot de datum waarop het octrooi oorspronkelijk is verleend. Een beperkt Europees octrooi wordt verondersteld in de plaats te zijn gekomen van het octrooi zoals oorspronkelijk verleend, in die zin dat aan dit eerdere octrooi verbonden rechten van de octrooihouder die door de toegestane wijziging van conclusies buiten de beschermingsomvang van het beperkte octrooi zijn komen te liggen, worden geacht ab initio te zijn vervallen.’

Toewijzing van het beperkingsverzoek heeft niet tot gevolg dat onderhavige (cassatie) procedure voor partijen haar belang heeft verloren. Immers:

‘4.3.4 […]Blijkens de travaux préparatoires van de in art. 105a-c neergelegde regeling behelst dit een "simple, quick and inexpensive administrative procedure" waarin "patent proprietors may themselves reduce the extent of the protection claimed in a manner which is binding, and thus generally preclude disputes over the validity of a patent" […]’
‘Niet wordt onderzocht of de inhoud van het door de beperking resterende Europese octrooi nog octrooieerbaar wordt geacht op grond van art. 52-57 EOV 2000, noch of het met een voorgestelde beperking beoogde doel ook wordt bereikt [...].’

‘De verhouding tussen de centrale beperkings-procedure voor het EOB en de nationale procedures bij samenloop is blijkens de travaux préparatoires van de art. 105a-c EOV 2000 uitvoerig aan de orde geweest. Volgens de toelichting bij de art. 105a-c van het ontwerpverdrag heeft de Europese beperkingsprocedure geen voorrang boven de (nietigheids)procedures voor nationale rechters, noch is zij exclusief [...]’

‘Uit een en ander volgt dat overeenkomstig doel en strekking van de beperkingsprocedure zoals neergelegd in art. 105a-c EOV 2000 een beslissing van het EOB tot toewijzing van een verzoek tot beperking van een Europees octrooi in zoverre van invloed is op een in een aangewezen Verdragsluitende Staat lopende gerechtelijke procedure over het oorspronkelijk verleende octrooi, dat de rechter wat betreft geldigheid en beschermingsomvang van het Europese octrooi moet uitgaan van het door de toegestane wijziging van de conclusies beperkt octrooi (onverminderd zijn bevoegdheid het zelf nog verder te beperken), maar dat deze beperking onverlet laat dat de geldigheid van het beperkte Europese octrooi op de voet van de art. 52-57 EOV 2000 door de nationale rechter kan worden onderzocht. Het vorenstaande betekent dan ook dat de nationale rechter op grond van art. 138 lid 1, aanhef en onder a, EOV 2000 een oorspronkelijk verleend Europees octrooi in zijn beperkte vorm zal kunnen (en moeten) vernietigen indien het onderwerp van het na de beperking resterende octrooi, dat de basis vormt voor de procedure, niet octrooieerbaar is ingevolge de art. 52 tot en met 57 van het verdrag [...].’

‘4.3.5 Als gevolg van de door het EOB toegestane beperking van haar Keith-octrooi bestaat ingevolge art. 68 en 105b EOV 2000 (met terugwerkende kracht) niet een ander octrooi dan in 1998 is verleend maar is de beschermings-omvang van het oorspronkelijk verleende Europees octrooi door het EOB op verzoek van Scimed (met terugwerkende kracht) beperkt tot, kort gezegd, de katheter volgens de gewijzigde conclusie 1 waarin maatregel (b) wordt toegepast.’

Het hof heeft bij de uitleg van het oorspronkelijke Keith-octrooi de juiste maatstaf aangelegd:

‘5.2.2. [...] Uitgaande van de in rov. 8.1 gegeven, in cassatie onbestreden, weergave van de stellingen van Scimed in hoger beroep - zie in 3.3.2 onder (iii) - heeft het hof onderzocht of de gemiddelde vakman, die conclusie 1 leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zonder meer tot de slotsom komt dat deze conclusie betrekking heeft op de door Scimed bedoelde combinatie-uitvinding met de maatregelen (a), (b) en (c).’

‘Na beoordeling van de argumenten van Scimed ontleend aan de tekst van conclusie 1 (rov. 8.2), aan de tekeningen (rov. 8.3) en aan de beschrijving in het octrooischrift (rov. 8.4) kwam het hof tot het oordeel dat de gemiddelde vakman het octrooi zo zal verstaan dat het niet beperkt is tot katheters met de maatregel (b), doch uitsluitend rechten voor katheters met maatregelen (a) en (c) claimt. In deze overwegingen, in hun geheel en onderlinge samenhang beschouwd, heeft het hof de voor zijn uitleg van de octrooiconclusies juiste maatstaf gehanteerd, welke uitleg zozeer is verweven met waarderingen van feitelijke aard dat deze in cassatie slechts in beperkte mate op juistheid kan worden onderzocht.’

Het hof heeft daarbij volgens de Hoge Raad kennelijk en terecht de voor de uitleg van het octrooi de vakkennis van de gemiddelde vakman maatgevend geacht.

Voor wat betreft de partiele nietigheid van de conclusie constateert de Hoge Raad dat het hof blijkens het overwogene de onder het tot 13 december 2007 geldende recht toe te passen maatstaf (te weten die van Spiro/Flamco, resp. Wiva/Van Egmond) heeft aangelegd voor zijn beoordeling. De Hoge Raad vervolgt:

‘5.3.3. Door in het kader van de beoordeling van de toelaatbaarheid van de door Scimed gewenste beperking van het octrooi - in rov. 9.2 eerst te oordelen dat de maatregelen (b) en (c) betrekking hebben op twee zelfstandige uitvindings-onderwerpen die geen "eenheid" (a priori) vormen en dat de octrooiaanvrage daarmee niet voldeed aan het bepaalde in art. 82 EOV omdat deze maatregelen geen betrekking hebben op "’één enkele uitvinding" en evenmin op "een groep van uitvindingen die zodanig onderling verbonden zijn dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten", en vervolgens - in rov. 9.2 en 9.3 te overwegen, samengevat, dat, mocht het zo zijn dat sprake is geweest van afsplitsing van de materie volgens maatregel (b) in de verleningsprocedure, de door Scimed subsidiair gewenste beperking tot een katheter gekenmerkt door (de combinatie-uitvinding met) de maatregelen (a), (b) en (c) niet toelaatbaar is omdat zij daarmee materie terughaalt waarvan zij te kennen heeft gegeven afstand te willen doen en waarmee zij aan de gestelde inbreuk een ander octrooi ten grondslag zou leggen, heeft het hof onvoldoende inzicht gegeven in de aan zijn beslissing ten grondslag liggende gedachtegang.’

‘Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is niet duidelijk waarom het hof in zijn beoordeling van een partiele vernietiging van het Keith-octrooi de in art. 82 EOV vereiste eenheid van uitvinding en de in art. 76 EOV bedoelde afsplitsing van Europese octrooiaanvragen heeft betrokken, nu deze, gelet op art. 138 EOV, in de procedure voor de nationale rechter geen grond kunnen opleveren voor (gehele of gedeeltelijke) nietigverklaring of vernietiging van een Europees octrooi, terwijl zonder meer niet valt in te zien waarom het aanbrengen van de door Scimed gewenste beperking voor de gemiddelde vakman niet reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. De hierop gerichte klachten van onderdeel 3 slagen.’

Met het oog op de beoordeling van het geding na verwijzing wordt door de Hoge Raad aangetekend dat de maatstaf uit Wiva/Van Egmond niet verenigbaar is met het per 13 december 2007 geldend verdragsrecht:

‘5.4.2 Zoals ook in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.2-2.3 en 2.6-2.7 wordt uiteengezet, is het bepaalde in art. 138 EOV met ingang van 13 december 2007 inhoudelijk gewijzigd. Uit de travaux préparatoires volgt dat deze wijziging tot doel heeft uitdrukkelijk in het verdrag vast te leggen dat een octrooihouder het recht heeft een Europees octrooi te beperken in een nationale procedure over de geldigheid daarvan (art. 138 lid 3 EOV 2000). Vernietiging van een Europees octrooi is ingevolge de nieuwe verdragsbepaling niet meer onderworpen aan nadere, aan het nationale recht ontleende voorwaarden. Anders dan gold onder art. 138 lid 2, tweede volzin, EOV - welke volzin bij de herziening van het verdrag is geschrapt - geschiedt beperking van een Europees octrooi uitsluitend in de vorm van een door de octrooihouder voorgestelde wijziging van de conclusies, waarna het aldus gewijzigde octrooi de grondslag voor het verdere geding vormt. Indien de rechter deze beperking onvoldoende oordeelt om het octrooi voor vernietiging te vrijwaren, is hij bevoegd het octrooi verder te beperken [...].’

‘Tegen de achtergrond van deze wijziging tot harmonisatie van de regeling voor de vernietiging van Europese octrooien door de nationale rechter op grond van art. 138 EOV 2000, welke verdragsbepaling onmiddellijke werking heeft ingevolge art. 8 van het Herzieningsverdrag EOV en met terugwerkende kracht op de reeds voor 13 december 2007 verleende Europese octrooien van toepassing is verklaard in art. 1.2 van de Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000, is de Hoge Raad van oordeel dat toepassing van de maatstaf uit zijn - hiervoor in 5.3.2 vermelde - arrest van 16 februari 2001 voor de beoordeling van de (gedeeltelijke) vernietiging van het Nederlandse deel van een Europees octrooi niet verenigbaar is met het per 13 december 2007 geldend verdragsrecht. Of het Nederlands deel van een Europees octrooi overeenkomstig het bepaalde in art. 138 (geheel of gedeeltelijk) moet worden vernietigd, dient de rechter te beoordelen met inachtneming van de bepalingen van dit herziene verdrag en het daarbij behorende uitvoeringsreglement.’

Doel en strekking van het herziene EOV enerzijds en de proceseconomie anderzijds brengen mee dat in het geding na verwijzing, overeenkomstig het in artikel 7 van het Herzieningsverdrag EOV neergelegde overgangsrecht, alsnog het per 13 december 2007 geldende verdragsrecht dient te worden toegepast en dat het hof daarbij zal moeten uitgaan van het door de toegestane wijziging van conclusie 1 beperkte octrooi. Derhalve zal alsnog in reconventie moeten worden onderzocht of het Keith-octrooi, zoals thans beperkt, had behoren te worden verleend.

Lees het arrest hier.  Gerechtshof 's-Gravenhage, 14 december 2006: IEF 3157.

Hoge Raad, 6 maart 2009, nr. C07/204HR, LJN: BG7411, Schneider (Europe) GmbH tegen Cordis Europa N.V. (met dank aan Simon Dack, De Brauw Blackstone Westbroek).

Octrooirecht. Europees octrooi van Schneider voor een ballondilatatiekatheter (‘Kastenhofer-octrooi’). Voorlopig laatste aflevering van deze stent-oorlog tussen Schneider en Cordis. De cassatiemiddelen van beide partijen falen: het hof gebruikte de juiste maatstaf voor beschermingsomvang en uitleg octrooiconclusie. Aanbod bewijs niet-nawerkbaarheid terecht gepasseerd. De Hoge Raad verwerpt  het beroep tegen Gerechtshof 's-Gravenhage 15 maart 2007, IEF 3690.

Cordis brengt wereldwijd een aantal typen interventiekatheters en daarop te plaatsen stents op de markt. In deze zaak zijn haar katheters met een binnenlaag van Plexar en een buitenlaag van Pebax aan de orde.  Bij inleidende dagvaarding van 12 mei 2004 heeft Schneider Cordis gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage, stellende dat Cordis inbreuk maakt op het Kastenhofer-octrooi. Schneider heeft gevorderd dat Cordis zal worden verboden inbreuk te maken op dit octrooi.

In het vonnis in de eerste instantie van 8 juni 2005 (link) heeft de rechtbank inbreuk aangenomen en de nietigheidsverweren van Cordis afgewezen. Schneider heeft het vonnis van de rechtbank daarop ten uitvoer gelegd, maar bij arrest van 15 maart 2007 (link) heeft het hof geen octrooi-inbreuk aanwezig geacht, ook niet uit hoofde van equivalentie, alhoewel het Kastenhofer-octrooi ook door het hof geldig werd geacht. Schneider werd door het hof veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor de onrechtmatige tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank.

Beide partijen zijn in daarna in cassatie gegaan. Schneider voert twee cassatiemiddelen aan: de eerste is gericht op de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven en de tweede is gericht tegen het oordeel dat Cordis geen inbreuk heeft gemaakt op het Kastenhofer-octrooi. Het incidenteel cassatieberoep van Cordis is gericht tegen de verwerping van haar beroep op de nietigheid (wegens niet-nawerkbaarheid) van het Kastenhofer-octrooi.

Het middel in het principale beroep richt zich tegen de uitleg die het hof heeft gegeven aan het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi.

4.1.2 De door het onderdeel bestreden uitleg brengt mee dat het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi niet ziet op co-polymeren van etheen waarin - zoals wel het geval is bij het door Cordis voor de binnenlaag gebruikte Plexar - andere monomeren dan a-olefinen zijn opgenomen. […]

4.1.3 Het onderdeel - dat niet klaagt over de door het hof bij de uitleg van het octrooi gehanteerde maatstaf - behelst, na een inleiding in 2.1 en 2.2, onder 2.3 in de eerste plaats het betoog dat die uitleg te beperkt en daarmee onjuist is. Het onderdeel voert aan:
"De aanduiding "a high density polyethylene" in de conclusies is eenduidig genoeg generiek voor de gemiddeldevakman om onder dat begrip ook te verstaan een polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere comonomeren dan a-olefinen zijn toegepast zoals het comonomeer MAH, terwijl deze aanduiding (ook) past in de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte, te weten een katheter voorzien van een tweelagige binnenbuis, welke zodanig is vervaardigd, bij voorkeur door coëxtrusie, dat de uit "een polyamide" bestaande (PA) buitenlaag en de uit "een polyethyleen" bestaande (PE) binnenlaag aan elkaar zijn gehecht ("be secured to one another")."

4.1.4 Dit betoog moet worden verworpen. Het hof heeft - naar ook in 4.4.1 van de toelichting namens Schneider wordt betoogd - terecht de betrokken term uit de conclusie uitgelegd door vast te stellen hoe de gemiddelde vakman die begrijpt. Anders dan in het onderdeel tot uitgangspunt lijkt te worden genomen, bestaat geen grond voor het oordeel dat de aanduiding "a high density polyethylene" geen andere uitleg toelaat dan dat daaronder ook is te verstaan polyetheen als hiervoor in 4.1.3 is bedoeld, dat wil zeggen: polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere co-monomeren dan a-olefinen zijn toegepast. Het hof heeft, uitgaande van die, derhalve niet onbegrijpelijke, uitleg, de conclusie dus niet "herschreven" en bijgevolg evenmin beperkt, zoals in dit verband in de toelichting op het middel wordt opgemerkt. Evenmin impliceert de door het hof gegeven uitleg het - zonder goede grond gegeven - oordeel dat Schneider afstand heeft gedaan van de bescherming waarop het octrooi naar het essentiële van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft.

Wat betreft de inbreuk overweegt de Hoge Raad als volgt:

4.2.3 De klacht onder 3.3 - voorafgegaan door een inleiding in 3.2 - komt erop neer dat het hof met dit oordeel heeft miskend dat de beide lagen van de binnenbuis van Cordis niet slechts een chemische, maar ook een fysische of mechanische binding met elkaar hebben en dat dan ook niet gesproken kan worden van een andere hechting of binding (chemisch in plaats van fysisch), maar van een extra hechting of binding (chemisch naast fysisch), terwijl evenmin sprake is van een (wezenlijk) andere oplossing dan die van het Kastenhofer-octrooi, nu ook met de fysische of mechanische bindingen tussen HDPE en PA een in de praktijk bruikbare hechting wordt verkregen. In de klacht onder 3.4 wordt daaraan toegevoegd dat, voor zover het hof heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding, dit oordeel onbegrijpelijk is.

4.2.4 Deze laatste klacht (3.4) mist feitelijke grondslag, aangezien het hof niet heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding.
De klacht onder 3.3 verliest uit het oog dat het hof die chemische binding, ongeacht of de twee lagen van de binnenbuis daarnaast nog fysisch of mechanisch aan elkaar zijn gehecht, daarom heeft aangemerkt als een ten opzichte van het Kastenhofer-octrooi nevengeschikte oplossing voor het hechtingsprobleem omdat - naar in cassatie niet is bestreden - die binding voor een zodanig verbeterde hechting tussen beide lagen zorgt dat delaminatie ook onder - ten opzichte van de in rov. 19 door het hof bedoelde normale condities - extreme gebruikscondities wordt voorkomen. De aan dit oordeel door het hof verbonden gevolgtrekking dat van octrooi-inbreuk door equivalentie geen sprake is, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven. De klacht onder 3.3 treft dus evenmin doel.

4.2.5 Onder 3.5 klaagt het onderdeel subsidiair dat ook wanneer de twee lagen van de binnenbuis van Cordis uitsluitend door chemische bindingen aan elkaar zouden zijn gehecht, toch sprake is van letterlijke inbreuk op, althans ondergeschiktheid aan de uitvinding dan wel oplossing van Schneider. Het hof, zo vervolgt de klacht onder meer, heeft immers miskend dat in conclusie 1 gesproken wordt van "two superposed layers (...) of materials secured in relation to one another" zonder dat in de conclusies, beschrijving en tekeningen de (aard van) hechting is beperkt tot een chemische of mechanische dan wel fysische hechting, zodat - gelijk Schneider in feitelijke aanleg heeft betoogd - de gemiddelde vakman uit die tekst niet begrijpt of moet begrijpen dat de conclusies zijn beperkt tot een mechanische of fysische binding.

4.2.6 Het kennelijke uitgangspunt van deze klacht dat "secured" in conclusie 1 slechts kan worden begrepen als een generieke term die iedere vorm van hechting omvat, zodat een andere uitleg tot een beperking van de beschermingsomvang van het octrooi leidt, is door het hof in zijn hiervoor onder 4.2.2 weergegeven rov. 19 verworpen. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman "secured" in het Kastenhofer-octrooi begrijpen als "gehecht door fysische of mechanische bindingen". Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven, zodat in zoverre ook de klacht onder 3.5 faalt.

Het incidentele cassatiemiddel van Cordis betreffende de nietigheid van het Kastenhofer-octrooi vindt echter ook in cassatie geen gehoor:

5.2.1 Onderdeel I.1 klaagt in de eerste plaats dat in de bestreden uitspraak niet valt te lezen of het hof de bewijslast dat het octrooi nawerkbaar is op Schneider legt, dan wel de bewijslast dat het niet nawerkbaar is op Cordis. Deze klacht mist feitelijke grondslag: zoals nader uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.3-3.5 ligt in het bestreden arrest besloten dat Cordis diende te bewijzen dat, zoals zij stelde, het octrooi niet nawerkbaar was. Onderdeel I.1 kan dus in zoverre niet tot cassatie leiden.

5.2.2 Dit onderdeel bevat voorts de klacht dat indien - zoals blijkens het in 5.2.1 overwogene het geval is - het hof heeft geoordeeld dat de bewijslast inzake de niet-nawerkbaarheid op Cordis rust, dit oordeel onjuist is, zeker nu Cordis gemotiveerd heeft gesteld dat de beschreven uitvinding niet nawerkbaar is.

5.2.3 Ook deze klacht treft geen doel. Degene die de nietigheid van een (Europees) octrooi inroept dient de feiten stellen waaraan dat rechtsgevolg kan worden verbonden en zal, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv., die feiten zonodig - in geval van gemotiveerde betwisting - hebben te bewijzen. Feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat de bewijslast in dit geval op Schneider als octrooihouder zou moeten worden gelegd, zijn, naar in 's hofs oordeel besloten ligt, door Cordis niet gesteld.

In eerste aanleg had Cordis aangeboden nader bewijs te leveren van de niet-nawerkbaarheid, maar dat bewijsaanbod was gepasseerd. In appel heeft Cordis het volgende aangeboden:

"Uiterst subsidiair - voor het geval Uw hof de bewijslast van de niet-nawerkbaarheid bij Cordis wil leggen, het bewijs nog niet acht geleverd en geen vermoeden van niet-nawerkbaarheid wil aannemen - handhaaft Cordis haar bewijsaanbod. Zij wil dan enkele partijdeskundigen als getuigen doen horen op de voet van art. 200 Rv. Daarbij denkt Cordis dan aan organisch-chemici, meer specifiek polymeerdeskundigen. Deze zullen onderschrijven wat Prof. Schouten opmerkt, dat het een basisregel in de polymeerwetenschap is dat tussen gecoextrudeerde lagen van PE en PA geen hechting zal worden gevormd. Het alternatief zou zijn dat Uw hof een deskundigenbericht gelast op de voet van art. 194 Rv.”

Naar de mening van Langemeijer – welke door de Hoge Raad wordt overgenomen – heeft het hof het dat bewijsaanbod beschouwd als niet meer ter zake dienend, hetgeen niet onbegrijpelijk wordt geacht.

3.10 […] Cordis is in de gelegenheid geweest om schriftelijke verklaringen van deskundigen over te leggen. Zij heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. In de redenering van het hof is het mogelijk gebleken, namelijk in de vorm van de Asuka-katheter, volgens het octrooi een voor de praktijk bruikbare katheterbinnenbuis te vervaardigen met een binnenlaag van een polyethyleen en een buitenlaag van een polyamide. Daarmee was het standpunt dat het octrooi slechts een "papieren uitvinding" zou omvatten weerlegd. Nu het hof in rov. 13 had vastgesteld dat tabel 1 van het door Cordis in het geding gebrachte rapport van Van Erp en Van den Berg het standpunt van Schneider ondersteunde en dat Cordis de verklaring van Prof. De Scheerder niet betwistte, zodat van de juistheid daarvan moet worden uitgegaan, kon het hof tot het oordeel komen dat een mondelinge toelichting van deskundigen, zoals aangeboden, niet langer ter zake dienende was. De klacht faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep en partijen dragen hun eigen kosten.

Lees het arrest hier of, inmiddels ook op rechtspraak.nl:  hier.