Octrooirecht  

Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 juni 2009, HA ZA 06-544. Single Buoy Moorings Inc. c.s. (SBM) tegen Bluewater Energy Services B.V c.s. (Bluewater)

Octrooirecht. Na eerder geoordeeld te hebben dat geen sprake was van inbreuk (zie: IEF 3809), oordeelt de rechtbank nu -in afwijking van het oordeel van de TKB- dat het octrooi (gedeeltelijk) nietig is. 

SBM is houdster van Europees octrooi nr. 0808270. Het octrooi heeft betrekking op (een onderdeel van) zogenoemde “Floating Production, Storage and Offloading systems”  (FPSO´s). Een FPSO is in feite een olietanker die is omgebouwd door in of op de olietanker een zogenaamd “turret mooring system” te installeren. Een dergelijk systeem omvat een vast aan het schip verbonden, doorgaande, verticale ronde koker met open onder- en bovenzijde. In deze koker wordt een draaibare buisstructuur, een zogenoemde “turret” geplaatst. De turret heeft aan de onderzijde “mooring means” (kabels of ankerkettingen), waarmee de turret aan de zeebodem wordt verankerd. Aan deze turret hangen daarnaast ook (zware) stijgleidingen voor de op te pompen olie. Het schip zelf is – anders dan de turret – niet aan de zeebodem verankerd, maar kan als een windvaan om de verankerde turret draaien.

Tegen de verlening van het octrooi is oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) ingesteld. De Oppositieafdeling hield het octrooi in stand op basis van het tweede door SBM ingediende hulpverzoek. Tegen deze beslissing hebben zowel de opposanten als de octrooihouder beroep ingesteld. Bij mondelinge beslissing van 16 februari 2007 heeft de Technische Kamer van Beroep van het EOB aangegeven dat het octrooi in stand wordt gelaten zoals door de Oppositieafdeling was beslist.

Bluewater c.s. hebben omstreeks het jaar 1999 een turret geleverd ten behoeve van een FPSO (aangeduid als de P-37) van de Braziliaanse maatschappij Petrobras.

De rechtbank heeft bij vonnis van 11 april 2007 (zie: IEF 3809) geoordeeld dat Bluewater c.s. met de P-37 geen inbreuk maken op het octrooi. Met betrekking tot de geldigheid van het octrooi heeft de rechtbank in reconventie overwogen dat de beslissing van de Technische Kamer van Beroep welke wel mondeling maar nog niet schriftelijk beschikbaar was, diende te worden afgewacht. Buiten twijfel was dat de TKB het octrooi in stand had gelaten, maar op welke gronden dat was gebeurd, en in hoeverre deze afweken van die van de Oppositieafdeling, was nog niet duidelijk.

Het geschil ziet thans dus uitsluitend op de geldigheid van het octrooi.

De rechtbank stelt allereerst voorop dat zij bij de beoordeling van de geldigheid niet aan het oordeel van de TKB is gebonden en dat zij ook niet kan volstaan met een marginale beoordeling van die beslissing:

‘4.1 […] Als de inventiviteit of nawerkbaarheid ter discussie staat zal de rechter deze vragen in volle omvang hebben te beoordelen. In een andere benadering kan immers geen recht worden gedaan aan het beginsel dat de toetsing van de geldigheid door de nationale rechterlijke instanties mede de strekking heeft het werk van de verlenende instantie te controleren en zo nodig beoordelingsfouten te herstellen. De omstandigheid dat de nationale rechter de geldigheid in beginsel toetst aan dezelfde maatstaven als de TKB doet daar niet aan af en maakt de toetsing niet overbodig.’

De rechtbank beperkt vervolgens de beoordeling tot de inventiviteit, omdat op die grond het octrooi (gedeeltelijk) ongeldig zal worden bevonden. De rechtbank merkt, net als de TKB, document D1 (PCT aanvrage WO93/07048) aan als closest prior art. D1 leert als stand van de techniek de toepassing een riser onder een natuurlijke hoek (α). Dit komt volgens de rechtbank blijkens de beschrijving van D1 met name aan de orde indien voorzien moet worden in een plurality van risers waarbij men wil voorkomen dat de risers door beweging van het schip elkaar kunnen raken en waarbij ook voorzien moet worden in een bereik dat niet recht onder het schip is gelegen.

Het enige verschil tussen conclusie 1 van het octrooi en D1 is volgens de rechtbank het element dat de diameter (C) van de denkbeeldige cirkel waarop de onderzijdes van tubes liggen ten minste 10% groter is dan de diameter van de binnenkant van het lager. D1 voorziet namelijk in een cilindrische turret, welke derhalve aan de bovenzijde (bij het lager) en aan de onderzijde (bij de onderzijdes van de tubes) dezelfde diameter heeft.

De turret is aangegeven in rood.

Gegeven het hiervoor genoemde verschil ziet de rechtbank het technisch probleem dat de uitvinding beoogt op te lossen op de vraag hoe bij een groter aantal risers de diameter van de omtrekcirkel van de turrets aan de bovenzijde zo beperkt mogelijk kan worden gehouden. Naar de kern raakt de uitvinding dan ook het inzicht dat de plurality of risers van D1 het gebruik van een bovenlager veroorlooft dat kleiner is dan de diameter van de omtreklijn van de onderste einden van de risers. Aangezien het inzichtelijk is dat de cilindrische turret van D1 bovenin ruimschoots plaats biedt voor een veelheid van risers, zal ook de niet-inventieve vakman inzien dat daardoor de mogelijkheid voorhanden is de turret aan de bovenzijde te vernauwen.

Deze stand van zaken voert tot het oordeel dat de aangevallen conclusie 1 niet inventief is. De afhankelijke en tevens aangevallen conclusies 2 en 4 voegen hier niets inventiefs aan toe. De conclusies 3, 5, 6, 7 en 8 zijn niet aangevallen.

Volgt veroordeling van SBM in de proceskosten aan de hand van het liquidatietarief. De rechtbank ziet geen aanleiding in deze procedure, die is aangevangen voordat de implementatietermijn was verstreken van de Handhavingsrichtlijn, een hogere (dan wel evenredige) proceskostenveroordeling uit te spreken.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 juni 2009, KG ZA 09-254, Novartis A.G. tegen Sierra B.V. c.s.

Octrooirecht. EP ofthalmische lens voor langdurig gebruik (contactlens). Zie ook IEF 7622. Novartis vordert een verbod op inbreuk, op straffe van een dwangsom en met veroordeling in de proceskosten van Friedrichs. Friedrichs verhandelt de zogenaamde Acuvue Oasys lenzen die geschikt zijn voor langdurig gebruik. Hiervoor is met name van belang dat de lens voldoende zuurstof in een bepaalde snelheid kan doorlaten en dat de lens voldoende op het oog kan bewegen, zodat het lensmateriaal met een bepaalde snelheid ionen doorlaat. Het octrooi ziet op het evenwicht tussen deze twee eigenschappen dat kan worden bereikt door een combinatie van zuurstofpermeabel materiaal en ionenpermeabel materiaal zonder het te mengen.

Novartis heeft in Nederland drie vennootschappen behorend tot de Johnson & Johnson groep wegens octrooi-inbreuk aangesproken. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft vonnis gewezen (hierna: het bodemvonnis) en daarbij overwogen dat EP 258 geldig is in Nederland en dat de Acuvue Oasys contactlenzen van Johnson & Johnson vallen onder de beschermingsomvang van het Octrooi. Friederichs is een groep van ondernemingen die in Nederland contactlenzen op de markt brengt, waaronder de Acuvue Oasys lenzen van Johnson & Johnson.

Novartis heeft Friederichs op de hoogte gesteld van het bodemvonnis tegen Johnson & Johnson en heeft Friederichs erop gewezen dat het Friederichs niet is toegestaan de inbreukmakende Acuvue Oasys contactlenzen in Nederland in of voor haar bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.

De beoordeling:

“4.1 Friederichs ziet een zodanige aanwijzing in twee verweren die niet zijn beoordeeld in de zaak tegen Johnson & Johnson, te weten (i) dat de Acuvue Oasys lenzen geen co-continue fases bevatten en (ii) dat die lenzen geen oppervlaktebehandeling hebben ondergaan. Die verweren worden gepasseerd. De voorzieningenrechter is namelijk voorshands met Novartis van oordeel dat de gestelde afwezigheid van voornoemde kenmerken niet relevant is voor de beantwoording van de vraag of de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maken op de conclusie van EP 258 waarop Novartis haar vorderingen in deze zaak uitsluitend baseert, te weten conclusie 1. Zoals hierna zal worden toegelicht, bevat die conclusie, gelezen in het licht van de beschrijving, die beperkingen namelijk niet.”

“4.5. … op dit punt geldt dat de beschrijving de aanwezigheid van co-continue fases slechts voorstelt als een manier om het gewenste evenwicht van hoge ionenpermeabiliteit en hoge zuurstofpermeabiliteit te realiseren. Uit niets in de beschrijving blijkt dat die manier essentieel is voor de uitvinding.”

“4.7 De beschermingomvang van conclusie 1 van EP 258 mag dus niet met voorbijgaan aan de tekst van die conclusie en de beschrijving worden bepaald aan de hand van hetgeen de uitvinder volgens hemzelf of in de ogen van de vakman heeft willen of zou hebben willen beschermen.”

“4.9. Het betoog van Friederichs dat de bescherming die Novartis op grond van EP 258 kan claimen, gerelateerd moet zijn aan de bijdrage van dat octrooi aan de stand van de techniek, leidt evenmin tot een ander resultaat. Integendeel, toepassing van die redenering onderstreept juist dat de aanwezigheid van co-continue fases en de toepassing van een oppervlaktebehandeling niet moeten worden gebruikt bij de vaststelling van de beschermingsomvang. (…) Gelet daarop moet worden aangenomen dat de bijdrage van EP 258 aan de stand van de techniek primair ligt in het voornoemde evenwicht en dient dus dat kenmerk, en niet de aanwezigheid van co-continue fases of de 331478 / KG ZA 09-254 toepassing van een oppervlaktebehandeling, beslissend te zijn bij de vaststelling van de beschermingsomvang van de hoofdconclusie van EP 258.”

Geconcludeerd moet dus worden dat de verweren van Friederichs betreffende de co-continue fases en de oppervlaktebehandeling niet slagen. Zoals is overwogen in het tussenvonnis brengt dat mee dat moet worden aangenomen dat Friederichs door de verhandeling van de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maakt op EP 258 en dat het gevorderde verbod dus toewijsbaar is. De voorzieningenrechter verbiedt Friedrichs (gedaagden) inbreuk te maken op EP 258, meer in het bijzonder door de Acuvue Oasys lenzen te vervaardigen, gebruiken (…) op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,00 voor elke schending door één van gedaagden van het hiervoor gegeven verbod, of, dit naar keuze van Novartis, per dag of gedeelte van een dag dat één van gedaagden het genoemde verbod niet volledig is nagekomen.

Friedrichs wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Novartis heeft € 191.500,00 gevorderd, maar dit is volgens de voorzieningenrechter niet redelijk en evenredig in de zin van 1019h Rv. Aangezien de zaak beperkt is gebleven tot twee verweren is de vordering van 380 gewerkte uren (4 advocaten, waarvan 3 partners) onevenredig. De proceskosten worden bepaald ter hoogte van het door Friedrichs gevorderde bedrag van € 63.872,08.

Lees het vonnis hier.

Euopese Commissie, 21 april 2009, COM(2009) 175 def, Groenboek over de herziening van verordening (EG) nr. 44/2001 van de raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

"4. Industriële eigendom. (…) In afwachting van de invoering van het gemeenschappelijke stelsel voor octrooigeschillenbeslechting kunnen bepaalde tekortkomingen van het huidige systeem worden vastgesteld en aangepakt in het kader van Verordening (EG) nr. 44/2001.

Met betrekking tot de coördinatie van parallelle inbreukprocedures kan worden overwogen de communicatie en interactie tussen de in parallelle procedures geadieerde gerechten te versterken en/of de regel inzake aanhangigheid buiten toepassing te laten in het geval van een verzoek om een negatieve declaratoire uitspraak.

Met betrekking tot de coördinatie van procedures wegens inbreuken op of nietigheid van een octrooi, zijn in de algemene studie meerdere oplossingen voorgesteld om 'torpedo'-praktijken tegen te gaan. Op deze oplossingen wordt hier niet nader ingegaan. Dergelijke problemen kunnen echter worden opgelost door de invoering van het gemeenschappelijke stelsel voor octrooigeschillenbeslechting; in dat geval is het niet nodig de verordening te wijzigen.

Indien het opportuun wordt geacht procedures tegen meerdere inbreukmakers op het Europese octrooi te voegen wanneer deze deel uitmaken van een groep van bedrijven die op gecoördineerde wijze handelen, zou een oplossing kunnen zijn een specifieke regel vast te stellen die het mogelijk maakt inbreukprocedures betreffende bepaalde industriële-eigendomsrechten tegen meerdere verweerders in te stellen bij de gerechten van de lidstaat waar de verweerder die de activiteiten coördineert of die op een andere wijze het nauwst is betrokken bij de inbreuk, is gevestigd.

Zoals ook het Hof van Justitie opmerkte, zou een nadeel van een dergelijke regel kunnen zijn dat een sterk op feitelijke criteria gebaseerde regel kan leiden tot een vermeerdering van de mogelijke aanknopingspunten voor de bevoegdheid en aldus de voorzienbaarheid van de in de verordening vastgestelde bevoegdheidsregels kan aantasten, waardoor bijgevolg inbreuk zou worden gemaakt op het rechtszekerheidsbeginsel. Bovendien kan een dergelijke regel leiden tot forumshopping. Een andere optie zou kunnen zijn om de regel betreffende procedures met meerdere verweerders te herformuleren teneinde een grotere rol toe te kennen aan de gerechten van de lidstaat waar de hoofdverantwoordelijke is gevestigd.

Vraag 4: Welke tekortkomingen van het huidige stelsel voor octrooigeschillenbeslechting moeten volgens u het eerst worden aangepakt in het kader van Verordening (EG) nr. 44/2001 en welke van de bovenvermelde oplossingen is volgens u geschikt om de bescherming van industriële-eigendomsrechten voor rechthebbenden bij de handhaving en verdediging van hun rechten alsook de positie van verzoekers die deze rechten willen betwisten, te verbeteren in het kader van de verordening?"

Lees het volledige groenboek hier. 

Rechtbank Den Haag, 26 mei 2009, KG ZA 09-157, High Point tegen KPN en Ericsson. 

Na Orange Book (zie IEF 7936) volgt een interessante Nederlandse uitspraak in een octrooizaak over de toepassing van technische standaarden. In dit geval gaat het niet om mededingingsrechtelijk aspecten, maar om de vraag of het octrooi van High Point een ‘essential patent’ is voor de UMTS-standaard in de Telekom sector. In dat geval zouden KPN en Ericsson inbreuk maken op het octrooi.

De ‘Non-Practicising Entity’ High Point SARL beroept zich jegens KPN en Ericsson in kort geding op een octrooi (EP 0 522 722) dat volgens High Point essentieel is voor de UMTS-standaard zoals gepubliceerd door het European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Omdat KPN gebruik maakt van een telecommunicatienetwerk volgens de UMTS-standaard, maakt zij volgens High Point noodzakelijkerwijs inbreuk op EP 0 522 722. De door KPN in haar telecommunicatienetwerk gebruikte apparatuur is in de periode 2003-2004 geleverd door Ericsson, reden waarom ook deze partij door High Point in de procedure is betrokken.

Ofschoon KPN niet lijkt te bestrijden dat zij gebruik maakt van de UMTS-standaard, stelt zij dat kenmerkende maatregelen van het octrooi in de standaard niet zijn terug te vinden, zodat ook geen inbreuk op het octrooi kan worden aangenomen. Dit standpunt wordt door de voorzieningenrechter gevolgd: 

4.21. Zo de bewoordingen van conclusie 1 al niet voldoende duidelijk zijn, zal de gemiddelde vakman op grond van het voorgaande kenmerk G aldus begrijpen dat het schakelsysteem (de daartoe behorende inrichtingen) middelen omvat om de tijdstippen van overdracht van het inkomend verkeer te regelen vanaf het schakelsysteem in de richting van het PSTN, dus op de hiervoor in de onder rechtsoverweging 4.13 opgenomen figuur in blauw aangegeven verbinding. Vooralsnog is niet in te zien dat hiervan in de UMTS – standaard sprake is omdat, zoals KPN terecht aanvoert, de aangehaalde passage en figuren uit de standaard zich beperken tot de overdracht tussen de node en de RNC (in de termen van het octrooi: tussen het service knooppunt en het schakelsysteem).

4.22. Gezien het voorgaande kan voorshands geen inbreuk op conclusie 1 worden aangenomen (…).

De vorderingen van High Point worden dan ook afgewezen. Omdat een proceskostenspecificatie van Ericsson ontbreekt en de door haar gevorderde proceskosten van 123.504,12 Euro door High Point zijn betwist, wordt de proceskostenvergoeding van Ericsson door de voorzieningenrechter beperkt tot het gebruikelijke liquidatietarief. Dit in wrange tegenstelling tot de proceskostenvergoeding die aan KPN wordt toegewezen: 219.935 Euro.

Ten slotte wordt gewezen op de overwegingen van de rechtbank ter zake het door KPN gestelde gebrek aan spoedeisend belang:

4.1 Het spoedeisend belang van High Point vloeit in beginsel voort uit de gestelde voortdurende inbreuk op het octrooi. KPN stelt echter dat High Point te lang, namelijk zeven maanden, heeft gewacht met het instellen van deze vorderingen in kort geding en dat daaruit moet worden afgeleid dat de spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen kennelijk betrekkelijk is.

4.2. Deze stelling wordt verworpen. Van de eisende partij mag als regel voortvarend handelen worden verwacht op het moment dat haar duidelijk is dat, naar zij meent, inbreuk op haar rechten wordt gemaakt en dat overleg niet tot een oplossing zal leiden. Gelet op de, ook door KPN aangevoerde, bijzondere complexiteit van het geschil kan echter niet worden geoordeeld dat High Point de inbreuk teveel op zijn beloop heeft gelaten om daar nog in deze procedure tegen op te treden.

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 29 mei 2009, LJN: BH4042 (Beroepsaansprakelijkheid octrooigemachtigde)

Beroepsaansprakelijkheid octrooigemachtigde. Cassatie. Toegewezen incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad; belangenafweging; restitutierisico. ROW 1910. In het kort:

 [A] heeft in de hoofdzaak gevorderd dat [B] c.s. zullen worden veroordeeld tot schadevergoeding op de grond dat [B] c.s. een beroepsfout hebben gemaakt bij het aanvragen van een Nederlands octrooi ten behoeve van [A].  De rechtbank heeft bij eindvonnis van 8 oktober 2003 de vordering toegewezen en [B] c.s. hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan [A] van een bedrag van € 660.710,35, te vermeerderen met de wettelijke rente.

Het hof heeft in zijn eindarrest van 29 mei 2008, voor zover thans van belang, het vonnis van 8 oktober 2003 vernietigd en [B] c.s. hoofdelijk veroordeeld tot betaling van - in hoofdsom - € 6.223,60. Het hof heeft voorts [A] veroordeeld tot terugbetaling aan [B] c.s. van hetgeen krachtens het vonnis van 8 oktober 2003 meer is betaald dan het in het eindarrest van het hof toegewezen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente. Tegen (onder meer) dit eindarrest is door [A] principaal cassatieberoep ingesteld en door [B] c.s. incidenteel cassatieberoep.

De Hoge Raad verklaart het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 29 mei 2008 uitvoerbaar bij voorraad, voor zover het betreft de daarin uitgesproken veroordeling van [A] tot terugbetaling aan [B] c.s. van hetgeen krachtens het eindvonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 8 oktober 2003 meer is betaald dan het in het dictum van het eindarrest van het gerechtshof toegewezen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van die betaling tot aan de dag der algehele voldoening.

Lees het arrest hier. 

Community Patent: As regards the unified patent litigation system, discussions have focused on a draft agreement and a draft statute of the future court. EU delegations made progress on a better understanding of the functioning of the envisaged court system. Important areas that have been addressed and further developed are mainly: the composition of the panels of judges, the implementation and operation of the envisaged agreement, the role of the European Court of Justice (ECJ) in the interpretation of Community law and transitional arrangements. The analysis of economic aspects was carried out on the basis of an expert study highlighting the saving costs for businesses of a unified patent litigation system.

In this regard, the Council reached an agreement in principle for requesting an opinion to the ECJ on whether the envisaged agreement, to be concluded between the Community, its member states and other contracting parties to the European Patent Convention1, is compatible with the EC Treaty.

Google  project: The Council took note of information provided by the German delegation concerning the “Google Books Project”  (scanning of books in US libraries for establishing a database on the basis of digital copies) and its possible legal implications as regards copyright matters (10221/09). The Commission was asked to elaborate an assessment and to report back in due course.

Lees hier meer.

Octrooirecht. Mededingingsrecht. Interessante uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof van 6 mei 2009 in de zogeheten ‘Orange Book’-zaak. EP 325 330 voor een ‘optically readable record’. Technische standaarden. Verplichting tot geven licentie. Mogelijkheid tot verkrijgen inbreukverbod.

Technische standaarden worden in veel elektronica gebruikt. In octrooizaken wordt het toepassen van een standaard door de gedaagde vaak aangevoerd als een bewijs van inbreuk op de voor de toepassing van de standaard noodzakelijke octrooien. Mededingingsrechtelijk is de vraag relevant of een weigering van de octrooihouder om de gedaagde een licentie te verlenen misbruik van machtspositie kan opleveren.

Deze zaak gaat over de in het ‘Orange Book’ neergelegde standaard voor recordable en rewritable compact discs (CD-R en CD-RW) en betreft de vraag onder welke voorwaarden de weigering een licentie te verlenen misbruik van machtspositie oplevert en in de weg staat aan het verkrijgen van een inbreukverbod.

Het Bundesgerichtshof geeft de volgende algemene rechtsregels:

a) Een gedaagde die aangesproken wordt op grond van octrooi-inbreuk kan zich tegen de aanspraken van de octrooihouder verweren, door te stellen dat de octrooihouder misbruik maakt van zijn marktpositie als hij weigert de gedaagde een octrooilicentie te geven op non-discriminatory en non-restrictive voorwaarden.

b) De octrooihouder maakt zich echter alleen schuldig aan onrechtmatig handelen als de gedaagde hem een onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanbod heeft gedaan om een licentieovereenkomst af te sluiten, dat de octrooihouder niet kan afwijzen zonder het verbod op discriminatie en concurrentievervalsend gedrag, en die gedaagde zich ook voor de periode waarin hij reeds gebruik maakt van de geoctrooieerde vinding houdt aan de bepalingen van de nog te sluiten licentieovereenkomst, in ruil voor het [recht op] gebruik van de geoctrooieerde materie.

c) In het geval waarin de gedaagde de licentie-eisen van de octrooihouder excessief acht of waarin de octrooihouder weigert de royalty’s te kwantificeren, geldt een aanbod om een licentie waarin de licentiegever de royalty’s naar eigen en redelijke inschatting mag vaststellen als een dergelijk onvoorwaardelijk aanbod.

Lees de uitspraak hier in het Duits en hier in (een niet-officiële) Engelse vertaling.

Raad van State, 27 mei 2009, LJN: BI4974. Hoger beroep in zaak Octrooicentrum Nederland (OCNL) tegen Yeda Research and Development Company Ltd. (Yeda).

Octrooirecht. ABC. Hoger beroep is ongegrond nu de rechtbank met juistheid heeft overwogen dat, ook indien een product via indirecte inbreuk naar nationaal recht door een basisoctrooi zou kunnen worden beschermd in de zin van artikel 3, aanhef en onder a, van de ABC-Verordening, het OCNL aan Aventis geen certificaat voor cetuximab hoefde af te geven, nu artikel 73, eerste lid, van de ROW haar niet in alle gevallen bescherming biedt tegen het aanbieden of leveren van dat product.

Bij besluit van 27 mei 2005 heeft het Octrooicentrum Nederland geweigerd aan Aventis Holdings Inc. (Aventis) een zogenoemd aanvullend beschermingscertificaat (certificaat) voor het product cetuximab af te geven. Vervolgens heeft het OCNL het door Aventis daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 28 mei 2008, heeft de rechtbank 's-Gravenhage het door Aventis daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard (lees de uitspraak hier: IEF 6204.Tegen deze uitspraak heeft Yeda, de rechtsopvolger van Aventis, hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

2.2. Het OCNL heeft aan het besluit van 29 maart 2007 ten grondslag gelegd dat niet is voldaan aan het in artikel 3, aanhef en onder a, van de ABC-Verordening voor afgifte van een certificaat gestelde vereiste, nu het product cetuximab, de werkzame stof van het geneesmiddel Erbitux, niet wordt beschermd door het als basisoctrooi aangewezen Europese octrooi EP 0 667 165 (hierna: het basisoctrooi). Het Europees Octrooibureau heeft dat octrooi verleend voor de uitvinding dat een bepaalde combinatie van monoklonale antilichamen, zoals cetuximab, met een antineoplastisch middel, zoals irinotecan, geschikt is voor de behandeling van kanker. Het heeft echter geen octrooi voor het product cetuximab verleend en derhalve kan volgens het OCNL evenmin een certificaat voor dat product worden afgegeven. Volgens het OCNL wordt een product slechts door een basisoctrooi beschermd in de zin van artikel 3, aanhef en onder a, van de ABC-Verordening, indien met het product direct inbreuk kan worden gemaakt op dat octrooi, omdat het valt onder de omschrijving in de conclusies van het desbetreffende octrooischrift. Dat het verhandelen van alleen cetuximab, als door Aventis gesteld, tot een indirecte inbreuk, als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Row, op het basisoctrooi leidt, is derhalve niet van belang en staat bovendien niet ter beoordeling aan de bestuursrechter, aldus het OCNL.

2.3. De rechtbank heeft overwogen dat artikel 73, eerste lid, van de Row Aventis niet in alle gevallen bescherming biedt tegen het aanbieden of leveren van cetuximab, aangezien dat antilichaam niet noodzakelijkerwijs voor toepassing in combinatie met een antineoplastisch middel is bestemd. Ook indien een product via indirecte inbreuk door een basisoctrooi kan worden beschermd in de zin van artikel 3, aanhef en onder a, van de ABC-Verordening, hoefde het OCNL aan Aventis geen certificaat voor cetuximab af te geven, aldus de rechtbank.

2.4. Yeda betoogt dat de rechtbank aldus heeft miskend dat iedere levering van cetuximab noodzakelijkerwijs een indirecte inbreuk op het basisoctrooi oplevert, aangezien cetuximab volgens de […] handelsvergunning […] alleen in combinatie met het antineoplastische middel irinotecan mag worden toegepast. Nu een product ook door een basisoctrooi kan worden beschermd in de zin van artikel 3, aanhef en onder a, van de ABC-Verordening, indien het op grond van het nationale recht via indirecte inbreuk door dat octrooi wordt beschermd, heeft de rechtbank ten onrechte overwogen dat er geen grond voor het OCNL was om aan Aventis een certificaat voor cetuximab af te geven, aldus Yeda. Zij wijst er in dat verband op dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het arrest van 16 september 1999 in zaak nr. C-392/97 (Jur. 1999, blz. I-5553 – Farmitalia, red.) heeft overwogen dat te rade moet worden gegaan bij de niet-communautaire regels die op een basisoctrooi van toepassing zijn om vast te stellen of een product door dat octrooi wordt beschermd in de zin van artikel 3, aanhef en onder a, van de ABC-Verordening.

2.4.1. Het betoog van Yeda dat de rechtbank heeft miskend dat iedere toekomstige levering van cetuximab een indirecte inbreuk op het basisoctrooi oplevert faalt. Volgens de bij de handelsvergunning behorende samenvatting van de productkenmerken is het uit cetuximab vervaardigde geneesmiddel Erbitux in combinatie met irinotecan geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker met epidermale groeifactor receptor (EGFR)-expressie, na falen van cytotoxische behandeling met irinotecan. Anders dan Yeda betoogt, volgt uit die indicatie niet dat iedere toekomstige levering van cetuximab uitsluitend voor toepassing in combinatie met irinotecan is bestemd, nu de handelsvergunning op verzoek van de vergunninghouder kan worden gewijzigd, in die zin dat in de samenvatting van de productkenmerken ook indicaties worden opgenomen, waarop het basisoctrooi geen betrekking heeft. De rechtbank heeft dan ook met juistheid overwogen dat, ook indien een product via indirecte inbreuk naar nationaal recht door een basisoctrooi zou kunnen worden beschermd in de zin van artikel 3, aanhef en onder a, van de ABC-Verordening, het OCNL aan Aventis geen certificaat voor cetuximab hoefde af te geven, nu artikel 73, eerste lid, van de Row haar niet in alle gevallen bescherming biedt tegen het aanbieden of leveren van dat product.

2.5. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient, voor zover bestreden, te worden bevestigd.

Lees de uitspraak hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage 26 mei 2009, 336052 / KG ZA 09-509, Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & CO.KG tegen Purac Biochem B.V.

Octrooirecht. Kort geding. Vordering tot inzage ex artikel 843a lid 2 Rv wordt afgewezen, aangezien er een gerede kans bestaat dat het octrooi van Boehringer een oppositie of een nietigheidsprocedure niet zal overleven.

Eiser Boehringer maakt deel uit van een groep ondernemingen wereldwijd die zich onder meer bezighoudt met onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en verhandeling van geneesmiddelen en polymeren voor biomedische toepassingen. Gedaagde Purac is een producent van natuurlijk melkzuur, derivaten, glucomaten, lactiden en bio-polymeren. Purac en Boehringer zijn belangrijke concurrenten op de markt voor bio-polymeren.

Boehringer is houdster van een Europese octrooi dat betrekking heeft op een werkwijze voor de bereiding van resorbeerbare polyesters door massapolymerisatie. Boehringer zegt redenen te hebben om te veronderstellen dat Purac de in het octrooi beschreven werkwijze toepast. Om die reden heeft zij dan ook een conservatoir bewijs- en beschrijvend beslag doen leggen onder Purac ex artikel 1019b – 1019d Rv.

Purac heeft oppositie ingesteld tegen het octrooi, maar de oppositieafdeling heeft inmiddels aangegeven het octrooi ongewijzigd in stand te zullen laten.

In dit kort geding vordert Boehringer onder meer inzage in de beslagen documenten omtrent en de beschrijving van het productieproces van Purac. Purac verweert zich hiertegen door als meest verstrekkende verweer aan te voeren dat het octrooi niet geldig is. Indien het octrooi niet geldig zou zijn, heeft Boehringer niet langer recht en belang bij toegang tot de beslagen documenten en de beschrijving. Binnen het bestek van het kort geding betekent een en ander dat beoordeeld moet worden of er een gerede kans is dat het octrooi in een daartoe bestemde procedure ongeldig zal worden verklaard.

De discussie tussen partijen ziet onder meer op welke vakman men hier op het oog moet hebben. Boehringer heeft desgevraagd opgegeven te denken aan een organisch chemicus met ervaring in de ontwikkeling van bio-polymeren. De Voorzieningenrechter is echter voorshands van oordeel dat Boehringer veronachtzaamt dat in dit geval de stof en de werkwijze ter verkrijging van de stof op laboratoriumschaal reeds beschikbaar was. De problemen waarvoor een organisch chemicus een oplossing zou kunnen vinden zijn dus een gepasseerd station. Aan de orde was vervolgens niets anders dan de opschaling van de laboratoriumwerkwijze. Dit is in het algemeen het vakgebied van chemical technology of chemical engineering. De Voorzieningenrechter zal dan ook een chemicus die ervaring heeft met chemical engineering tot uitgangspunt nemen.

Purac stelt dat een vakman uit die kring de oplossing voor het opschalingsprobleem binnen zijn bereik heeft en verwijst naar een Engels octrooi uit 1957. Boehringer is van mening dat de vakman nooit naar dit document zou gaan kijken, omdat de producten die met de werkwijze van Boehringer kunnen worden verkregen ver verwijderd zijn van die met toepassing van de werkwijze van het Engelse octrooi kunnen worden vervaardigd. Volgens de Voorzieningenrechter doet dit er niet toe nu zowel de stof als de methode ter verkrijging van de stof prior art is. Het gaat alleen nog om het opschalingsprobleem en dit precieze probleem is opgelost in het Engelse octrooi. Dit brengt het document dus in het bereik van de vakman.

Bij deze stand van zaken oordeelt de Voorzieningenrechter voorshands dat er een gerede kans bestaat dat het octrooi van Boehringer oppositie of een nietigheidsprocedure niet zal overleven. Nu de vorderingen van Boehringer berusten op de vrees dat Purac inbreuk maakt op het octrooi dienen de vorderingen van Boehringer te worden afgewezen.  

Lees het vonnis hier.

Interessante uitspraak (met dank aan Gertjan Kuipers & Douwe Groenevelt, De Brauw Blackstone Westbroek) van het Oberlandesgericht Karlsruhe van 11 mei 2009 waarbij de executie van een door een "Patentvertungsgesellschaft" (ofwel, in minder flatterende bewoordingen, een patent troll) verkregen verbod op grond van een belangenafweging wordt geschorst gedurende het appel. Het Oberlandesgericht overweegt onder andere dat de belangen van een partij bij executie van een verbod hangende appel in het algemeen minder zwaarwegend moeten worden geacht indien deze partij een Patentvertungsgesellschaft is, in plaats van een partij die zelf op de markt actief is waar het octrooirecht betrekking op heeft.

"Das ändert aber nichts daran, dass im Rahmen der nach §§ 719 Aba. 1, 707 ZPO gebotenen Abwägung von einer anderen Interessenlage der Klägerin auszugehen ist als bei einem Schutzrechtsinhaber, der selbst auf dem Markt der geschützten Gegenstände als Anbieter tätig ist. Die Klägerin schützt mit dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch keine eigene Marktposition auf dem Markt der schutzrechtsgemäßen Vorrichtungen oder Verfahren. An der tatsächlichen Unterlassung von Herstellung und Lieferung patentgemäßer Vorrichtungen durch die Beklagten hat die Klägerin kein erhebliches wirtschaftliches Interesse; im Gegenteil is aus ihrer Sicht eine möglichst hohe Marktvielfalt zur Erzielung möglichst hoher Mobiltelefon-Verkäufe wünschenswert."

Daarbij valt volgens het Oberlandesgericht ook niet in te zien dat executie na afloop van het appel moeilijker zal zijn gelet op de door de gedaagde te stellen zekerheid: 

"Es ist nichts dafür ersichtlich, dass die Durchsetzung von Ansprüchen gegen die Beklagten nach Abschluss der Berufungsverfahrens in voraussichtlich höchstens einem Jahr schwieriger werden wird, als sie es im gegenwärtigen Zeitpunkt ist, zumal die festgesetzte Sicherheitsleistung sie weitreichend vor dem Risiko einer verschlechterten Zahlungsfähigkeit der Beklagten schützt."

Het door rechthebbenden in dat verband aangevoerde belang dat executie noodzakelijk is om de gedaagde snel te dwingen een licentie te sluiten dan wel jegens andere (potentiële) licentienemers 'precedentwerking' te voorkomen (vgl. Vzr. Rb Den Haag 9 november 2005, BIE 2006/47, en 24 maart 2006, IEF 1823), wordt weinig beschermenswaardig geacht: 

"Das Interesse der Klägering, die beklagten schon vor Abschluss der zweiten Instanz zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu günstigeren Bedingungen als den bisher angebotenen zu bewegen, erscheint vor diesum Hintergrund wenig schutzwürdig. Dasselbe gilt für das Bestreben, eine "Vorbildwirkung" für andere Unternehmen zu vermeiden, die ebenfalls noch keinen Lizenzvertrag über die Schutzrechte abgeschlossen haben; dieses Risiko, das dar Senat im Streitfall angesichts des kostenträchtigen und auch auf Beklagtenseite mit ganz erheblichen Risiken behafteten Verfahrens nicht als überdurchschnittlich hoch bewertet, hat die Klägerin wie jeder Patentinhaber hinzunehmen."

De rechthebbende zal dus eerst nog in appel moeten laten zien dat zij gerechtigd is tot een ongeclausuleerd verbod alvorens zij tot executie kan overgaan. Volgens het Oberlandesgericht zal een dergelijk recht overigens niet zondermeer bestaan in het geval van essentiële octrooien:

"Der Senat neigt zu der Auffassung, dass sich Einwendungen sowohl aus der von der früheren Patentinhaberin abgegebenen, in den Statuten des Standardisierungsgremiums (ETSI) für sog. standardessentielle Schutzrechte vorgesehenen Lizenzbereitschaftserklärung als auch aus dem kertellrechtlichten Misbrauchsverbot (art. 82 EGV, §§ 19, 20 GWB) ergeben können.

Lees de uitspraak hier. Eerdere uitspraak LG Mannheim hier.