Octrooirecht  

In het vonnis van 6 december 2005 heeft de rechtbank Haarlem bepaald dat Pharmachemie ten onrechte een nationale registratieprocedure heeft gevolgd, en dat zij daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens MSD. Alhoewel de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (Wog) primair strekt tot bescherming van de volksgezondheid, is de rechtbank van mening dat op grond van de zogeheten ´correctie Langemeijer' MSD zich desondanks op de Wog kan beroepen. De rechtbank wijst de vordering van MSD tot een verbod aan Pharmachemie om haar product te bereiden, verkopen, af te leveren, in te voeren, te verhandelen en/of aan te bieden toe, zolang Pharmachemie daarvoor niet over een geldige registratie beschikt. De vordering van MSD tot rectificatie aan afnemers wordt echter afgewezen bij gebreke van een nadere motivering door MSD.

In de rectificatie was echter een verzoek opgenomen om de reeds geleverde producten te retourneren. De afwijzing van het verzoek om rectificatie had daarom tot gevolg dat Pharmachemie niet gehouden was een zogenaamde recall uit te voeren. Vervolgens heeft MSD een nieuw kort geding aanhangig gemaakt bij de rechtbank Haarlem met het verzoek Pharmachemie te veroordelen alsnog een recall uit te voeren. In haar vonnis van 23 december 2005 heeft de rechtbank Haarlem alsnog de vordering van MSD toegewezen voor een recall van de reeds geleverde producten. Inmiddels was namelijk gebleken dat Pharmachemie een grote hoeveelheid van haar product alendroninezuur had verkocht aan afnemers vlak voor het vonnis van 6 december. Dit had tot gevolg dat de afnemers een voorraad hadden van tenminste 8 weken.

"Uit het voorgaande volgt dat de uitvindingsgedachte niet wordt toegepast bij het product en de werkwijze van Orogel omdat niet is voldaan aan de maatregelen uit de conclusie dat de omhulling “zodanig is gekozen, dat de omhullingssamenstelling bij een temperatuur lager dan ongeveer 0° C in vaste toestand is, een smelttemperatuur van de orde van de omgevingstemperatuur heeft” en dat deze evenmin “door verwarming in vloeibare toestand is gebracht” voor het versproeien. Gelet op voormelde uitvindingsgedachte, kan dit een en ander niet worden gerepareerd met een beroep op weginterpreteren, zoals door Darome nog bepleit. Die maatregelen zijn immers daarmee wezenlijk voor de uitvinding van het octrooi.

Voorzover in het licht van het voorgaande ook het beroep op equivalentie niet reeds heeft te stranden, wordt overwogen dat Orogel terecht heeft aangevoerd dat niet valt in te zien welke maatregel zij zou verrichten die equivalent is te achten aan de volgens de geoctrooieerde werkwijze vereiste verwarming van de vetstof voorafgaand aan het besprenkelen. De zonnebloemolie die Orogel voor omhulling gebruikt is reeds vloeibaar bij de temperatuur van het versproeien zodat verwarming in het geheel niet nodig is. Evenmin is zonnebloemolie equivalent te achten aan de vetstof als bedoeld in het octrooi zoals volgt uit rechtsoverweging 8. Hierbij komt nog dat ook uit het octrooi blijkt dat zonnebloemolie niet zozeer sec als wel in een mengsel met andere vetstoffen dient te worden toegepast. [...]

Van belang is dat palmolie een smelttemperatuur van 35° C kent, zodat door deze olie te mengen met zonnebloemolie (smelttemperatuur -17° C, zie hiervoor) de smelttemperatuur van het mengsel als geheel omhoog gaat totdat deze kennelijk in de orde van het octrooi komt te liggen (omgevingstemperatuur). Zo zal de vakman dit een en ander opvatten en derhalve concluderen dat juist niet zonnebloemolie in zuivere vorm dient te worden toegepast. Het betoog van Darome dat zonnebloemolie en een mengsel van palmolie met zonnebloemolie voor de vakman technisch equivalent zijn, kan wellicht in zijn algemeenheid opgeld doen, maar derhalve nu juist niet binnen het kader van het octrooi.

Van inbreuk is derhalve geen sprake. [...]"

Lees hier het vonnis.

Bevoegdheid
Ten aanzien van de bevoegdheidsverweren, acht de rechtbank  zich internationaal en relatief bevoegd voor wat betreft Nederland en mogelijk grensoverschrijdend, doch hiervoor zal het eindoordeel worden aangehouden. Ook acht zij Shel in haar vorderingen op basis van het Noorse octrooi ontvankelijk.

Geldigheid
CDS heeft aangevoerd dat het octrooi nieuwheid, althans inventiviteit ontbeert. "De rechtbank overweet ten eerste dat uit géén van de door CDS overgelegde documenten een verticale komom [...] valt af te leiden die een zogenaamde schoepentoeter [...], een mistmat en openeinde wervelbuizen bevat. De uitvinding is derhalve nieuw te achten". Tevens acht de rechtbank het octrooi inventief: "Weliswaar waren zowel de mistmat (coalescer of samenvloeiingsinrichting) als de schoepentoeter reeds afzonderlijk bekend, de gedachte om die te combineren met de wervelbuizen van EP '508 in de volgorde als neergelegd in het octrooi lag niet voor de hand".

Inbreuk
Voor degenen die het niet helemaal scherp meer hebben: "Bij de beoordeling of sprake is van (letterlijke) inbreuk wordt vooropgesteld dat bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat volgens de gemiddelde vakman die daarvan kennis neemt, voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal evenwel tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt (vgl. HR 12 november 2004, NJ 2004, 674, Impro/Liko en HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 Ciba Geigy/Oté Optics)."

"De rechtbank verwerpt het standpunt van Shell dat sprake is van letterlijke inbreuk [...]. Aldus beschouwd valt de Spiraflow-installatie niet in letterlijke zin onder het octrooi. Voor zover gelet op het voorgaande niet evenzeer het doek is gevallen voor het betoog van Shell dat van inbreuk in equivalente zin sprake is, overweegt de rechtbank als volgt.
Bepleit wordt wel dat de gehele inbreukvraag (daaronder derhalve begrepen eventuele equivalentie) dient te worden beantwoord aan de hand van het hiervoor in r.o. 14 vooropgestelde criterium ten aanzien van het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi. Niettemin lijkt uit het Impro/Liko-arrest van de Hoge Raad te kunnen worden afgeleid dat de equivalentievraag afzonderlijke beantwoording behoeft."

Equivalentie
Als de functie-wijze-resultaat-toets wordt gehanteerd kan niet tot de conclusie worden gekomen dat van een equivalente kolom sprake is.

Nu het octrooi geldig is, wordt de in reconventie gevorderde vernietiging afgewezen.

Lees hier het vonnis. (En lees vooral ook rechtsoverweging 6)

Dit brengt mee dat Astrazeneca c.s. zich ook niet kunnen beroepen op de gestelde schending van deze norm door zorgverzekeraar Menzis. Ten aanzien van de stelling van Astrazeneca c.s. dat Menzis ook in strijd handelt met de algemene zorgvuldigheidsnorm dat zij niet zo maar een ander schade mag toebrengen als zij van die schade op de hoogte is, overweegt het hof het volgende. Menzis tracht met de module rationeel voorschrijven te bewerkstelligen dat van de cholesterolverlagers en de maagzuurremmers, zo vaak als dat verantwoord mogelijk is, het goedkoopste geneesmiddel wordt voorgeschreven.

Aldus streeft Menzis naar een normale werking van de markt, waar, bij onderling vergelijkbare geneesmiddelen, gekozen wordt voor het goedkoopste product in plaats van voor dure middelen. Als Astrazeneca c.s. daardoor marktaandeel verliezen, is dit niet door het doelbewust toebrengen van schade door Menzis, maar door de werking van de markt." Lees het arrest hier.

De Voorzieningenrechter overwoog o.m.:

"Voorop staat dat het doorzetten van de executie door Schneider van het uitvoer bij voorraad verklaarde vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage d.d. 8 juni 2005 de directie van Cordis heeft doen besluiten de productie van de desbetreffende katheters in Roden stop te zetten en (deels) naar het buitenland te verplaatsen. Nu dit besluit van de directie van Cordis niet tevens mede omvat het aanbieden van ander werk aan de desbetreffende werknemers op de locatie te Roden komt hierdoor de werkgelegenheid te vervallen dan wel in gevaar. Deze werkgelegenheid kan worden behouden door het sluiten van een (voorwaardelijke) licentieovereenkomst tussen Schneider en Cordis. Het hof Leeuwarden heeft partijen de gelegenheid gegeven hierover te onderhandelen, alvorens uitspraak te doen, maar gebleken is dat partijen niet tot overeenstemming hebben kunnen komen. Hoewel dit gezien de gevolgen voor de werknemers in Roden, zeer te betreuren valt, moet de vraag beantwoord worden of gedaagde partijen daardoor onrechtmatig handelen jegens de vakbonden en/of de werknemers.

Deze vraag wordt door de voorzieningenrechter voorshands ontkennend beantwoord. De essentie van het octrooirecht is nu juist, dat men anderen kan beletten geoctrooieerde producten te vervaardigen om op die wijze economisch voordeel uit de geoctrooieerde uitvinding te behalen. Het handhaven van octrooirechten is ook een zaak van mededinging. Op dit mededingingsgebied is het uitgangspunt dat ondernemingen zich op de markt in al hun contractsvrijheid moeten kunnen bewegen. In dat kader is van belang dat onderhandelende partijen jegens elkaar weliswaar verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen, maar in beginsel vrij zijn de onderhandelingen af te breken.

Het standpunt van Schneider dat zij jegens Cordis haar wereldwijde onderhandelingspositie niet wil opgeven door alleen voor Nederland een llicentieovereenkomst te sluiten, staat haar in beginsel dan ook vrij, zoals het ook Cordis vrijstaat in de onderhandelingen met Schneider vast te houden aan haar voorkeur voor een licentie overeenkomst alleen voor Nederland voor de duur van het hoger beroep in de bodemzaak voor het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Hierbij is de voorzieningenrechter van oordeel, dat het verlies aan arbeidsplaatsen dat door het sluiten van een (voorwaardelijke) licentieovereenkomst mogelijk had kunnen worden voorkomen geen omstandigheid is die het afbreken van de onderhandelingen, hetzij door Cordis, hetzij door Schneider jegens de werknemers van Cordis onaanvaardbaar doet zijn, nu de beoogde licentierechten niet strekken tot bescherming van werknemersbelangen. Cordis noch Schneider kunnen jegens deze werknemers dan ook verplicht worden met elkaar een vorm van commerci le samenwerking (tot het behalen van wederzijds voordeel) aan te gaan, waar een licentieverlening in wezen immers op neer komt."

De Voorzieningenrechter overwoog ook nog:

"Daarbij is de voorzieningenrechter van oordeel dat de belangen van de werknemers van Cordis niet behoren te worden beschermd door middel van het toelaten van octrooi-inbreuk. De voorzieningenrechter passeert hierbij de stelling van de Bonden dat deze belangen uitsluitend kunnen worden gerespecteerd door stopzetting van de executie van het vonnis d.d. a juni 2005. De Bonden verliezen daarbij uit het oog het besluit van de directie van Cordis om ha de stopzetting van de productie de vrijgekomen productiecapaciteit niet in Roden te gebruiken maar te verplaatsen naar het buitenland."

Lees vonnis hier.

De rechtbank stelt: "Indien het al juist is dat bij het horen van de getuigen omtrent de feitelijke handelingen interpretaties van het octrooi aan de orde zouden komen, ligt het op de weg van de rechter-commissaris om na te gaan in hoeverre dergelijke interpretaties wel of niet verantwoord zijn vanuit een oogpunt van aan de getuigen te stellen vragen. Die omstandigheid staat dan ook niet in de weg aan toewijzing van het verzoek."
Ook ten aanzien van de het vermoeden van een 'fishing expedition' is het "[...] aan de rechter-commissaris om het verhoor zodanig in te rechten dat daarbij met alle betrokken belangen, dus ook die van Teckru c.s. en de te horen getuigen, rekening wordt gehouden."

Tot slot overweegt de rechtbank: "De vraag of het octrooi nietig is, zoals Teckru c.s. stelt, betreft een geheel ander onderwerp dan de door Duyvis in haar verzoekschrift geponeerde inbreuk op het octrooi. Een eventuele contra-enquête in het kader van dit verzoek zal dan ook eveneens slechts op de gestelde inbreuk betrekking kunnen hebben, en niet op veronderstelde nietigheid. Om dezelfde reden is er geen aanleiding in te gaan op het voorwaardelijke verzoek tot het houden van een tegen-getuigenverhoor, nu dit verzoek niet voldoet aan de eis, neergelegd in artikel 282 lid 4 Rv, inhoudende dat een verweerschrift een zelfstandig verzoek mag bevatten, mits dat betrekking heeft op het onderwerp van het oorspronkelijke verzoek. Van dat laatste is immers geen sprake."

Lees hier de beschikking.

De geldigheid van het octrooi
"EP 123 zou ongeldig zijn, zo stelt Noble, omdat het verwante Amerikaanse octrooi US 5,327,752, hierna US 752, verleend op 12 juli 1994, naar aanleiding van een verzoek van 19 augustus 2005, thans wordt onderworpen aan reexamination. Deze reexamination is voornamelijk gegrond op het Amerikaanse octrooi US 2,172,208, hierna US 208. De ongeldigheid van US 552 zou weer gevolgen moeten hebben voor de geldigheid van het Amerikaanse octrooi US 6,000,251, hierna US 251. US 251 zou volgens Noble weer nagenoeg identiek zijn aan het
octrooi.
De voorzieningenrechter begrijpt dat Noble langs deze weg nieuwheids- of inventiviteitsbezwaren oppert. Omdat Noble niet specificeert wat zij bedoelt zal de voorzieningenrechter er van uit gaan dat Noble de geldigheid van EP 123 in algemene zin aan de orde willen stellen."

"[...] In het kader van en voorlopige voorziening dient de voorzieningenrechter een inschatting te maken van de kans dat het aangevallen octrooi ongeldig zal blijken. Dit dient een meer dan aanmerkelijke gerede kans te zijn. Voor een dergelijk voorlopig oordeel heeft Noble volstrekt onvoldoende aangedragen. Dat er zoals zij stelt meer tijd nodig is om het onderwerp van de geldigheid uit te zoeken, maakt het afvuren van een losse flodder nog niet doeltreffend. De hiervoor geformuleerde norm brengt met zich mee dat de bal voor een open doel dient te liggen en het is aan degene die de geldigheid van het octrooi betwist om het daartoe te brengen. Nu Noble dat onvoldoende heeft gedaan wordt het verweer afgewezen en wordt uitgegaan van de prima facie geldigheid van EP 123."

In Nederland in het verkeer gebracht?
Gelet op de in het geding gebrachte brief van de Israëlische advocaten, waarin deze niet betwisten dat de Noble producten  door hun cliënt zijn geleverd, gaat de voorzieningenrechter er voorshands van uit dat de gewraakte sloten wel degelijk zijn geleverd met tussenkomst van Noble (gedaagde sub 1). Ten aanzien van gedaagde sub 2 en 4 acht de rechtbank voldoende grond om in elk geval dreigende inbreuk op EP 123 aan te nemen. Tevens wordt aangenomen dat gedaagde sub 3 betrokken was bij het in het verkeer brengen van inbreukmakende sloten in Nederland.
Lees hier het vonnis.