Overige  

In plaats van Tele2 aan te spreken op de opt-out brief, heeft KPN gereageerd met de Brief, waarmee zij het volgens de rechtbank nog een stuk bonter maakt dan Tele2. "Tele2 heeft terecht betoogd dat de gemiddelde geïnformeerde omzichtige en oplettende gewone consument [...] in de brief van KPN (de Brief) twee boodschappen zal lezen, namelijk dat per 8 maart 2006 de VoiceMail zal komen te vervallen, met alle gevolgen van dien [...] en dat dit alleen te voorkomen is door voor alle telefoongesprekken weer over te gaan naar KPN."

De inhoud van de Brief wordt misleidend geacht en het verzenden daarvan onrechtmatig jegens Tele2. Lees het vonnis hier.

“Wanneer de merkhouder goederen, die in de EER door hem (rechtmatig) zijn vervaardigd en van zijn merk zijn voorzien, in de EER aan een derde verkoopt, brengt hij deze “in de handel” in de zin van artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn en van artikel 9 lid 1 van de Verordening en “in het verkeer” in de zin van artikel 13A lid 9 BMW.

Aangaande de aflevering door Glaxo te Evreux overweegt het hof het volgende. Het gaat hier om in een lidstaat (Verenigd Koninkrijk) in de EER (rechtmatig) vervaardigde geneesmiddelen van Glaxo, die zijn verkocht aan een in Afrika gevestigde derde (AAA); de geneesmiddelen zijn vervoerd naar een tot hetzelfde Glaxo-concern behorende vestiging in een andere lidstaat (Frankrijk) om te worden verscheept naar Afrika. Gesteld noch gebleken is dat Glaxo deze geneesmiddelen aan de vestiging in Evreux heeft verkocht. Bovendien is het de vraag of deze Glaxo-vestiging als derde is te beschouwen (vgl. het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 30 november 2004, zaak 0-16/03, inzake Peak Holding).

In zoverre is er sprake van doorvoer als bedoeld in artikel 30 EG-Verdrag (hierna: EG) hetgeen naar het oordeel van het hof niet valt aan te merken als het in de EER in de handel (of in het verkeer) brengen van die geneesmiddelen (arrest van het Hof van Justitie EG van 23 oktober 2003, zaak 0-115/02, inzake Rioglass S.A.). De door Askiepios gestelde en door Glaxo betwiste omstandigheid dat Glaxo later heeft besloten in Evreux afgeleverde geneesmiddelen, die volgens haar (Asklepios) bestemd waren voor afzet op de Europese markt, voor een deel in te zetten voor het humanitaire programma in Afrika maakt dit oordeel niet anders. Uit het arrest inzake Peak Holding volgt immers dat de (aanvankelijke) bestemming van de goederen niet van doorslaggevend belang is bij de beoordeling of goederen al dan niet in de EER in de handel zijn gebracht.”

Schadevergoeding: Asklepios stelt dat zij geen schadevergoeding zou hoeven betalen, omdat zij niet wist dat ze inbreuk maakte op de merkenrechten van Glaxo. Het Hof ziet dat – op basis van de toepasselijke regelgeving en de huidige jurisprudentie - anders:

“Met betrekking tot de inbreuk op een Gemeenschapsmerk (hof: zoals Trizivir) bepaalt artikel 14, lid 1 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk dat de rechtsgevolgen van een Gemeenschapsmerk uitsluitend worden beheerst door de genoemde verordening en dat daarnaast bij inbreuk op een Gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing is overeenkomstig Titel X.

Artikel 98 (dat van die titel deel uitmaakt) bepaalt dat, wanneer een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een Gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, zij de gedaagde verbiedt de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden; voorts, dat zij tevens maatregelen treft overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, alsmede dat de rechtbank het recht, met inbegrip van het internationaal privaatrecht, toepast van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken zijn verricht.

Artikel 13.A BMW bepaalt ten aanzien van BMB-merken (zoals Epivir en Combivir), voor zover van belang:

“4. Onder dezelfde voorwaarden als in het eerste lid bedoeld kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het gebruik als bedoeld in het eerste lid lijdt.
5. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij die vordering af.”

Artikel 45, lid 1 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-Agreement) luidt:

“De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht een toereikende schadevergoeding te betalen ter compensatie van de schade die de houder van het recht heeft geleden wegens een inbreuk op zijn recht uit hoofde van de intellectuele eigendom door een inbreukmaker die wist of redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.”

Hoewel volgens de arresten van het Hof van Justitie EG van 23november1999, 0-149/96 inzake Portugal/Raad en van 14 december 2000, zaken 0-300/98 en 0-392/98, inzake Dior/Tuk en Layher/Assco, NJ 2001, 403 de bepalingen van de WTO-overeenkomst en van het TRIPS-Verdrag niet van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht rechtstreeks kunnen beroepen, volgt uit laatstgenoemd arrest dat, wanneer het een gebied betreft waarop het TRIPS- Verdrag van toepassing is en de Gemeenschap reeds regelend is opgetreden, zoals het geval is met het merkenrecht, de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten, wanneer zij met toepassing van hun nationale recht (voorlopige) maatregelen treffen ter bescherming van rechten die tot dat gebied behoren, krachtens het gemeenschapsrecht hun nationale regels zoveel mogelijk moeten toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van de desbetreffende bepaling van het TRIPS.

Het vorenstaande brengt mee dat, anders dan Asklepios betoogt, voor aansprakelijkheid voor schadevergoeding niet is vereist dat handelaar die van een merk voorziene waren invoert en in de handel brengt in de EER, weet dat hij inbreuk pleegt.

Het hof merkt nog op dat ook de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PbEG van 30 april 2004, L 157/45), die binnen twee jaren na inwerkingtreding moet zijn geïmplementeerd, in het kader van schadevergoeding spreekt van de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.” (vet door EvG)

Winstafdracht: Glaxo dient aan te tonen dat Asklepios wist dat zij inbreuk maakte om winstafdracht te kunnen bewerkstelligen. Het Hof houdt de zaak daartoe aan:

“Ingevolge artikel 13.A, lid 5 BMW en artikel 2.21 van het nog niet van kracht zijnde Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, waardoor de BMW zal worden vervangen, wijst de rechter een vordering tot winstafdracht af indien hij van oordeel is dat het gebruik (van het merk) niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven.

De vorderingsmogelijkheid is opgenomen om te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. (Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 1992).Voor kwade trouw is naar ‘s hofs oordeel in elk geval vereist dat Asklepios wist dat zij inbreuk maakte.
In dit verband wordt nog opgemerkt dat het TRIP5-Verdrag geen rechtstreeks toepasbare bepaling omtrent winstafdracht bevat (zie artikel 45, lid 2).

Thans uitgaande van de huidige stand van de verdragswetgeving wordt Glaxo verzocht - in verband met haar vordering tot winstafdracht - bij akte nader in te gaan op de mogelijke kwade trouw van Asklepios en aan te geven of, en zo ja op welke wijze zij eventueel bewijs wenst te leveren.”

Lees het arrest hier.

De rechtbank oordeelt dat de Brief in elk geval voor de nodige verwarring zorgt en dat er sprake is van misleidende mededelingen van KPN. De door KPN zelf voorgestelde 'rectificatie'-brief is niet toereikend, met name omdat daarin wordt benadrukt dat Pretium klaten weliswaar nu nog niet hun VoiceMail kwijtraken, maar dit mogelijk in de toekomst wel zo kan zijn. KPN dient een nieuwe rectificatiebrief te verzenden aan alle Pretiumgebruikers aan wie de Brief is verzonden, hetgeen mogelijk is nu Pretium ter zitting heeft verklaard aan KPN toestemming te geven de gegevens van deze gebruikers - uitsluitend in het kader van dit geding - te achterhalen.

Lees het vonnis hier.

Acronymous heeft gesteld dat zij zich bezighoudt met het bedenken en exploiteren van internetconcepten en het verwerven van aantrekkelijke domeinnamen daarvoor. Domeinnamen die bestaan uit drie letters zijn voor Acronymous aantrekkelijk. In beginsel worden slechts domeinnamen die Acronymous overhoudt door haar verkocht. Acronymous heeft de domeinnaam www.igb.nl dus niet geregistreerd met het doel deze te verkopen aan geïnteresseerden. (…)De omstandigheid dat Acronymous desgevraagd IGB heeft geantwoord bereid te zijn de domeinnaam www.igb.nl te verkopen, zijn onvoldoende om aan te nemen dat Acronymous de domeinnaam wél met dit doel heeft laten registreren.

IGB had bovendien , net als Acronymous, de door haar gewenste domeinnamen ook door internetprogrammeurs kunnen laten registeren door gebruik te maken van een geautomatiseerd proces waarmee in het bestand met vrijgekomen domeinnamen van SIDN naar bepaalde namen wordt gezocht. (…) Aannemelijk is dat IGB hinder ondervindt doordat zij de door haar gewenste domeinnaam niet kan laten registreren. Dit alleen maakt echter nog niet dat Acronymous met het registreren en geregistreerd houden van die domeinnaam in strijd handelt met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer jegens IGB dient te worden betracht. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig.

Lees hier veel meer.

Floortje en Ellen stellen dat gedaagde door het gebruik van hun persooonsnamen inbreuk maakt op artikel 1:8 BW, het artikel dat specifiek voor de bescherming van het naamrecht is geschreven. Gedaagde stel de domeinnamen slechts te hebben geregistreerd met het oog op het opzetten van een fansite van de uiteindelijke winnaar van het programma Idols. Voorshands geoordeeld heeft gedaagde, volgens de rechtbank, met dit verweer voldoende aannemelijk gemaakt dat hij met zijn site niet de schijn zal wekken “die ander te zijn, dan wel tot diens geslacht of gezin te behoren” en handelt hij dus niet onrechtmatig op grond van artikel 1:8 BW.

Op grond van Zumpolle heeft Hoffs bovendien gelijk dat het enkele feit dat eisers ten gevolge van zijn registratie geen gebruik meer kunnen maken van de domeinnaan nog niet leidt tot het oordeel dat de registratie van Hoffs onrechtmatig is.

Maar de als merk geregistreerde Floortje Smit en Ellen Eeftink kunnen zich volgens de rechter wel beroepen op 13 A lid 1 sub d BMW. Omdat er een reële mogelijkheid bestaat dat gebruikers van het internet die de website en de internetdiensten van door hen gezochte personen trachten te bereiken de naam van deze personen met het achtervoegsel .nl intypen, is er een reëel gevaar voor verwarring, waardoor er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk en er een reële kans bestaat dat de reputatie van de merken schade ondervinden van de website van gedaagde waarop zij geen enkele invloed kunnen uitoefenen.

Dat de domeinnaamregistratie ouder is dan de merkregistratie doet hieraan niet af, omdat Hoffs voorafgaande aan het merkdepot nog geen daadwerkelijk gebruik van de domeinnamen heeft gemaakt en heeft volgens de rechter dus geen recht verkregen waardoor de later gedeponeerde merken zouden moeten wijken. Bovendien heeft gedaagde geen geldige reden  aangevoerd waarom hij nu juist deze domeinnamen nodig had voor het opzetten van een fansite.

De rechtbank vindt het wel aannemelijk dat de name van eiseressen inmiddels bekende (merk)namen zijn en dat zij met het registreren daarvan een gerechtvaardig doel nastreven, namelijk het in de toekomst gebruiken van hun eigennamen voor de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven.

Hoffs dient de registratie van de domeinnamen op te heffen. Voor overdracht aan eiseressen zie de rechtbank (ongemotiveerd) onvoldoende aanleiding.

Lees het vonnis hier.

Tradekar is een groothandel in onder meer autoaccessoires. Pat was distributeur daarvan en zij nam goederen van Tradekar af. Kingavon Limited was voorheen houdster van het merk Pro User in Groot Brittannië en zij gebruikte het merk in Europa. Kingavon heeft Tradekar toegestaan om de naam Pro User in Nederland en Duitsland te gebruiken.

Vervolgens heeft Tradekar aan Pat toegestaan om de naam Pro User in Nederland te gebruiken. Pat heeft het merk Pro User op haar naam doen registreren voor de Benelux. Pat het merk Pro User later om niet overgedragen aan Kingavon.

Inmiddels had Pat, onder meer, de domeinnamen www.pro-user.com en www.pro-user.nl op haar naam doen registreren. Uit E-mailverkeer tussen medewerkers van partijen blijkt dat Pat zich akkoord verklaarde met overschrijving van de registratie.Nadat Pat in een later stadium weigerde aan de overdracht mee te werken, heeft Stadekar conservatoir beslag tot overdracht doen leggen op de beide domeinnamen, dus zowel op www.pro-user.com als www.pro-user.nl.

Nu vast staat dat Kingavon in ieder geval sedert 2002 houdster in Groot Brittannië en gebruikster in Europa van het merk Pro Use is, moet het oudste gebruik aan Kingavon worden toegekend. Ouder gebruik geldt ook voor Tradekar, nu zij het recht van gebruik kreeg van Kingavon en nadien dat recht aan Pat verleende. Daarom is het nog maar de vraag of Pat zonder meer het recht toekwam om het merkrecht Pro User op haar naam voor de Benelux te doen inschrijven.

In dat kader kan ook de overdracht van het merkrecht van Pat aan Kingavon worden gezien, namelijk om niet en zonder nadere voorwaarden. Pat heeft betoogd dat zij aan de overdracht meewerkte omdat zij ervan uitging dat zij nadien als vanouds, via Tradekar, de importeur, als distributeur zou kunnen blijven optreden, maar het zou meer dan voor de hand liggen dat dat streven, al dan niet met Tradekar als derde partij, in de overeenkomst zou zijn opgenomen, waarvan niet is gebleken.

Overdracht van een merk brengt wellicht niet mee dat automatisch de domeinnaam wordt overgedragen, maar het feit dat de merkhouder ervan wordt weerhouden zijn eigen merk en/of naam als domeinnaam te registreren doordat die domeinnaam al door een derde is geregistreerd kan onder omstandigheden - in het bijzonder wanneer de registratie door de derde zonder geldige reden is geschied - als onrechtmatig jegens de merkhouder, respectievelijk degene waarvan het ouder gebruik vast staat, worden aangemerkt.

In de onderhavige zaak is nog een complicerende factor dat Tradekar niet de merkhouder is maar degene die het gebruik van de merkhouder heeft verkregen, maar gelet op die omstandigheid komt het niet ongewoon voor dat Tradekar een, weliswaar relatief bescheiden geldbedrag zoals in casu de Euro 1.000,-, voor de daadwerkelijke overschrijving van de domeinnaamregistratie voldoet.

Pat heeft als geldige reden voor registratie opgegeven dat zij zeker wilde zijn van een voortdurend gebruik van de naam Pro User, mede omdat zij aanzienlijke bedragen zou hebben geïnvesteerd in de naam, maar Tradekar heeft dat laatste bestreden en Pat heeft vervolgens in het geheel niet aannemelijk gemaakt dat zij dermate grote investeringen heeft gedaan in de naam Pro User dat overdracht onbillijk zou zijn. Bovendien is de stelling dat het haar bedoeling was uitsluitend de domeinnaam .com over te dragen, zoals hierna behandeld, daarmee in strijd, want waarom zou .com wel voor een gering bedrag kunnen worden overgedragen en .nl niet? Verder is niet aannemelijk dat een naam opgebouwd in de automaterialenbranche bekendheid zou opleveren in de kantoorartikelenbranche, waarop Pat stelt zich momenteel te richten.

Pat heeft betoogd dat het desbetreffende E-mailverkeer uitsluitend betrekking had op de domeinnaam www.pro-user.com en niet op www.pro-user.nl maar die stelling komt gekunsteld voor. Niet in de laatste plaats wordt in dit kader verwezen naar de inhoud van meergenoemde overeenkomst, waarin wordt gemeld dat Kingavon "in het geheel" tot het merk gerechtigd is. Zoals hiervoor reeds overwogen wijst dat laatste niet op een voorbehoud terzake de domeinnamen.

De rechtbank gaat ervan uit dat zowel een overeenkomst van overdracht ten aanzien van de beide domeinnamen tot stand is gekomen en dat ook overigens Pat de plicht zal hebben ten behoeve van Tradekar afstand te doen van de door haar indertijd geregistreerde domeinnamen www.pro-user.com en www.pro-user.nl.

Dat brengt mee dat de gevorderde overdracht in conventie zal worden toegewezen. Bij de bedoelde toewijzing wordt er mede van uitgegaan dat Tradekar terzake de overdracht bij nakoming door Pat Euro 1.000,- aan laatstgenoemde voldoet.

Nu de grondslag van de vorderingen in conventie nakoming van een overeenkomst is en slechts zijdelings betrekking heeft op bescherming van intellectuele eigendom is het Trips-verdrag niet van toepassing en zal geen termijn als bedoeld in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden bepaald.

Lees het vonnis hier.

Het hof oordeelt dat de voorzieningenrechter in rechtbank Amsterdam wel degelijk bevoegd was, nu het hier een beweerde merkinbreuk betreft, gepleegd door het gebruik van domeinnamen, en de bij deze domeinnamen behorende websites in heel Nederland, dus ook in het arrondissement Amsterdam,  zijn te raadplegen. ‘Dat het gevolg hiervan is dat de weg wordt geopend voor ‘forum shopping’ maakt dit niet anders.’

Met betrekking tot de inbreuk stelt Bosch allereerst dat het woordmerk PON onvoldoende onderscheidend vermogen bezit, o.a. omdat het een familienaam is die alleen of in combinatie met ‘du’ regelmatig voorkomt. Het hof gaat hier niet in mee.

Pon is het dominerende en meest onderscheidende element van de domeinnamen. Naar het voorlopig oordeel van het hof is het niet aannemelijk dat de bedrijven niets met elkaar uitstaande hebben, zodat ervan moet worden uitgegaan dat Bosch ongerechtvaardigd voordeel trekt van het doorlinken.

Dat Pon haar merk pas een dag na de domeinnaamregistratie van Bosch heeft uitgebreid met de klassen 7 en 12 is volen het hof niet relevant, te minder nu Pon onweersproken heeft gesteld dat er sprake is van overlapping tussen deze nieuwe klassen en de klassen waarvoor het merk al was geregistreerd.  

Ook de stelling van Bosch dat er een geldige reden is voor het gebruik van de domeinnamen, omdat er sprake zou zijn van toekomstig gebruik van een vooralsnog geheim Pay On Need concept is onvoldoende is gesubstantieerd en baat Bosch niet.

Lees het arrest hier.