Bewijs  

Beschikking rechtbank 's-Gravenhage 12 september 2012, zaaknr. 411904 / HA RK 12-38 (Occlutech International AB tegen AGA Medical Corporation)

Voorlopig getuigenverhoor afgewezen. Het verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor zal bevelen tot het horen van Dr. Masura en daartoe een rechtshulpverzoek zal doen conform artikel 1 lid 1 van Vo. 1206/2001 aan de rechtbank te Bratislava, Slowakije.

Het verzoek is gedaan in het kader van de door verzoekster geëntameerde nietigheidsprocedure met zaaknummer / rolnummer: 407582 / HA ZA 11-2682 [IEF 11750] tegen verweerster aangaande Europees octrooi met nummer 0 957 773. Verzoekster heeft, gelet op hetgeen in die procedure is overwogen en de omstandigheid dat ook daar verhoor van de in deze procedure gevraagde getuige zal worden bevolen, thans onvoldoende recht en belang bij het verzochte. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

Rechtbank 's-Gravenhage 12 september 2012, zaaknr. 407582 / HA ZA 11-2682 (Occlutech International AB tegen AGA Medical Corporation)

Octrooirecht. Toepassing driestappentoets uit Guidelines voor Examination (versie juni 2012). Toelaten van bewijs van voorgebruik.

Occlutech is betrokken bij de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van occlusie-inrichtingen voor gebruik in het hart (hierna: “septale occlusieinrichtingen” of kortweg “occluders”). AGA is eveneens actief op het gebied van septale occlusie-inrichtingen. AGA is houdster van het Europese octrooi EP 0 957 773 B1 voor “Percutaneous catheter directed intravascular occlusion devices”

Occlutech vordert (i) (voorwaardelijk) vernietiging van het octrooi, (ii) een verklaring voor recht dat de Occlutech Figulla Flex-inrichtingen buiten de beschermingsomvang vallen van het Nederlandse deel van EP 773, (iii) een (voorwaardelijke) verklaring voor recht dat Occlutech geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 773, alsmede (iv) een veroordeling van AGA tot vergoeding van de kosten vastgesteld volgens 1019h Rv.

AGA vordert (samengevat) in reconventie een verklaring voor recht dat Occlutech inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 773 en een verbod daartoe, met nevenvorderingen, alsmede schadevergoeding/winstafdracht en proceskostenveroordeling.

In citaten:
Tussenconclusie na de driestappentoets uit de Guidelines voor Examination van het EOB, versie juni 2012, H-V-3:
Ad i) essentieel volgens de aanvrage
Ad ii) het kenmerk is niet onmisbaar voor het oplossen van het technisch probleem
Ad iii) weglaten van het kenmerk vereist geen aanpassingen aan andere kenmerken

4.11. Het zogenaamde “squeeze argument”, inhoudende dat de conclusie zich niet kan uitstrekken tot occluders met slechts aan één uiteinde draadeinden omdat dit toegevoegde materie zou opleveren en dat dús geen sprake kan zijn van inbreuk, gaat niet op. Dit betekent dat de voorwaarde waarvan Occlutech haar nietigheidsvorderingen en verklaring voor recht ter zitting afhankelijk had gemaakt niet in vervulling gaat en de rechtbank toekomt aan de verdere beoordeling van de geldigheid van het octrooi en de inbreuk.

Slotsom in conventie

4.33. Er is geen sprake van toegevoegde materie en het octrooi is nawerkbaar. Voorts is het octrooi nieuw en inventief te achten, afgezien van het door Occlutech gestelde openbare voorgebruik in Bratislava, waarvoor een bewijsopdracht zal worden gegeven. De rechtbank zal in conventie iedere verdere beslissing aanhouden.

Dictum in conventie

5.6. laat Occlutech toe te bewijzen dat de occluder als geïmplanteerd door Dr. Masura en anderen te Bratislava, voorafgaand aan de prioriteitsdatum openbaar is gemaakt en dat deze voldoet aan de kenmerken van EP 773, meer in het bijzonder dat één of meer van de schijven komvormig (cupped) is naar de andere schijf toe, met andere woorden dat de binnenzijde van een of meer van de schijven hol is;

Uitgebreide citaten:

Nawerkbaarheid:
4.15. Ook het beroep van Occlutech op overwegingen van de Examiner op 4 augustus 2011 in een andere octrooiaanvrage van AGA betreffende EP-A 07 015 958.7 (productie 22 Occlutech) mag haar niet baten. Die overwegingen zien, net als die van het hof hiervoor, op het toepassen van een plat metaalweefsel en de problemen die zouden ontstaan om dit dan als een sok te vormen. Zoals hiervoor overwogen, zal een gemiddelde vakman echter zonder undue burden door een aangepaste breitechniek een “tubular braid” kunnen maken met de draadeinden aan één kant. De problemen bij plat metaalweefsel als uitgangsmateriaal, zo die al ontstaan hetgeen AGA heeft betwist, doen zich daarbij dan niet voor. Hetzelfde lot is beschoren de verwijzing door Occlutech naar de rapporten van Rettenmayr (productie 21 Occlutech). Ook die zien op problemen om vanuit een plat metaalweefsel een occluder te maken met draadeinden aan één kant (en aldus de nawerkbaarheid van de werkwijze beschreven in paragraaf [0027] van het octrooi) en doen zo om dezelfde reden als de overwegingen van de Examiner niet af aan de hiervoor getrokken conclusie dat een “tubular braid” met aan één zijde draadeinden (volgens de ‘sok-methode’) te maken viel.

Toegevoegde materie II (koppen):
- “Cupped” een verboden “intermediate generalization”
- “At lease one cupped” schijf
- Occluding fiber
- Inventiviteit
4.22. AGA heeft er terecht op gewezen dat uit de door Occlutech overgelegde verklaringen van Hijazi (productie 39, met name paragraaf 8), Gewillig (productie 40, met name paragraaf 4) en Williams (productie 41, met name paragraaf 8) kan worden afgeleid dat een gemiddelde vakman zou kiezen voor een zo groot mogelijk contact oppervlak met de septale wand. Daarmee is het dan juist in tegenspraak en met verboden “hindsight” overgoten om te kiezen voor een “cupped” product dat – zoals AGA onweersproken heeft gesteld – juist het meeste contact aan de rand maakt. Tevens moet onder ogen worden gezien dat er reeds een aanzienlijk aantal verschillend vormgegeven occluders bekend was, die echter geen van alle een “cupped” vorm hadden zoals bedoeld in het octrooi. De rechtbank is er daarom niet van overtuigd dat de algemene vakkennis, waarvan Occlutech overigens ook geen handboeken heeft overgelegd, de gemiddelde vakman al tot de oplossing van het octrooi zou brengen.

4.23. Ook de verwijzing naar de publicatie van Hausdorf (productie 23 Occlutech) helpt Occlutech niet. (...)

Openbaar voorgebruik
AGA brochure
4.25. Bij dagvaarding (nr. 47) heeft Occlutech aangevoerd dat in de AGA brochure overgelegd als productie 16 is vermeld dat de AGA-occluder (die alle kenmerken van conclusie 1 vertoont) al sinds 1995 op de markt is, derhalve voorafgaand aan de prioriteitsdatum. Zij heeft evenwel niets naders ingebracht tegen de stelling van AGA dat deze vermelding feitelijk onjuist is en dat de betreffende wervende tekst niet meer wordt gebruikt (conclusie van antwoord nrs. 56 en 57). Het betoog van Occlutech dat uit de brochure openbaar voorgebruik valt af te leiden moet zodoende als onvoldoende onderbouwd gesteld worden gepasseerd.

Aflevering aan Björnstad
4.26. De rechtbank is met AGA van oordeel dat de aflevering van haar occluder aan dr. Björnstad één dag voor de prioriteitsdatum niet als openbaar voorgebruik valt te kenschetsen. De rechtbank sluit aan bij de rechtspraak van (de technische kamers van) het EOB dat het uitvoeren van testonderzoeken aan prototype medische hulpmiddelen in beginsel door de betreffende artsen en het omringende (ziekenhuis)personeel als vertrouwelijk zal worden beschouwd (zie onder meer Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, 6th edition 2010, p. 85). Gezien de context waarin Björnstad de occluder ontving (een prototype per FedEx, gratis, met een protocol erbij) en het doel waarvoor (onderzoek), is uit te gaan van impliciete vertrouwelijkheid. Björnstad heeft bovendien zelf verklaard dat hij uitging van vertrouwelijkheid (productie 16 AGA, par. 17 en 21 en productie 35 AGA, par. 3).

Bratislava [zie IEF 11751, afgewezen getuigenverhoor]
4.31. De rechtbank stelt voorop dat het in beginsel aan Occlutech is om te stellen en, gegeven de gemotiveerde betwisting door AGA, te bewijzen dat de occluders die in Bratislava in september 1995 bij een drietal patiënten zijn geïmplanteerd, openbaar voorgebruik opleveren. Hetgeen zij tot nog toe dienaangaand heeft gesteld en aan bewijs heeft overgelegd, heeft de rechtbank nog geenszins weten te overtuigen.

De rechtbank in conventie
5.6. laat Occlutech toe te bewijzen dat de occluder als geïmplanteerd door Dr. Masura en anderen te Bratislava, voorafgaand aan de prioriteitsdatum openbaar is gemaakt en dat deze voldoet aan de kenmerken van EP 773, meer in het bijzonder dat één of meer van de schijven komvormig (cupped) is naar de andere schijf toe, met andere woorden dat de binnenzijde van een of meer van de schijven hol is;

5.7. bepaalt dat, voor zover Occlutech dit bewijs door middel van getuigen wil leveren, de getuige Dr. Jozef Masura, wonende te Trstinska 47, te Zakorska Bystrica, Bratislava, Slowakije zal worden gehoord door mr. E.F. Brinkman die hiertoe tot rechter-commissaris wordt benoemd, in een van de zalen van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te 's-Gravenhage op een nader door de rechter-commissaris vast te stellen datum en tijd;

HvJ EU 6 september 2012, zaak C-170/11 (Lippens c.s. tegen Kortekaas c.s.)

Prejudiciële vraag gesteld door de Hoge Raad der Nederlanden.

Als randvermelding. Bewijsverkrijging. EU-Bewijsverordening 1206/2001. Oproepen voor getuigenverhoor conform het recht van de lidstaat van het bevoegde gerecht.

Ten slotte is voor de uitlegging dat verordening nr. 1206/2001 de grensoverschrijdende bewijsverkrijging niet uitputtend regelt maar die bewijsverkrijging uitsluitend bedoelt te vergemakkelijken, waardoor gebruikmaking van andere instrumenten die hetzelfde doel hebben mogelijk wordt, steun te vinden in artikel 21, lid 2, van verordening nr. 1206/2001, dat uitdrukkelijk overeenkomsten of regelingen tussen de lidstaten om de bewijsverkrijging nog meer te vergemakkelijken toestaat, mits die overeenkomsten of regelingen met deze verordening verenigbaar zijn.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, en met name artikel 1, lid 1, daarvan, moet in die zin worden uitgelegd dat het bevoegde gerecht van een lidstaat dat een in een andere lidstaat woonachtige partij als getuige wenst te horen, teneinde dat verhoor te verrichten deze partij mag oproepen voor hem te verschijnen en haar mag horen overeenkomstig het recht van de lidstaat van dat gerecht.

Exact geformuleerde vraag:

Moet de EG-Bewijsverordening1, in het bijzonder art. 1, lid 1, daarvan, aldus worden uitgelegd dat de rechter die een in een andere lidstaat woonachtige getuige wenst te horen, voor deze vorm van bewijsverkrijging steeds gebruik moet maken van de door de EG-Bewijsverordening in het leven geroepen methoden, of is hij bevoegd gebruik te maken van de methoden voorzien in zijn eigen nationale procesrecht zoals oproeping van de getuige voor hem te verschijnen?

In de procedure van HR 1 april 2011, LJN BP3048.

Op andere blogs:
Cassatieblog (EU-Bewijsverordening is geen uitputtende regeling voor grensoverschrijdende bewijsverkrijging)

Rechtbank Breda 5 september 2012, LJN BX6424 (Michael Miller Fabrics LLC tegen Nooteboom Textiel BV)

Uitspraak ingezonden door Luuk Jonker, Holla advocaten.

Schadestaatprocedure na vonnis [IEF 9327]) en arrest van het Hof 's-Hertogenbosch [IEF 11594]. Voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden aannemelijk is.

De rechtbank heeft slechts geoordeeld dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden aannemelijk is. De stelling van MMF dat de rechtbank reeds heeft geoordeeld dat aannemelijk is dat zij schade hebben geleden, berust dan ook op een onjuiste lezing van het vonnis (r.o. 3.6). In het huidige vonnis worden alle vorderingen tot vergoeding van schade afgewezen, met veroordeling van de MMF in de proceskosten.

De rechtbank staat in rechtsoverweging 3.7 stil bij artikel 27a lid Aw die tegen de achtergrond van artikel 6:104 BW moet worden gelezen. De stelling van MMF dat voor winstafdracht ook plaats is indien zij in het geheel geen zouden hebben geleden, wordt verworpen. MMF heeft onvoldoende gesteld en aangevoerd dat het daardoor niet aannemelijk is gemaakt dat zij schade heeft geleden vanwege gederfde omzet. Zo heeft Nooteboom Textiel BV gesteld: niet blijkt dat die distributeurs stoffen met inbreukmakende dessins verkopen.

3.9. Michael Miller Fabrics c.s. hebben geen enkele feitelijke toelichting gegeven op het punt van de gevolgen van de inbreuk van Nooteboom Textiel BV voor hun verkoopcijfers. Dit, terwijl Nooteboom Textiel BV wel een gemotiveerde uiteenzetting heeft gegeven over de door partijen bediende markten. Zo heeft Nooteboom Textiel BV onder verwijzing naar haar productie 3 heeft gesteld dat zij in 16 landen actief is en dat niet blijkt dat MMF LLC c.s. zich hoofdzakelijk op de Amerikaanse markt richten en voorts via distributeurs op markten die Nooteboom Textiel BV ook bedient (...). Zij heeft daarbij verwezen naar webpagina's van MMF en haar distributeurs. Echter, zo heeft Nooteboom Textiel BV gesteld, niet blijkt dat die distributeurs stoffen met inbreukmakende dessins verkopen. Nooteboom Textiel BV heeft voorts gesteld dat MMF zich richten op de markt voor patchwork en quilten en niet op die voor modestoffen, terwijl Nooteboom Textiel BV zich juist alleen op die stoffenmarkt richt. Nooteboom heeft voorts gesteld dat de stof voor patchwork en quilten een grotere dichtheid heeft dan die voor kleding, dat de stoffenrollen andere afmetingen hebben en dat klanten die patchwork en quilten maken veelal slechts kleine hoeveelheden stof kopen in tegenstelling tot klanten die modestoffen kopen. Op grond van dit alles stelt Nooteboom Textiel BV dat sprake is van gescheiden verkoopkanalen en dat klanten van Nooteboom Textiel BV de inbreukmakende stoffen niet hebben gekocht om de reden dat deze hen aan de dessins van MMF deden denken.

Lees de grosse HA ZA 11-1268, LJN BX6424.

Rechtbank 's-Gravenhage 1 augustus 2012, LJN BX5675 (Turboned group tegen Wiandel Holding B.V.)

Art. 843a RV, fishing expedition. Betreft verzoek tot inzage, afgifte of uittrekstel van de onder andere de volgende bescheiden: De correspondentie en gerelateerde documentatie tussen verschillende partijen, voor zover die ziet op de verkrijging van montagetekeningen en -modellen (en andere intellectuele eigendomsrechten) door (dochtervennootschappen van) Turboned c.s.. En de correspondentie over opvoeren en waarderen van IE-rechten, en het netwerk van door hen bestierde agenten rondom Turboned c.s.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de vordering van Turboned c.s. veel weg heeft van een fishing expedition en daarvoor heeft de wetgever geen ruimte willen bieden. Zij wijst de vorderingen af.

4.3. De vordering heeft betrekking op een groot aantal bescheiden. Concreet gesteld noch gebleken is welk (bewijsrechtelijk) voordeel/nadeel Turboned c.s. bij (het uitblijven van) afgifte daarvan zouden hebben. Van meer dan een vermoeden dat de gevorderde bescheiden informatie bevatten die de standpunten van Turboned c.s. zouden kunnen ondersteunen is geen sprake. De rechtbank is dan ook - met [gedaagde] en Wiandel - van oordeel dat de vordering van Turboned c.s. veel weg heeft van een fishing expedition en daarvoor heeft de wetgever geen ruimte willen bieden.

Rechtbank 's-Gravenhage 22 augustus 2012, zaaknr. 410156 / HA ZA 12-27 (Prominent Import tegen X en Velderhof Fauteuils B.V.)

Uitspraak mede ingezonden door Jurian van Groenendaal, boekx.

Merkenrecht. Handeling door merkengemachtigde. Notariële akte. Prominent c.s. richt zich op de verkoop van meubels in het hogere segment voor publiek dat bijzondere eisen stelt aan eigenschappen als zitcomfort en ergonomie zoals mensen met medische problemen en beperkingen. Zij heeft de formulie 'Velderhof' bedacht, als domeinnaam geregistreerd en als Beneluxwoordmerk VELDERHOF ingeschreven in 2003. Na oprichting van Velderhof B.V. en nauwe samenwerking met Prominent heeft er overdracht van het woordmerk plaatsgevonden, waarna - in 2011 - faillissement is uitgesproken. Met Velderhof Fauteuils B.V. i.o. heeft de curator een overeenkomst gesloten.

Prominent stelt dat er onrechtmatig jegens haar is gehandeld omdat X in 2009 het merk heimelijk op zijn eigen naam heeft laten zetten door zich bij de vaste merkengemachtigde van Prominent c.s. voor te doen als bevoegde vertegenwoordiger van Prominent Import. In de notariële akte staat dat Velderhof aan Prominent Comfort bij voorbaat heeft geleverd de “rechten op de naam Velderhof” onder de opschortende voorwaarde dat Velderhof in de toekomst failliet mocht worden verklaard en dat Prominent Comfort genoemde levering heeft aanvaard. Tegen een notariële akte, die dwingend bewijs oplevert van de juistheid is ex 151 lid 2 Rv tegenbewijs open.

Of [merkgemachtige Y] een werknemer was van Prominent c.s. dan wel een externe consultant die wel eens werkzaamheden verrichtte voor Prominent c.s. kan in het midden blijven. Uit het feit dat Prominent c.s. op de hoogte was van de overdracht van het merk kan niet worden afgeleid dat Prominent c.s. daarmee heeft afgezien van de afspraak in de notariële akte dat het merk na de aandelenoverdracht zou toebehoren aan Velderhof, noch van de overdracht van het merk onder opschortende voorwaarde aan Prominent Comfort.

De gevorderde overdracht van het merk aan Prominent Comfort is niet bestreden en mitsdien toewijsbaar. Ook de gevorderde verklaring voor recht dat [X] c.s. ieder voor zich onrechtmatig heeft gehandeld door het merk na het faillissement van Velderhof te gebruiken en dat [X] c.s. gehouden is de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, is toewijsbaar. De rechtbank laat [X] c.s. toe te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de notariële akte in artikel 9 onder 8 de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk niet juist weergeeft.

4.8. Nu [X] c.s. voldoende concreet feiten en omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan hij de juistheid van de notariële akte betwist, en Prominent c.s. op haar beurt de door [X] c.s. gestelde feiten betwist, zal [X] c.s. overeenkomstig zijn aanbod, zoals in het dictum verwoord, worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen geachte stelling dat de notariële akte in artikel 9 onder 8 de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk juist weergeeft.

4.16. Of [Y] een werknemer was van Prominent c.s. zoals Prominent c.s. stelt, dan wel een externe consultant die wel eens werkzaamheden verrichtte voor Prominent c.s. zoals [X] c.s. stelt, kan in het midden blijven. Tussen partijen is niet in geschil dat [Y] het merk heeft gedeponeerd in het kader van de werkzaamheden die hij heeft verricht voor Prominent c.s.
rond het bedenken en opzetten van de ‘Velderhof’ formule.

4.18. Uit het enkele feit dat Prominent c.s. op de hoogte was van de overdracht van het merk door [Y] aan [X] kan niet worden afgeleid dat Prominent c.s. daarmee heeft afgezien van de afspraak in de notariële akte dat het merk na de aandelenoverdracht zou toebehoren aan Velderhof, noch van de overdracht van het merk onder opschortende voorwaarde aan Prominent Comfort. Dat Prominent c.s. vóór het sluiten van de notariële akte geen eigenaar was van het merk, zoals [X] c.s. heeft aangevoerd, doet aan de gemaakte afspraken in die akte niet af. Dat [X] in persoon geen partij is bij die notariële akte, betekent nog niet dat hij de in die akte gemaakte afspraken naast zich neer kan leggen, temeer nu hij deze afspraken zelf via [X] Holding als aandeelhouder en bestuurder van Velderhof heeft gemaakt. Uit het feit dat de curator in de overeenkomst (hiervoor vermeld in 2.12) slechts de goodwill en voorraad van het failliete Velderhof aan Velderhof Fauteuils heeft verkocht en niet tevens het merk, kan, anders dan [X] c.s. stelt, niet worden afgeleid dat het merk niet toekomt aan Velderhof maar aan [X]. Dat [X] op grond van andere feiten of omstandigheden wel aanspraak kan maken op de eigendom van het merk, is door [X] c.s. niet gesteld.

4.19. Bij deze stand van zaken heeft [X] c.s. niet betwist dat [X] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prominent Comfort door het merk op zijn eigen naam te laten zetten en te houden en het merk thans niet terug te leveren aan Prominent Comfort. Ook heeft [X] c.s. niet betwist dat [X] dan wel Velderhof Fauteuils het merk gebruiken en dat gebruik dat heeft plaatsgevonden na de datum van faillissement van Velderhof bij deze stand van zaken onrechtmatig is jegens Prominent Comfort.

4.20. Dat [X] hiermee ook onrechtmatig heeft gehandeld jegens Prominent Import is door Prominent c.s. onvoldoende gemotiveerd gesteld zodat die stelling faalt.

Rechtbank Arnhem 11 juli 2012, LJN BX4969 (Verweerder in het incident tegen Coöperatieve Univé Midden U.A. / HDS Groep B.V.)

Als randvermelding. Procesrecht. Incident 843a Rv. Er zijn door HDS Groep geen concrete stukken genoemd. De eis van art. 843a Rv dat het om ‘bepaalde bescheiden’ moet gaan, behoeft echter naar het oordeel van de rechtbank niet strikt naar de letter genomen te worden als het beide partijen duidelijk is om welke bescheiden het gaat. Dat is hier het geval [red. gevraagd wordt naar rapport inzake een eerdere brand en de gevoerde correspondentie, offertes en facturen van herstelwerkzaamheden]. De rechtbank acht, ook in de zomermaanden, een periode van vier weken voldoende om afschriften te verschaffen.

2.6.  Juist is dat HDS Groep, zoals [verweerder in het incident] stelt, geen concrete stukken noemt. De eis van art. 843a Rv dat het om ‘bepaalde bescheiden’ moet gaan, behoeft echter naar het oordeel van de rechtbank niet strikt naar de letter genomen te worden als het beide partijen duidelijk is om welke bescheiden het gaat. Dat is hier het geval.

2.7.  HDS Groep noemt als in ieder geval te verstrekken de afschriften van stukken waarvan in redelijkheid aangenomen moet worden dat zij na de eerdere brand zijn opgemaakt c.q. tot stand gekomen. Dat [verweerder in het incident] dit inziet en bovendien begrijpt om welke stukken het dan gaat, blijkt uit zijn antwoord in het incident. Ten aanzien van het rapport van expertise opgemaakt door (de expert van) Univé, de met betrekking tot de eerdere brand gevoerde correspondentie, de offertes en facturen ter zake van de herstelwerkzaamheden na de eerdere brand en de door HDS Groep bedoelde offertes en facturen – voor zover aanwezig – geeft [verweerder in het incident] aan bereid te zijn afschriften hiervan over te leggen. Hetzelfde geldt voor het volledige rapport van Lengkeek.

2.8.  [verweerder in het incident] heeft, stelt hij, nog geen gelegenheid gehad deze stukken te verschaffen. Daargelaten de vraag of hij deze stukken niet terstond bij dagvaarding had moeten verschaffen, zal de rechtbank hem nu ingevolge zijn bij antwoord in het incident gedane aanbod, in de gelegenheid stellen de hier bedoelde stukken bij akte in het geding te brengen. In verband hiermee zal de rechtbank iedere verdere beslissing aanhouden.

2.9.  Nu [verweerder in het incident] zich op het verschaffen van de afschriften heeft kunnen voorbereiden acht de rechtbank, ook in de zomermaanden, een periode van vier weken hiervoor voldoende.

Vzr. Rechtbank Arnhem 26 juli 2012, LJN BX4571 (Angro Hosiery B.V. tegen Bonnie Doon Europe)

Executiegeschil na IEF 7040 en IEF 10972; vraag of dwangsommen zijn verbeurd.

Zowel Angro als Bonnie Doon zijn actief op het gebied van beenmode. Bonnie Doon heeft in 2007 de “Exquisite Legging” op de markt gebracht, een voetloze maillot die aan de onderzijde is voorzien van kant, een strikje en een inkeping. Angro vordert een verbod op het nemen van executiemaatregelen en krijgt deze.

In het eindvonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage van 29 februari 2012, waarin onder 3.4 het in geschil zijnde bevel is opgenomen, valt niet te lezen dat de rechter toen heeft vastgesteld dat Angro daadwerkelijk inbreukmakende leggings in voorraad had.

Vooruitlopend op terugzending naar China is van deze leggings in 2010 in opdracht van Angro de onderkant, dat wil zeggen het deel waar zich het kant, het strikje en de inkeping bevond, afgeknipt. Bonnie Doon heeft niet betwist dat, als de onderkant van de leggings op deze wijze is afgeknipt, de leggings niet langer zijn te beschouwen als inbreukmakende producten, maar zij heeft betwist dat de onderkant van de leggings (tijdig) is afgeknipt.

De bewijslast van haar stelling dat de onderkant van de leggings reeds was afgeknipt voor het wijzen van het vonnis van 29 februari 2012 en dat zij toen al geen inbreukmakende leggings meer in voorraad had, ligt bij Angro. Dat betekent dat in het kader van deze procedure moet worden nagegaan of voldoende aannemelijk is dat Angro de onderkant van de leggings tijdig heeft laten afknippen.

8. Ter toelichting op haar primaire stelling heeft Angro gesteld dat zij na het (hiervoor onder 1.2 weergegeven) vonnis van de voorzieningenrechter van 4 september 2008, waarin geen bevel tot afgifte tot vernietiging is neergelegd, de toen aanwezige voorraad, waaronder de van klanten retour ontvangen inbreukmakende leggings in september 2009 heeft teruggestuurd naar China om te laten beoordelen of het mogelijk was die leggings zodanig te vermaken dat zij geen inbreuk meer zouden opleveren op de intellectuele eigendomsrechten van Bonnie Doon. Vooruitlopend daarop is van deze leggings in 2010 in opdracht van Angro door de fabrikant van de leggings, Luoman, de onderkant, dat wil zeggen het deel waar zich het kant, het strikje en de inkeping bevond, afgeknipt. Bonnie Doon heeft niet betwist dat, als de onderkant van de leggings op deze wijze is afgeknipt, de leggings niet langer zijn te beschouwen als inbreukmakende producten, maar zij heeft betwist dat de onderkant van de leggings (tijdig) is afgeknipt.

9. De bewijslast van haar stelling dat de onderkant van de leggings reeds was afgeknipt voor het wijzen van het vonnis van 29 februari 2012 en dat zij toen al geen inbreukmakende leggings meer in voorraad had, ligt bij Angro. Dat betekent dat in het kader van deze procedure moet worden nagegaan of voldoende aannemelijk is dat Angro de onderkant van de leggings tijdig heeft laten afknippen. Ter staving van haar stelling heeft Angro verwezen naar het (hiervoor onder 1.4 weergegeven) overleg dat daarover met [betrokkene 2], de agent van Angro in China, in november 2009 heeft plaatsgevonden. Verder heeft zij verwezen naar het hiervoor onder 1.8 geciteerde “Records of Inquiry” en naar een eerdere e-mail van [betrokkene 2] aan [betrokkene 1] van 3 mei 2012 (onder 1.7 weergegeven). Op grond van deze bescheiden kan weliswaar niet onomstotelijk worden vastgesteld dat Angro de leggings tijdig heeft laten afknippen, maar daaruit volgt wel dat de voorraad in 2009 is verscheept naar China, wat Bonnie Doon overigens ook niet heeft betwist, en dat over het vermaken van de geretourneerde leggings door Angro met haar agent in China is gesproken. Verder kan op grond van het verslag van de Chinese advocaten en de daaraan gehechte foto’s voorshands worden afgeleid dat door de fabrikant, Luoman, op enig moment de onderkant van een aantal inbreukmakende leggings is afgeknipt. Daarmee heeft Angro haar voormelde stelling voorshands zodanig aannemelijk gemaakt dat thans niet met voldoende mate van zekerheid kan worden aangenomen dat Angro het bevel tot afgifte van inbreukmakende leggings heeft overtreden. Dat niet helemaal duidelijk is geworden waarom Angro al op een moment dat zij daartoe nog niet verplicht was, tot het afknippen van de onderkant van de leggings is overgegaan vooruitlopend op vermaking van de leggings, is onvoldoende voor een ander oordeel, nu niet kan worden vastgesteld dat de verklaring van [betrokkene 1], bestuurder van Angro, daarover ongeloofwaardig is.

10. De conclusie is dat reeds op grond van de primaire stelling van Angro de onder 2.b. gevorderde schorsing van de executie van het vonnis van de rechtbank te ’s-Gravenhage van 29 februari 2012 toewijsbaar is. (...)

Dictum (...) schorst de executie door Bonnie Doon van het vonnis van de rechtbank te ’s-Gravenhage van 29 februari 2012, voor zover het betreft de dwangsommen waarvan de executie door Bonnie Doon is aangezegd bij exploot van 25 mei 2012, waarbij is aangezegd dat dwangsommen zijn verbeurd wegens overtreding van het bevel tot afgifte ter vernietiging van inbreukmakende leggings, en verbiedt Bonnie Doon opnieuw executiemaatregelen te treffen ter zake van overtreding door Angro van bedoeld bevel tot afgifte, een en ander totdat bij eindvonnis in een bodemprocedure zal zijn beslist over de onderhavige vordering van Bonnie Doon, 

Rechtbank 's-Gravenhage 1 augustus 2012, zaaknr. 336687/HA ZA 09-1523 (Cisco c.s. tegen Comtek)

In navolging van IEF 10952 & IEF 8117.

Merkenrecht. Vermeende inbreuk door verhandelen (tweedehands) goederen met merk Cisco. Uitputting. Op 22 februari 2012 is tussenvonnis gewezen waarbij de rechtbank zich in reconventie niet bevoegd achtte en iedere verdere beslissing in reconventie is aangehouden. Deze zaak betreft de verdere beoordeling van het voorgaande, met betrekking tot het leveren van tegenbewijs van Comtek, dat alle producten die onder haar in beslag zijn genomen voorzien zijn van de merken Cisco.

De rechtbank oordeelt dat Comtek er niet in is geslaagd om tegenbewijs te leveren. Daarmee staat vast dat er zich geen producten onder de in beslag genomen producten bevinden die niet zijn voorzien van de merken van Cisco. Hierbij stelt de rechtbank vast dat er geen sprake is van uitputting met betrekking tot de merkrechten van Cisco c.s.. De rechtbank oordeelt dat sprake is van merkrechtinbreuk op het Gemeenschapsmerk- en Beneluxmerkenrecht van Cisco Technology. Cisco Systems doet geen beroep op merkrechten waarvan zij zelf houdster is, aldus is er geen grondslag voor haar verbodsvordering en wordt deze door de rechtbank afgewezen. De vordering van Cisco c.s. tot afgifte van producten wordt door de rechtbank afgewezen, daar er geen concrete bewijzen zijn. De gevorderde inzage door een onafhankelijke accountant wordt toegewezen. De rechtbank gaat ervan uit dat Comteks bezwaren tegen de door Cisco c.s. opgevoerde kostenopgave geen betrekking hebben op de hoogte van deze kosten, maar op hetgeen zij tegen deze kosten heeft aangevoerd. De enkele afwezigheid van kwader trouw kan er niet zonder meer toe leiden dat geen recht kan worden gedaan op de vergoeding van volledige proceskosten. Bezwaar hiertegen door Comtek wordt afgewezen.

De rechtbank wijst de vorderingen van Cisco c.s. gedeeltelijk toe en veroordeelt Comtek in de proceskosten.

Leveren tegenbewijs door Comtek 2.5. Met Cisco c.s. is de rechtbank van oordeel dat hierin geen toereikende reactie kan worden gevonden die aanleiding biedt voor nadere bewijslevering. Feitelijk berust hetgeen Comtek in dit verband aanvoert op een herhaling van wat door haar al voor het vonnis van 22 februari 2012 in de procedure naar voren is gebracht en dat de rechtbank heeft gebracht tot het als voorshands bewezen aannemen dat de in beslag genomen producten (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) zijn voorzien van de Merken. Ter onderbouwing van haar stellingen op dit punt heeft Comtek reeds eerder het standpunt ingenomen dat tijdens de bewaring niet zorgvuldig is omgegaan met de in beslag genomen producten en zelfs dat daar mee zou zijn gerommeld. Daarbij heeft zij gewezen op de hiervoor genoemde verklaring van mr. Russell waaruit dat zou blijken. Onder 6.15 van het vonnis van 22 februari 2012 heeft de rechtbank overwogen dat het door Comtek op dit punt gestelde niet afdoet aan – onder meer – het voorshands (behoudens tegenbewijs) bewezen geachte gebruik van de Merken op alle (behoudens de tape, de antistatische zakken en de Prolab) in beslag genomen producten. Dat er een chaotische situatie is ontstaan met betrekking tot de in beslag genomen producten nadat de producten in bewaring zijn gegeven, is niet van belang, nu door Comtek niet is betwist dat de in het proces-verbaal door de deurwaarder beschreven producten onder haar in beslag zijn genomen. Het door Comtek te leveren bewijs dient betrekking te hebben op de producten genoemd in het proces-verbaal van 31 oktober 2008 wil sprake zijn van tegenbewijs ten aanzien van het voorshands als bewezen aangenomen gebruik van de Merken op die producten. Ook wanneer Comteks verzoek aan de rechtbank om op een door de rechtbank te bepalen wijze de in beslag genomen producten te bezichtiging en/of Comteks subsidiaire verzoek aan de rechtbank om mr. Russell als getuige op te roepen, op enigerlei wijze worden gehonoreerd of daaraan anderszins door Comtek uitvoering wordt gegeven, zal de uitkomst daarvan betrekking hebben op de producten die nu in bewaring zijn en waarmee al dan niet is gerommeld. Daarmee kan nog geen bewijs worden bijgebracht met betrekking tot het gebruik van de Merken op de producten die onder Comtek in beslag zijn genomen en genoemd zijn in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008, althans Comtek heeft in het geheel niet onderbouwd dat (en op welke wijze) de haar kennelijk voor ogen staande opzet zou kunnen leiden tot het bewijs waartoe zij is toegelaten. Nu er feitelijk geen (ter zake doend) tegenbewijs wordt voorgedragen, is de conclusie dan ook dat Comtek niet is geslaagd in het tegenbewijs waartoe zij is in de gelegenheid is gesteld. Daarmee staat vast dat (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) er zich geen producten onder de in beslag genomen producten bevinden die niet zijn voorzien van de Merken.

2.7. Met Cisco c.s. is de rechtbank van oordeel dat Comtek hiermee feitelijk niet heeft aangegeven dat zij (nader) bewijs wil leveren, laat staan dat zij uiteen heeft gezet op welke wijze zij dit wil doen. Hetgeen door Comtek in dit verband is aangevoerd, moet bovendien worden aangemerkt als een herhaling van hetgeen eerder door haar in de procedure naar voren is gebracht. Bewijs door nader te noemen getuigen te doen horen, is door Comtek niet concreet uitgewerkt noch heeft zij daarvoor getuigen voorgedragen. De rechtbank heeft in hetgeen Comtek in dit verband aanvoert – zo blijkt uit vonnis van 22 februari 2012, zie o.m. onder 6.12 – geen aanleiding gezien te komen tot de vaststelling dat zich onder de in beslag genomen producten producten bevinden die afkomstig zijn van HP c.s. De enkele herhaling van hetgeen reeds eerder naar voren is gebracht, kan de rechtbank niet tot een ander oordeel brengen. De conclusie is dan ook dat Comtek niet is geslaagd in het haar opgedragen bewijs. Daarmee staat vast dat er zich geen Cisco-producten afkomstig van HP c.s. onder de in beslag genomen producten bevinden en dat de merkrechten van Cisco c.s. ten aanzien van alle producten genoemd in het proces-verbaal van beslaglegging van 31 oktober 2008 (met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab) niet zijn uitgeput.

Verbod 2.11. Met het voorgaande staat vast dat alle in beslag genomen producten, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab, genoemd in het procesverbaal van 31 oktober 2008 zijn voorzien van de Merken en dat deze producten niet afkomstig zijn van HP c.s. Nu geen sprake is van uitputting van de merkrechten van Cisco c.s. met betrekking tot deze producten is de conclusie dat Comtek inbreuk heeft gemaakt op de Merken. Op grond van artikel 9 lid 1, sub a GMVo en artikel 2.20 lid 1, sub a BVIE zal het (onder A) gevorderde verbod om inbreuk te maken op de Merken daarom, als in het dictum verwoord, worden toegewezen jegens de merkhoudster Cisco Technology. De gevorderde “tenzij”-formulering zal daarbij niet worden gevolgd, omdat deze geen aansluiting vindt bij de wijze waarop in het BVIE en de GMVo de uitputting is geformuleerd en omdat door Cisco c.s. onvoldoende onderbouwd is gesteld op grond waarvan de rechtbank reeds nu voor eventuele toekomstige situaties het door Cisco c.s. bedoelde bewijs al bij Comtek zou moeten leggen. Niet valt in te zien waarom het repareren of refubishen als zodanig dient te worden verboden. Cisco c.s. heeft immers verklaard dat het haar niet gaat om het repareren of reviseren als zodanig maar om namaak en door haar buiten de EER in de handel gebrachte producten (het vonnis van 22 februari 2012, onder 6.9). Het verbod zal voorts waar het Gemeenschapsmerken betreft, worden toegewezen voor de Gemeenschap en wat Benelux-merken betreft slechts worden toegewezen voor de Benelux. Omdat Cisco Systems geen beroep doet op merkrechten waarvan zij zelf houdster is, bestaat er geen grondslag voor haar verbodsvordering en zal deze worden afgewezen.

Inzage, opgave, rekening en verantwoording, afgifte 2.16. Gelet op het voorgaande kunnen de overige vorderingen slechts voor toewijzing in aanmerking komen voor zover zij betrekking hebben op de producten genoemd onder 3.5 en

3.6 van het vonnis van 22 februari 2012, met uitzondering van de tape, de antistatische zakken en de Prolab. Niet valt echter in te zien welk belang Cisco c.s. heeft bij de (onder C) gevorderde opgave van beslagen producten, nu zij reeds beschikt over het proces-verbaal van beslaglegging waarin deze producten zijn beschreven. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. Evenmin valt in te zien welk belang Cisco c.s. heeft bij de (onder E) mede gevorderde opgave van de afnemers van de onder 3.5 en 3.6 van het vonnis van 22 februari 2012 bedoelde producten, nu deze producten hetzij door haarzelf zijn afgenomen,\ hetzij onder het door haar onder Comtek gelegde beslag vallen. Deze vordering zal op dit punt dan ook dan ook worden afgewezen. De onder D en E gevorderde rekening en verantwoording en informatie over leveranciers zullen, als in het dictum verwoord, en voor zover het alle Comtek beschikbare en/of bekende informatie betreft, worden toegewezen, waarbij een termijn gerelateerd aan de betekening van het vonnis zal worden bepaald. Daar de door Comtek genoten winst relevant zou kunnen zijn voor de berekening van de omvang van de door Cisco c.s. geleden schade, omdat daarbij volgens artikel 2.21 lid 2, onder a BVIE rekening kan worden gehouden met de door de inbreukmaker genoten winst, hebben zij tevens recht op opgave van gegevens ter bepaling van de door Comtek genoten nettowinst.

Proceskosten 2.23. Naar onweersproken door Cisco c.s. is aangevoerd, is haar wijziging van eis (“haar draai” in de woorden van Comtek) ingegeven door een mededeling van Comtek dat zij ook producten van niet-geautoriseerde dealers heeft betrokken. Dat dit voor Cisco c.s aanleiding was om haar vorderingen aan te passen en zich op het (ruimere) standpunt te stellen dat Comtek handelde in niet met toestemming van Cisco c.s. in de EER in het verkeer gebrachte producten, is niet onbegrijpelijk. Dat dat van invloed is op de kosten, mag zo zijn (door Comtek is overigens niet aangegeven tot welke verhoging dat aanleiding zou hebben gegeven), maar dat kan – zonder meer – nog geen reden zijn die niet voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Dat geldt eens te meer nu de rechtbank inbreuk aanneemt op grond van de gewijzigde eis. Uit de verwijzing van Comtek naar “dezelfde omstandigheden die zij heeft aangevoerd ter afwijzing van de vordering tot winstafdracht” leidt de rechtbank af dat zij bedoelt te stellen dat in verband met het ontbreken van kwade trouw aan haar zijde, de door Cisco c.s. gevorderde proceskosten niet voor integrale vergoeding in aanmerking komen. Welke kosten buiten beschouwing zouden moeten blijven, wordt daarbij niet duidelijk. De rechtbank overweegt dat de enkele afwezigheid van kwade trouw er niet zonder meer toe leidt dat geen recht kan worden gedaan op vergoeding van volledige proceskosten. Nu een nadere duidelijke onderbouwing ter zake ontbreekt, wordt Comteks bezwaar afgewezen.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 augustus 2012, zaaknr. 424081/KG ZA 12-783 (Eiser tegen Kao Kabushiki Kaisha)

Uitspraak ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak advertising + IP advocaten.

In navolging van IEF 11609. Opheffingskortgeding ex 611d Rv, vanwege niet kunnen voldoen aan dwangbevel. Merkenrecht.

Kao is producent op het gebied van persoonlijke verzorging, onder meer van het merk GUHL. Zij heeft geconstateerd dat er in Nederland Guhl-counterfeitproducten op de markt waren en heeft stappen ondernomen. Bij vonnis van de voorzieningenrechter op 23 juli 2012 is X bevolen opgave te doen van namen en adressen van de personen van wie zij de namaak Guhl-producten heeft betrokken.

X vordert in onderhavige zaak opheffing van het vonnis van 23 juli 2012. Er is volgens X sprake van een onmogelijkheid om te voldoen aan het hem opgelegde bevel. Hij maakt voldoende aannemelijk dat hij de namen en adressen van zijn leveranciers niet weet. Anders dan Kao suggereert, heeft de rechter in het bestreden vonnis niet vastgesteld dat X al meer weet over de identiteit van zijn leveranciers. De rechter heeft geoordeeld dat 'getwijfeld kan worden' aan de verklaring van X dat hij de gegevens niet kan verstrekken.

De voorzieningenrechter acht het echter onredelijk om meer inspanning van X te eisen dan hij heeft betracht bij zijn poging binnen de gestelde termijn te voldoen aan het rechterlijk bevel. Vaststaat dat vanaf het moment van de veroordeling tevergeefts alle relevante markten zijn afgelopen om bij marktverkopers na te vragen of zij bekend zijn met twee Irakezen of Iraniërs die Guhl-producten verkopen. Het feit dat X ook op andere manieren had kunnen proberen om de identiteit van de leveranciers te achterhalen, leidt niet tot een ander oordeel.

Volgens de voorzieningenrechter staat het naar voorlopig oordeel vast dat het voor X onmogelijk is om te voldoen aan het opgelegde bevel en heft de dwangsomveroordeling op. Kao wordt veroordeeld in de proceskosten.

4.5. Anders dan Kao heeft gesuggereerd, heeft de rechter in het vonnis van 23 juli 2012 niet al vastgesteld dat X meer weet over de identiteit van zijn leveranciers of dat X meer informatie kan achterhalen. De rechter heeft geoordeeld dat 'getwijfeld kan worden' aan de verklaring van X dat hij de gegevens niet kan verstrekken en dat 'voorshands niet is uit te sluiten dat X niet alle hem bekende informatie over de herkomst van de inbreukmakende producten met Kao heeft gedeeld, bijvoorbeeld omdat hij vreest dat het delen van die informatie voor hem nadelige gevolgen zal kunnen hebben'. Onder die omstandigheid (dat niet kan worden uitgesloten dat X de informatie wel kan, maar niet wil verstrekken), heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Kao belang had bij een rechterlijk bevel aan X om op straffe van een dwangsom de informatie te verstrekken. Daarbij heeft de rechter er uitdrukkelijk op gewezen dat als X het standpunt zou blijven innemen dat hij onmogelijk aan het bevel kan voldoen, een beroep open staat op artikel 611d Rv en dat in een volgende procedure moet blijken van de gestelde onmogelijkheid. Het onderhavige kort geding is die volgende procedure waar de rechter op doelt. Het is dus in overeenstemming met het vonnis om in het onderhavige kort geding de gestelde onmogelijkheid te beoordelen.

4.6. Ervan uitgaande dat X niet meer van zijn leveranciers weet dan hij zegt te weten, is het naar voorlopig oordeel onredelijk om meer inspanning van X te eisen dan hij heeft betracht bij zijn poging om binnen de gestelde termijn te voldoen aan het rechterlijk bevel. Vast staat namelijk dat X vanaf het moment van de veroordeling tevergeefs alle relevante markten heeft afgelopen om bij marktverkopers na te vragen of zij bekend zijn met twee Irakezen of Iraniërs die Guhl-producten verkopen. Dat blijkt uit de getuigenverklaring van X en het door een studentstagiaire van de advocaat van X opgemaakt verslag van het onderzoek (productie7 van X) en is ook niet weersproken door Kao.