Procesrecht  

IEF 6134

Op zijn minst een gerede kans

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, KG ZA 08-458,15 mei 2008, Tieleman Food Equipment B.V. & Linco Benelux Pluimveemachines B.V. tegen Meijn Food Processing Technology B.V.

Opheffings kort geding eerste octrooi ex parte (IEF 5949). “5.11. Volgens de in de Deense procedure ingeschakelde deskundigen is het octrooi nietig omdat de geclaimde materie niet nieuw en inventief zou zijn. Wat daarvan zij, gezien het voorgaande moet voorshands worden geoordeeld dat op zijn minst een gerede kans bestaat dat het octrooi in een bodemprocedure in Nederland nietig wordt geoordeeld wegens gebrek aan inventiviteit. Onder die omstandigheden dient het eerder gegeven bevel te worden ingetrokken.”

Lees het vonnis hier.

IEF 6133

De eisen van artikel 843a Rv

Rechtbank ‘s-Gravenhage 16 april 2008, HA ZA 07-1385, S.I.S.V.E.L. tegen Acer Computer B.V. c.s.

Wel gemeld, nog niet besproken. Octrooirecht. Licentieovereenkomsten. Acer vordert in incident inzage door middel van afgifte van kopieën te verlenen in een aantal licentieovereenkomsten en baseert zich op artikel 843a Rv.

“ 3.2 Op zichzelf heeft Acer terecht aangevoerd dat staving van haar verweer tegen de vorderingen van SISVEL in de hoofdzaak, alsmede staving van haar eis in reconventie een rechtmatig belang is in de zin van artikel 843a Rv. Daarnaast is juist dat onder het in die bepaling genoemde begrip “rechtsbetrekking ook een verbintenis uit onrechtmatige daad valt. Dat laatste blijkt genoegzaam uit de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel waarbij de bepaling is verruimd (Kamerstukken II 1999-2000, nr. 5, p. 78-79) en, voor wat betreft inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, uit artikel 1019a lid 1 Rv.

3.3. Het voorgaande laat onverlet dat degene die een beroep op artikel 843a Rv doet, de stelling dat er sprake is van een onrechtmatige daad voldoende moet substantiëren. Dit betekent niet dat de eiser volkomen bewijs moet leveren van de gestelde onrechtmatige daad, anders zou het beroep op artikel 843a Rv - dat nu juist kan worden gebruikt ter verkrijging van aanvullende bewijsmiddelen - zinloos zijn. Het betekent echter ook niet dat kan worden volstaan met de enkele stelling dat onrechtmatig is gehandeld. Anders zou iemand op basis van een willekeurige beschuldiging van onrechtmatig handelen in de administratie van een ander kunnen gaan vissen naar een mogelijke onderbouwing van die beschuldiging. Dergelijke 'fishing expeditions" heeft de wetgever uitdrukkelijk willen voorkomen (Kamerstukken II 1999-2000, 26 855 nr. 3, p. 188 en Kamerstukken II 2005-2006, 30 92, nr. 3, p. 20). Het komt er dus op aan dat eiser zijn stelling voldoende substantieert door, onderbouwd met redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal, voldoende concrete feiten en omstandigheden aan te dragen voor een redelijk vermoeden van onrechtmatig handelen.”

Acer heeft niet aan die eis voldaan.

Acer baseert de vordering tot inzage in de licentieovereenkomst met Microsoft op de stelling dat SISVEL onrechtmatig jegens haar handelt door een vergoeding te vragen voor het gebruik van MP3 octrooien in software van Microsoft (waaronder de octrooien waarop SISVEL zich in de hoofdzaak beroept) waarvoor SISVEL reeds een licentie aan Microsoft heeft verleend. Hier heeft SISVEL - als zodanig onweersproken - tegenin gebracht dat zowel zij als Microsoft Acer heeft meegedeeld dat SISVEL niet zal optreden tegen bepaald gebruik van de octrooien in bepaalde versies van software van Microsoft, waarbij concreet is aangegeven welk gebruik rechtenvrij is en welk gebruik niet. Bovendien staat vast dat SISVEL in overeenstemming hiermee de douane heeft verzocht het beslag op producten van Acer op te heffen voorzover dat beslag betrekking had op producten waarop uitsluitend de rechtenvrije software van Microsoft was geïnstalleerd. In het licht daarvan valt - zonder nadere toelichting, die ontbreekt - niet in te zien dat het optreden van SISVEL jegens Acer onrechtmatig is (r.o. 3.4).

De vordering tot inzage in de overige (licentie)overeenkomsten die SISVEL met derden heeft gesloten baseert Acer op de stelling dat SISVEL haar weigert een licentie te verlenen op dezelfde voorwaarden als overige licentienemers. Die weigering zou in strijd zijn met de op SISVEL rustende verplichting tot het verlenen van een licentie op RAND-voorwaarden (dat wil zeggen voorwaarden die “Reasonable And Non Discriminatory” zijn) en zou tevens een schending van het mededingingsrechtelijke verbod op misbruik van een machtspositie inhouden (r.o. 3.6).

Ter onderbouwing van de gestelde discriminatie heeft Acer erop gewezen dat SISVEL haar uitsluitend een licentie aanbiedt voor alle octrooien in haar portefeuille en met betrekking tot alle producten van Acer en dat SISVEL weigert een licentie te verstrekken die alleen ziet op het gebruik van octrooien die volgens SISVEL essentieel zijn voor de MP3 standaard in PDA’s. Daarentegen zouden andere licentienemers volgens Acer licenties krijgen waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende producten (r.o. 3.7).

Dat SISVEL heeft geweigerd een licentie te verstrekken voor alleen PDA's van Acer is niet in geschil. SISVEL voert echter aan dat Acer ook een licentie nodig heeft voor haar andere producten en dat Acer weigert een licentie voor die producten af te nemen. Acer heeft niet gesteld dat zij ook voor die andere producten een licentie zou willen afnemen of dat zij daartoe bereid zou zijn. Derhalve kan ten aanzien van de licentie voor die producten geen sprake zijn van discriminatie. Acer heeft ook niet, althans onvoldoende onderbouwd gesteld dat de voorwaarden van de licentie die zij wel wil afnemen, namelijk de licentie voor PDA's (of - voor zover relevant - de hoogte van de vergoeding die SISVEL eist voor gebruik van de betreffende octrooien in Acer PDA's in het verleden), afwijken van de overeenkomsten die SISVEL daarover met derden is aangegaan. Ten slotte heeft Acer niet gesteld dat SISVEL derden die een reeks van producten aanbieden waarin volgens SISVEL inbreukmakende software is geïnstalleerd, heeft toegestaan uitsluitend een licentie aan te gaan voor bepaalde producten uit die reeks. Ook in dat opzicht heeft Acer dus onvoldoende gesteld om discriminatie, en daarmee de voor de toepassing van artikel 843a Rv vereiste rechtsbetrekking, te kunnen aannemen (r.o. 3.8).

Voor zover Acer heeft bedoeld te stellen dat de eis van SISVEL om een licentie af te sluiten voor alle standaarden en alle producten van Acer niet redelijk is in de zin van de RAND-vereisten, kan dat betoog – wat daar verder ook van zij – in dit incident worden gepasseerd. Zoals de raadsman van Acer bij pleidooi desgevraagd ook uitdrukkelijk heeft toegegeven, is voor de beoordeling van de redelijkheid van de door SISVEL geboden licentie geen inzage nodig in de overeenkomsten die SISVEL met derden heeft gesloten (r.o. 3.9).

Lees het vonnis hier.

IEF 6132

Vervalsingen van goede kwaliteit

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 17 april 2008, rolnumer 06/1475, Nike International Ltd. tegen Rico Sport B.V. (Vonnis met dank aan Maarten Schut, Kennedy Van der Laan).

Wel gemeld, nog niet besproken. Merkenrecht. Inbreuk? Rechtsverwerking? Proceskosten in hoger beroep. Nike verwijt Rico in 2000 inbreuk te hebben gemaakt op haar merkrechten. Op 1 september 2000 is in Bremerhaven een doorzoeking gedaan van het pand van Rico Sport GmbH, waarbij kledingstukken met Nike-merken zijn aangetroffen en in beslag genomen. Deze kledingstukken zouden vervalsingen zijn en geleverd door Rico.

Rico betwist dat de van Rico GmbH afkomstige (aldaar in beslaggenomen) sweatshirts vervalst waren en dat deze zijn geleverd door Rico. Gezien de stukken en verklaringen gaat het hof ervan uit dat door Nike onderzochte blauwe sweatshirts vervalsingen zijn en dat deze afkomstig zijn van Rico. Het hof gaat ervan uit dat Rico inbreuk heeft gemaakt op de Nike-merken.

“Rico heeft gesteld dat de vordering van Nike in strijd is met de redelijkheid en billijkheid omdat de inleidende dagvaarding dateert van 15 augustus 2005, derhalve bijna vijf jaar na de inbeslagname bij Rico GmbH en twee jaar nadat Rico GmbH Nike had laten weten dat de vervalste kleding door Rico was geleverd. Zij beroept zich kennelijk op rechtsverwerking. Nog daargelaten dat Rico niet stelt dat het uitoefenen door Nike van haar rechten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is voor het aannemen van rechtsverwerking door enkel tijdsverloop of enkel stilzitten onvoldoende. Bijzondere omstandigheden die een geslaagd beroep op rechtsverwerking rechtvaardigen, zijn gesteld noch gebleken. Overigens heeft de Nederlandse advocaat van Nike Rico in augustus 2004 benaderd met het verzoek een onthoudingsverklaring te tekenen, waarna contact is geweest tussen Rico en de advocaat van Nike. Rico heeft er dan ook niet gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat Nike de zaak zou laten rusten.”

 “Rico heeft nog gesteld dat haar geen verwijt van de inbreuk valt te maken nu het om vervalsingen van goede kwaliteit gaat en door de (uiteindelijke) leveranciers van de goederen is verklaard dat het om met toestemming van Nike in de Gemeenschap in het verkeer gebrachte goederen ging. Voor toewijzing van het inbreukverbod kan in het midden blijven of Rico een verwijt treft, nu schuld daarvoor geen vereiste is. Mede in aanmerking nemende dat het ook gaat om inbreuk op Gemeenschapsmerken en gelet op de uitspraak van het Hof van justitie van 14 december 2006, C-3 14/05 inzake Nokia/Wärdell zal het hof het inbreukverbod op straffe van verbeurte van een dwangsom (als beperkt in het dictum) toewijzen. Het hof ziet, de belangen over en weer afwegende, onvoldoende reden Rico te verbieden gebruik van de merken van Nike te maken, tenzij zij bewijst dat Nike daarvoor toestemming heeft verleend, daar dit Rico te zeer zou beperken in de uitoefening van haar bedrijf en op haar, gelet op de dwangsom, een onevenredig bewijsrisico zou leggen. Zij zal Rico verbieden inbreuk op de Nike merken te maken. (…)”

“Nike heeft veroordeling tot vergoeding van de volledige proceskosten in hoger beroep gevorderd op grond van artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (Handhavingsrichtlijn) en art 1019h Rv. Nu de appeldagvaarding dateert van na de uiterste datum waarop de richtlijn geïmplementeerd had moeten zijn (29 april 2006), komen de redelijke en evenredige kosten voor vergoeding in aanmerking, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Nike vordert terzake een bedrag van € 37.421,47 aan salaris en heeft specificaties daarvan overgelegd. Zij heeft aangevoerd dat haar advocaat veel extra werkzaamheden heeft moeten verrichten onder meer door behandeling van de bij het pleidooi in hoger beroep ingetrokken verweren. Rico heeft ook ten aanzien van deze vordering aangevoerd dat haar van de inbreuk geen verwijt treft. Naar het oordeel van het hof is dit in casu niet relevant voor de omvang van de proceskosten, nu die vooral het gevolg zijn van het in de procedure (in hoger beroep) gevoerde - en door het hof verworpen - verweer en in zoverre niet direct van de inbreuk. Gelet op de overgelegde specificaties en de inhoud van de processtukken acht het hof de gevorderde kosten redelijk en evenredig. Omstandigheden waardoor de billijkheid zich tegen vergoeding zou verzetten zijn (naast de voormelde stelling dat het Rico geen verwijt van de inbreuk treft) niet gesteld of gebleken. Het hof zal de gevorderde kosten toewijzen.”

Lees het arrest hier.

IEF 6131

Hop Holland Hop (HB/incident)

holhol.gifGerechtshof Amsterdam, 8 mei 2008, zaaknr. 200.000.224/01 KG, Bavaria N.V. tegen A.P. Holding B.V. (met dank aan Willem Leppink, Simmons & Simmons).

Tussenvonnis in biermerkenzaak. Geen schorsing van de appèlprocedure wegens lopende Benelux- oppositieprocedures. Kosten incident nader vast te stellen bij arrest in de hoofdzaak.

“2.1 In dit  kort geding vordert Bavaria in de hoofdzaak - samengevat - onder meer veroordeling van AP tot staking van iedere vorm van gebruik van de aanduiding Hollander en It must be a Hollander of andere met haar merk Hollandia overeenstemmende aanduidingen. Bavaria beraapt zich daarbij onder meer op door haar in 1994 en 1997 gedeponeerde Benelux woord/beeldmerken Hollandia, ingeschreven voor o.a. warenklasse 32 (bieren). Bij het vonnis waarvan beroep zijn de vorderingen van Bavaria afgewezen.

2.2. AP heeft op 26 oktober 2006 de beeldmerken Holalnder en It must be a Hollander gedeponeerd, onder meer voor warenklasse 32 (bieren). Bavaria heeft op 28 december 2006 1 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) op de voet van art. 2.14 lid 1 sub a jo. art. 2.3  sub b BVIE oppositie ingesteld tegen de inschrijving van beide depots van AP op grond van verwarringsgevaar met haar oudere merkrechten. Daarop is nog niet beslist. Bavaria verzoekt thans de onderhavige appelprocedure te schorsen in afwachting van de beslissing van het BBIE in beide opposities.

2.3. Het hof vindt geen aanleiding om dit verzoek te honoreren. Noch in het BVIE noch elders in de wet is voorzien in de mogelijkheid van schorsing van de procedure in een geval als her onderhavige. Ook overigens acht het hof geen gronden voor schorsing aanwezig. Het door Bavaria aangevoerde argument van het voorkomen van conflicterende beslissingen is hier van onvoldoende gewicht, in aanmerking nemende dat de in dit door Bavaria zelf - ná het instellen van de oppositie - geëntameerde kort geding in de hoofdzaak te geven beslissing naar zijn aard aan voorlopig karakter draagt en de bodemrechter niet bindt,

2.4. Bavaria heeft zich nog beroepen op proceseconomische overwegingen en er daarbij op gewezen dat de (on)geldigheid van de depots van AP in deze appelpocedure "uiteraard van groot belang is. Het hof gaat hieraan voorbij en verwijst naar het hierboven overwogene. Bovendien verzet het gerechtvaardigd belang van AP dat de procedure niet verder wordt vertraagd zich tegen een schorsing als door Bavaria verzocht.”

De slotsom luidt derhalve dat het verzoek wordt afgewezen. Bavaria wordt als de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van het incident, nader vast te stellen bij arrest in de hoofdzaak.

Lees het arrest hier. Eerder vonnis Rechtbank Alkmaar hier.

IEF 6112

Expres

5str.gifHvJ EG 8 mei 2008, conclusie van Advocaat-Generaal Y. Bot in zaak C-144/07 P, K-Swiss, Inc. Tegen OHIM.

Merkenrecht ontaardt in volledig procesrechtelijk geschil. De twee vragen die in deze zaak primair rijzen, zijn de vraag of het bezorgen van een beslissing van het Bureau per expreslevering kan worden gelijkgesteld met een kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in de zin van regel 62, lid 1, van verordening nr. 2868/95, en de vraag of het in lid 3 van deze regel geformuleerde vermoeden ook geldt wanneer is aangetoond dat de geadresseerde van deze expreslevering ze heeft ontvangen binnen tien dagen na verzending door het Bureau.

Op 24 juli 2002 heeft rekwirante K-Swiss het Bureau verzocht een beeldteken bestaande in de afbeelding van een schoen met vijf evenwijdige strepen aan de zijkant in te schrijven ter aanduiding van waren van klasse 25. Bij beslissing van 19 oktober 2004 werd deze aanvraag afgewezen op grond dat het betrokken teken elk onderscheidend vermogen miste voor de betrokken waren. Ook het beroep dat rekwirante tegen deze beslissing heeft ingesteld, werd verworpen bij beslissing van 26 september 2005 van de eerste kamer van beroep van het Bureau.

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 16 januari 2006, heeft rekwirante verzocht om vernietiging van de litigieuze beslissing en verwijzing van het Bureau in de kosten. Bij op 3 april 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde afzonderlijke akte heeft het Bureau krachtens artikel 114, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht een exceptie van niet-ontvankelijkheid opgeworpen.

Gerecht: “In deze omstandigheden en gelet op het feit dat volgens artikel 63, lid 5, van verordening nr. 40/94 beroep bij het Gerecht moet worden ingesteld binnen twee maanden na kennisgeving van de beslissing van de kamer van beroep, verlengd met een forfaitaire termijn wegens afstand van tien dagen overeenkomstig artikel 102, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dient te worden vastgesteld dat de termijn voor het instellen van beroep tegen de bestreden beslissing is verstreken op 9 januari 2006.Het onderhavige beroep, dat op 16 januari 2006 werd ingesteld, is derhalve tardief en moet niet-ontvankelijk worden verklaard.”

A.G: Zoals rekwirante en het Bureau ben ik van mening dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat een kennisgeving per expreslevering onregelmatig is. Verder zal ik wijzen op de gevolgen die moeten worden verbonden aan deze onjuiste rechtsopvatting. (…) Gelet op een en ander, geef ik het Hof in overweging te beslissen als volgt:

„–      De beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 14 december 2006, K- Swiss/BHIM (Evenwijdige strepen op schoen) (T-14/06), wordt vernietigd.

–      De exceptie van niet-ontvankelijkheid die het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) voor het Gerecht heeft opgeworpen, wordt ongegrond verklaard.

–      De zaak wordt naar het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen verwezen voor een uitspraak over de vordering van K-Swiss, Inc. strekkende tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 26 september 2005.

Lees de conclusie hier.

IEF 6109

Over de volledige proceskostenveroordeling

atst.gifPersbericht: “Jonge Balie Amsterdam: lezing over IE-proceskostenveroordeling op 15 mei. Alexander Tsoutsanis (advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap en universitair docent aan de Universiteit Leiden) spreekt over de volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken. In tegenstelling tot de gebruikelijke forfaitaire proceskostenveroordeling, is in IE-zaken een volledige proceskostenveroordeling mogelijk. Al naar gelang de complexiteit van de zaak zijn kostenveroordelingen tussen de EUR 20.000 en 100.000 niet ongebruikelijk. De hoogte- en dieptepunten uit de praktijk zullen in deze lezing worden besproken.

Ook is er ruimte voor discussie over de impact die deze volledige proceskostenveroordeling mogelijk zou kunnen hebben op de opleiding van advocaat-stagiaires. Zullen stagiaires meer of minder pleiten door het verhoogde proceskostenrisico? Is wanneer patroon en stagiaire gezamenlijk pleiten het verweer dat “mr. X zijn stagiaire niet over de rug van cliënt Y mag opleiden” wel of geen valide proceskostenverweer ? Een dergelijk verweer is inmiddels voor de rechtbank Amsterdam gevoerd: wie dat meer of minder steekhoudend vindt mag dat op 15 mei zeggen. Komt dus allen!

De lezing vangt aan om 18.30 uur en duurt ongeveer een uur. Lokatie: Café Wilschut, Roelof Hartplein 1-3, 1071 TR Amsterdam.

Het bijwonen van Jonge Balie lezingen levert tevens punten op die kunnen worden aangewend voor de 34 door de Amsterdamse Raad van Toezicht verplicht gestelde plaatselijke opleidingspunten. Daarbij geldt dat één Jonge Balie lezing overeenkomt met één opleidingspunt. Het maximale aantal lezingen dat meetelt voor het voldoen aan de opleidingseisen is twaalf. Nadere informatie hierover is te vinden in de Opleidingsmaatregel 2007: www.advocatenorde-amsterdam.nl.

De lezing is vooral bedoeld voor advocaten van de Jonge Balie Amsterdam. Andere belangstellenden zijn ook welkom (bijvoorbeeld RAIO’s, griffiers en gerechtssecretarissen die ook te maken met de IE-proceskostenveroordeling).

IEF 6098

After Primus-Roche and GAT-LUK

WAH.gifProf.mr. W.A. Hoyng (Howrey): After Primus-Roche and GAT-LUK. A few remarks about the consequences of these decisions in daily practice.

"(…) We think that GAT-LUK and also the Dutch Supreme Court decision have to be interpreted in such a way that the court can deal with infringement questions as long as it does not rule on the validity. We conclude this from the fact that the court is competent to hear the infringement case and does not need to rule on validity in order to make a decision. This may certainly be the case where a defendant denies that he has committed infringement acts in certain or all countries. Furthermore, many technical non infringement arguments do not necessitate a ruling on validity.

It will be clear that as soon as the infringement question touches upon questions of validity the court could not deal with it. As far as the Gillette or Formstein defense is concerned, this is in our view (in fact) based on invalidity arguments and can therefore not be dealt with by the court.

(…) We therefore conclude the following:

1. Even after GAT-LUK and Primus-Roche, cross-border injunctions remain possible.
2. Such injunctions may be prevented by careful organisation of the sale and distribution of products in Europe;
3. The law in Europe on whether or not a court can grant a pan European injunction in preliminary injunction proceedings has not yet been settled. The position of the Dutch courts that this is possible seems to be correct;
4. It is still not clear what would happen in Europe if an alleged infringer raised invalidity arguments in a case on the merits. A balanced solution as suggested above seems a desirable outcome.”

Read the article here

IEF 6041

0900- Ex Parte

Rechtbank ‘s-Gravenhage 27 maart 2008, rekestnummer 2008.508, Nike International Ltd tegen gerekwestreerde

Merkenrecht. Beslagrekest gedeeltelijk afgewezen vanwege toepassing verkeerde grondslag artikel 730 Rv in plaats van de (i.c. telefonisch) aangewezen artikelen 1019b en 1019c Rv.

Het verzoekschrift van verzoekster luidt samengevat als volgt: Nike is houdster van onder het Benelux woordmerk Nike en het Europese beeldmerk van de “swoosh”. Nike heeft vastgesteld dat de gerekwestreerde inbreuk maakt op de aan Nike toebehorende merkrechten doordat hij in het bijzonder producten in de handel brengt waarop zonder toestemming van Nike haar merken zijn aangebracht. Deze producten zijn door de douane tegengehouden. Nu de ervaring leert dat de douane niet alles kan tegenhouden heeft Nike gegronde reden om aan te nemen dat gerekwestreerde handelt drijft in de genoemde namaakproducten. Door deze onrechtmatige handelwijze lijdt Nike aanzienlijke schade. Nike verzoekt de Voorzieningenrechter dan ook om op basis van artikel 2.22 BVIE beslag te mogen leggen op de inbreukmakende goederen. Voorts verzoekt zij om verlof tot het leggen van beslag op bescheiden op basis van artikel 730 Rv.

Naar het oordeel van de Voorzieningenrechter heeft Nike voldoende aannemelijk gemaakt dat gerekwestreerde inbreuk heeft gemaakt op haar rechten. Het verlof tot het leggen van beslag op de inbreukmakende zaken wordt dan ook verleend.

Het verlof tot het leggen van beslag op bescheiden betreffende de inbreuk wordt door de Voorzieningenrechter afgewezen.

“Nike baseert dit beslag op artikel 730 Rv. Die bepaling mist toepassing in dit geval. Artikel 730 Rv schept de bevoegdheid tot het leggen van beslag ter verzekering vaneen recht op afgifte van een zaak of levering van een goed. Een recht op afgifte van de bescheiden waarop het beslag betrekking heeft, vloeit, anders dan Nike betoogt, niet voort uit de artikelen 843a Rv en 2.22 lid 4 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE). Artikel 843a Rv schept geen recht op afgifte van de betreffende bescheiden (HR 31 mei 2002, NJ 2003, 589), maar geeft ten aanzien van die bescheiden onderbepaalde voorwaarden - een recht op inzage, afschrift of uitreksel. Artikel 2.22 lid 4 BVIE schept evenmin een recht op afgifte een zaak in de zin van artikel 730 Rv. Op grond van artikel 2.22 lid 4 BVIE kan een inbreukmaker slechts worden bevolen tot verstrekking van bepaalde gegevens, eventueel door verstrekking van een afschrift van de documenten waarin die gegevens voorkomen. Voor het afgeven van de documenten zelf biedt deze bepaling geen grond. Afgifte van de documenten is namelijk niet nodig ter bereiking van het doel van deze beopaling, te weten het verschaffen van inzicht aan de merkhouder in de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende producten.”

Voorts wordt nog aangegeven in de beschikking dat de Voorzieningenrechter tijdens een telefoongesprek met de advocaat van Nike heeft gespraken over de toepassing van de artikelen 1019b en 1019c Rv op grond waarvan een beslag ter bescherming van de betrokken bescheiden tegen vernietiging of verduistering wel mogelijk kan zijn. Daarop heeft de advocaat verklaard dat het verzoek uitsluitend is gebaseerd op artikel 730 Rv en dat Nike geen reden zag om de grondslag aan te passen. Er wordt om die reden dan ook geen verlof verleend tot het leggen van beslag op bescheiden.

Lees de beschikking hier.

IEF 6040

Niet langer zijn grondslag

Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 16 april 2008, HA ZA 07-601, Loods 5 Zaandam B.V., Loods 5 Holding B.V. tegen X.

Geschil over domeinnaam eindigt in procesrecht. De wijziging van eis, zodat de nieuwe vordering niet langer zijn grondslag vindt in het intellectuele eigendomsrecht, is naar het oordeel van de rechtbank ingediend om te ontkomen aan een veroordeling tot betaling van de redelijke en evenredige proceskosten van de wederpartij. Op grond van strijd met de eisen van een goede procesorde afgewezen. De rechtbank wijst de inhoudelijke vorderingen van Loods 5 af omdat tussen partijen vaststaat dat X de aanduiding “Loods5” niet gebruikt, “zodat toewijzing van de vordering tot staking van het gebruik van voornoemde aanduiding zinledig is”.

Loods 5 exploiteert sinds 1999 onder haar handelsnaam “Loods 5” een Woon Factory Outlet. Zij heeft hiervoor twee Benelux beeldmerken en een Benelux woordmerk “Loods 5” geregistreerd.

X voert een eenmansbedrijf dat onder meer als dienst aanbiedt het registreren van domeinnamen. X heeft in opdracht van de gedaagden in de gevoegde zaak de domeinnaam “loods5.com” geregistreerd. Door gebruik te maken van een versnelde registratieprocedure is de domeinnaam op naam van X gezet. De advocaat van Loods 5 heeft X gesommeerd om het gebruik van de aanduiding “Loods5” en “loods5.com” te staken en de geregistreerde domeinnaam over te dragen. X heeft de brief niet afgehaald op het postkantoor en daarop heeft Loods 5 X gedagvaard.

X heeft na de registratie nagelaten de domeinnaam per omgaande over te schrijven op naam van de gedaagden in de gevoegde zaak. Dat is pas na de dagvaarding door Loods 5 gebeurd. De advocaat van X heeft ruim voor de eerst dienende dag met de advocaat van Loods 5 gebeld om de gang van zaken uit te leggen en heeft ook verzicht de dagvaarding in te trekken.  

Loods 5 vordert bij dagvaarding onder meer  een verbod op het gebruik van de aanduiding Loods5 en loods5.com of enig ander met de naam Loods 5 overeenstemmende aanduiding en overdracht van de domeinnaam. Voorts vordert zij de volledige proceskosten. Bij akte houdende wijziging van eis heeft Loods 5 haar vordering gewijzigd, in die zin dat zij vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: te verklaren voor recht dat X door zijn eigen nalatigheid niet tijdig kennis heeft genomen van de inhoud van de sommatiebrief van 15 februari 2007 en ieder nadeel daarvan dient te dragen en X te veroordelen in de proceskosten.

De rechtbank laat de door Loods 5 ingediende wijziging van eis buiten beschouwing. “Doordat Loods 5 pas op dat moment [nadat de rechtbank tijdens een comparitie heeft laten weten dat de vorderingen tegen X zouden worden afgewezen - IEF] alsnog haar eis zodanig heeft gewijzigd dat de nieuwe vordering niet langer zijn grondslag vindt in het intellectuele eigendomsrecht, is de rechtbank van oordeel dat de eiswijziging slechts is ingediend om te ontkomen aan een veroordeling tot betaling van een redelijke en evenredige proceskostenvergoeding aan X. Naar het oordeel van de rechtbank handelt Loods 5 met de eiswijziging in strijd met een goede procesorde, omdat X in ieder geval tot en met de eerste comparitie van partijen in deze procedure steeds is uitgegaan en ook heeft mogen uitgaan van een vordering die betrekking heeft op het intellectueel eigendomsrecht en daar zijn verweer op heeft gebaseerd. Door op een zodanig laat tijdstip in de procedure na het (voorlopig) oordeel van de behandelend rechter nog een wijziging van eis in te dienen, welke eis gebaseerd is op een andere grondslag die niet is gelegen in het intellectueel eigendomsrecht, wordt naar het oordeel van de rechtbank, gelet op hetgeen in deze procedure reeds daaraan vooraf is gegaan, het processueel belang van X geschaad indien de gewijzigde vordering als uitgangspunt wordt genomen. (…)”

De rechtbank wijst de inhoudelijke vorderingen van Loods 5 af omdat tussen partijen vaststaat dat X de aanduiding “Loods5” niet gebruikt, zodat toewijzing van de vordering tot staking van het gebruik van voornoemde aanduiding zinledig is. Eveneens staat tussen partijen vast dat X de domeinnaam “loods5.com” niet (meer) kán overdragen, omdat deze op 8 maart 2007 aan gedaagden in de gevoegde zaak is overgedragen, zodat ook het belang aan toewijzing van de vordering tot overdracht van de domeinnaam is komen te ontvallen.

Ten aanzien van de door gedaagde gevorderde volledige proceskostenvergoeding overweegt de rechtbank onder meer als volgt. “X heeft zich van meet af aan terecht op het standpunt gesteld dat hij geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Loods 5 maakte. Reeds sinds de eerste contacten tussen partijen stond elk van hen erop dat de wederpartij de (toen nog beperkte) proceskosten geheel of gedeeltelijk moest vergoeden. De proceskosten liepen nadien steeds hoger op, terwijl de zaak in wezen alleen nog maar om die kosten draaide. Loods 5 dient als de in de hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij de redelijke en evenredige proceskosten van X te vergoeden. Dat zou anders zijn als de billijkheid zich daartegen verzet, maar gelet op het hiervoor overwogene is dat naar het oordeel van de rechtbank niet aan de orde. (…)”

Lees het vonnis hier.

IEF 6035

Een ruimere ‘gewone’ proceskostenveroordeling

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 21 april 2008, KG ZA 08-121, MF Beheer B.V. tegen My Global Factory. (met dank aan Peter Kok, The Law Factor).

Inhoudelijke bespreking volgt, nu eerst even deze passage:

“4.8. Nu het onderhavige geschil nog slechts zeer ten dele aan te merken is als een merkenrechtelijk geschil, doch veeleer de nakoming van een vaststellingsovereenkomst inhoudt, ziet de voorzieningenrechter beperkt ruimte voor een proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 1019 Rv en zal deze doen opgaan in een ruimere ´gewone´ proceskostenveroordeling”

Tentamenvraag: Beargumenteer dit oordeel en betrek daarbij de regionale verschillen in de merkenrechtspraak aan de hand van o.a. Rb Amsterdam, 10 januari 2008, ACS Filtertechniek tegen Group Air Cooling Services B.V.:

““4.7 Group Air Cooling Services zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Hierbij worden de volledige kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv toegewezen, aangezien hier sprake is van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van ACS, Aan het verweer dat het hier een andersoortig geschil betreft, te weten een geschil over een vaststellingsovereenkomst, zal worden voorbijgegaan aangezien de kern van die overeenkomst bestaat uit bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van ACS.”

Lees het eerste, Bossche, vonnis hier, het tweede, Amsterdamse, hier