Publicaties & Noten  

US Court District Court Southern District of New York 30 maart 2013, 12 Civ 95 (RJS) (Capitol Records LLC tegen ReDigi Inc.)

Een bijdrage van Anke Verhoeven en Bindu De Knock, SOLV.

1. Inleiding
Een New Yorkse rechter maakte vorig weekend korte metten met de tweedehandsverkoop van mp3-files in de VS. Aanleiding was de strijd tussen ReDigi en Capitol Records. ReDigi lanceerde in 2011 een online platform waarop consumenten tweedehands digitale muziekbestanden kunnen verkopen en kopen. De startup was Capitol Records een doorn in het oog omdat zonder toestemming het repertoire van Capitol Records werd verveelvoudigd en gedistribueerd waardoor de platenmaatschappij geen inkomsten ontving. Capitol Records trekt aan het langste eind, maar ReDigi is in ieder geval van plan de uitspraak aan te vechten.

De vraag die bij de rechter voorlag is of een digitaal muziekbestand, dat rechtmatig is gemaakt en gekocht, kan worden doorverkocht door de eigenaar met behulp van ReDigi onder de Amerikaanse first sale doctrine. Judge Sullivan beantwoordde die vraag met een volmondig nee, omdat ReDigi (althans de versie 1.0 van het ReDigi platform) inbreuk maakt op de exclusieve rechten van Capitol Records omdat een ongeautoriseerde kopie wordt gemaakt van het muziekbestand.

Met de uitspraak wordt de herverkoop van digitale producten behoorlijk op de helling gezet. De uitspraak is ook slecht nieuws voor giganten Apple en Amazon die eveneens digitale tweedehands markten hebben ontwikkeld maar nog niet hebben geïmplementeerd.

Inhoudsopgave:
1. Inleiding
2. Wat doet ReDigi
3. De uitspraak
4. Verveelvoudiging
5. Verweren van ReDigi
5.1. Fair use
5.2. First sale
6. Toepassing in Europa
6.1. Verveelvoudiging
6.2. Uitputting

2. Wat doet ReDigi
Vooraleer we de uitspraak nader bekijken, is het goed om te recapituleren wat ReDigi nu eigenlijk doet. ReDigi heeft een systeem ontwikkeld dat het mogelijk maakt om muziek die via iTunes is aangekocht, te verkopen aan andere ReDigi gebruikers via het online platform. Gebruikers van ReDigi downloaden eerst de Media Manager. Deze technologie maakt het mogelijk om te controleren of de muziek rechtmatig is aangekocht en na het uploaden naar een persoonlijke Cloud Locker daadwerkelijk verwijderd is van de computer van de eigenaar van het oorspronkelijke muziekbestand. ReDigi bestempelt dit proces als het ‘migreren’ van een muziekbestand. Eenmaal verkocht aan een andere gebruiker wijst ReDigi het muziekbestand toe aan de persoonlijke Cloud Locker van de koper, waardoor het uit het bezit van de voor de oorspronkelijke verdwijnt.

Bij iedere verkoop krijgt de artiest 20% van de verkoopprijs. Wordt de mp3 opnieuw door ReDigi verkocht, dan ontvangt de artiest weer een percentage van de verkoopprijs (ter vergelijking, Spotify betaalt een 0,5-0,7 cent per stream).

3. De uitspraak
Eerst gaat de rechter in op de vraag of ReDigi in strijd handelt met de exclusieve rechten van Capito Recordsl. De rechter behandelt achtereenvolgens het verveelvoudigingsrecht, het distributierecht en het openbaarmakingsrecht. Ten aanzien van het openbaarmakingsrecht wordt geen inhoudelijk oordeel gegeven omdat de feiten daarvoor niet duidelijk genoeg waren. Ten aanzien van het distributierecht oordeelt de rechter kort dat het versturen van een digitaal bestand duidelijk het soort transactie is dat bedoeld wordt met ‘distribution’ in de Amerikaanse Copyright Act. De behandeling van het verveelvoudigingsrecht is het meest interessant in deze context.

4. Verveelvoudiging
ReDigi’s proces om muziekbestanden te uploaden naar de Cloud Locker vormt het twistpunt in deze zaak. ReDigi legt het proces uit als de migratie van een bestand, in data pakketten, zodanig dat de data niet tegelijkertijd in twee locaties bestaat. Capitol Records weerlegt dit door te stellen dat het upload proces het kopiëren van een muziekbestand noodzakelijk maakt. De Amerikaanse Copyright Act kent de auteur het exclusieve recht toe om onder meer:

“to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords, to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership and to publicly perform and display certain copyrighted works.”

Tussen partijen staat vast dat Capitol Records auteursrechthebbende is van een aantal werken verkocht via ReDigi en dat als Capitol Records geen toestemming heeft verleend om voor de reproductie en distributie er sprake is van inbreuk. Onder de Amerikaanse auteurswet is er sprake van een reproductie als een auteursrechtelijk beschermd werk wordt vastgelegd in een nieuw material object, in dit geval een nieuw fonogram dat kan worden aangemerkt als een kopie. Op het moment dat de gebruiker een digitaal muziekbestand upload naar de persoonlijke Cloud Locker, wordt een kopie gemaakt. Ook wanneer een gebruiker een muziekbestand download uit de Cloud Locker en dit opslaat op de computer. Voor het maken van deze kopie heeft men ReDigi toestemming van de auteursrechthebbende nodig. Sullivan oordeelt het technisch onmogelijk is om een digitaal muziekbestand te versturen via het internet, zonder daarvan kopieën te maken:

"Because the reproduction right is necessarily implicated when a copyrighted work is embodied in a new material object, and because digital music files must be embodied in a new material object following their transfer over the Internet, the Court determines that the embodiment of a digital music file on a new hard disk is a reproduction within the meaning of the Copyright Act,"

Sullivan oordeelt dat het resale proces(het uploaden en downloaden) van ReDigi het maken van een nieuw exemplaar verondersteld waardoor er sprake is van inbreuk. Het enkele feit dus dat een bestand van de ene harde schijf naar de andere wordt verplaatst, houdt dus al een verveelvoudiging in. Dat het originele bestand wordt verwijderd wordt niet van belang geacht.

5. Verweren van ReDigi
Wanneer vaststaat dat sprake is van een schending van het distributierecht en het verveelvoudigingsrecht, gaat de rechter verder met de behandeling van de verweren van ReDigi, namelijk fair use en first sale.

5.1. Fair use
ReDigi verweerde zich tegen de claim van Capitol Records met onder meer de stelling dat de werkwijze van ReDigi valt onder fair use. De rechter stelt echter al snel vrij stellig vast dat ReDigi geen beroep op fair use kan doen. Het up en downloaden van muziek van en naar je persoonlijke ReDigi locker valt wel binnen fair use, maar het verkopen van die muziekbestanden niet. Dat komt voornamelijk omdat de doelstelling van ReDigi commercieel is. Ook speelt mee dat het werken betreft met een hoge creatieve waarde, die volledig worden verzonden en dat ReDigi een negatieve impact hebben op de markt zal hebben.

5.2. First sale
ReDigi doet ook een beroep op de first sale doctrine. In Section 109 van de Copyright Law of the USA staat deze als volgt verwoord:

“the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.”

ReDigi stelt dat haar dienst het doorverkopen van legaal gekochte muziekbestanden inhoudt, zodat de rechten van Capitol Records zijn uitgeput.

Dit verweer gaat alleen al niet op omdat de rechter heeft geoordeeld dat ReDigi een verveelvoudiging maakt. De first sale doctrine biedt alleen een verweer voor distributie, niet voor verveelvoudiging. Omdat er noodzakelijk een kopie wordt gemaakt van het bestand, gaat het niet meer om hetzelfde exemplaar. De rechter maakt duidelijk dat de first sale doctrine daardoor alleen kan gelden voor fysieke exemplaren zoals boeken of cd’s.

Daarnaast acht de rechter relevant dat de muziekbestanden niet rechtmatig verkregen zijn door ReDigi. De rechter heeft namelijk al geoordeeld dat de verveelvoudiging van de muziekbestanden onrechtmatig was. Dit terwijl voor een beroep op de first sale doctrine vereist is dat het exemplaar legaal (dus met toestemming van de rechthebbende) is gemaakt. Overigens werd onlangs nog geoordeeld dat het in dat geval niet uitmaakt of het exemplaar in de VS zelf of ergens anders op de wereld is gemaakt.

6. Toepassing in Europa
6.1. Verveelvoudiging
Vertalen we deze situatie naar Nederland, dan zou de vraag kunnen opkomen of de handelwijze van ReDigi ook naar Nederlands recht een verveelvoudiging oplevert. Daarbij is in het bijzonder interessant om na te gaan of een beroep op art. 13a Aw een kans van slagen heeft. Dat artikel bepaalt kort gezegd dat een tijdelijke reproductie die technisch noodzakelijk is, niet als verveelvoudigingshandeling wordt beschouwd.

Met betrekking tot software geldt in het bijzonder dat in artikel 45j Aw is bepaald dat elke verveelvoudiging die noodzakelijk is voor het gebruik van de software, geen inbreuk oplevert. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de handelwijze van ReDigi in Nederland ook als een ongeoorloofde verveelvoudiging zou worden gezien.

6.2. Uitputting
In de Europese Auteursrechtrichtlijn en in de Nederlandse Auteurswet zijn bepalingen opgenomen over de uitputtingsleer. Deze leer is vergelijkbaar met de first sale doctrine. Op sommige punten verschilt de Europese regeling van de Amerikaanse. In Europa is niet vereist dat het exemplaar legaal gemaakt is, maar wel dat het exemplaar met toestemming van de rechthebbende voor het eerst in de Europese Unie op de markt is gebracht. De Europese uitputting is dus wel territoriaal beperkt, terwijl de Amerikaanse dat niet is.

Waar de Amerikaanse rechter duidelijk heeft gemaakt dat uitputting alleen kan gelden voor fysieke exemplaren, bestaat daarover in Europa nog discussie. Afgelopen zomer nog heeft het Europese Hof een belangrijk arrest gewezen over de toepassing van uitputting op digitale werken, het UsedSoft arrest. Het Hof oordeelde dat er sprake kan zijn van uitputting ten aanzien van software, ook wanneer het niet-fysieke exemplaren betreft. Dat is het geval wanneer er tegen betaling een eeuwigdurend gebruiksrecht is verkregen.

Het Hof komt tot die conclusie omdat er dan functioneel en economisch geen verschil is met de situatie dat je een fysiek exemplaar koopt. Dat geldt ook voor digitale muziekbestanden. Ook bij iTunes krijg je tegen eenmalige betaling een eeuwigdurend gebruiksrecht. Voor de gebruiker voelt het aanschaffen van een iTunes liedje als het ‘kopen’ daarvan. Het Europese Hof zal dat dan ook waarschijnlijk als een koop aanmerken, waarop uitputting van toepassing kan zijn. De Amerikaanse rechter komt echter niet eens toe aan de vraag of er sprake is van ‘sale’, omdat het beroep op de first sale doctrine al vastloopt op het feit dat sprake is van een (ongeoorloofde) verveelvoudiging.

Het Hof vindt het, net als de Amerikaanse rechter, wel van belang dat er evenveel exemplaren blijven bestaan. Er mag dus geen sprake zijn van een verveelvoudiging van het werk, maar het moet gaan om distributie. Dat brengt mee dat de persoon die de software doorverkoopt zijn eigen exemplaar moet verwijderen.

De redenering in het UsedSoft arrest geldt in beginsel alleen voor software. Het Hof oordeelt immers specifiek ten aanzien van de Softwarerichtlijn dat de wetgever van de EU immateriële en materiële exemplaren heeft willen gelijkstellen. Muziekbestanden vallen niet onder de bescherming van de Softwarerichtlijn. Het is dus de vraag of de redenering van het arrest ook op andere auteursrechtelijk beschermde werken dan computerprogramma’s kan worden toegepast. Een hobbel voor toepasselijkheid op werken anders dan software is overweging 29 van de Auteursrechtrichtlijn, die uitputting ten aanzien van niet fysieke exemplaren lijkt uit te sluiten.

Omdat het Hof een sterke nadruk legt op de ratio van het auteursrecht en de uitputtingsleer lijkt het me niet ondenkbaar dat het Europese Hof in deze zelfde zaak tot een ander oordeel zou komen. De bedoeling is immers dat de rechthebbende een passende vergoeding kan vragen voor het eerste vermarkten van zijn werk. Wanneer hij die vergoeding al heeft gehad, is het niet meer wenselijk om de rechthebbende ook bij iedere wederverkoop de mogelijkheid te bieden om een vergoeding te vragen. Economisch gezien maakt het hiervoor niet uit of de eerste verkoop of de wederverkoop via een fysiek exemplaar of via een download geschiedt.


Anke Verhoeven en Bindu De Knock

Op andere blogs:
De Vos - blog (Wonkavision – geen uitputting voor digitale muziekbestanden)

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen en jurisprudentie uit de bladen, voor de sites dient u in te loggen:

M.R.F. Senftleben, 'De WIPO Development Agenda en het Europese merkenrecht – deel II', BerichtenIE 2013-2. Rechtspraak in het kort Nr. 18 Screentime en Five Diva’s/SBS en Talpa, m.nt. P.J.M. Steinhauser Nr. 19 Porsche AG/Porsche Specialist Van Den Berg, m.nt. T. Cohen Jehoram Nr. 20 Han Lans/Monta Street, m.nt. C.J.J.C. van Nispen	D.J.G. Visser, 'Openbaar maken met ketchup', AMI 2013-maart/april, p. 41. M.T. Spuijbroek, O.S.C. van Raaij, M.F.A. de Vries, Opinie: mededeling aan het publiek een ketenbenadering, p. 52. M.R.F. Senftleben, 'Het eerste schaap over de dam: over het UsedSoft/ Oracle-arrest van het HvJ EU en de verdere ontwikkeling van de uitputtingsleer in de digitale omgeving, p. 56.		Nr. 11 - A.F. Kupecz, Vizier: Ondertekening UPC-Verdrag een mijlpaal?. Nr. 12 - Van de brug af gezien: Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2012. Nr. 13 - P.G.F.A. Geerts, De geïnformeerde gebruiker in het modellenrecht: wat moet hij vergelijken en hoe moet hij vergelijken?.

Erik Thijssen, 'Muzikanten mogen op een houtje bijten', SENA Performers Magazine 2013-2.

Muzikantengages dreigen inmiddels een historisch dieptepunt te bereiken. Hoe valt hierin verandering te brengen? En kan Sena een bijdrage leveren? (...)

Anita Verheggen, lid van de Raad van Aangeslotenen , sectieafgevaardigde van de sectie uitvoerende kunstenaars: ‘Het kan niet zo zijn dat met dat geld louter technici en organisatoren volgens cao-schalen worden ingehuurd, terwijl musici voor minder dan de gangbare onkostenvergoeding staan te spelen. Maar dat is in de praktijk toch steeds meer de situatie waar musici mee geconfronteerd worden.´ (...) - ‘We denken aan gedifferentieerde minimumgages en willen daarnaast overleg gaan voeren met collega-CBO’s als Buma/Stemra en Norma. Zij spelen op eenzelfde manier een belangrijke rol om, juist nu de overheid zich als subsidiegever terugtrekt, een levend en innoverend live-circuit mogelijk te maken.’

Dat is misschien niet de primaire taak van een rechtenorganisatie, maar wel een belangrijke. Dankzij onder meer Sena en Buma/Stemra kunnen evenementen als Eurosonic Noorderslag, de Jazzdag, het Amsterdam Dance Event en veel kleinere festivals blijven bestaan. Dat is voor de ontwikkeling van de Nederlandse muziek en de Nederlandse muziekcultuur van enorm belang.

Dit is een bewerking van het volledige artikel van Anita Verheggen, 'Dure hobby? Muzikantengages bereiken historisch dieptepunt', in: Ntb - Muziekwereld 2012-4, via www.ntb.nl.

Als de huidige muzikantengages een graadmeter zijn voor de toekomst van het vak, moeten we professionele performers straks met een lantarentje zoeken. De gages zakken naarmate het economische klimaat verder verslechtert. Maar wat is eigenlijk een redelijke gage? En is dat in deze tijden nog haalbaar? Zijn musici vooral bezig met een dure hobby of zit er nog muziek in een professionele toekomst?

Bas Kist, 'Listig behoud van 'Het Achterhuis', NRC 29 maart 2013.

Kun je van een boektitel een merk maken? Het fonds dat de rechten op het dagboek van Anne Frank bezit, probeert het.

Het duurt niet zo heel lang meer en dan is het gedaan met de auteursrechten op Het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank. Volgens de Nederlandse Auteurswet eindigen auteursrechten op de eerste januari na de 70ste sterfdag van de maker. Voor Het Achterhuis betekent dit dat de rechten op 1 januari 2016 aflopen. Vanaf die dag staat het iedereen vrij het werk op welke manier dan ook openbaar te maken of te publiceren.

Dat gaat ons niet gebeuren, moet het in Zwitserland gevestigde Anne Frank Fonds gedacht hebben. Het fonds, dat de rechten op Het Achterhuis bezit, ligt al jaren in de clinch met de Anne Frank Stichting, de Nederlandse beheerder van het Anne Frank Huis. De partijen ruziën voornamelijk over de Anne Frank-archieven en -rechten. Het moet voor de Zwitsers geen prettig idee zijn dat de Nederlandse tegenspeler straks ook Het Achterhuis kan exploiteren.

En dus verzon het fonds een list. Vooruitlopend op de dag dat Het Achterhuis definitief in het publieke domein zal vallen, deponeerde het fonds de naam ‘Het Achterhuis’ in juli 2011 als merk in het Benelux Merkenregister voor onder andere boeken, films en dvd’s. Een interessante zet, want anders dan het auteursrecht is een recht op een merk niet eindig. Wie zijn merkrechten elke 10 jaar netjes verlengt, heeft in principe een eeuwigdurend recht.

Het Anne Frank Fonds is niet de bedenker van deze kunstgreep. Dat is vermoedelijk uitgeverij Kluitman uit Alkmaar. Kluitman was jarenlang de uitgever van de kinderboekenserie Dik Trom van schrijver C. Joh. Kieviet. Toen de rechten op Dik Trom in 1982 na veel succesvolle jaren in het publieke domein vielen, begon Kluitman wild omzich heen te slaan en voerde hij verschillende juridische procedures [red. Arr. Rb. Haarlem 25 januari 1983] tegen de ‘nieuwe’ uitgevers van Dik Trom. Na een verloren zaak in maart 1982, maakte Kluitman zijn laatste troef bekend: hij had – al in 1978 – de naam Dik Trom als merk [red. voorbeeld] geregistreerd en liet nu onderzoeken of hij daarmee nieuwe Dik Trom-boeken kon verbieden.

Na berichten in de media ging de Tweede Kamer zich ermee bemoeien. Kamerleden vroegen of op deze manier niet een belangrijk kenmerk van het auteursrecht – de tijdelijkheid – werd gefrustreerd. En kan je überhaupt merkrechten krijgen op titels van boeken of namen van hoofdpersonen van werken die in het publieke domein zijn gevallen? Het antwoord van de verantwoordelijke minister in 1982 kwam erop neer dat dit aan een rechter voorgelegd moest worden [red. Aanhangsel van de Handelingen II, 1981/82, nr. 198, p. 391-392.]. Omdat Kluitman de zaak niet verder op de spits dreef, bleven de vragen onbeantwoord.

Maar misschien komt er binnenkort duidelijkheid over dit soort pogingen tot kunstmatige verlenging van rechten op boektitels. Het blijkt namelijk dat de merkregistratie van Het Achterhuis onlangs is geweigerd. Volgens het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE kan de titel van een boek geen merk zijn en dat geldt zeker voor zo’n wereldberoemde titel als Het Achterhuis.

De titel is niet meer dan een beschrijving van de inhoud van het boek en heeft geen onderscheidend vermogen, aldus het BBIE.Het Zwitserse fonds legt zich hier niet bij neer en is in beroep gegaan bij het Gerechtshof in Brussel. Daar wordt de zaak half mei behandeld.

Charlie Engels en Anja Kroeze, 'Opinion regarding the questions in the preliminary ruling case of Svensson/Retriever', IE-Forum.nl IEF 12512.

Redactionele bijdrage ingezonden door Charlie Engels en Anja Kroeze, Buma/Stemra.

Een opinie naar aanleiding van gestelde prejudiciële vragen [IEF 12057]. This article aimed to provide an insight with regard to the issues that surround linking in the music industry. Obviously the questions that were posed to the Court resulted from a very different factual background. But the decision of the Court in this case will probably have important implications that will reach far beyond this particular background. A lot of different industries will be affected.

Needless to say, it will not be easy for the Court to provide answers which will easily fit the different appearances of linking and all the different types of business models that are out there. Therefore the Court should apply a great deal of caution when answering the questions and keep in mind the far reaching effects that its judgment will have.

The technique of (normal) hyperlinking forms an essential part of the way internet functions and there are probably very few parties that would wish the Court to state that this form of hyperlinking is always a communication to the public. This would indeed lead to undesirable situations. However, as has been described above, not every type of link results in the same effect, and the situations in which links are used often also differ considerably. Especially when it comes to embedding and framing, it is clear that this encompasses more than mere referencing.

The Court may have concerns with regard to the impact its decision could have on the free flow of information and certain fundamental rights, if it were to decide that some forms of hyperlinking constitute a copyright infringement. In this regard it is probably important to keep in mind that, as the Court has pointed out in its judgment in the case of Scarlet/Sabam, the national courts will always have to strike a fair balance between the protection of intellectual property rights on the one hand and other fundamental rights such as the freedom to receive or impart information and the freedom to conduct business on the other hand.38 In the event that the Court were to come to the conclusion that certain types of links are to be regarded as a communication to the public (in particular situations), the judgment of the Court in the aforementioned case would probably prevent any excessive enforcement of intellectual property rights in this regard.

Een bijdrage ingezonden door Dirk Visser, Klos Morel Vos & Schaap / Universiteit Leiden.

Op 21 november 1892 werd de geschriftenbescherming voor het eerst door de Hoge Raad erkend. Op 22 maart 2013 stemde de Bundesrat in met de invoering van een Leistungschutzrecht voor Presseverleger, de Duitse anti-Google-news-wet.

Het arrest en de conclusie uit 1892 kennen veel interessante deelonderwerpen, taalkundige pareltjes en stof tot nadenken. (Wat te denken van een uitspraak in cassatie veertien maanden nadat de inbreuk zich heeft voorgedaan?) De Duitse anti-Google-news-wet stuit op veel weerstand, maar gaat er vermoedelijk wel komen.

Voor “wien de tijd tot lezen dikwerf ontbreekt¹” zullen Bernt Hugenholtz en Dirk Visser op 3 april a.s. spreken over de geschiedenis en de voorgenomen afschaffing van de geschriftenbescherming en de mogelijkheid en wenselijkheid van anti-Google-news-wetten.

HR 21 november 1892 (Leidse Feestwijzer)
Op 28 september 1891 werd een drukwerk getiteld “Gedenkdag van Leidens ontzet. Feestwijzer. Zaterdag 3 Oct. 1891" te Leiden uitgegeven en verspreid. De inhoud van deze Feestwijzer werd vrijwel volledig overgenomen in het Leidsche Dagblad van 30 september 1891. Het Hof Den Haag verklaarde de uitgever van het Leidsch Dagblad op 5 mei 1892 schuldig aan opzettelijke inbreuk op eens anders auteursrecht en veroordeelde hem tot een boete van f 25. Het Hof vernietigde daarmee het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 29 februari 1892. Op 21 november 1892 verwerpt de Hoge Raad het beroep in cassatie. De Hoge Raad overwoog

dat in de Memorie van Toelichting bij de Auteurswet van 1881 “wel wordt gezegd dat “het wetsontwerp regelt het auteursrecht, t.w. het recht van schrijvers van letterkundige werken”, maar dat daaraan onmiddellijk wordt toegevoegd: “benevens van die werken, welke, aan eerstgenoemden zeer nauw verwant, insgelijks een voorwerp van den boekhandel uitmaken. Uitgesloten zijnde voortbrengselen van schilder- en beeldhouwkunst”;

Dat derhalve in die zinsnede niet tegenover elkander worden gesteld de geschriften van letterkundigen en die van anderen aard, maar tegenover al wat een voorwerp van den boekhandel uitmaakt worden gesteld voortbrengselen van de beeldende kunst, welke laatste buiten de voorgestelde regeling zouden vallen, terwijl voor het eerste, zonder beperking, die regeling van toepassing zou zijn. […]

O. dat bij het middel nu wel wordt beweerd, dat voor de toepassing van art. 349bis Strafrecht het mede vereischt zou zijn, dat de dader gehandeld hebben met de zucht naar onbehoorlijk winstbejag of, zoals het bij pleidooi is uitgedrukt, met het oogmerk om te benadeelen, doch dat deze stelling is onjuist, omdat het art. van zoodanig oogmerk niet spreekt en het woord opzettelijke in dat art. geen anderen zin heeft dan overal elders in het wetboek

Dat het art. alzoo met die uitdrukking geen anderen eisch stelt dan dat de dader opzettelijk de handeling pleegde, waardoor op eens anders recht inbreuk werd gemaakt”.

Enkele citaten uit de conclusie van advocaat-generaal Gregory bij HR 21 november 1892:

“Verder is het begrip “nieuws” zeer betrekkelijk. Wat omtrent de aanstaande feestelijkheden aan de inwoners eener gemeente wellicht reeds lang in de verschillende bijzonderheden bekend was, is voor elders woonachtigen, aan wie de courant uit de gemeente wordt toegezonden, inderdaad “nieuws”. Bovendien is het niet altijd le charme de l’iconnu die een bericht belangrijk maakt. Bijv. bij een kort geleden plaats gehad hebbende moord of bij heerschende ziekten, zoals cholera waaromtrent gedurende eenige dagen allerlei berichten in de dagbladen werden medegedeeld, kan een courantier aan velen wien de tijd tot lezen dikwerf ontbreekt, een dienst bewijzen door al die berichten nog eens achter elkander af te drukken”.

“Het was den wetgever te doen het recht van den auteur te handhaven, onverschillig of dit door een ander uit winstbejag, dan wel om andere redenen, bijv. uit haat of nijd werd geschonden”.

Het Leistungschutzrecht voor Presseverleger

§ 87f Presseverleger
(1) Der Hersteller eines Presseerzeugnisses (Presseverleger) hat das ausschließliche Recht, das Presseerzeugnis oder Teile hiervon zu gewerblichen Zwecken öffentlich zugänglich zu machen. Ist das Presseerzeugnis in einem Unternehmen hergestellt worden, so gilt der Inhaber des Unternehmens als Hersteller.
(1) Der Hersteller eines Presseerzeugnisses (Presseverleger) hat das ausschließliche Recht, das Presseerzeugnis oder Teile hiervon zu gewerblichen Zwecken öffentlich zugänglich zu machen, es sei denn, es handelt sich um einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte.
(2) Ein Presseerzeugnis ist die redaktionell-technische Festlegung journalistischer Beiträge im Rahmen einer unter einem Titel auf beliebigen Trägern periodisch veröffentlichten Sammlung, die bei Würdigung der Gesamtumstände als überwiegend verlagstypisch anzusehen ist und die nicht überwiegend der Eigenwerbung dient. Journalistische Beiträge sind insbesondere Artikel und Abbildungen, die der Informationsvermittlung, Meinungsbildung oder Unterhaltung dienen.

De beperking op het recht die nadrukkelijk niet geldt voor gewerbliche Anbieter von Suchmaschinen

„Zulässig ist die öffentliche Zugänglichmachung von Presseerzeugnissen oder Teilen hiervon, soweit sie nicht durch gewerbliche Anbieter von Suchmaschinen oder gewerbliche Anbieter von Diensten erfolgt, die Inhalte entsprechend aufbereiten“.

Beteiligungsanspruch des Urhebers

„Der Urheber ist an einer Vergütung angemessen zu beteiligen.“

Het wetsvoorstel
Het amendement aangenomen door de Bundestag:
Kritische motie van de Bundesrat

D.J.G. Visser

¹ Citaat uit de conclusie van advocaat-generaal Gregory bij HR 21 november 1892.
Ten overvloede, het eerste arrest van de Hoge Raad waarin de bescherming van niet-oorspronkelijke geschriften werd bevestigd; HR 29 april 1895 W6647 (Rotterdamse kerkblad). en meer geschriftenjurisprudentie.

L.E. Fresco, Kirtsaeng v. Wiley: de Amerikaanse uitputtingsslag om studieboeken, IE-Forum.nl IEF 12498.

Een redactionele bijdrage ingezonden door Laura Fresco, Hoyng Monegier LLP.

Uitputting van IE-rechten blijft de gemoederen bezig houden. In de Verenigde Staten zijn de auteursrechthebbenden nog aan het bijkomen van de recente uitspraak van de Supreme Court in de zaak Kirtsaeng v. Wiley, waarin de wereldwijde uitputtingsleer wordt omarmd. Vrijwel meteen barstte discussie los of deze uitspraak ook gevolgen heeft voor andere IE-rechthebbenden binnen en buiten de VS.

Kirtsaeng v. John Wiley & sons
De casus is relatief simpel. De Thaise wiskundestudent Kirtsaeng importeerde via vrienden en familie honderden goedkope Engelse studieboeken vanuit Thailand, en verkocht die in Amerika op eBay door tegen een hogere prijs. De Amerikaanse uitgever van de studieboeken, Wiley & Sons, klaagde Kirtsaeng aan op basis van art, 106(3) jo. 603(a)(1) van de Copyright Law, waarin is bepaald dat het zonder de toestemming van de auteursrechthebbende importeren van een exemplaar van een werk dat buiten de VS is verkregen, auteursrechtinbreuk oplevert. Kirtsaeng beriep zich op de zogeheten first sale doctrine die is vervat in par. 109(a) van de Copyright Law

1. Kirtsaeng v. Wiley
2. Einde geografische prijsdifferentiatie?
3. Wereldwijde vs. EU-wijde uitputting
4. Oplossing in het merkenrecht?

Voor de uitputtingsleer onder het Amerikaanse auteursrecht is doorslaggevend of het exemplaar legaal (met toestemming van de rechthebbende) is gemaakt; waar die productie heeft plaatsgevonden is dan niet meer van belang. In artikel 4 lid 2 Auteursrechtrichtlijn en artikel 12b Auteurswet gaat het om de vraag of het exemplaar door of met toestemming van de rechthebbende voor het eerst in de Europese Unie is verkocht of anderszins de eigendom daarvan is overgegaan.

De auteursrechthebbende die alleen toestemming heeft gegeven voor de productie en verkoop van auteursrechtelijk beschermde producten in Azië, kan dus wel verbieden dat die producten op de EU op de markt worden gebracht, maar niet dat die in de Verenigde Staten worden doorverkocht.

Lees het gehele artikel IEF 12498

Op andere blogs:
IPKat (A Kat's perspective on Kirtsaeng: why is digital different from analogue?)

R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, '...en Bud en wij zijn weer een stukje Weiser', in Waar & Wet maart 2013, p. 7-11.

Een bijdrage van Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD Advocaten & Notarissen.

Dankzij de Europese regelgeving op het gebied van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen is de juridische positie van de belanghebbende bij een dergelijke naamsbescherming aanzienlijk verstevigd. In het merkenrecht is namelijk inmiddels een plaats ingeruimd voor dergelijke beschermde aanduidingen en benamingen. Daarin is nu bepaald dat “geweigerd wordt, de inschrijving van merken die een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding bevatten”. Dat deze wijziging relevant is, volgt wel uit het arrest dat het Gerecht van de Europese Unie onlangs wees.

(...) Dat deze wijziging – de bepaling bestond nog niet onder de voorganger van de Uniemerkenverordening (Gemeenschapsmerkenverordening) – een wijziging met relevantie is, volgt wel uit het arrest dat het Gerecht van het Hof van Justitie (het Gerecht) wees op 22 januari jl. Op deze datum werd uitspraak gedaan in de vete tussen bierbrouwer Anheuser-Busch en het Tsjechische Budejovický Budvar (Budvar) waar geen einde aan leek te komen.

Leeswijzer:
Regelgeving
Wel beschermd, maar geen merk
Uniemerkenverordening
De uitspraak van het Hof van Justitie
De vete
De weg naar het recente arrest
- Oppositie van Budvar
- Oppositieafdeling BHIM 16 juli 2004, 23 december 2004,
26 januari 2005
- Kamer van beroep BHIM 14 juni, 28 juni en 1 september 2006
- Gerecht van eerste aanleg 16 december 2008, T-225/06
- HvJ EU 29 maart 2011, C-96/09 P [red. IEF 9505]
- Gerecht 22 januari 2013, T-225/06 [red. IEF 7415]
Kanttekeningen
- Eis van minimumgebruik
- Met de regelgeving van nu..
- Oorsprongsbenaming of geografische aanduiding vs. merk-
aanvraag
- Oorsprongsbenamingen beter beschermd

[artikel is ingekort]

Oorsprongsbenaming of geografische aanduiding vs. merkaanvraag Artikel 14 van Verordening 1151/2012 is in hoge mate gelijk aan artikel 7, lid 1, onder k Uniemerkenverordening in die zin dat het bepaalt dat een merkaanvraag wordt geweigerd indien de aanvraag wordt gedaan in de omstandigheid dat reeds een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding is geregistreerd, en het gebruik van het aangevraagde merk zou indruisen tegen artikel 13, lid 1. Artikel 14 is, in tegenstelling tot artikel 7, lid 1, onder k van de Uniemerkenverordening (zie het Arrest genoemd in voetnoot 16 hiervoor), overigens niet beperkt tot aanvragen voor gemeenschapsmerken. Nu Europese verordeningen rechtstreeks doorwerken in het nationale recht, zou ook een Benelux-merkaanvraag in principe moeten worden geweigerd op basis van artikel 14 en 13, lid 1 van Verordening (EU) 1151/2012.

Oorsprongsbenamingen beter beschermd
Gelet op de bewijsproblemen waarmee Budvar in de in deze bijdrage besproken oppositieprocedure werd opgezadeld,
vormt de wetsaanpassing voor de belanghebbende op een oorsprongsbenaming geen overbodige luxe. In casu zou
Budvar nog slechts hoeven aan te tonen dat Anheuser-Busch haar bieren niet produceert op de wijze zoals in het productdossier van de oorsprongsbenaming is beschreven. Helaas voor Budvar komt dit voor haar te laat.

Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht

Jaarbericht 2012. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU. Inbreng van de Nederlandse regering, Bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 33 400-V, nr. 118.

De rechtspraak van het Hof en het Gerecht is essentieel voor Nederland. Hun uitspraken dragen bij aan de rechtsontwikkeling binnen de Europese Unie en kunnen van invloed zijn op het Nederlandse recht en beleid. Europese jurisprudentie dwingt soms tot aanpassing van de nationale regelgeving of uitvoeringspraktijk. Door actief zijn visie naar voren te brengen in Luxemburg, kiest Nederland ervoor om invloed uit te oefenen op deze rechtsontwikkelingen. Bij elk geselecteerd arrest wordt kort het standpunt van de Nederlandse regering weergegeven.

EEX - Folien Fischer
Consumentenbescherming - Content Services
Intellectueel eigendom - SABAM + ONEL
Vrij verkeer - fairtrade koffie en thee
Mededinging - Compass-Datenbank

EEX - Folien Fischer
Arrest van het Hof van 25 oktober 2012, Folien Fisher, zaak C-133/11 (Duitsland) [IEF 11924]
Folien Fisher is gevestigd in Zwitserland en is actief op de markt voor gelamineerd papier en folie. Een Italiaanse concurrent, Ritrama, klaagt dat Fisher in strijd handelt met het mededingingsrecht door het bieden van oplopende kortingen in verhouding tot de gekochte hoeveelheid en de weigering haar octrooilicenties te verlenen. Fisher vraagt voor de Duitse rechter een verklaring voor recht dat zijn verkooppraktijk niet onrechtmatig is en dat Ritrama op basis daarvan geen vordering kan instellen. De Duitse rechter vraagt of artikel 5 van de EEX-verordening ook geldt voor een declaratoir vonnis gericht op het ontkennen van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Het Hof antwoordt hierop dat bij een vordering uit onrechtmatige daad de rechter gevestigd in de plaats waar het schade brengende feit zich kan voordoen en op de plaats waar de schade is ingetreden, bevoegd is. Het doel van de verordening verzet zich daarom niet tegen een situatie waarin een declaratoir vonnis ook onder artikel 5 van de verordening valt, omdat een vordering uit onrechtmatige daad niet per definitie door de benadeelde behoeft te worden ingesteld. Deze uitspraak komt overeen met het Nederlandse standpunt.

Consumentenbescherming - Content Services
Arrest van het Hof van 5 juli 2012, Content Services, zaak C-49/11 (Oostenrijk) - [IT 820]
In deze zaak worden prejudiciële vragen gesteld over wat kan worden beschouwd als een ‘duurzame drager’. De richtlijn koop-op-afstand (thans Richtlijn 2011/83) vereist onder meer dat de algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking worden gesteld op een ‘duurzame drager’. Een papieren kopie van de algemene voorwaarden is uiteraard een duurzame drager. In dit geval gaat het om een hyperlink door middel waarvan de consument op de website van de verkoper de algemene voorwaarden kan bekijken. Zoals ook de Nederlandse regering heeft betoogd, voldoet een dergelijke hyperlink volgens het Hof niet aan de voorwaarden van de richtlijn. Het is namelijk de bedoeling dat de consument de informatie kan opslaan zodat hij de informatie altijd kan raadplegen en er ook zeker van kan zijn dat deze ongewijzigd blijft. Een hyperlink is dus geen ‘duurzame drager’ in de zin van de richtlijn koop-op-afstand.

Intellectueel eigendom
Arrest van het Hof van 16 februari 2012, SABAM, zaak C-360/10 (België) - [IEF 10920]
In deze zaak gaat het om de vraag of een sociaalnetwerksite verplicht mag worden een filtersysteem te installeren om het illegaal uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal te voorkomen. Het Hof is van oordeel dat het opleggen van een filterverplichting in strijd is met het Unierecht. Een dergelijke verplichting vormt een door de richtlijn elektronische
handel (Richtlijn 2000/31) verboden algemene toezichtverplichting. De nationale wetgever en rechter moeten bij het opleggen van maatregelen aan een internetprovider of een hostingdienstverlener ter bescherming van auteursrechthebbenden de belangen afwegen van bescherming van auteursrechten enerzijds en grondrechten als privacy, bescherming van persoonsgegevens en vrijheid van informatie, zoals gewaarborgd in het Handvest van de Unie, anderzijds. De uitspraak is in lijn met de inbreng van de Nederlandse regering.

Arrest van het Hof van 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11 (Nederland, Gerechtshof Den Haag) - [IEF 12154]
Leno Merken BV is houdster van het gemeenschapsmerk ‘ONEL’. Wanneer Hagelkruis BV later het merk ‘OMEL’ deponeert, maakt Leno Merken bezwaar. Dat bezwaar wordt verworpen omdat Leno Merken de afgelopen vijf jaar geen ‘normaal gebruik’ heeft gemaakt van haar gemeenschapsmerk binnen de Gemeenschap. In de procedure die volgt, vraagt de verwijzende rechter het Hof hoe ‘normaal gebruik binnen de Gemeenschap’ moet worden vastgesteld. Geheel in lijn met het Nederlandse standpunt oordeelt het Hof dat niet bepalend is of het gebruik van het Gemeenschapsmerk zich voordoet binnen één of juist méér lidstaten. Er geldt geen ‘de minimis-regel’ voor territoriale omvang van het gebruik. Van een gemeenschapsmerk wordt ‘normaal gebruik gemaakt’ in de zin van artikel 15, lid 1 van de gemeenschapsmerkverordening (Verordening 207/2009) wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

Mededinging - Compass-Datenbank
Arrest van het Hof van 12 juli 2012, Compass-Datenbank, zaak C-138/11 (Oostenrijk)
Compass-Datenbank exploiteert een economische databank voor het verstrekken van informatiediensten. Compass-Datenbank heeft toestemming van de Oostenrijkse autoriteiten nodig om gegevens uit het ondernemingsboek te gebruiken. Het gaat onder meer om de reguliere gegevens (adres, telefoon enz.), deelnemingen, (stille) vennoten en andere informatie. Sinds 1999 hebben vijf ondernemingen na een aanbesteding de taak toebedeeld gekregen afwikkelingsinstanties op te zetten voor het bijhouden en tegen betaling verlenen van toegang tot het ondernemingsboek. De Oostenrijkse autoriteiten verbieden vervolgens Compass-Datenbank om nog langer gegevens uit het ondernemingsboek te gebruiken. De Oostenrijkse rechter vraagt om uitlegging van artikel 102 VWEU. Volgens het
Hof verricht een overheidsinstantie geen economische activiteit wanneer zij de gegevens die ondernemingen op grond van een wettelijke meldingsplicht hebben meegedeeld, in een databank opslaat en belanghebbenden inzage daarin verleent en/of voor hen print-outs laat vervaardigden. De overheidsinstantie kan in dit geval daarom niet als een onderneming in de zin van artikel 102 VWEU worden beschouwd. Dat geldt ook wanneer de activiteit erin bestaat afwikkelingsinstanties en hun eindklanten te verbieden informatie die door de overheid is verzameld en in de databank
van een openbaar register als het ondernemingsboek is opgenomen, te hergebruiken om daarmee eigen inlichtingendiensten te verstrekken. Ook wanneer een overheidsinstantie zich daarbij op intellectuele eigendomsrechten
beroept, handelt zij nog niet als een onderneming. Deze uitspraak is in lijn met de inbreng van de Nederlandse regering.

Vrij verkeer - fairtrade koffie en thee
Arrest van het Hof van 10 mei 2012, Commissie/Nederland, zaak C-368/10 - [IEF 11305]
De provincie Noord-Holland start een Europese aanbesteding voor de levering van koffieautomaten met biologische en fairtrade koffie en thee. De provincie verwijst in haar bestek naar het EKO-keurmerk en het Max Havelaarkeurmerk. Volgens de Commissie zijn deze verwijzingen in strijd met de aanbestedingsrichtlijn (Richtlijn 2004/18). De Commissie krijgt grotendeels gelijk van het Hof. De verwijzing naar het EKO-keurmerk was volgens het Hof een onverenigbare technische specificatie. De provincie mag alleen de onderliggende uitgangspunten van het keurmerk als eis stellen, niet het keurmerk zelf. De uitgangspunten van het Max Havelaar keurmerk zijn volgens het Hof sociale overwegingen die getoetst moeten worden aan het artikel over uitvoeringsvoorwaarden (artikel 26 van Richtlijn 2004/18). Deze
uitgangspunten zijn dus geen technische specificaties van het product, zoals de Commissie stelt. De uitgangspunten van zowel het EKO-keurmerk als het Max Havelaar-keurmerk mogen voorts ook worden gebruikt in de gunningscriteria.
Deze uitgangspunten houden in casu voldoende verband met het voorwerp van de opdracht. Ook hier geldt dus dat het keurmerk zelf niet geëist mag worden. Dit zou in strijd zijn met de beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie. Tot slot heeft de provincie ook van leveranciers geëist dat ze inzicht geven in hun activiteiten op het
gebied van duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze eis is volgens het Hof in strijd met het gesloten systeem van bekwaamheidseisen en met de transparantieverplichting.

Zie het Jaarbericht van 2011.

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen en jurisprudentie uit de bladen, voor de sites dient u in te loggen:

M.R.F. Senftleben, 'De WIPO Development Agenda en het Europese merkenrecht – deel I - Will the Debate on the Public Domain Lead to Additional Measures to Keep Signs Free?', BerichtenIE 2013-2. Rechtspraak in het kort Nr. 13 - Nokia/D5 Nr. 14 - Atlas Transport/Atlas Air Nr. 15 - Stoel Rolf Benz	Themanummer: Merk- en grondrechten J.A.K. van den Berg en M.J.F. Haak, 'IE-rechten en uitingsvrijheid', BMM Bulletin 2013-1, p. 2. V. Raus, 'Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting. Kanttekeningen bij enkele Belgische beslissingen, BMM Bulletin 2013-1, p. 8.		Nr. 1 Het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product in het licht van art. 6:193a-j BW en art. 6:162 BW’, P.G.F.A. Geerts. Rechtspraak Auteursrecht, Databankenrecht, Geschriftenbescherming Nr. 2 - Rb. Amsterdam (vzr.) 13 juni 2012 (Omroepen/de Telegraaf).