Publicaties & Noten  

Citeersuggestie: D.J.G. Visser, Het is lente in ogen van de Turijnse tandartsassistente, IEF 11056.

Marco del Corso, de tandarts in Turijn, met zijn assistentes. (bron: https://www.studiodelcorso.com/)

Een bijdrage van Dirk Visser, Klos Morel Vos & Schaap, Universiteit Leiden. Reacties welkom dirk.visser@kmvs.nl!

Het is zover. De zon breekt door en het Hof EU begint casuïstisch te rommelen met het begrip “mededeling aan het publiek”.

SCF /Marco Del Corso HvJ EU 15 maart 2012 (C‑135/10) en Phonographic Performance /Ierland, HvJ EU 15 maart 2012 (C‑162/10) [red. IEF 11045]

Na in zijn arrest-Airfield (C‑431/09) (iedere?) “interventie” waardoor een ruimer publiek wordt bereikt als ‘mededeling aan het publiek’ te bestempelen rekt het Hof EU het begrip mededeling aan het publiek enerzijds nu weer verder op, terwijl het aan de ander kant juist wordt ingeperkt.
In SCF /Marco Del Corsokomt het Hof nu met een beperkende interpretatie van het begrip “publiek”.

De clientèle van een Italiaanse tandarts die muziek laat horen in zijn wachtkamer is geen auteursrechtelijk relevant publiek. Want het is een stabiele groep, het is een kleine groep, die bovendien niet steeds dezelfde fonogrammen hoort. Niemand gaat naar de tandarts om naar muziek te luisteren. De tandarts kan niet redelijkerwijs verwachten dat hij door het draaien van muziek meer klanten krijgt. Het laten horen van muziek heeft dus geen invloed op het inkomen van de tandarts. Dus is er geen winstoogmerk en dus is het geen mededeling aan het publiek (ov. 95-100).

Geen publiek, geen winstoogmerk, geen “extra dienst die wordt verleend om er een bepaald voordeel uit te trekken”, geen ‘mededeling aan het publiek’.

Het aantal vragen dat dit oproept is nauwelijks te overzien.

Zijn werknemers een publiek? Heeft de werkgever een winstoogmerk als hij zijn werknemers naar muziek laat luisteren? Zo ja, waarom die tandarts dan niet? Hoe zit het met de stabiele groep Willem Drees-huis bejaarden? Hoe zit het met de begrafenissen bekend van Hille/Buma?

Ik houd me aanbevolen voor suggesties voor nog veel meer vragen

In de zaak Phonographic Performance /Ierland gaat de onduidelijkheid juist de ander kant op, richting verruiming. In die zaak gaat het om de vraag of radio en tv-doorgifte naar hotelkamers én het beschikbaar stellen van afspeelapparatuur en fysieke dragers met muziek onder ‘mededeling aan het publiek’ valt. De vraag wordt gesteld in de context van het nabuurrechtelijke openbaarmakingsbegrip van artikel 8 lid 2 verhuur-, leenrecht en naburige rechten richtlijn 2006/115. Maar het antwoord is evengoed van toepassing op de auteursrechtelijke mededeling aan het publiek.

Het antwoord op eerste de vraag, met betrekking tot radio en tv-doorgifte naar hotelkamers, is niet verrassend. Dat daarbij sprake is van mededeling aan het publiek was duidelijk sinds het arrest-Rafael Hoteles (C-306/05).

De tweede vraag was echter wel belangrijk. Het Hof oordeelt nu dat het beschikbaar stellen van afspeelapparatuur en fysieke dragers met muziek óók onder het begrip mededeling aan het publiek valt.

Het Hof overweegt: “Uit het feit dat een hotelexploitant zijn gastenkamers uitrust met dergelijke afspeelapparatuur en er fonogrammen beschikbaar stelt, en zijn gasten zodoende de twee elementen verschaft die noodzakelijk zijn om van de betrokken werken kennis te kunnen nemen, blijkt dat deze werken voor zijn gasten niet toegankelijk zijn zonder zijn tussenkomst . De hotelexploitant heeft dus een centrale rol” (ov. 67).

Dit is een benadering die we zo nog niet kenden:
1. de hotelexploitant verschaft twee fysieke ‘elementen’, te weten de afspeelapparatuur en de fonogrammen.
2. die twee elementen zijn noodzakelijk om van de betrokken werken kennis te kunnen nemen
dus:
de werken zijn niet toegankelijk voor de gasten zonder de ‘tussenkomst’ van de hoteleigenaar, die een centrale rol speelt.

En dus is er sprake van een ‘mededeling aan het publiek’.

Waarom roept dit vragen op?

Ten eerste is dit een doorkruising van het traditionele onderscheid tussen wat wij in Nederland materieel en immaterieel openbaar maken noemen. Het beschikbaar stellen van fysieke dragers valt in de Nederlandse en Europese systematiek onder het verspreidingsrecht respectievelijk het distributierecht en in geval van tijdelijke beschikbaar stelling onder het verhuur- of leenrecht.

Dit beschikbaar stellen van cd’s op hotelkamers wordt nu echter ingedeeld bij de mededeling aan het publiek, die traditioneel en systematisch alleen ziet op de uitzending, de vertoning of het ten gehore brengen ter plaatse en (in ieder geval in het auteursrecht) op on demand situaties.

Ten tweede komt de vraag aan de orde of deze vorm van mededeling aan het publiek in het naburig recht nu onder de vergoedingsaanspraak van Sena (art. 7 WNR) valt of onder het individuele verbodsrecht. Bijkomende sub-vragen: Hoe moet de eventuele billijke vergoeding voor deze mededeling aan het publiek worden berekend? Vallen on demand situaties voortaan ook onder het Sena-recht? (Volgens de tekst van de WNR niet).

Ten derde is er natuurlijk de vraag welke andere ‘interventies’ die er toe leiden dat mensen kennis nemen van werken nu als ‘mededeling aan het publiek’ kunnen worden gekwalificeerd.

Is het verhuren van settop-boxen een mededeling aan het publiek? Is het verkopen van zowel cd’s als cd’s spelers een mededeling aan het publiek? Is het exploiteren van een internet-café met pc’s en wifi een mededeling aan het publiek? Het ophangen van schilderijen in musea? Het tentoonstellen van meubelen in een warenhuis? Dat laatste is geen ‘distributie’, blijkens het Peek & Cloppenburg arrest (C-456/06), maar is het misschien een ‘mededeling aan het publiek’? Het verhuren van gebruiksvoorwerpen en gebouwen? Dat valt weer niet onder het verhuurrecht, maar is het misschien een ‘mededeling aan het publiek’?

Waarschijnlijk moeten veel van deze vragen ontkennend beantwoord worden, omdat dat voortvloeit uit het systeem van de regelgeving en de vermoedelijke bedoeling van de regelgever.

Maar hoe het Hof EU die ontkennende beantwoording gaat vormgeven is de vraag. Wij wachten met angst en beven op het moment dat het Hof in navolging van het merkenrecht ‘de functies van het auteursrecht’ gaat ontdekken en daar vervolgens onvoorspelbaar mee aan de slag gaat.

Gelukkig schijnt de zon. (Wat ons weer doet denken aan “Wasserij De Zon”).

Lees ook
Overzicht auteursrechtpraktijk (IEF 10559)
IE-Forum 11090 (prof. Visser, Een tandarts zonder winstoogmerk)
IEF 11045 (Wachtkamergelde (arres))
IEF 11056 (Het is lente in de ogen van de Turijnse tandartsassistente)
IPKat (From Curia to Caries: music to the public in the dentist's chair, incl. tandartsmuzieksuggesties)
KluwerCopyrightBlog (Music broadcasting at the dentist’s and in hotel rooms: any right to an equitable remuneration for the phonogram producers? The CJEU clarifies the notion of “communication to the public”Music broadcasting at the dentist’s and in hotel rooms: any right to an equitable remuneration for the phonogram producers? The CJEU clarifies the notion of “communication to the public”)
Wieringa Advocaten (HvJEU: beschikbaar stellen van CD + afspeelapparatuur = openbaarmaking (en tandartsbezoekers zijn geen publiek) - I) + deel II)

F.J. Borgesius en S. Kulk, Annotatie bij Hof van Justitie 24 november 2011 (Scarlet / Sabam), Mediaforum, 2012-3, p. 93-100.

Bijdrage ingezonden door Frederik Borgesius, IViR en Stefan Kulk, CIER.

Het arrest laat opnieuw zien dat het recht op intellectuele eigendom in het unierecht tot grondrecht is verheven. Het Hof bevestigt echter ook dat het recht op intellectuele eigendom geen absoluut recht is.
Verder weten we nu dat een vergaande filterverplichting zoals waar Sabam om vroeg niet te rijmen is met de E-Commercerichtlijn. Deze inzichten zijn welkom, maar niet verbazend.

Het is na dit arrest niet uitgesloten dat internetaanbieders filtersystemen gebruiken om file sharing tegen te gaan. Het arrest laat de mogelijkheid bestaan dat internetaanbieders verplicht worden tot een meer specifieke filteropdracht, bijvoorbeeld door het systeem te richten op bepaalde internetgebruikers. Internetaanbieders kunnen ook vrijwillig afspraken maken met rechthebbenden. De Europese Commissie moedigde onlangs internetaanbieders en auteursrechthebbenden aan om samen de strijd aan te gaan tegen file sharing. Het is dan nog maar de vraag of de rechten van internetgebruikers worden gerespecteerd.

In de grondrechtenafweging benadrukt het Hof de ondernemersvrijheid van de internetaanbieder. Als filtersystemen in de toekomst goedkoper en eenvoudiger te implementeren worden, dan zal het ‘recht op ondernemersvrijheid’ minder gewicht in de schaal leggen. De balans tussen enerzijds het auteursrecht, en anderzijds de grondrechten van de internetaanbieder en internetgebruikers kan dan anders uitslaan.

Kortom, hoewel het arrest in deze specifieke zaak niet onredelijk is en het Hof in zijn analyse verder gaat dan strikt noodzakelijk, is het jammer dat het Hof zich niet duidelijker uitspreekt over de grondrechten van internetgebruikers. Een aantal belangrijke vragen blijven onbeantwoord. Hoe verhouden filtersystemen zich tot de informatievrijheid, tot het communicatiegeheim en tot het recht op respect voor het privé-leven? Moet deep packet inspection überhaupt wel overwogen worden om een particuliere organisatie te helpen met handhaving van auteursrechten? Waar de balans moet liggen tussen de rechten van internetgebruikers, internetaanbieders en auteursrechthebbenden is helaas niet veel duidelijker geworden.

Stefan Kulk & Frederik Zuiderveen Borgesius

Sylvia Kierkegaard & Willem Grosheide (eds.), Copyright Law in the Making. Chinese and European Perspectives, CO-REACH IPR in the New Media, 2012.- order by email

Inhoudsopgave. Reform of intellectual property law to suit the needs of the Internet age is a major issue in both the EU and China. Governments are facing the growing challenge of finding a balance between copyright protection in the digital environment and access to information. The Copyright Law in the Making – Chinese and European Perspectives sought to contribute towards the identification and resolution of the most important issues relating to the application and enforcement of intellectual property rights within an on-line context through enhancement of knowledge on issues of copyright law, regulatory choice and methods of comparative research.

"This book is a welcome attempt to do a comparative analysis of EU and Chinese copyright Laws and the approach that the EU and China has taken to this particular branch of IP law. It will be a valuable source of reference in shaping future developments and for practitioner who specialise in copyright law."

T. Cohen Jehoram, 'Copyright in non-original-writings. Past – present – future?', in: J.J.C. Kabel & G.J.H.M. Mom, Intellectual property and Information Law. Den Haag: Kluwer Law International 1998.

Met bijgaand commentaar van Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek.

Commentaren [red. bijv. IEF 11002] die suggereren dat het groot nieuws is dat de geschriftenbescherming voor databanken uitgesloten is als gevolg van het Football Dataco arrest [red. IEF 10977]. Dat is het natuurlijk niet. Ik hecht aan een artikel uit 1998. Zie met name pagina 107-108:

The Present: the tide does, however, seem to have turned on the pseudo-copyright in non-original writings.

Software Directive
The first indications thereof can be found in the Software Directive. This directive set an important precedent for exclusively originality-based copyright protection. Article 1 paragraph 2 of that directive states that the idea and principle contained in computer prorams and in interfaces are not protected. Furthermore a computer program will be copyright protected (par. 3) only if it is original in the sense that it constitutes the author's own intellectual creation. No other criteria may be applied to determine the eligibility of a computer program for this protection. This made it perfectly clear that copyright protection for non-original computer programs would not be allowed under the directive. In the Netherlands, this subject hadled to a fiery dispute about a pseudo-copyright protection for computer programs. With the implementation of the Software Directive, computer programs were excluded from pseudo-copyright in the Dutch Copyright Act, simply by stating that computer programs arer not part of 'all other writings'.

Database Directive

During that time, the need for protection of database became more urgent. After the Feist decision it became clear to the negotiators working on the European Database Directiv that copyright is not the proper tool with which to protect databases. The Database Directive therefore contains a sui generi protection for those databases that are not original. This directive in a first draft only related to electronic databases, but now covers all collections of works, data or other independent elements that are organized systematically or methodically, and that can be accessed through electronic eans or in any other way. This is a broad definition of databases. Indeed it seems to cover all non-original writing to which pseudo-copyright has been granted in the Netherlands. If the obtaining, the checking or th presentation of the content of a database in respect of quality or quantity represents a substantial investment, then sui generis protection is granted. This seems to create a protection for all the non-original writings that have been considered worthy of protection under the pseudo-copyright. If non substantial investment was made, protection falls outside the quintessence of the copyright protection in non-original writings. Therefore, with the implementation of the Database Directive the needd for such a pseudo-copyright protection seems to have disappeared.

Bijdrage ingestuurd door Michel Frequin, VOI©E

De leden van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E) onderschrijven dat een verbreed en versterkt overheidstoezicht belangrijk is voor de legitimatie van collectief beheer van rechten. VOI©E acht het echter ongewenst dat het collectieve beheer van het auteursrecht en de naburige rechten ingekapseld wordt in een al te uitgebreid wettelijk normatief stelsel, terwijl de laatste jaren met zelfregulering resultaten zijn behaald.

Enkele onderdelen van het wetsvoorstel staan naar het oordeel van VOI©E op gespannen voet met het privaatrechtelijke karakter van het auteursrecht en enkele aangenomen amendementen versterken die ongewenste situatie. De Eerste Kamer zal zich nog over het wetsvoorstel moeten uitspreken.

Miljoenen euro’s schade
Het ingrijpen in de zeggenschap van rechthebbenden heeft ook directe nadelige financiële gevolgen. De beperking van de mogelijkheid tot beleggen kan – gelet op de cijfers over de afgelopen twaalf jaar – jaarlijks tot miljoenen euro’s schade voor rechthebbenden leiden. De kans is groot dat muziekauteurs jaarlijks een aantal procenten lagere uitkering gaan krijgen, omdat de kosten minder worden gedekt door beleggingsopbrengsten. Ten principale dienen CBO’s – als privaatrechtelijke organisaties – de vrijheid te hebben in het beheer van hun gelden. In het CBO-Keurmerk, in overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onder toezicht van het College, zijn duidelijke regels gesteld aan transparant en prudent beleggingsbeleid en democratische besluitvorming door leden of aangeslotenen. Dat geldt ook voor het besteden van gelden aan sociaal-culturele doelen, waar de wetgever regels aan kan gaan stellen.

Onbegrijpelijk is ook de bij amendement ingevoerde verplichting tot één verzamelfactuur voor alle cbo’s, terwijl de vergoedingsplichtigen daar helemaal niet op zitten te wachten.

VOI©E is blij met de aangenomen motie dat bij de evaluatie over drie jaar eerst een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar hoe het met de tariefdifferentiatie en klachten is gesteld. Dat is nu al prima geregeld en dat zal alleen maar verbeteren met de reeds getroffen maatregelen. Dan kan de Kamer oordelen over feiten in plaats van over gevoelens.

Aangenomen amendementen en motie
nr. 16 Amendement van het lid Smeets
Strekking: in de wet en bij algemene maatregel van bestuur verankeren dat een cbo inzicht geeft in de mate van legitimiteit richting de rechthebbenden en betalingsplichtigen.

nr. 20 Amendement van het lid Taverne c.s.
Strekking: CvTA moet toezicht houden op totstandkoming van een jaarlijkse gezamenlijke factuur van alle cbo’s waaraan een betalingsplichtige een vergoeding is verschuldigd. Dat hoeft voor de inning dan niet meer bij AMVB, zoals was voorzien in artikel 21 lid 1.

nr. 22 Amendement van het lid Peters
Strekking: Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven voor het beheer van de gelden waarvoor geen rechthebbenden gevonden zijn en voor de aanwending van de gelden voor sociaal-culturele doeleinden; eisen kunnen worden gesteld aan bestedingsdoelen, of dat gelden moeten worden ingezet voor dekking van beheerskosten, of teruggave aan betalingsplichtigen.

nr. 26 Motie van de leden Peters, Van Toorenburg, Smeets en Jasper van Dijk
Strekking: onafhankelijk onderzoek bij evaluatie (over drie jaar) naar billijkheid en maatwerk in tariefdifferentiatie en afname klachten; geen verbetering dan verzoek om uitbreiding ex ante toezicht op tarifering.
GroenLinks vraagt om brief van Kabinet hoe deze motie zal worden uitgevoerd.

Lees hier het persbericht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever Klik afbeelding voor vergroting...

Via een omweg verwierf Apple het wereldwijde recht op de merknaam iPad. Maar China viel buiten de deal, zegt de Taiwanese verkoper. En die claimt nu ook nog alle rechten terug.

D.J.G. Visser, ‘Football Dataco’ rekent ook af met ‘Technip’, nog te verschijnen in NJB 2012.

Een bijdrage van Dirk Visser, Klos Morel Vos & Schaap en Universiteit Leiden.

HvJ EU Football Dataco en HR Technip. Het lijkt erop dat het Hof EU met “Football Dataco” naast de geschriftenbescherming ook heeft afgerekend met de omstreden Technip-theorie van de Hoge Raad die inhield dat ook een “op ervaring en analytisch vermogen berustende visie van de maker” aanleiding kan geven tot auteursrechtelijke bescherming van een kinetisch schema dat werd gebruikt in de petrochemische industrie. Dergelijke bescherming van een gegevensverzameling met bij uitstek technische know how via de achterdeur van het auteursrecht werd door velen systematisch en principieel onwenselijk gevonden. Een ‘op ervaring en analytisch vermogen berustende visie’ komt erg dicht bij ‘skill and labour’ en is als te lage en systematisch onjuiste drempel voor auteursrechtelijke bescherming sinds ‘Football Dataco’ niet meer toelaatbaar. Dit blijkt ook uit de volgende overweging van het Hof EU: “Wat de samenstelling van een databank betreft, is aan dit oorspronkelijkheidscriterium voldaan wanneer de maker ervan, bij de keuze of de rangschikking van de gegevens van deze databank, zijn creatieve vaardigheden op een originele manier tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes”. In de Technip-zaak ging het om keuzes die technische voordelen boden en dus niet om “vrije en creatieve keuzes”.

Misschien zou Nederland en/of Europa er toch verstandig aan doen om de bescherming van technische know how als bedrijfsgeheim op grond van art. 39 TRIPs daadwerkelijk te codificeren, te harmoniseren en wat uit te bouwen. Want uiteindelijk heeft de Hoge Raad in de Technip-zaak gewoon zijn eerlijkheids-onderbuik gevolgd: die waardevolle kinetische schema’s voor de petrochemische industrie waren ‘gepikt’ door een ex-werknemer.

Internationaal wordt bescherming van bedrijfsgeheimen vaak tot de intellectuele eigendom gerekend. Op grond van art. 39 van het TRIPS-verdrag is Nederland verplicht vertrouwelijke bedrijfsinformatie te beschermen. Of die verdragsbepaling directe werking heeft is onduidelijk, maar het Haagse Hof oordeelde dat de strekking ervan in art. 6:162 BW is geïncorporeerd. Dat is de facto al sinds 1919 (Lindenbaum/Cohen) het geval. Den Hartog concludeert dat in recente zaken werkgevers vaak aan het kortste eind trekken, vaak omdat het gestelde misbruik van vertrouwelijke informatie niet kon worden bewezen. Daarnaast mogen ex-werknemers hun algemene vakkennis blijven gebruiken, en is concurrentie uiteraard toegestaan.

[Deze bijdrage zal ook verschijnen als onderdeel van de Kroniek IE in het NJB]

E.H. Hoogenraad, D. Haije, 'Interflora: van doodsteek naar flowerpower voor vergelijkende reclame', IER februari 2012/1, p. 5 - 9.

Parallel gepubliceerd van RB 1326. Een kort commentaar van Ebba Hoogenraad en Daniël Haije, Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten.

Reclamerecht perspectief bij HvJ EU 22 september 2011 (Interflora/Marks&Spencer) IER 2011/71, m.nt. Gielen [red. IEF 10209]:

Conclusie Interflora is goed nieuws voor  vergelijkende reclame. Het arrest geeft ruim baan aan de eerlijke mededinging en het consumentenbelang. Het gevaar uit L'Oréal/Bellure (vergelijkende reclame als ongerechtvaardigd voordeel trekken) is door het HvJ uitdrukkelijk besproken, en lijkt geweken met de introductie van de alternatief-exceptie als geldige reden. De verhouding tussen de geldige reden en het ongerechtvaardigd voordeel is door het HvJ nog niet uitgesproken; de verzoening die het HvJ teweeg wil brengen zou ons inziens moeten inhouden dat de geldige reden direct met zich meebrengt dat het voordeel niet meer ongerechtvaardigd is (Mrl) en daarmee ook geen oneerlijk voordeel oplevert (VrRl).

Een zuivere vergelijkende reclame vormt een geldige reden, het voordeel is niet meer ongerechtvaardigd. Interflora maakt duidelijk dat de herkomstgarantie-, reclame- en investeringsfunctie niet snel worden aangetast in geval van vergelijkende reclame. Wij zouden menen dat ook voor afbreuk aan andere merkfuncties hoge drempels moeten worden opgeworpen daar waar het vergelijkende reclame betreft die het product duidelijk als alternatief neerzet. Dat doet recht aan het uitgangspunt dat het HvJ een en andermaal heeft gegeven: vergelijkende reclame moet ruimhartig worden bejegend. Bij twijfel in het voordeel van de vergelijkende reclame uitleggen. Dit, in combinatie met het gegeven dat het begrip vergelijkende reclame heel ruim wordt uitgelegd, maakt dat het merkenrecht de vergelijkende reclame wérkelijk serieus moet nemen.

De informatie in dit artikel is overgenomen uit een blogpost die onder CC-BY-licentie is gepubliceerd, Darren Smyth, IPKat.

In the list of Decisions, there have been a number of cases where substantial procedural violations have been found by the Board:

T 1880/11 – Failure to appoint Oral Proceedings on the subject of adaptation of the description after first appeal decision constituted a substantial procedural violation. Even though Oral Proceedings had already been held before the first refusal of the application (which had been successfully appealed), the applicant was entitled to a second Oral Proceedings on the subject of adaptation because the subject of the requested second Proceedings was different from the first.

T 0645/11 – Refusal of application after only one examination report is not always a substantial procedural violation, but was found to be so in this case. This is a salutary reminder to European Patent Attorneys to ALWAYS request Oral Proceedings, this being all too easily forgotten.

T 1285/11 – Refusal of an application having provided no reasoned statement as to why the arguments of the applicant had not been accepted was found to be a violation of Article 113(1) EPC (the right to be heard), and, accordingly, a substantial procedural violation. By coincidence, this case was a Pfizer application relating to polymorphs, similar to a case which was the subject of an earlier post.

Another substantial procedural violation was found in T 0382/10 – there seems to have been a misunderstanding between the representative of the applicant and the Examining Division during the Oral Proceedings, which resulted in a premature and unexpected refusal of the application.

On the other hand, in T 0698/11, the Board held that the Examining Division had been wrong to allege that a particular feature was "notorious knowledge" or indisputable common general knowledge, and that a further search should have been performed. However, this was considered to constitute an error of judgement on a substantive issue rather than an incorrect conduct of the procedure. Therefore, this was not considered to be a substantial procedural violation.

Turning now to other matters: In T 0418/07 the Respondent appointed two firms of representatives and requested the Board to send materials to both firms, which the Board declined to do. Furthermore, the Respondent announced before Oral Proceedings that it would use German at the Oral Proceedings and requested the Board to provide translation from German into English for the benefit of the Appellant and of one of its own employees who would attend the Oral Proceedings and who does not speak German. The Board pointed out that the translation available under Rule 4(1) was available for the benefit of the other party, not the party using the language that was not the language of the proceedings. In this case, the Appellant had indicated that he would not attend the Oral Proceedings, so the request for translation was refused.

T 0960/08 reminds us of the dangers that lurk when opponent status (or indeed the patent) is transferred around the time of the filing of an appeal. The Appeal was rejected as inadmissible because it was filed in the name of a party who the Board decided was not the correct opponent.

T 0065/11 is an example of the Boards of Appeal guarding their own jurisdiction. The case concerns re-establishment of the rights in respect of the time limit for filing the notice of appeal. The request for re-establishment was purportedly granted by a Formalities Officer for the Examining Division. The Board declared this null and void, pointing out that it was for the Board to decide on the re-establishment. But they proceeded to grant the request anyway.

T 0036/11 confirms that it is for the EPO, not the Patentee, to decide whether Opposition proceedings should continue if the Opponent withdraws their opposition. An appeal against a decision of the Opposition Division not to continue the proceedings in these circumstances was rejected as inadmissible on the basis that the Patentee was not adversely affected by the decision.

J 0018/10 reminds us to be very careful about withdrawing an application (which is usually done either to prevent publication or to obtain a refund of fees). If the applicant changes their mind, retraction of the withdrawal (that is, reinstatement of the application) is very difficult, and was not allowed in this case.

The EPO Boards of Appeal currently seem unable to decide whether double patenting is prohibited under the EPC (there being no explicit prohibition of double patenting in the text of the EPC), and, if so, what are the criteria for deciding what constitutes double patenting. T 1491/06 is the latest addition to the canon of cases, and had this to say:

In its decisions in cases G 1/05 and G 1/06 handed down on 28 June 2007 (OJ EPO 2008, 271 and 307, respectively) the Enlarged Board of Appeal held obiter (see point 13.4 of the identical Reasons):

"The Board accepts that the principle of prohibition of double patenting exists on the basis that an applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same subject-matter if he already possesses one granted patent therefor." The board in decision T 1391/07 (not published in OJ EPO, point 2.6 of the Reasons), referring to the above decisions of the Enlarged Board, saw no basis for extending the existing practice to "cover claims not defining the same subject-matter but conferring... a scope of protection overlapping with each other only partially in the sense that some, but not all of the embodiments notionally encompassed by one of the claims would also be encompassed by the other one of the claims." The present board agrees with this view.

Applying this standard, the claims of the application in suit were held to be different from subject-matter of a patent already granted to the appellant, so there was no double patenting. Perhaps it is now time for this issue to be referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO?

Finally, T 1336/09 reminds us that, while proceedings are still pending, the EPO will generally take into consideration third party observations, even if they are filed at a very late stage in the proceedings. Furthermore, it is perfectly permissible to file third party observations anonymously.

J.P. Hustinx, G. Kuipers en T. Douma, Further SPC Granting Guidelines, DeBrauw Legal Alert december 2011.

Bijdrage ingezonden door Jan Pieter Hustinx, Gertjan Kuipers en Tjibbe Douma, De Brauw Blackstone Westbroek. Zie onderaan voor een interessante tabel.

In addition to its recent judgments in the Medeva and Georgetown cases (24 November, click here for the legal alert) and the Merck case (8 December, click here for the legal alert), the Court of Justice ("CJ")  of the European Union handed down three orders in Supplementary Protection Certificate ("SPC") cases which did not receive much attention.  Nevertheless, the Yeda (C-518/10), Queensland (C-630/10) and Daiichi Sankyo (C-6/11) orders of  25 November 2011 provide some interesting clarification on the granting of SPCs by national Industrial Property Offices ("IPOs"), especially as regards product-by-process claims and combination products.

Yeda (C-518/10): if the patent claims only a combination, can an SPC be granted for an individual active ingredient?

Yeda owns a European patent that discloses a therapeutic composition A+B. The patent also claims the administration of both components separately, provided they are part of the same composition. Yeda applied for two SPCs, one for the composition A+B and one for active ingredient A only. The supporting Marketing Authorisation ("MA") only covered product A, but indicated that it should be administered together with B. Both SPCs were refused by the British IPO. Yeda appealed and, following a referral by the Court of Appeal, the CJ clarified that an SPC cannot be granted:

Hence, no SPC for Yeda. This further narrows the "disclosure test" for Article 3(a): if the patent claims A + B in combination, an SPC cannot be granted for just A.

Queensland (C-630/10): One patent = one SPC? One MA = several SPCs?
Queensland is the owner of a parent patent and two divisional patents. The parent patent claims two active ingredients (by product-through-process claims), and the divisional patents claim additional active ingredients. The MA relied on for the SPC applications, contains a combination of active ingredients both from the divisional patents and from the parent patent. The actual CJ ruling regarding most questions referred is no surprise and a literal copy of the rulings in the Medeva case. However, an interesting paragraph in Yeda is:

"Moreover, where a product is protected by a number of basic patents in force, each of those patents may be designated for the purpose of the procedure for the grant of a certificate, but only one certificate may be granted for a basic patent (…)."  (paragraph 35)

Although that case concerned a patent family, this consideration is worded in broader form. It implies that one MA concerning a combination of active ingredients can be relied on for several SPC applications, provided the constituting active ingredients are specified in the wordings of the claims of different basic patents (and provided the other requirements of Article 3 are also met). We are of the view that, contrary to the wording of the CJ, it should also be possible to obtain more than one SPC relying on the same basic patent in case the patent claims several active ingredients independently (i.e. not as part of a combination).

Queensland (C-630-1-): product-by-process claims and SPCs

A new question at issue in Queensland was whether in a case involving a basic patent relating to a product-by-process claim, it is necessary for the ‘product’ to be obtained directly by means of that process.  The CJ clarified that it is irrelevant whether the product is derived directly from the process, but that an SPC can only be granted for a product identified in the wording of the claims of the patent. In other words, if the product is not specified, no SPC is possible for that active ingredient.

Daiichi: combination products

Daiichi owns a patent regarding an active ingredient A. It obtained an SPC for this product based on an MA containing A as sole active ingredient. Daiichi invested considerable time and resources in undertaking clinical trials and studies in order to secure an MA for a combination therapy of A+B. This was successful and Daiichi then sought an SPC relying on the MA for the combination product and on the same basic patent. The British IPO refused this second SPC for the combination therapy on the grounds that the active ingredients of the MA are not covered by the basic patent. In confirming the IPO's decision the CJ uses the exact wording of the Medeva case, clearing all doubts that Medeva is not limited to multi-disease vaccines but applies to all combination products.

Summary of the present situation for easy reference: what do the decisions mean in practice